АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

http://www.udmurtiya.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А71-13168/2019

г. Ижевск

14 ноября 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 07 ноября 2019  года.        

         Решение в полном объеме изготовлено 14 ноября 2019 года.                                              

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи М.А. Ветошкиной, при ведении протокола заседания суда, с использованием средств аудиозаписи помощником судьи И.В. Атнабаевой, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Варикоза нет", г. Красноярск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Варикоза нет. Ижевск", г. Ижевск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании прекратить незаконное использование комбинированного обозначения «Варикоза нет», а также «Варикоза нет. Ижевск», как в сочетании с графическим изображением в виде бабочки, выполненной в сине-розовых тонах, так и без нее, сходного до степени смешения с товарным знаком истца № 666164, зарегистрированным 08.08.2018; прекратить размещение комбинированного обозначения на экземплярах продукции, ценниках, баннерах, вывесках, упоминаниях в рекламе, проспектах, журналах, газетах, на телевидении, радио и в сети Интернет; о взыскании 15 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов на оплату протокола обеспечения доказательств, 36 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов на проведение сравнительной экспертизы товарного знака.

В заседании суда участвовали:

от истца: ФИО1 – представитель по доверенности от 08.07.2019,

от ответчика: ФИО2 – представитель по доверенности от 15.08.2019, ФИО3 – представитель по доверенности от 05.08.2019.

Общество с ограниченной ответственностью "Варикоза нет", г. Красноярск обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Варикоза нет. Ижевск", г. Ижевск об обязании прекратить незаконное использование комбинированного обозначения «Варикоза нет», а также «Варикоза нет. Ижевск», как в сочетании с графическим изображением в виде бабочки, выполненной в сине-розовых тонах, так и без нее, сходного до степени смешения с товарным знаком № 666164; прекратить размещение комбинированного обозначения на экземплярах продукции, ценниках, баннерах, вывесках, упоминаниях в рекламе, проспектах, журналах, газетах, на телевидении, радио и в сети Интернет; о взыскании 15 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов на оплату протокола обеспечения доказательств, 36 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов на проведение сравнительной экспертизы товарного знака.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал, заявил ходатайство о назначении судебной экспертизы по делу. 

Представители ответчика в заседании суда пояснили, что возражают против назначения по делу судебной экспертизы; исковые требования оспорили, представили письменные дополнения к отзыву.

Ходатайство о назначении судебной экспертизы судом рассмотрено и на основании п. 1, 4 ст. 82 АПК РФ отклонено, поскольку суд считает возможным рассмотреть настоящий спор без проведения экспертизы, специальных познаний эксперта не требуется. 

Так, в соответствии с правовой позицией, изложенной в п. 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации",  вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (далее - обычный потребитель), с учетом пункта 162 настоящего постановления.

Исследовав и оценив собранные по делу доказательства, заслушав участников процесса, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, 08.08.2018 в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации  зарегистрирован товарный знак, представляющий собой графическое обозначение в виде бабочки, выполненное в розово-синих тонах и текстовое сочетание «Варикоза нет»,  правообладателем которого является общество с ограниченной ответственностью «Варикоза нет», о чем выдано свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 666164 с датой приоритета 22.02.2017 и сроком действия до 22.07.2027. Указанный товарный знак зарегистрирован, в том числе, по 44 классу Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Истцу стало известно, что ответчик, осуществляя деятельность, связанную с оказанием услуг по лечению варикозной болезни, без согласия правообладателя, использует на вывеске клиники, а также в рекламных постах, размещенных посредством интернет-сайтов, изображение бабочки в розово-синих тонах и надпись «Вариказа нет», сходные до степени смешения, по мнению истца, с товарным знаком правообладателя.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия (л. д. 109-110) с требованием в трехдневный срок с момента ее получения удалить рекламный контент с сайтов, демонтировать вывески на клинике и других местах, содержащих товарный знак правообладателя, а также прекратить любое дальнейшее незаконное использование товарного знака в своей деятельности.

Не согласившись с требованиями истца, ответчик направил ответ на претензию (исх. № 9 от 24.04.2019, л. д. 112-113), в котором указал, что используемое ответчиком изображение не сходно до степени смешения с товарным знаком истца, соответственно, отсутствуют нарушения исключительных прав истца. 

Нарушение ответчиком исключительных прав истца послужило последнему основанием для обращения в суд с настоящими исковыми требованиями.

Заслушав участников процесса, исследовав и оценив представленные доказательства в порядке ст. 71 АПК РФ, суд пришел к вводу о том, что исковые требования не подлежат удовлетворению в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Согласно пункту 2 статьи 1477 ГК РФ правила настоящего Кодекса о товарных знаках, соответственно, применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе, способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Так, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе, в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу статьи 1480 ГК РФ регистрация товарных знаков в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр товарных знаков) осуществляется Роспатентом в порядке, установленном пунктом 1 статьи 1503 ГК РФ.

В соответствии с п. 157 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 10), с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В связи с этим, употребление слов (в том числе, имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе, способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе, их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В ходе судебного разбирательства представители ответчика пояснили, что не оспаривают факт того, что ответчиком используется логотип компании в виде стилизованного изображения человека с крыльями бабочки в сочетании со словами «клиника лазерной хирургии Варикоза нет. Ижевск». При этом, ответчик указал, что согласно свидетельству на товарный знак № 666164 слова «Варикоза нет» являются неохраняемым элементом товарного знака, полагает, что графическое обозначение (изображение) не является схожим до степени смешения с товарным знаком истца. 

В силу пункта 55 Постановления Пленума ВС РФ № 10 при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе, полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности, сети "Интернет".

Допустимыми доказательствами являются, в том числе, сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ).

В подтверждение факта использования ответчиком спорных обозначений истец представил в материалы дела протокол обеспечения доказательств (л. д. 33-58).

В обоснование доводов о том, что спорные обозначения являются схожими до степени смешения с товарным знаком истца, истцом представлено в материалы дела заключение патентного поверенного, в котором патентный поверенный пришел к выводу о том, что спорные обозначения  являются схожими до степени смешения (л. д. 15-21), а также в судебном заседании заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы.

В судебном заседании отклонено ходатайство истца о назначении судебной экспертизы на основании п. 1, 4 ст. 82 АПК РФ, поскольку настоящий спор возможно рассмотреть без проведения экспертизы, специальных познаний эксперта не требуется. 

Так, в соответствии с правовой позицией, изложенной в п. 75 Постановления Пленума ВС РФ N 10, вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (далее - обычный потребитель), с учетом пункта 162 настоящего постановления.

В соответствии с п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Вместе с тем, использование исключительно неохраняемых элементов товарного знака не может быть признано нарушением.

В силу п. 162 Постановления Пленума ВС РФ № 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом, смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе, по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом, суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. 

Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд пришел к выводу о том, что со стороны ответчика нарушений исключительных прав истца на товарный знак (знак обслуживания) № 666164 не установлено.

Так, товарный знак № 666164 состоит из графического изображения бабочки, выполненной в сине-розовых тонах и слов «Варикоза нет», выполненных прописными буквами кириллического алфавита.

Слова «Варикоза нет» являются неохраняемым элементом товарного знака.

В ходе судебного разбирательства ответчик в целях мирного урегулирования спора представил истцу варианты графических обозначений, изменив, при этом, цветовое решение изображения человека с крыльями бабочки в сочетании со словами «общество с ограниченной ответственностью Варикоза нет Ижевск». В судебном заседании представитель истца пояснил, что предложенные логотипы существенно не отличаются от используемого ответчиком обозначения, полагает, что для того, чтобы избежать сходства, надлежит исключить слова «Варикоза нет».   

Вместе с тем, представитель истца пояснил, что при регистрации товарного знака слова «Варикоза нет» были зарегистрированы как неохраняемый элемент, поскольку являются общеупотребляемыми.

В силу п. 1 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов являющихся общепринятыми символами и терминами. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с п. 2.7 Приказа Роспатента от 24.07.2018 N 128 «Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов» неохраняемые элементы - это входящие в состав товарного знака элементы, не обладающие самостоятельной правовой охраной. Такие элементы могут использоваться другими лицами без возможности запрета такого использования.

Судом установлено, что словесные элементы «варикоза» и «нет» используются отдельно от других изобразительных элементов товарного знака и являются общепринятыми понятиями.

Вместе с тем, использование другими лицами словесных элементов «варикоза» и «нет», в том числе, для индивидуализации предпринимательской деятельности, в силу закона в любом случае не может признаваться нарушением исключительных прав, поскольку эти словесные элементы в комбинированном товарном знаке не обладают признаками охраноспособности.

Таким образом, сравнив товарный знак истца, в охраняемой его части, и обозначение ответчика, с учетом представленных сторонами доказательств, по своему внутреннему убеждению, суд пришел к выводу об отсутствии сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца для потребителя соответствующих товаров или услуг.

На основании изложенного, принимая во внимание недоказанность факта нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак № 666164, суд отказывает в удовлетворении исковых требования. 

Истцом предъявлены к взысканию с ответчика 51 000 руб. 00 коп. судебных издержек, из которых, 15 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов на оплату протокола обеспечения доказательств, 36 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов на проведение сравнительной экспертизы товарного знака. 

В соответствии со ст. 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде

Согласно п. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Поскольку суд отказывает в удовлетворении исковых требования, то и оснований для возмещения судебных издержек в размере 51 000 руб. 00 коп. также не имеется.

С учетом принятого решения на основании статьи 110 АПК РФ судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца.

Руководствуясь статьями 15, 110, 167-171, 176, 181 АПК РФ, Арбитражный суд Удмуртской Республики

решил:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Судья                                                                        М.А. Ветошкина