ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27 

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

дело № А53-40760/2020

город Ростов-на-Дону

09 февраля 2023 года

15АП-23635/2022

 

Резолютивная часть постановления объявлена 08 февраля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 09 февраля 2023 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ковалевой Н.В.,

судей Маштаковой Е.А., Новик В.Л.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

при участии:

от истца посредством использования системы «Картотека арбитражных дел (веб-конференция)»: представитель ФИО2 по доверенности от 17.07.2022;

от ответчика: представитель ФИО3 по доверенности от 11.05.2021,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

индивидуального предпринимателя ФИО4

на решение Арбитражного суда Ростовской областиот 18.11.2022 по делу № А53-40760/2020 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Ералаш» 

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО4 

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Ералаш» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО4, ООО «Гринмар» с иском об обязании ООО «Гринмар» прекратить администрирование доменного имени eralash-ka.com; о взыскании с ответчиков солидарно денежной компенсации в размере 900 000 рублей за нарушения исключительного права ООО «Ералаш» на товарный знак по свидетельству N 193377.

Решением суда от 15 декабря 2021 г. с индивидуального предпринимателя ФИО4 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ералаш» взыскано 450 000 руб. компенсации за использование товарного знака по свидетельству N 193377; 10 500 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда 17.03.2022 решение Арбитражного суда Ростовской области оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам 30.06.2022 решение Арбитражного суда Ростовской области от 15.12.2021 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2022 по делу N А53-40760/2020 в части взыскании с индивидуального предпринимателя ФИО4 в пользу общества «Ералаш» компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 193377 в размере 450 000 рублей и судебных расходов по уплате государственной пошлины отменено. Дело в указанной части передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

Отменяя судебные акты, суд кассационной инстанции указал, что выводы судов о возможности снижения компенсации до 450 000 рублей (ниже минимального размера) не соответствуют разъяснениям Конституционного Суда Российской Федерации, изложенным в постановлении N 40-П, поскольку вывод судов об однократном нарушении предпринимателем исключительных не соответствует фактическим обстоятельствам.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 18.11.2022 по делу № А53-40760/2020 с индивидуального предпринимателя ФИО4 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ералаш» 900 000 руб. компенсации, распределены судебные расходы (с учетом дополнительного решения от 16.12.2022)

Индивидуальный предприниматель ФИО4 обжаловала решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просила его отменить, принять по делу новый судебный акт.

            В обоснование апелляционной жалобы заявитель указал, что представленные лицензионные договоры заключены в отношении иных товарных знаков либо, территории действия, их срок их действия не соответствует периоду нарушения. Наиболее приемлемым является лицензионный договор в отношении товарного знака N 193377 товаров класса 28 МКТУ, заключенный с ООО ЙОН- РУС». Компенсацию надлежит рассчитать по курсу евро, действующему на дату расторжения между сторонами договора- 23.08.2011.

От истца поступило ходатайство об участии в заседании с использованием информационной системы «Картотека арбитражных дел» веб-конференция (онлайн-заседание).

Определением от 23.01.2023 суд удовлетворил ходатайство об участии в веб-конференции.

От истца поступил отзыв на апелляционную жалобу, который принят судом к рассмотрению и приобщен к материалам дела.

От представителя ответчика поступило ходатайство о приобщении к материалам дела отчета о направлении апелляционной жалобы истцу, которое принято судом к рассмотрению и удовлетворено.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы, дал пояснения по существу спора.

Представитель истца против доводов апелляционной жалобы возражал, просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 193377 с датой приоритета 26.01.1999 в отношении широкого перечня товаров и услуг 01, 02, 3, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

При проведении мониторинга сети Интернет в августе 2020 года истцом был установлен действующий веб-сайт https://eralash-ka.com. На страницах веб-сайта https://eralash-ka.com содержалась следующая информация и изображения:

1. На главной странице веб-сайта https://eralash-ka.com было указано наименование магазина: «Детские игрушки Ералаш-ка» 

<

...> лит. А, ЦТ «Атлант» сектор «Изумруд» 8 ряд 3 место».

2. На странице https://eralash-ka.com/kontakty указано: «Ералаш-ка - оптовый интернет-магазин детских игрушек, спортивных товаров и детской мебели».

19 августа 2020 г. в адрес ответчика ИП ФИО4 была направлена досудебная претензия с требованием прекратить неправомерное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 193377, а также о взыскании денежной компенсации.

Полагая, что используемое предпринимателем обозначение на сайте https://eralash-ka.com является сходным до степени смешения с указанным товарным знаком, в досудебном порядке спор не урегулирован, общество «Ералаш» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ), способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, или однородных им, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом меры ответственности за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности применяются исходя из сведений, полученных на дату их обнаружения (пункт 25 Постановления N 10).

Факт использования ИП ФИО4 товарного знака истца подтвержден материалами дела.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Пленум N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Компенсацию истец рассчитал на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак N 193377 в сумме 900 000 руб.

Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 30.06.2022, отменяя решение Арбитражного суда Ростовской области от 15.12.2021 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2022 по делу N А53-40760/2020 в части взыскания с ответчика 450 000 руб. компенсации (размер компенсации снижен судом ниже установленных законом пределов), признал выводы судов о возможности снижения компенсации с 900 000 руб. до 450 000 рублей не соответствующими разъяснениям Конституционного Суда Российской Федерации, изложенным в постановлении N 40-П, изложенным в постановлении N 40-П, ввиду отсутствия одного из условий такого снижения - однократное нарушение предпринимателем исключительных прав. В рамках дел N А53-38052/2019, А53-22537/2020, А53-8118/2021 и т.д. были установлены факты нарушения предпринимателем исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

Ответчиком размер заявленной истцом ко взысканию компенсации оспорен. Представленные истцом лицензионные договоры не пригодны для исполнения требований о сопоставимости условий лицензионного пользования и обстоятельств фактического (незаконного) использования товарного знака ответчиком.

В абзаце 2 пункта 61 Пленума N 10 указано, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель (абз. 5 п. 61 Пленума N 10).

ООО «Ералаш» в обоснование размера компенсации за использование товарного знака в материалы дела представлены информационная справка о ценовой политике ООО «Ералаш» при определении размера лицензионных платежей за использование товарных знаков, согласно которой торговля детскими товарами (свидетельство N 193377) сумма лицензионных платежей (минимальное значение) составляет 5% от выручки, но не менее 450 000 руб. для региональных центров и городов от 100 000 жителей, а также следующие лицензионные договоры на использование товарного знака «Ералаш»:

Лицензионный договор с ООО «Юникс б/н от 05.07.2012 о предоставлении права использования товарного знака N 193377.

Лицензионный договор N 483-НЛ от 01.06.2019 с ООО «Стоматология в Марьино». Неисключительная лицензия на срок по 30.09.2022 включительно на территории РФ в отношении услуг 42 класса МКТУ. Срок действия - с 01.09.2019 до 30.09.2022. ТЗ N 193377

Лицензионной договор N РД0003178 от 23.08.2005 с ООО «Йон-Рус». Лицензия в отношении товаров 28 класса МКТУ. Срок действия: с 23.08.2005 по 23.08.2011. ТЗ N 193377.

Лицензионный договор N 23-08/2005 от 23.08.2005 с ООО «ПФК «Линда». Исключительная лицензия до 23.08.2008 в отношении товаров 03 кл.,05 кл. ТЗ N 193377.

Лицензионный договор N 13Е/08 от 08.10.2008 с ООО «МОЛВЕСТ». В отношении товаров 29 класса.

Лицензионной договор N 02/2012-НЛ от 01.03.2012 с ООО «Седьмой кадр». ТЗ N 175896 в отношении 16 кл., 40 кл. 42 кл.; для ТЗ N 333227 в отношении 41 кл.

Лицензионный договор N 01/СЗ/2019-НЛ от 19.02.2019 между ООО «Ералаш» и ООО «Студия Звезд» на использование товарных знаков N 153354 (41 класс МКТУ), N 175896 (16, 35, 40, 42 класс МКТУ), N 333227 (41 класс МКТУ).

Лицензионный договор N 01/СЗЗ/2019-НЛ от 19.02.2019 между ООО «Ералаш» и ООО «Студия Звезд-Запад» на использование товарных знаков N 153354 (41 класс МКТУ), N 175896 (16, 35, 40, 42 класс МКТУ), N 333227 (41 класс МКТУ) вознаграждение было определено в размере 7% от суммы дохода с деятельности, связанной с использованием товарного знака.

Лицензионный договор N 06/2015-НЛ от 13.05.2015 между ООО «Ералаш» и ООО «Студия Звезд Юг» на использование товарных знаков N 153354 (41 класс МКТУ), N 175896 (16, 35, 40, 42 класс МКТУ), N 333227 (41 класс МКТУ) вознаграждение было определено в размере 7% от суммы дохода с деятельности, связанной с использованием товарного знака.

Лицензионный договор N 08/2015-НЛ от 23.07.2015 между ООО «Ералаш» и ООО «Студия Звезд-Центр» на использование товарных знаков N 153354 (41 класс МКТУ), N 175896 (16, 35, 40, 42 класс МКТУ), N 333227 (41 класс МКТУ) вознаграждение было определено в размере 7% от суммы дохода с деятельности, связанной с использованием товарного знака..

Доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что компенсацию надлежит рассчитать по курсу евро, действующему на дату расторжения между сторонами договора- 23.08.2011, подлежат отклонению по следующим основаниям.

В целях установления стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, суд исследовал представленные договоры и соглашается с ответчиком, что наиболее сопоставимым является лицензионный договор, заключенный, заключенный с ООО ЙОН - РУС» N РД0003178 от 23.08.2005 (в отношении спорного товарного знака и класса МКТУ). Стоимость права пользования товарным знаком N 193377 определена в договоре 6 800 евро в год.

Правовая позиция ответчика заключается в том, что поскольку стоимость права пользования 6 800 евро, а курс евро на дату прекращения договора составляла 23.08.2011 - 42,02, то компенсация составляет 571 472 (285 736 Х2).

Вместе с тем, периодом нарушения являются 2019-2020 годы, при условии действия данного договора в указанный период, с учетом самого низкого курса евро в этот период (67,8162), размер платы составлял бы 461 150, 16 руб. Соответственно, размер компенсации - 922 300, 32 руб. 

При этом суд отмечает, что договоры, заключенные в период, более приближенный к дате нарушения, которым должен быть отдан приоритет, отсутствуют.

Между тем, суд учитывает, что все представленные истцом лицензионные договоры, определяющие общую ценовую политику по спорному товарному знаку, соотносятся с приведенной судом и заявленной истцом суммой.

Принимая во внимание изложенное, заявленная истцом сумма в размере      900 000 является обоснованной.

Судом также учтено, что суд кассационной инстанции не согласился только с выводами судов о наличии оснований для снижения заявленного размера компенсации.

С учетом изложенного с индивидуального предпринимателя ФИО4 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ералаш» 900 000 руб. компенсации надлежит взыскать 900 000 руб. компенсации.

Принимая во внимание изложенное, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы у суда не имеется.

Судом первой инстанции верно установлены фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, дана правильная оценка доказательствам и доводам участвующих в деле лиц.

Нарушений или неправильного применения норм материального или процессуального права, являющихся в силу статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием к отмене или изменению решения, апелляционной инстанцией не установлено.

Расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя жалобы. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 – 271, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 18.11.2022по делу № А53-40760/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО4 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 3 000 рублей государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия настоящего постановления.

Председательствующий                                                           Н.В. Ковалева

Судьи                                                                                             Е.А. Маштакова

В.Л. Новик