Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-89870/2022

20 января 2024 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  28 ноября 2023 года.

Полный текст решения изготовлен  20 января 2024 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Киселевой А.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

индивидуального предпринимателя Безматерных Романа Викторовича (ОГРНИП: 309272232200014, ИНН: 272511823375, Дата присвоения ОГРНИП: 18.11.2009)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительный торговый дом «Петрович» (192249, 

<

...> СТР1, ПОМЕЩЕНИЕ 44, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 16.03.2006, ИНН: 

<

***>)

третье лицо: обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Таврос» (143345, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НАРО-ФОМИНСК ГОРОД, СВИТИНО ДЕРЕВНЯ, 18 КМ. КАЛУЖСКО-КИЕВСКОГО ШОССЕ, СТРОЕНИЕ 1, ОГРН: 1035005901193, Дата присвоения ОГРН: 17.01.2003, ИНН: 5030017716)

о взыскании,

при участии: от Истца – ФИО3 (доверенность от  10.02.2023), от Ответчика - ФИО4 (доверенность от  20.11.2023), от третьего лица – ФИО5 (доверенность от  09.11.2022),

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – Истец) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Строительный торговый дом «Петрович» (далее – Ответчик) о взыскании компенсации в размере 1 000 000 рублей за нарушение исключительных прав на полезную модель по патенту № 189467, 23 000 рублей расходов на оплату государственной пошлины

Определением от 15.09.2022 исковое заявление принято к производству, возбуждено производство по делу, назначено предварительное судебное заседание и основное судебное разбирательство. 

В судебном заседании 13.12.2022 от ответчика поступило ходатайство о привлечении третьим лицом Общества с ограниченной ответственностью «ПКФ Таврос» (адрес: 143345, Московская область, г. Наро-Фоминск, 

<

...>. Калужско-Киевского, стр. 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 17.01.2003, ИНН: 

<

***>). 

Как следует из письменных пояснений Ответчика, ООО «Таврос Плюс» (ИНН: 

<

***>) является производителем спорного металлического профиля и с этой организацией у Ответчика заключен договор поставки. В соответствии с п. 7.15. данного договора, в случае предъявления третьими лицами Покупателю претензий и/или исковых требований, связанных с правами этого третьего лица на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, использованные в Товарах, поставленных Поставщиком, Покупатель уведомляет Поставщика о наличии таких претензий и/или исковых требований по электронной почте в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления претензии и/или исковых требований Покупателю, а Поставщик обязан в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты направления претензии Покупателем дать официальный ответ на требования третьих лиц. Поставщик обязан участвовать в подобных разбирательствах на стороне Покупателя и возместить Покупателю убытки и иные расходы, вызванные подобными разбирательствами. 

Исходя из этого, в случае вынесения решения о взыскании с Ответчика компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель, последний может потребовать возмещения убытков у ООО «Таврос плюс». При этом, в соответствии с данными, содержащимся в ЕГРЮЛ, ООО «Таврос Плюс» 20.06.2022 года прекратило свою деятельность в результате присоединения к ООО «ПКФ «ТАВРОС». 

Рассмотрев указанные обстоятельства, судом принято решение в порядке ст. 51 АПК РФ о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ Таврос» (адрес: 143345, Московская область, г. Наро-Фоминск, 

<

...>. Калужско-Киевского, стр. 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 17.01.2003, ИНН: 

<

***>). 

Истец приобщил к материалам дела дополнительные документы. 

В судебном заседании от 14.02.2023 от третьего лица поступил отзыв на исковое заявление.

Для получения от сторон сводных позиций судебное заседание отложено.

В судебном заседании от 18.04.2023 установлено поступление в материалы дела заявления Третьего лица о назначении по делу судебной экспертизы. Ответчиком заявлено ходатайство о проведении судебной экспертизы по делу.  

Ответчик поддержал указанное заявление.

Для оценки возможности назначения судебной экспертизы, с целью направления запросов в экспертные учреждения, судебное заседание отложено. 

Истцу предложено представить в суд вопросы и варианты экспертных организаций до 25.04.202023 г., что не было исполнено на момент подготовки определения, в связи с чем запрос направляется по ходатайству Ответчика.

Протокольными определениями от 04.07.2023, 01.08.2023, 03.10.2023 рассмотрение дела отложено в целях соблюдения процессуальных прав сторон, для оценки представленных доказательств.

В судебное заседание 28.11.2023 явились представители сторон и третьего лица, дали пояснения по делу.

Третье лицо поддержало позицию Ответчика об отказе в удовлетворении исковых требований.

Исследовав материалы настоящего дела, оценив представленные доказательства в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил следующее.

Согласно пояснениям Истца, индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – Правообладатель, Патентообладатель) является обладателем исключительных прав на полезную модель «Металлический профиль для ограждения» (далее – Полезная модель) по Патенту № 189467 с датой приоритета от 21.03.2019 года. 

Истцом был выявлен факт незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности без его разрешения при следующих обстоятельствах.

Истец указывает, что в ноябре 2021 года в ходе осуществления предпринимательской деятельности Истцу стало известно о том, что общество с ограниченной ответственностью «Строительный торговый дом «Петрович» осуществляет деятельность по предложению к продаже, продаже, хранению для этих целей металлических профилей для ограждения, при этом в указанных изделиях использована Полезная модель Патентообладателя. Факт нарушения исключительных прав был установлен на официальном сайте ООО «СТД «Петрович» в разделе petrovich.ru/catalog/1526/150545/, главная - Стройматериалы - Кровля, водосточные системы - Профнастил и лист оцинкованный-Профнастил и комплектующие. 

На сайте https://petrovich.ru/ Истцом были обнаружены следующие контактные данные лица, непосредственно использующего сайт, для реализации спорной продукции: Общество с ограниченной ответственностью «Строительный торговый дом «Петрович»; ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>; Юридический адрес: 192241, 

<

...>, строение 1, помещение 44.

В целях подтверждения факта нарушения с использованием сайта https://petrovich.ru/ Истцом осуществлена контрольная закупка, в результате которой 19.11.2021 г. была приобретена «Планка заборная П-образная 10х30х2000 мм коричневая RAL 8017» и «Планка заборная П-образная 10х30х2000 мм зеленая RAL 6005» по 140,00 руб. за штуку. Кассовый чек № 458, Акт № ХБП12060278 от 06 декабря 2021 оказанных услуг (по факту выдачи груза), фотографии приобретенной продукции прилагаются.

В кассовом чеке № 458 в качестве продавца также указано ООО «СТД «Петрович».

Факт предложения к продаже Ответчиком товара подтверждается представленным в дело нотариальным протоколом от 16.12.2021 г. зарегистрированном в реестре № 27АА 1725745, которым зафиксирован осмотр сайта https://moscow.petrovich.ru/. На указанном Интернет-сайте размещены предложения к продаже товаров «Планка заборная П-образная 10х30х2000 мм».

В связи с тем, что использование Ответчиком при осуществлении предпринимательской деятельности на сайте продукции, в которой использован патент № 189467, наносит вред деловой репутации и приводит к оттоку клиентов к нарушителю, Истец направил ответчику претензию от 12.11.2021 г., в которой сообщил о нарушении своего исключительного права на полезную модель «Металлический профиль для ограждения», потребовал прекратить нарушение патентных прав. 

На данную претензию Ответчик представил ответ Исх. № 466 от 22.11.2021 г., в котором отрицал факт нарушения прав Истца, ссылаясь на наличие факта преждепользования полезной моделью, а также отсутствие доказательств использования в реализуемых изделиях всех признаков формулы полезной модели по патенту № 189467. 

Для целей установления факта использования Патента в изделиях, предлагаемых к продаже на сайте https://petrovich.ru/, по инициативе Патентообладателя патентным поверенным ФИО6 (государственная регистрация № 2150) проведена соответствующая экспертиза, в результате которой установлено, что Полезная модель по патенту № 189467 использована как на изображениях изделия «Планка заборная П-образная 10х30х2000 мм», размещенных на интернет-сайте https://petrovich.ru/ компании ООО «Строительный торговый дом «Петрович», так и в изделии «Планка заборная П-образная 10х30х2000 мм», приобретенного у ООО «Строительный торговый дом «Петрович» в результате контрольной закупки.

Указанное выше свидетельствуют о реализации Ответчиком контрафактного товара «Планка заборная П-образная 10х30х2000 мм», изготовленного в соответствии с патентом РФ на полезную модель № 189467, исключительное право на которую принадлежит ИП ФИО2

17.02.2022 г. Истцом была направлена повторная претензия, в которой были приведены соответствующие факты, обосновывающие использование в спорных изделиях полезной модели по патенту № 189467, а также предъявлено требование о прекращении любого использования полезной модели Истца и выплате компенсации в размере 1 000 000 рублей.

На повторную претензию Истца Ответчиком был направлен ответ от 06.04.2022 г., в котором Ответчик подтвердил реализацию схожих металлических профилей, однако в полном удовлетворении требований претензии было отказано. 

Отказ в удовлетворении требований претензии в добровольном порядке послужил основанием для обращения Истца в суд с настоящим исковым заявлением.

 В обоснование позиции на исковое заявление Ответчик представил отзыв, согласно которому возражает против удовлетворения исковых требований в полном объеме в силу следующего.

Через свои строительно-торговые центры Ответчик реализовывал схожие металлические профили, приобретаемые у поставщика ООО «Таврос плюс» по Договору поставки № ОС-1450 от 27.05.2019. 

После получения первой претензии Истца Ответчик направил запрос поставщику касаемо её содержания.

В своем ответе от 17.03.22 ООО «Таврос плюс» сообщило, что организация занимает лидирующие позиции на рынке производства и продаж изделий из металла.

Представленный на реализацию в сеть магазинов Ответчика металлический профиль изготавливается на собственном производстве (ООО ПКФ «Таврос», организация входит в группу компаний поставщика).

В свою очередь, станок для изготовления металлического профиля был разработан по заданию ООО ПКФ «Таврос» машиностроительным заводом ООО «МЗ «Электромашстан» (Украина) в 2016 году в рамках контракта № 17/11-2016 от 17.11.2016.

Так, в паспорте и техническом описании указанного станка (автоматизированная линия проката конька/торцевой планки, модель ЕМС-ТП/1451/10-16, с ЧПУ), на странице 5 приводится подробный чертёж спорного профиля.

Исходя из этого поставщик Ответчика наладил производство и выпуск спорного профиля не менее, чем за 2 года до получения Истцом исключительных прав на полезную модель.

Таким образом, у ООО «Таврос плюс» возникло право преждепользования, так как изготовление профиля началось за 2 года до получения патента. Указанное обстоятельство свидетельствует об отсутствии нарушения прав ИП ФИО2

Так как преждепользователем является производитель продукта, то справедливым выглядит освобождение от ответственности за нарушение исключительного права и тех лиц, которые приобретали продукцию у производителя для последующей перепродажи или иного использования, при отсутствии нарушения объема использования.

Продукция может продаваться как самим производителем, так и через сеть розничной и оптовой торговли. Последние в свою очередь хотя и ограничены в объеме использования (реализации), но не ограничены в праве реализации своей продукции в любой форме торговых отношений.

В противном случае для широкого круга добросовестных приобретателей продукции (вещей, товаров), введенной в гражданский оборот на территории России на законном основании по праву преждепользования лицом, получившим такое право, будет существовать риск неправомерной утраты такой продукции.

Ответчик добросовестно приобрел у поставщика спорный профиль обоснованно полагая, что отсутствуют какие-либо ограничения, нарушения, запреты на его оборот. При этом товар был изъят из продажи, а вся информация о нём на сайте petrovich.ru была удалена.

Исходя из вышесказанного, полагаем, что Ответчиком не допущено нарушение исключительных прав на полезную модель по патенту №189467.

В обоснование размера компенсации в 1 000 000 рублей Истец просит учесть, что Ответчик - крупная торговая сеть, его положение на рынке продажи строительных материалов, размер выручки.

Ответчик полагаем, что размер компенсации не должен ставиться в зависимость от характеристики самого нарушителя. Компенсация должна рассчитываться исходя из обстоятельств, связочных непосредственно с объектом нарушенных прав.

По мнению Ответчика, Истец фактически не обосновал сумму заявленной компенсации. Отсутствует расчет упущенной выгоды и убытков в целом (они упомянуты просто как «вероятные»), отсутствует расчет лицензионного вознаграждения, которое Истец получает (получил бы) за предоставление права использования полезной модели. Кроме того, обращаем внимание на низкую стоимость самого спорного товара - всего 140 рублей, что подтверждается приложения к исковому заявлению.

Третье лицо представило отзыв на исковое заявление Истца и отзыв Ответчика, согласно которому возражает против удовлетворения исковых требований в силу следующего.

ООО ПКФ «Таврос» считает довод Истца об отсутствии согласованных условий о товаре и его назначении, ввиду не предоставления технического задания, ложным.

Контракт исполнен: заключен, оплачен, оборудование поставлено.

Все существенные условия взаимоотношений, в том числе технические требования, ООО ПКФ «Гаврос» и ООО «МЗ «Электромашстан» (Украина) соблюдёны и реализованы.

Третье лицо указывает, что контрактом, Паспортом автоматизированной линии, содержащим удовлетворяющие требованиям ООО ПКФ «Таврос» технические характеристики, Платежным поручением № 1599 от 25.07.2017 г., № 2099 от 11.09.2017 г., Таможенной декларацией со счетом-фактурой и самим поставленным оборудованием, подтверждают исполнение Контракта в полном объеме. Комплект сменного инструмента предназначался для другой автоматизированной линии - линии проката круглого конька. Комплект сменного инструмента позволил усовершенствовать линию для производства востребованного на рынке прямоугольного конька и ендовой. Согласно позиции третьего лица, наименование выпускаемого изделия никак не может ограничивать его от применения в иных видах использования, если оно там востребовано и применимо.

В дополнении к отзыву на исковое заявление Ответчик указал, что 06.09.2023 Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Ропатентом) рассмотрено возражение против выдачи патента на полезную модель № 189467. Принято решение о признании указанного патента недействительным полностью.

Исследовав и оценив каждое из представленных в дело доказательств в отдельности с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а также достаточность и взаимную связь данных доказательств в совокупности суд установил следующее.

В силу статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Согласно пункту 2 статьи 1345 ГК РФ автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права: 1) исключительное право; 2) право авторства.

Согласно статье 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец. 

В силу статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также путем предъявления требования о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В соответствии с требованиям ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В ходе рассмотрения дела было установлено, что Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Ропатентом) рассмотрено возражение против выдачи патента на полезную модель № 189467, по результатам было принято решение от 06.09.2023 г. о признании указанного патента недействительным полностью.

Согласно статье 71 АПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1). 

Учитывая установленные по делу обстоятельства, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований.

Расходы, понесенные Истцом по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции в соответствии со ст. ст. 110, 112 АПК РФ подлежат взысканию с Ответчика в пользу Истца пропорционально размеру удовлетворенных требований. 

В связи с тем, что Истцу по настоящему спору отказано в удовлетворении исковых требований в полном объеме, требование о взыскании с Ответчика расходов по уплате государственной пошлины подлежит отклонению.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Киселева А.О.