ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

11 октября 2017 г.Дело № А40-125002/17-15-1122

Резолютивная часть решения объявлена  «04» октября 2017 года.

Решение в полном объеме изготовлено «11» октября 2017 года.

г. Москва

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

Председательствующего: М.А. Ведерникова 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Carte Blanche Greetings Ltd. 

к ООО «Мосигра» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании денежных средств

и приложенные к исковому заявлению документы,

при участии представителей сторон:

от заявителя: ФИО2. по дов. б/н от 07.04.2016, ФИО3 по дов. б/н от 07.04.2016

от ответчика: ФИО4 по дов. б/н от 01.08.2017, ФИО5 по дов. б/н от 05.04.2017, ФИО6 по дов. б/н от 08.04.2017

УСТАНОВИЛ:

Компания Carte Blanche Greetings Ltd. (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО «Мосигра» (далее – ответчики) о взыскании компенсации за нарушение прав на использование Персонажа, в размере 500 000 рублей, компенсации за нарушение прав на Товарный знак в размере 500 000 рублей, расходов на составление нотариального протокола осмотра сайта в размере 18 200  рублей (с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ).

Истец поддержал заявленные требования по доводам искового заявления в полном объеме.

Ответчик исковые требования не признал, по доводам, изложенным в отзыве.

Суд, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, считает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истцу стало известно, что Ответчик использует (доводит до всеобщего сведения) в рекламе своего продукта - настольная игра «Дрова» на сайте ответчика в сети «Интернет» по адресу http://www.mosigra.ru/ персонаж - мишку «Tatty Teddy» (официально используемое имя персонажа, данное правообладателем, далее - «Персонаж»).

Данное обстоятельство подтверждается нотариальным протоколом осмотра сайта от 30 марта 2017 года.

Как пояснил истец, Медвежонок Tatty Teddy является популярным произведением, персонажем аудиовизуальных произведений, персонажем различных картинок, открыток, популярной игрушкой, используется в оформлении различных товаров, подлежит правовой охране и как самостоятельное произведение живописи (часть 1 статьи 1259 ГК РФ), и как персонаж различных аудиовизуальных произведений, и как произведение живописи (часть 7 статьи 1259 ГК РФ). В подтверждение данного обстоятельства Истец представляет заверенную копию апостилированного аффидевита ФИО7 с нотариальным переводом.

Авторские права истца на персонаж произведения подтверждаются трудовым договором от 27.11.2000 между автором иллюстраций произведения Стивом Морт-Хиллом (Stive Mort-Hill) и истцом, а также аффидевитом Стива Морт-Хилла с проставленным апостилем и нотариально заверенным переводом.

Авторство Стива Морт-Хилла подтверждается указанием его в качестве автора иллюстраций (художника) на обложке книги «Серый мишка с голубым носом, История Ми Ту Ю» (год первого опубликования 2003).

В соответствии со статьей 1257 ГК РФ лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное.

На основании пункта 17.1 указанного договора Стив Морт-Хилл передал истцу все настоящие и будущие авторские права, права на дизайн и другие имущественные права на все материалы, написанные, созданные или разработанные им в связи с бизнесом или деятельностью истца.

В соответствии со справкой о некоторых вопросах, связанных с практикой рассмотрения Судом по интеллектуальным правам споров по серийным делам о нарушении исключительных прав» Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам 29.04.2015 года № СП-23/29 в случае если аффидевит отвечает критериям относимости, допустимости, на оснований полагать, что эти данные под присягой показания в установленном порядке признаны ложными, не соответствующими действительности (в том числе исходя из права государства, в котором аффидевит дан) и содержание аффидевита не опровергается другими изложенными в материалах дела сведениями, допускается признание аффидевита в качестве доказательства факта принадлежности исключительных прав истцу.

Так же истцу принадлежат исключительные права на Товарный знак, внесенный в Международный реестр товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности в соответствии с протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, под номером №855249. С приложением свидетельства о продлении срока с проставленным апостилем и нотариально заверенным переводом.

На основании изложенного, истец обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, вправе использовать, такой результат по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя. Использование результата интеллектуальной деятельности, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским Кодексом РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 1484 ГК РФ Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

В соответствии с частью 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Лицензионный договор с Ответчиком, предметом которого являлась бы передача прав на Персонаж и Товарный знак (в том числе, прав на доведение до всеобщего сведения Персонажа в сети «Интернет», прав на размещение Товарного знака Истца в сети «Интернет» при рекламе Ответчиком собственного товара) Истец не заключал, иным образом, права на Персонаж и Товарный знак не передавал. 

В соответствии с частью 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности либо за допущенное правонарушение в целом.

В соответствии со статьей 1301 ГК РФ, в случаях нарушения исключительного права на произведение правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей.

В соответствии со статьей 1515 ГК РФ, в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере до пяти миллионов рублей.

В соответствии с пунктом 43.3. совместного постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ №5/29 от 26.03.2009 рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Доводы ответчика, указанные в отзыве судом признаются не обоснованными, поскольку опровергаются фактическими обстоятельствами дела.

Если текст, описывающий товар, действительно может носить описательный и информационный характер (сообщать потребителю свойства товара), то изображения игры - это композиционная, обработанная фотография (т.е. постановочное фото), в которой артикулируется два объекта - персонаж и игра «Дрова» (собственно, товар Ответчика).

В рассматриваемом  случае спорное фото является постановочной (специальный фон, реквизит и т.д.), при том, что эта фотография размещена на сайте Интернет-магазина, размещена на странице, посредством которой реализуется товар, основным её изображением является сам товар и персонаж, то, конечно, это может быть связано только с одной целью: привлечь внимание потребителя. Персонаж - является весьма популярным визуальным образом и, безусловно, его использование при продаже однородного товара позитивно сказывается на привлечении внимания к нему. Отчасти это подтверждается тем, что аналогичные продукты, которые реализуются Ответчиком через свой сайт, никаких подобных элементов не содержат (т.е. Ответчик таким образом выделяет данный товар среди аналогичных).

Между тем, следует обратить внимание на то, что ранее Ответчик по спору подтверждал, что им использован именно персонаж Истца (последний абзац ответа на претензию Истца по данному спору), указывая следующее: «...изображение игрушечного медведя Тэтти Тедди используется в полном соответствии с законом...».

Все отличительные черты персонажа на месте (цветовая гамма, пропорции, заплатки и даже поза и значок Me to You).

Изображение персонажа не является розовым (мишка Тэтти Тедди изображен в сером цвете, что очевидным образом следует из нотариального протокола осмотра сайта).

Довод Ответчика о том, что его действия являются правомерными в части использования товарного знака со ссылкой на статью 1487 ГК РФ подлежит отклонению.

Содержание данной нормы содержит весьма узкое изъятие из исключительного права на товарный знак, которое не может быть применено в настоящем деле по следующим причинам: использование товарного знака осуществляется для индивидуализации собственного товара - настольной игры «Дрова»; данную игру Истец никогда в оборот с использованием своего товарного знака в какой-либо форме никогда не вводил; игрушка, используемая в фотографии на сайте Ответчика и воплощающая образ товарного знака Истца не вводилась в оборот Истцом (обратного Ответчиком не доказано), хотя это и не имеет значения для разрешения настоящего спора, поскольку товар, который индивидуализируется товарным знаком Истца, Истцу не принадлежит; размещение товарного знака в предложениях к продаже, в рекламе и т.д. являются самостоятельными действиями по использованию товарного знака; доказательств того, что спорное изображение (как рекламный носитель) введено в гражданский оборот правообладателем в материалы дела не представлено (аналогичная позиция изложена Судом по интеллектуальным правам в своем постановлении по делу А12-40377/2016).

Согласно п. 2. ст. 1484 Гражданского кодекса РФ «Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:  на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Таким образом, судом было установлено, что истец на давал ответчику разрешения на использование спорного товарного знака и персонажа, не подписывал с ними никаких лицензионных договоров (соглашений), а также никогда не уполномочивал ответчика, каким либо способом на использование принадлежащих истцу товарного знака и персонажа, в том числе для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

В силу ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на произведение в сумме 10.000 рублей.

Истец, воспользовавшись правом, установленным п.1 ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, требует компенсации за нарушение прав на использование Персонажа, в размере 500 000 рублей, компенсации за нарушение прав на Товарный знак в размере 500 000 рублей, однако, суд, исходя из характера нарушения, установленных в ходе судебного разбирательства и указанных выше, фактических обстоятельств дела, степени вины, недоказанности вероятных убытков правообладателя в заявленном размере, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 200 000 руб. 00 коп.

При таких обстоятельствах, с учетом возможных объемов реализации продукции ответчиком и ее стоимости, принимая во внимание фактические обстоятельства дела, с целью пресечения нарушений исключительных прав истца в установленной части, суд находит обоснованной и соразмерной сумму компенсации в указанном размере.

При этом, суд отклоняет требования истца в части взыскания расходов на составление нотариального протокола осмотра сайта в размере 18 200  рублей, поскольку  в материалы дела не было представлено доказательств их фактического несения.

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

На основании изложенного суд удовлетворяет требования истца в установленной части.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

    Руководствуясь ст. 8, 11, 12, 307-309, 1471, 1479, 1484, 1229, 1515 ГК РФ, ст.ст. 4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 156, 167-171 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Мосигра» в пользу Компании Carte Blanche Greetings Ltd  компенсации в размере 200 000 руб. 00 коп., 18 200 руб. 00 коп. судебных расходов, а также 7 000 руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины по иску. 

В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказать.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

                СУДЬЯ:                                                                          М.А. Ведерников