ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-49677/2023

14 мая 2024 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена     14 мая 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме  14 мая 2024 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Горбачевой О.В.

судей  Геворкян Д.С., Зотеевой Л.В.

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем с/з Хариной И.С.

при участии:  

от истца: ФИО1 по доверенности от 01.05.2024

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 20.01.2022

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-7722/2024)  ООО "Центр долевого строительства" на решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.01.2024 по делу № А56-49677/2023, принятое

по иску ООО "Центр долевого строительства"

к  ООО "Советник"

о взыскании,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Центр долевого строительства" (адрес: 188692, Ленинградская область, Всеволожский район, Кудрово город, Европейский проспект, дом 14, корпус 3, помещение 11-н, ОГРН: 

<

***>, далее - истец)  обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Советник" (адрес: 194358, город Санкт-Петербург, Парголово поселок, Фёдора ФИО3 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, далее – Ответчик)  об обязании прекратить использование товарного знака по свидетельству РФ № 657864 и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в сумме 5 000 000,00 руб.

Решением суда первой инстанции от 22.01.2024 в удовлетворении исковых требований отказано.

В апелляционной жалобе  истец, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции отменить и удовлетворить исковые требования.

В судебном заседании представитель истца  доводы жалобы поддержал, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель ответчика с жалобой не согласился по основаниям, изложенным в отзыве, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.  

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 657864 «ЦДС» в отношении товаров и услуг

36 класса МКТУ - аренда недвижимого имущества; аренда квартир; аренда офисов; аренда коворкинг-офисов; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью; управление жилым фондом; инвестирование; финансирование; организация финансирования строительных проектов; предоставление ссуд (финансирование);

37 класса МКТУ - уборка зданий (внутренняя); установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; строительство; надзор (контрольно-управляющий) за строительными работами; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; герметизация сооружений (строительство); работы каменно-строительные; работы малярные; работы штукатурные; работы газо-слесарно-технические и водопроводные; монтаж строительных лесов; кладка кирпича; информация по вопросам строительства; информация по вопросам ремонта; очистка зданий (наружной поверхности); работы кровельные; установка дверей и окон; консультации по вопросам строительства; работы плотницкие; подготовка строительных участков для строительства; земляные работы (строительство); монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений (установка);

42 класса МКТУ - услуги архитектурные; дизайн интерьерный; консультации по вопросам архитектуры; разработка планов в области строительства; изыскания геологические; исследования в области защиты окружающей среды; инжиниринг; планирование городское; услуги по созданию образа (промышленная эстетика); контроль качества; советы по вопросам экономии энергии; экспертиза инженерно-техническая.

Истцу стало известно о неправомерном использовании ответчиком товарного знака «ЦДС» посредством размещения его на сайте https://audit-kvartir.ru.

В подтверждение  данного факта  представлен протокол осмотра доказательств, составленный  нотариусом нотариального  округа  Санкт-Петербург ФИО4, от 12.01.2023.

Полагая право на использование товарного знака нарушенным, истец вручил нарочно ответчику требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак, содержащее требование о выплате компенсации за неправомерное использование ответчиком товарного знака истца всего на сумму 5 000 000 руб.

Поскольку требования претензии  ответчиком  в добровольном порядке исполнены не были,  истец обратился в арбитражный суд.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении требований указал, что упоминание товарного знака Истца на интернет-сайте Ответчика носит лишь информационный характер, ответчик не использовал  товарный знак  для индивидуализации  оказываемых услуг,  относящихся  к 36, 37, 42 классам МКТУ, в отношении которых установлена правовая охрана, в связи с чем со стороны ответчика отсутствует  нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству  № 657864.

Апелляционный суд, исследовав  материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы, не находит оснований  для отмены решения суда первой инстанции.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. При определении размера компенсации учитываются вышеуказанные обстоятельства.

Как установлено судом и следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака со словесным элементом "ЦДС" по свидетельству Российской Федерации N 657864, зарегистрированного для товаров и услуг 36, 37, 42 классов МКТУ.

Ответчик без разрешения правообладателя использует сходное с товарным знаком обозначение путем его размещения на своем сайте https://audit-kvartir.ru.

Так, согласно протокола осмотра доказательств от 12.01.2023  на Главной странице  сайта https://audit-kvartir.ru  размещена  информация  следующего содержания:

«Советник – это  юридическая компания  в Санкт-Петербурге, которая за  4,5 года помогла 211 жителям  получить денежную компенсацию за некачественные  монтажные и строительные работы  у таких  застройщиков как: Гравстрой, ПИК, ЛСР, SetGroup, самолет ЛО, ЦДС, Плис Групп, Арсенал недвижимость». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, одним из способов использования товарного знака является использование его при оказании услуг.

Каждый способ использования товарного знака, как предусмотренный, так и не предусмотренный в статье 1484 ГК РФ, ограничен единым принципом такого использования - осуществлением использования товарного знака с целью индивидуализации товаров, то есть приданием различительной способности товару или производителю в целях предотвращения смешения товаров.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В отношении однородности услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца и осуществляемой ответчиком деятельности, суд апелляционной инстанции отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно разъяснению, данному в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Аналогичные положения применяют при оценке однородности услуг.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

С учетом приведенных критериев и конкретных обстоятельств настоящего дела суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии однородности услуг 36, 37, 42 классов  МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и услуг, реализуемых ответчиком.

Приняв во внимание указанные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, сравниваемые обозначения не могут вызвать у среднего потребителя представления об их принадлежности к одному источнику происхождения.

В рассматриваемом случае  обозначение «ЦДС» использовано  ответчиком на своем сайте в следующем контексте: «Советник – это  юридическая компания  в Санкт-Петербурге, которая за  4,5 года помогла 211 жителям  получить денежную компенсацию за некачественные  монтажные и строительные работы  у таких  застройщиков как: Гравстрой, ПИК, ЛСР, SetGroup, самолет ЛО, ЦДС, Плис Групп, Арсенал недвижимость» в целях указания, в том числе,  именно  на истца (Общество с ограниченной ответственностью «Центр долевого строительства»)  как на застройщика, с которого  ответчик  при оказании  юридических услуг помогает взыскать компенсацию за  некачественные монтажные и  строительные  работы.

При этом, как прямо следует из  текста, в котором использовано обозначение «ЦДС», у рядового потребителя  не возникает представления о том, что  услуги, предлагаемые  ответчиком фактически  оказываются истцом.

Само по себе упоминание товарного знака на сайте вне связи с использованием его в отношении конкретных товаров и услуг, оказываемых иным лицам, не является использованием товарного знака в смысле положений статьи 1484 ГК РФ, и не образует состав гражданского правонарушения.

Из искового заявления следует, что основанием для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности послужило использование спорного товарного знака  на интернет-сайте. При этом существо совершенного правонарушения определено истцом как незаконное использование ответчиком  спорного товарного знака в рекламных целях для привлечения внимания к собственным товарам и услугам, продвижения собственного бизнеса, в том числе посредством оказания влияния на выбор потребителей.

Между тем использование товарного знака в отношении услуги "реклама" предполагает установление того, кому именно оказывались соответствующие услуги по соответствующему гражданско-правовому договору. В ином контексте (вне оказания услуг по рекламе третьим лицам) понятие "реклама" может быть использовано в делах данной категории при установлении использования товарного знака только в отношении рекламы собственных товаров и услуг (и тогда нарушением будет использование товарного знака не при оказании рекламных услуг как таковых, а в отношении собственных товаров и соответствующих услуг).

В соответствии с пунктом 157 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В рассматриваемом случае обозначение «ЦДС» не использовано ответчиком ни  в целях индивидуализации  оказываемых услуг, ни в целях оказания рекламных услуг третьим лицам.

Учитывая изложенное, указание на сайте обозначения «ЦДС» в исследуемом  контексте, не свидетельствует о наличии в действиях ответчика нарушения исключительных прав истца на товарный знак и как следствие не является основанием для применения мер гражданско-правовой ответственности в отношении ответчика.

Суд первой инстанции  полно и всесторонне исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, оценил в совокупности и взаимосвязи представленные сторонами доказательства, правильно применив нормы  материального и процессуального права принял законное и обоснованное решение. Оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции  апелляционным судом не установлено.

Принимая во внимание, что дело рассмотрено судом первой инстанции полно и всесторонне, нормы материального и процессуального права не нарушены, выводы суда о применении норм права соответствуют установленным по делу обстоятельствам и имеющимся доказательствам, у апелляционной инстанции не имеется правовых оснований для отмены принятого решения.

Руководствуясь статьями  269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области от 22.01.2024 по делу N А56-49677/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление  может  быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

О.В. Горбачева

Судьи

Д.С. Геворкян

 Л.В. Зотеева