Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-110893/19-12-921

г. Москва

14 июля 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 07 июля 2020 года

Решение в полном объеме изготовлено 14 июля 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи – Чадова А.С. 

протокол судебного заседания составлен секретарем ФИО1

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению 

ООО "ТЕЛЕНЕДЕЛЯ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к ответчику: ООО "ТН-СТОЛИЦА" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

третье лицо ООО "ПРЕССА.РУ" (ОГРН 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака №257109 в размере 12 486 968 484,00 руб., об обязании изъять из оборота продукцию, об обязании опубликовать судебный акт, которым будет окончено рассмотрение дела по существу,

в заседании приняли участие: согласно протоколу. 

УСТАНОВИЛ:

С учетом уточнения заявленных требований ООО "ТЕЛЕНЕДЕЛЯ"  (далее – истец, правообладатель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "ТН-СТОЛИЦА" (далее - ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака №257109 в размере 12.486.968.484,00 руб., об обязании опубликовать судебный акт, которым будет окончено рассмотрение дела по существу.

Иск основан на ст.ст. 12, 14, 1229, 1260, 1272, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, что ответчик незаконно использует товарный знак, правообладателем которого является истец.

Представитель истца требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал по доводам, изложенным в отзыве.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака «Теленеделя», по свидетельству № 257109 в отношении товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ.

Истец указал, что ответчик с 02.07.2015 года использовал товарный знак, в том числе при изготовлении, демонстрации, предложении к продаже и продаже периодической печатной продукции – печатного СМИ – журнала «Теленеделя. Журнал о знаменитостях с телепрограммой».

Факт незаконного использования обозначения подтверждается обложками журналов, выходными данными, размещенными в журналах, информацией с архивных копий сайта за соответствующий период, размещенного на доменном имени «tele.ru» и информацией с сайта www.pressa.ru.

В связи с изложенным истец требует взыскать компенсацию в размере 12.486.968.484 рублей (двукратная стоимость контрафактного товара, рассчитанная на основании информации о тиражах за период с 09.07.2015 по 23.05.2018 года) и обязать ответчика опубликовать судебный акт, которым будет закончено рассмотрение дела в официальный бюллетень Роспатента.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве, судом отклоняются, как не соответствующие фактическим обстоятельствам дела.

Так, сделки по отчуждению товарного знака признаны недействительными Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.08.2019 по делу № А40-147206/2015, где также было отмечено, что наличие специальных оснований оспаривания сделки не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную.

Таким образом, сделка по отчуждению товарного знака была недействительна с момента ее совершения и не повлекла юридических последствий, в частности возникновение прав на товарный знак у ответчика. Кроме того, в определении было указано «признать не возникшим исключительное право ООО «ТН-Столица» на товарный знак, зарегистрированный в ФИПС за номером № 257109».

Судом установлено, что истец является непрерывно правообладателем спорного товарного знака с 05.03.2007 года.

Довод ответчика о пропуске истцом срока исковой давности также не соответствует фактическим обстоятельствам

Факт незаконного использования ответчиком товарного знака носил характер длящегося нарушения прав истца. Истец заявил требование о взыскании компенсации за те периоды использования, которые отстоят от даты обращения с иском в суд, менее чем за три года в установленные ст. 195, 196 ГК РФ сроки. 

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании п. 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п.п. 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Факт наличия за истцом зарегистрированного права на товарный знак не оспаривается. Свидетельство на товарный знак является действующим. Факт использования спорного обозначения подтвержден материалами дела.

Суд признает обоснованными требования истца об опубликовании судебного акта в официальном бюллетене Роспатента.

Между тем, суд признает необоснованным и не соответствующим принципам разумности и соразмерности расчет компенсации, заявленный ко взысканию.

Согласно разъяснениям, данным в п.п. 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 г. совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», применяя положения ст.ст. 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, п.п. 1 п. 4 ст. 1515 или п.п. 1 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу ст. 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель вправе в соответствии с п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в частности, в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда.

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на произведение в сумме 10.000 рублей.

Из разъяснений, содержащихся в п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», следует, что при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Требуя взыскание компенсации в заявленном размере, истец указывал, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения.

Согласно ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из конструкции данной нормы, можно отметить, что существенным условием для определения размера компенсации за нарушения интеллектуальных прав является установление последствий таких прав.

Истец, воспользовавшись правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правомерно требует компенсацию. 

Между тем, судом установлены основания для снижения суммы компенсации до 293.057.320 рублей, исходя из контррасчета, представленного ответчиком, основанного на точны данных о тиражах и отпускной стоимости товара в период с 01.07.2015 по 23.08.2017 года, где стоимость реализованной продукции составила 146.528.660 рублей..

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное и на основании Постановления совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», ст.ст. 12, 14, 1229, 1263, 1270, 1273, 1274, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ТН-Столица» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ТЕЛЕНЕДЕЛЯ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) компенсацию за незаконное использование товарного знака №257109 - «Теленеделя» в размере 293.057.320 (двести девяносто три миллиона пятьдесят семь тысяч триста двадцать) руб. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «ТН-Столица» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) опубликовать резолютивную часть решение суда в официальном бюллетень Роспатента «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров», после выступления решения в законную силу.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ТН-Столица» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ТЕЛЕНЕДЕЛЯ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) государственную пошлину в размере 200.000 (двести тысяч) руб.

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия. 

Судья: А.С.Чадов