АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

600005, г. Владимир, Октябрьский проспект, 19

тел. (4922) 47-23-49, факс (4922) 47-23-98

http://vladimir.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А11-40/2021

29 июня 2021 года

г. Владимир

Резолютивная часть решения оглашена 22.06.2021.

Решение в полном объеме изготовлено 29.06.2021.

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Хитевой А.Н. при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 (г. Москва, ОГРНИП 316774600419052, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «АРОМА» (600015, 

<

...>, этаж 1, пом.26, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в сумме 1 000 000 руб. и запрете использования товарного знака,

При участии представителей

от истца – ФИО3, по доверенности от 20.01.2021, сроком действия до 31.12.2021, копия диплома, 

от ответчика – не явился, надлежащим образом извещен,

ФИО4 – слушатель по паспорту;

информация о движении дела была размещена на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://vladimir.arbitr.ru, 

у с т а н о в и л:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее по тексту – истец, ИП ФИО2) обратился в Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «АРОМА»  (далее  по тексту – ответчик, ООО «АРОМА») об обязании ответчика прекратить использование товарного знака «PESTO», сходного до степени смешения с товарным знаком истца № 637654, в том числе и на интернет сайтах  по адресу https://www.instagram.com/territory_pesto/, https://vk.com/pestocafe33, https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g445046-d13205723-Reviews-Territory_Pesto_Vladimir_Vladimir_Oblast_Central_Russia.html, о взыскании 1 000 000 руб. 00 коп. компенсации, 23 000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Определением суда от 18.01.2021 исковое заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 23.03.2021, которое определениями было отложено на 22.06.2021.

Заявлением истец уточнил исковые требования и просил запретить ООО «Арома» (ИНН 

<

***>) размещение и использование обозначение «PESTO» в коммерческой деятельности, физических носителях и в сети Интернет, сходного до степени смешения с товарным знаком «PESTO» с номером регистрации 637654 и взыскать с ООО «Арома» (ИНН 

<

***>) в пользу ИП ФИО2 1 000 000 (один миллион) рублей компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «PESTO» с номером регистрации 637654.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Заявление истца об уточнении исковых требований арбитражный суд принимает на основании части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как не противоречащее закону и не нарушающее прав других лиц, спор рассматривается по существу с учетом произведенной корректировки. 

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования.

Ответчик в судебное заседание не явился, в отзыве с исковыми требованиями не согласен. В обоснование своих доводов ответчик указывает, что коммерческое обозначение это логотип, является результатом его собственного умственного труда и поэтому одно лишь повторение слова «PESTO» (не уникального, а уже существующего в кулинарии) не указывает однозначно на сходство, доходящее до степени смешения. Ответчик не имел намерений ввести в заблуждение потребителей или повысить популярность заведения за счет подражанию товарного знаку истца. Эти обозначения различны: разное изображение, совершенно разные цвета и даже разное текстовое содержание. В настоящее время, данное коммерческое обозначение не используется. Кроме того ответчик указывает, что в настоящее время предприятие имеет значительные убытки, имеется непогашенная кредиторская задолженность перед учредителями, некоторыми поставщиками, арендодателем.

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании был объявлен перерыв в течение рабочего дня до 15 час. 45 мин.

После перерыва представитель истца поддержал заявленные требования, с учетом уточнения.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, каких-либо ходатайств не представил.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания, по имеющимся в нем доказательствам.

Проанализировав представленные в материалы дела документы, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, ИП ФИО2 является правообладателем товарного знака «PESTO», согласно свидетельству № 637654, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) 01.12.2017, в отношении следующих услуг согласно классу МКТУ: агентства по обеспечению мест (гостиницы, пансионы), аренда помещений для проведения встреч; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны;  рестораны обслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их  на дом.

При изучении рынка ресторанных услуг, истцом было установлено, что ответчик в хозяйственном обороте для индивидуализации своих услуг использует обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с обозначением «PESTO» в товарном знаке № 637654. 

Так, истцом 13.08.2020 установлено, что ответчиком используется обозначение «PESTO» для услуг ресторана и в интернет сайтах по адресу https://www.instagram.com/territory_pesto/, https://vk.com/pestocafe33, https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g445046-d13205723-Reviews-Territory_Pesto_Vladimir_Vladimir_Oblast_Central_Russia.html.

Ссылаясь на нарушения ООО «АРОМА» исключительных прав на товарный знак, истец направил в адрес ответчика претензию о прекращении нарушений исключительных прав и выплате компенсации, которая оставлена ответчиком без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения с настоящим заявлением в суд.

Исследовав материалы дела, оценив представленные в материалы дела доказательства, заслушав доводы истца, арбитражный суд приходит к следующему выводу. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. 

Согласно пунктам 1, 2, 3 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака. 

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 

2) при выполнении работ, оказании услуг; 

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец должен доказать принадлежность ему исключительных прав на объект интеллектуальной собственности в спорный период, а также факт совершения правонарушения ответчиком. 

Как указано выше, факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак подтверждается соответствующим свидетельством № 637654 на товарный знак (знак обслуживания).

Согласно Правилам составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (утверждены Приказом Министерства экономического развития РФ от 20.07.2015 №482) и Методическим рекомендациям по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утверждены Приказом Роспатента от 31.12.2009 №197) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункты 41 и 3 соответственно).

Согласно пункту 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

В Методических рекомендациях также указано на то, что формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения; общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым. 

Таким образом, при определении наличия признаков сходности до степени смешения необходимо руководствоваться указанными Правилами и Методическими рекомендациями, которые устанавливают, что сходство обозначения с зарегистрированным товарным знаком может определяться по одному из указанных выше признаков (звуковым, графическим или смысловым) с применением правила выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение. 

Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. Угроза смешения имеет место, если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же знаке, но полагает, что принадлежат одному и тому же предприятию. 

В пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» предусмотрено, что вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Сходство с товарным знаком обозначения не требует абсолютной идентичности обозначения зарегистрированному товарному знаку. Необходимо лишь наличие риска смешения данных обозначений потребителем. 

Из представленных в материалы дела доказательств в их совокупности и оценки с точки зрения графического, звукового и смыслового значения, видно, что «PESTO», является ключевым понятием, именно на него падает логическое ударение, и оно является определяющим обозначением, используемым истцом при продвижении услуг. 

Ответчик не представил доказательств, объективно свидетельствующих о достаточной различительной способности обозначения «PESTO территория» по отношении к товарному знаку истца № 637654. 

Таким образом, товарный знак истца и словесное обозначение «PESTO территория» сходны до степени смешения по семантическому (смысловому признаку), имеют единое подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, устойчиво ассоциируются друг с другом. 

Имеющиеся несовпадения отдельных элементов (букв) в слове товарного знака № 637654 не делают обозначение «PESTO территория» не сходным до степени смешения с товарными знаками истца с точки зрения зрительного и звукового восприятия. 

Таким образом, используемое ответчиком обозначение «PESTO территория» имеет единое смысловое значение с товарным знаком истца, а также обладает высоким сходством по фонетическому и графическому критериям. 

Оценив сходность данного обозначения, используемого ответчиком – «PESTO территория» с товарным знаком истца № 637654, руководствуясь общим восприятием не отдельных элементов, а товарного знака в целом (общим впечатлением), учитывая визуальное, смысловое и звуковое сходство спорных обозначений, суд приходит к выводу, что имеется возможность реального их смешения в глазах потребителей. 

Из правоустанавливающих документов видно, что товарный знак истца зарегистрирован в отношении следующих услуг согласно классам МКТУ: агентства по обеспечению мест (гостиницы, пансионы), аренда помещений для проведения встреч; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны;  рестораны обслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их  на дом. 

При рассмотрении материалов дела судом установлено, что ответчиком используется обозначение «PESTO» для услуг ресторана, находящегося по адресу: 

<

...>, также используется обозначение «PESTO» в названии ресторана и в интернет сайте  по адресу https://www.instagram.com/territory_pesto/, что подтверждается представленным в материалы дела протоколом осмотра доказательств – соответствующего сайта от 13.08.2020 б/н, кассовым чеком ООО «АРОМА» от 02.03.2021, фотоматериалами и ответчиком в судебном заседании не оспорено. 

Таким образом, ответчик использует обозначение «PESTO» в отношении услуг, тождественных и/или однородных услугам, защищенным товарным знаком истца. 

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ установлено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

Согласно пункту 6 части 1 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет. 

Таким образом, в случае, если различные средства индивидуализации оказываются тождественными или сходными до степени смешения, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. 

Из материалов дела усматривается, что датой приоритета товарного знака по свидетельству № 637654 является 17.01.2017. 

Согласно имеющейся в материалах дела выписке из ЕГРИП на ответчика, указанное лицо зарегистрировано 17.02.2017, то есть позже даты приоритета товарного знака истца № 637654. 

Учитывая, что товарный знак № 637654 имеет преимущество перед фирменным наименованием ответчика, последний в рассматриваемом случае должен прекратить незаконное использование спорного обозначения в отношении видов деятельности, однородных товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, а именно: услуги кафе, кафетерии, рестораны, относящиеся к 42 классу МКТУ. 

В материалы дела не представлено доказательств признания недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, предоставления правовой охраны товарному знаку истца посредством признания недействительным решения о государственной регистрации указанного товарного знака (пункта 2 статьи 1499) или основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481). 

С учетом изложенного использование ответчиком, в том числе, в качестве фирменного наименования в качестве составного элемента обозначения «PESTO» нарушает права истца на принадлежащий ему товарный знак, в связи с чем требования истца об обязании ООО «Арома» прекратить использование обозначение «PESTO» в коммерческой деятельности, в том числе в сети Интернет на сайте https://www.instagram.com/territory_pesto/ сходного до степени смешения с товарным знаком истца № 637654 является правомерным, обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

Использование обозначения «PESTO» на сайте https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g445046-d13205723-Reviews-Territory_Pesto_Vladimir_Vladimir_Oblast_Central_Russia.html документально не подтверждено, в связи с этим оснований для удовлетворения в этой части не имеется.

При этом запрет по использованию в предпринимательской деятельности в своем фирменном наименовании обозначения «PESTO», не является требованием о запрете ответчику использовать свое фирменное наименование в смысле пункта 4 статьи 1474 ГК РФ, а сводится к защите исключительных прав на товарный знак в соответствии со статьей 1484 ГК РФ, являющегося самостоятельным объектом интеллектуальных прав (средством индивидуализации) юридического лица. 

В соответствии со статьей 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

В качестве одного из способов защиты прав истцом избрана компенсация за нарушение исключительного права на использование товарного знака в виде суммы определенной в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей. 

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель, обратившийся за защитой исключительного права, освобождается от доказывания размера причиненных  ему убытков, размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации в размере 1 000 000 руб. 00 коп. за незаконное использование товарного знака №637654. 

Из разъяснений, содержащихся в пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление от 26.03.2009 № 5/29), следует, что суд, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301, абзацем 2 статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. 

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). 

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. 

Суд, исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, принимая во внимание деятельность ответчика, в ходе которой допущено нарушение, место совершения правонарушения (г. Владимир), способ предложения спорных услуг (в том числе через сеть Интернет),  учитывая характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, пришел в соответствии с вышеприведенными нормами права к выводу о необходимости снижения компенсации до 350 000 руб. 

В остальной части суд отказывает. 

Расходы по уплате государственной пошлине в сумме 23 000 руб. относятся на стороны по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пропорционально размеру удовлетворенных требований.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по госпошлине в сумме 6000 руб. возлагаются на ответчика, поскольку требование истца об обязании прекратить использование товарного знака носит характер неимущественного спора.

Руководствуясь статьями 17, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1 Обязать общество с ограниченной ответственностью «АРОМА» прекратить использование в коммерческой деятельности в том числе в сети Интернет на сайте https://www.instagram.com/territory_pesto/ сходного до степени смешения с товарным знаком истца № 637654. 

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АРОМА» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 компенсацию в сумме 350 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 8050 руб. 

Выдача исполнительного листа осуществляется по правилам статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

3. В остальной части иска отказать. 

4.Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АРОМА» в доход федерального бюджета расходы по оплате государственной пошлине в сумме 6000 руб. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

5.Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд (г. Владимир) через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца со дня его принятия. 

Судья                                                                                А.Н. Хитева