Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-38792/16-110-332

г. Москва

29 июня 2018 года.

Резолютивная часть решения объявлена 13 июня 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 29 июня 2018 года.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В.  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску общества с ограниченной ответственностью "АЛЬФА АЛЬЯНС" (ОГРН 

<

***>, 117312, 

<

...>, этаж 2 ком 206-208) 

к обществу с ограниченной ответственностью "КАСТОРАМА РУС" (ОГРН 

<

***>, 115114, 

<

...>) 

третьи лица: МОСКОВСКАЯ ТАМОЖНЯ (ОГРН 

<

***>, 117647, 

<

...>),  Компания SPORTSPOWER LIMITED (HongKong)   (FLAT M, 3/F Kaiser Estate Phase 3, 11 HOK YUEN Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong),  

о защите исключительных прав на товарный знак;

при участии:

по протоколу,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА АЛЬЯНС" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "КАСТОРАМА РУС"  о признании действий общества "КАСТОРАМА РУС" по использованию обозначения "SPORTSPOWER" нарушением исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 485386, а также запрете обществу "КАСТОРАМА РУС" использовать обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком "SPORTSPOWER" по свидетельству № 485386, в отношении товаров, однородных товарам 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в отношении которых зарегистрирован указанный товарный знак.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Московская таможня и компания "SPORTSPOWER LIMITED" (далее также - компания).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.05.2017 требования истца удовлетворены: действия общества "КАСТОРАМА РУС" по использованию обозначения "SPORTSPOWER" признаны нарушением исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 485386; обществу "КАСТОРАМА РУС" запрещено использовать обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком "SPORTSPOWER" по свидетельству N 485386, в отношении товаров, однородных товарам 28 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован указанный товарный знак; с общества "КАСТОРАМА РУС" в пользу общества "АЛЬФА АЛЬЯНС" взыскано 12 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

 Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2017 решение Арбитражного суда города Москвы от 30.05.2017 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2017 решение Арбитражного суда города Москвы от 30.05.2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2017 отменены, дело передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.  

Третье лицо (Московская таможня) в судебное заседание не явилось, о месте и времени рассмотрения дела извещено надлежащим образом, дело рассмотрено в его отсутствие в порядке ст. 156 АПК РФ

Истец заявил ходатайство о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-752/2017, в удовлетворении которого суд  отказываеь ввиду отсутствия оснований, предусмотренных ст. 144 АПК РФ.

Представитель ответчика против иска возражал согласно доводам, изложенным в отзыве.

Представитель третьего лица компании SPORTSPOWER LIMITED против иска возражал, поддержал позицию ответчика.

При новом рассмотрении дела, исследовав материалы дела, заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив представленные доказательства в совокупности в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  с учетом указаний Арбитражного суда Московского округа, суд приходит к следующим выводам.

В обоснование заявленных требований истец указывает следующее. 

ООО "АЛЬФА АЛЬЯНС" принадлежит исключительное право на товарный знак "SPORTSPOWER" по свидетельству Российской Федерации № 485386 в отношении товаров 28-го класса МКТУ.

Истцу стало известно, что ООО "КАСТОРАМА РУС" осуществило ввоз на таможенную территорию Российской Федерации в регионе деятельности Московской таможни по декларации на товары № 10129020/180116/0000213 батуты, маркированные обозначением "SPORTSPOWER".

ООО "АЛЬФА АЛЬЯНС" усмотрело в указанных действиях общества "КАСТОРАМА РУС" нарушение принадлежащего ему исключительного права на товарный знак "SPORTSPOWER" по свидетельству Российской Федерации № 485386 в отношении товаров 28 класса МКТУ, что явилось основанием для обращения в суд с вышеуказанными требованиями.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Суд, исследовав материалы дела в объеме представленных доказательств, изложенных сторонами объяснений, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

В качестве основания заявленного иска Истец ссылается на ввоз Ответчиком на территорию РФ и введение в гражданский оборот батутов с использованием словесного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком "SPORTSPOWER" по свидетельству РФ № 485386 в отношении товаров 28-го класса МКТУ.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы от 21.11.2016 по делу № А40-174254/2016 установлено отсутствие факта незаконного использования ответчиком товарного знака истца.

Также, 23.06.2016 постановлением ЦОТ ФТС было прекращено производство по делу об административном правонарушении №1129000-85/2016, возбужденное по заявлению Истца в отношении ООО «Касторама РУС» по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ в связи с отсутствием состава административного правонарушения при ввозе Ответчиком на территорию РФ товаров с обозначением SPORTSPOWER.

В постановлении от 21.12.2017 Суд по интеллектуальным правам указал, что по настоящему делу, следует принимать во внимание обстоятельства, установленные в судебных актах по делу № А40-174254/2016. Так, в частности, в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-66170/2016-АК от 28.02.2017 указано, что отсутствует признак незаконного воспроизведения товарного знака "Sportspower". Таким образом, отсутствует состав правонарушения, установленный ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ. (абз.8 стр.3 Постановления).

Статья 14.10 КоАП РФ устанавливает ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.

Согласно п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ №11 от 17/02/2011г. установленная статьей 14.10 КоАП РФ административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака или сходных с ними обозначений для однородных товаров, по смыслу этой статьи, может быть применена лишь в случае, если предмет правонарушения содержит незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений.

Следовательно, следует учитывать, что вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы по делу А40-174254/2016-84-1504 от 21.11.2016, оставленным без изменений постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2017 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 18.07.2017, установлено отсутствие факта незаконного использования ответчиком спорного товарного знака, или сходных с ним обозначений для однородных товаров при ввозе ответчиком на территорию РФ аналогичной партии товаров с обозначением SPORTSPOWER.

При этом следует отметить, что по факту ввоза ответчиком на территорию РФ других партий товара с обозначением SPORTSPOWER административных дел органами ФТС не возбуждалось.

Сам по себе ввоз товара с указанием обозначения SPORTSPOWER в сопроводительных документах не свидетельствует о нарушении прав истца на товарный знак.

Кроме того, согласно письму ЦТУ ФТС Московская таможня №20-12/00614 от 20/01/2015 отправителем (продавцом) товара с обозначением SPORTSPOWER является Компания SPORTSPOWER LIMITED (HongKong), находящаяся по адресу FLAT М, 3/F Kaiser Estate Phase 3,11 НОК YUEN Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong.

Следовательно, спорное обозначение SPORTSPOWER было указано в сопроводительных документах на товар в качестве наименования отправителя, который является не только обладателем прав на товарный знак SPORTSPOWER. зарегистрированный в США, Китае, Германии, Великобритании в отношении товаров 28 класса МКТУ, но и прав на фирменное наименование SPORTSPOWER.

Таким образом, в сопроводительных документах ввозимого ответчиком товара было размещено фирменное наименование продавца (отправителя), которое используется последним на законных основаниях.

Кроме того, предоставление правовой охраны товарному знаку "SPORTSPOWER"  по свидетельству РФ №485386 признано недействительным решением Роспатента, в связи с чем действия ответчика не являются нарушением прав истца на товарный знак.

Так, решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 20 ноября 2017 года предоставление правовой охраны товарному знаку "SPORTSPOWER" по свидетельству РФ № 485386 признано недействительным, в том числе в отношении товаров 28-го класса МКТУ «игры и игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; оборудование для площадок для игр, а именно сооружения для игр, состоящие из детских качелей, сооружений для лазания, площадок, домиков для игр и горок» по основаниям, предусмотренным пп. 3 и 8 ст. 1483 ГК РФ.

Согласно п. 54 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5. Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» Решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному тану вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака.

Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым был зарегистрирован патент, товарный знак, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на который признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

Таким образом, действиями ответчика не нарушены исключительные права истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 167-170  АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства о приостановлении производства по делу отказать.

В удовлетворении иска отказать.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья                                                                                         А.В. Мищенко