РЕШЕНИЕ

 

именем Российской Федерации

г.Москва

14.04.2017                                                                     Дело № А40-183877/15-110-1529  

Резолютивная часть решения объявлена  07.04.2017

Решение в полном объеме изготовлено 14.04.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В.  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,.  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  общества с ограниченной ответственностью "Сибирское здоровье " (ОГРН 

<

***>, 190000, 

<

...>, лит.А, пом.3-Н) к обществу с ограниченной ответственностью "Натура Сиберика" (ОГРН 

<

***>, 117042, 

<

...>, комн.18А) о взыскании 100 000 рублей,

при участии:

от истца – ФИО2 по дов.  от 02.09.2016 №94,

от ответчика –ФИО3 по дов.  от  19.01.2016 б/н, ФИО4 по дов.  от 01.03.2016 б/н, 

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Сибирское здоровье " обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Натура Сиберика"  об обязании прекратить использование обозначения,  сходного до степени смешения с товарным знаком «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»  по свидетельству №352060, изъять из оборота и уничтожить  коробки, тубы и иные материальные объекты, содержащие спорное обозначение,  о взыскании  100 000 руб. компенсации.

Ответчик  иск не признал по  основаниям,  изложенным в отзыве.

Решением  от 14.04.2016  в удовлетворении иска было отказано.

Постановлением Девятого  арбитражного апелляционного суда решение оставлено в силе.

Постановлением СИП  от  22.11.2016  указанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

При новом рассмотрены стороны свои доводы поддержали.

Заслушав представителей сторон,  исследовав и оценив в совокупности представленные доказательства, выполнив указания кассационной инстанции,  суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»  по свидетельству №352060 в отношении товаров 3,5, 16, 29, 32 класса МКТУ в том числе пасты, зубные порошки) с приоритетом от 19.03.2007

В обоснование своих требований истец ссылается на то обстоятельство,  что ответчик незаконно использует сходное до степени смешения с его товарным знаком обозначение «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»,  путем ввода в гражданский оборот зубной пасты пяти видов, что подтверждается  протоколом  осмотра доказательств 54 АА 1839932, заявлением, кассовым чеком.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

В силу абз. 2 п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Указанная норма является императивной, не оставляющим субъектам правоотношений возможность выбора действий, за исключением самого правообладателя, поскольку, наряду с правом разрешать использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации правообладатель наделен также правом запрещать другим лицам использование этого результата или средства. Данная формулировка свидетельствует о наличии общего запрета в отношении использования, обращенного ко всем третьим лицам.

Следовательно, все третьи лица, желающие использовать указанные объекты интеллектуальной собственности, должны получить разрешение правообладателя в установленной форме.

Право запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации   действует и в тех случаях, когда закон не допускает распоряжения исключительным правом и, следовательно, делает невозможным использование соответствующего результата или средства третьими лицами на законном основании.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В соответствии ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, что истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца и установить однородность товаров/услуг, в отношении которых применяется соответствующее обозначение ответчика и товарный знак истца.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При этом вероятность смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что обозначения принадлежат одному и тому же предприятию. Такая вероятность зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых обозначений; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. В частности, одним из юридических значимых обстоятельств, подлежащим установлению судами при рассмотрении подобных категорий дел, является установление сходства до степени смешения либо его отсутствие между товарным знаком, принадлежащим истцу и обозначением, использованным ответчиком для индивидуализации своих товаров и нарушившим исключительные права истца на его товарный знак, а также однородность товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца и товаров, маркированных обозначением, сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

Согласно пункту 14.4.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

Как указано в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В силу подпункта 14.4.2.2 указанных Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Признаки, перечисленные в настоящем пункте, могут учитываться как в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу подпункта "а" пункта 14.4.2.2 названных Правил звуковое сходство определяется, в том числе, на основании вхождения одного обозначения в другое.

Исходя из подпункта "б" того же пункта, графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют, в том числе, на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение (подпункт "в" пункта 14.4.2.2 Правил N 32).

Товарный знак истца  и обозначение , размещенное на товаре ответчика,  тождественны.

Истец разрешение на использование не давал.

При указанных обстоятельствах иск в этой части подлежит  удовлетворению.

При  этом суд считает доводы ответчика несостоятельными, поскольку, согласно  указаниям кассационной инстанции, подлежащими выполнению первой инстанцией, вывод об описательном характер спорного обозначение не имеет правового значения для разрешения настоящего спора, Роспатент, выдав истцу, свидетельство о государственной регистрации товарного знака N 352060, подтвердил исключительное право истца на спорный товарный знак, установив при этом, что словесный элемент "СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ" в этом товарном знаке не является описательным для товаров, в отношении которого он зарегистрирован, в том числе для товаров 3-го класса МКТУ "зубная паста, зубной порошок", Закон и обычаи делового оборота не исключают размещение на одном товаре (его упаковке) нескольких товарных знаков, в том числе и различных правообладателей.

При этом для разрешения вопроса о наличии оснований для удовлетворения требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, исследованию подлежат факт размещения на таком товаре (упаковке) всех товарных знаков, а не только доминирующего.

Таким образом,  ответчик должен выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Истцом заявлена компенсация в размере  100 000 руб.

Размер компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков, а также в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований разумности и справедливости.

    Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.

Оценив представленные доказательства в совокупности суд пришел к выводу о частичном удовлетворении требования о взыскании компенсации - в размере  50 000 руб.

  При этом суд исходил из характера допущенного нарушения, срока незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, из того факта, что ответчик поменял «линейку» продукции, исключив спорное обозначение на упаковке   а также  из принципов разумности и справедливости,   соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При указанных обстоятельствах иск в этой части  подлежит удовлетворению частично.

Вместе с тем ,  суд не находит оснований для удовлетворения иска в части изъятия и уничтожения продукции, исходя из следующего.

В соответствии со статьей 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Поскольку судебный акт, разрешающий дело по существу должен отвечать принципу исполнимости, указанное требование должно содержать указание на конкретное имущество, подлежащее изъятию, его местонахождение. В противном случае удовлетворение названного требования, носящего общую ссылку на контрафактность товара, может привести к нарушению прав иных лиц, не являющихся участниками настоящего процесса.

Истец сведений о месте нахождения товара,  его количества не представил.

На основании изложенного, руководствуясь   ст.ст. 110, 167-171АПК РФ,                                     

РЕШИЛ:

Обязать прекратить общество с ограниченной ответственностью "Натура Сиберика" прекратить  использования товарного знака «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»,  в том числе в сети Интернет.

Взыскать с   общества с ограниченной ответственностью "Натура Сиберика"  в пользу общества с ограниченной ответственностью "Сибирское здоровье " 50 000 руб. компенсации, 8 000 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

В удовлетворении с остальной части иска отказать.

Взыскать с общества ограниченной ответственностью "Сибирское здоровье "  в федеральный бюджет госпошлину в размере  6 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В.Мищенко