АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-26274/15

18 января 2017 г.

г. Ростов-на-Дону

Резолютивная часть решения объявлена   11 января 2017 г.

Полный текст решения изготовлен            18 января 2017 г.

Арбитражный суд Ростовской области  в составе судьи Жигало Н. А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

при участии представителей истца ООО «РВА»  ФИО2 по доверенности от 01.09.2016, ФИО3 по доверенности от 30.11.2016, представителя ответчика ООО «Донская станица» ФИО4 по доверенности от 03.10.2016, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «РВА» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Донская Станица» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), обществу с ограниченной ответственностью «ВебРегион» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>)

о запрете незаконного использования обозначения, взыскании компенсации в размере 5000000 руб.,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «РВА» (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Донская станица» (далее – ответчик) о запрете незаконного использования обозначения «Усадьба», взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от «17» декабря 2015 г.  в иске отказано. 

Постановлением Арбитражного суда апелляционной инстанции от 06 мая 2016 года решение Арбитражного суда Ростовской области от 17.12.2015 по делу № А53-26274/15 оставлено без изменения. 

Постановлением суда по интеллектуальным правам от 17 августа 2016 года решение Арбитражного суда Ростовской области от 17.12.2015 по делу № А53-26274/2015 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2016 по тому же делу отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

При этом Суд по интеллектуальным правам указал, что отказ в защите исключительного права на товарный знак по мотиву отсутствия у включенного в этот товарный знак словесного элемента различительной способности является незаконным, как основанный на неправильном применении норм материального права. Суд указал на необходимость установления наличия сходства до степени смешения между товарным знаком истца и обозначением, используемым ответчиком.

Протокольным определением от 27.10.2016 к участию в деле в качестве соответчика привлечено ООО «ВебРегион».

Протокольным определением от 15.11.2016 суд принял к рассмотрению исковые требования в следующей редакции: запретить ООО «Донская Станица» незаконно использовать обозначение «Усадьба», сходное до степени смешения с товарным знаком «Усадьба» по свидетельству РФ №523814, при оказании ресторанных услуг (услуг общественного питания) и однородных им, в том числе, на всей документации, связанной с введением услуг в гражданский оборот (товарные и кассовые чеки, папки «меню», папки «винной карты», папки «счет», внутренняя документация), на этикетках и упаковках собственной продукции ресторана, в предложениях об оказании услуг, в объявлениях, в рекламе (визитки, открытки, приглашения, буклеты, листовки, календари, плакаты, флаеры, блокноты, информационные стенды и таблички, журнал, газеты, каталоги, любые СМИ), на вывеске – демонтировать вывеску «Усадьба» на фасаде здания ресторана, рекамные щиты, рекламные вывески, рекламные растяжки, расположенные по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст.Ольгинская, ул.Левобережная, 3-А, в сети «Интернет» на сайте www.usadba-restoran.ru как заказчику размещения информации о своем ресторане «Усадьба»; запретить ООО «ВебРегион» незаконно использовать обозначение «Усадьба», сходное до степени смешения с товарным знаком «Усадьба» по свидетельству РФ №523814, в сети Интернет, в том числе, в доменном имени www.usadba-restoran.ru, удалить и более не размещать  на одноименной сайте www.usadba-restoran.ru любую информацию о ресторане «Усадьба», в том числе, рекламного характера и в форме публичной оферты (предложения к продаже) и о его услугах, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, при иных способах адресации для рекламы и продвижения ресторанных услуг (услуг общественного питания), в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в социальных сетях, в том числе, через установленный алгоритм и пароли перехода с сайта www.usadba-restoran.ru.

В судебном заседании представители истца поддержали исковые требования.

Представитель ответчика ООО «Донская Станица» возражала против удовлетворения иска.

В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчика ООО «ВебРегион», извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Изучив материалы дела, выслушав представителей сторон, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела ООО "РВА" зарегистрировано в качестве юридического лица 12.09.2006, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица серии 61 N 005197257. В качестве основного вида экономической деятельности истца является деятельность ресторанов и кафе. Истцу принадлежит ресторан, расположенный по адресу: 

<

...>/220.

ООО "РВА" согласно свидетельству N 523814 с 02.10.2014 является правообладателем комбинированного товарного знака "Усадьба" с датой приоритета товарного знака с 21.06.2012, действующего по классу МКТУ 43: закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

ООО "Донская Станица" в качестве юридического лица зарегистрировано в ЕГРЮЛ 11.03.2008. Основным видом деятельности общества является прочая деятельность по организации отдыха и развлечений. В собственности ООО "Донская станица" находится здание ресторана, расположенное по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст. Ольгинская, ул. Левобережная, 3а (свидетельство о государственной регистрации права серии 61-АЖ 969910 от 22.06.2012).

Истец указывает, что при осуществлении своей хозяйственной деятельности, которая является аналогичной деятельности ООО "РВА", ответчик неправомерно использует слово "Усадьба", сходное до степени смешения с товарным знаком "Усадьба" (свидетельство N 523814), размещая его на фасадной вывеске своего ресторана, на товарных чеках и на документации, меню ресторана, в рекламе в периодических издания, в сети «Интернет». Данные действия ответчика приводят к тому, что у потребителей услуг складывается ошибочное представление о лице, фактически оказывающем услуги, что, в свою очередь, нарушает права истца как правообладателя товарного знака.

Ссылаясь на данные обстоятельства, истец просит в судебном порядке запретить ответчику использовать в своей хозяйственной деятельности словесное обозначение "Усадьба" и взыскать с ООО "Донская станица" компенсацию за неправомерное использование товарного знака в размере 5 000 000 руб.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (статья 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Государственная регистрация товарного знака согласно статье 1480 Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункты 1 и 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации (статья 1479 ГК РФ).

В силу статьи 1480 ГК РФ государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 этого Кодекса.

Пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ предусмотрено, что не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы.

В ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1 - 7 статьи 1483 указанного Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 статьи 1499 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1512 ГК РФ оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481). Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.7 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденного приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), действовавших на момент предоставления правовой охраны товарному знаку истца, в решении о регистрации товарного знака приводятся, в том числе сведения о неохраняемых элементах регистрируемого обозначения.

Согласно пункту 14.2 Правил N 32 в ходе проведения экспертизы заявленного обозначения осуществляется проверка соответствия заявленного обозначения условиям регистрации, в том числе на предмет наличия у заявленного обозначения различительной способности.

Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации не содержит указания на то, что словесный элемент "Усадьба" либо иной элемент включен в состав товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 523814 в качестве неохраняемого.

Данное обстоятельство означает, что Роспатент при проверке заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения не установил, что словесный элемент "Усадьба" не обладает различительной способностью применительно к тем услугам, для индивидуализации которых предполагается использовать обозначение.

Доказательства того, что в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, предоставление правовой охраны товарному знаку истца было в установленном порядке оспорено путем подачи соответствующего возражения в Роспатент, в деле отсутствуют.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29), при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ (пункт 62 постановления от 26.03.2009 N 5/29).

По смыслу пункта 2 статьи 1515 ГК РФ при установлении факта нарушения исключительного права на товарный знак доказыванию подлежит факт использования ответчиком товарного знака правообладателя либо сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении однородных товаров и услуг.

Установление тождества или сходства обозначений осуществляется на основании критериев, установленных в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Согласно пункту 41 названных Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Используемое ответчиком ООО «Донская Станица» словесное обозначение «Усадьба» фонетически тождественно товарному знаку «Усадьба» истца, что определяет их семантическую тождественность.

Ответчик ООО «Донская Станица» использует словесное обозначение «Усадьба» в наименовании принадлежащего ему ресторана, расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст.Ольгинская, ул.Левобережная, 3-А, на документации, чеках, в сети «Интернет», в рекламе услуг.

Услуги, оказываемые истцом по основному виду деятельности и ответчиком по дополнительному виду деятельности тождественны - 43 класс МКТУ, деятельность ресторанов, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «Усадьба».

Оба словесных элемента «усадьба» выполнены строчными буквами (кроме одной заглавной), в кириллице, буквами русского алфавита «у», «с», «а», «д», «ь», «б», «а», расположение букв по отношению друг к другу одинаковое.

Оба ресторана расположены в Ростовской области, территориально близко друг к другу.

С учетом одинаковых видов деятельности, при которых стороны используют товарный знак и обозначение «Усадьба», суд приходит к выводу о том, что используемое ответчиком обозначение «Усадьба» в ресторанной деятельности сходно до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству РФ №523814 и содержащим словесный элемент «Усадьба», что является нарушением права последнего на товарный знак.

Ответчик не отрицает факт использования в своей деятельности обозначения «Усадьба» и по настоящее время, указывая, что данное обозначение является коммерческим и право на его использование возникло у ООО «Донская Станица» до даты приоритета товарного знака, зарегистрированного по свидетельству РФ №523814.

Товарный знак истца имеет дату приоритета 21.06.2012.

Как следует из пункта 6 статьи 1252 ГК РФ (в редакции, действующей на момент возникновения предполагаемого исключительного права ответчика на коммерческое обозначение), если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном этим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Пунктом 1 статьи 1539 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на коммерческое обозначение возникает, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Право собственности ООО «Донская Станица» на здание ресторана «Усадьба», расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст.Ольгинская, ул.Левобережная, 3-А, возникло 22.06.2012, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 61-АЖ 969910 от 22.06.2012.

Свидетельство участника розничной торговли, общественного питания и сферы услуг, выдано ООО «Донская Станица»  Администрацией Аксайского района Ростовской области 06.03.2013, лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции выдана 13.08.2012.

Таким образом, легальное оказание ответчиком услуг общественного питания в ресторане «Усадьба» возможно было лишь после получения вышеуказанной разрешительной документации.

Ответчик утверждает, что его коммерческое обозначение «Усадьба» стало известным на территории города Ростова-на-Дону и прилегающий районах весной 2012 года, на что указывает сам истец в жалобах в УФАС по Ростовской области.

Однако то обстоятельство, что истцу стало известно об использовании ответчиком обозначения «Усадьба» весной 2012 года, не легитимирует ресторанную деятельность ответчика ООО «Донская Станица» под данным обозначением как коммерческим с весны 2012 года, равно как не доказывает широкую известность ответчика по д указанным обозначением уже весной 2012 года.

Доводы ответчика о том, что вывеска «Усадьба» уже имелась в момент строительства здания ресторана, не свидетельствуют об известности коммерческого обозначения ответчика «Усадьба» с указанного момента, поскольку ресторанная деятельность ответчиком в данный момент не осуществлялась под данным обозначением. Из представленной налоговой отчетности за спорный период времени невозможно установить источник дохода ответчика именно от ресторанной деятельности.

Ссылки на статьи в сети «Интернет», а также на заключенные договоры на оказание рекламных услуг и рекламирование таким образом ресторана «Усадьба» в мае 2012 года, не подтверждают фактическую рекламу ресторанных услуг в мае 2012 года, равно как широкую известность обозначения «Усадьба», используемого ответчиком, с мая 2012 года.

При таких обстоятельствах суд полагает данный довод ответчика не доказанным.

Суд также отклоняет довод ответчика о злоупотреблении правом истцом, поскольку такое злоупотребление ответчиком также не доказано.

Зарегистрировав право на товарный знак, истец обладает законным правом на его защиту от посягательств. При этом под данным товарным знаком, а ранее с 2007 года под аналогичным коммерческим обозначением, истец оказывает ресторанные услуги. При этом ответчику при первоначальном использовании обозначения «Усадьба» в аналогичной деятельности на приближенной территории должно было быть известно о данном обстоятельстве. Данным обстоятельством ответчик пренебрег.

Суд не усматривает формальной регистрации товарного знака лишь в целях запрета ответчику использовать обозначение «Усадьба».

При таких обстоятельствах суд полагает обоснованными требования истца о запрете ООО «Донская Станица» использовать обозначение «Усадьба», сходное до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству Российской Федерации №523814, при оказании услуг ресторанов (услуг общественного питания), а именно, на документации, в которой используется обозначение «Усадьба», в предложениях об оказании услуг, в том числе, в рекламе, в сети «Интернет», средствах массовой информации, на вывеске, расположенной на фасаде здания ресторана, рекламных вывесках, щитах, растяжках, расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст.Ольгинская, ул.Левобережная, 3-А.

При этом следует отказать в обязании запретить использовать обозначение «Усадьба» в наименовании домена www.usadba-restoran.ru, поскольку домен ООО «Донская Станица» не принадлежит.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно пункту 43.3 названного постановления, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Заявляя максимальный размер компенсации, истец фактически не представил доказательств причинения либо возможности причинения ему убытков на заявленную сумму. Рыночная стоимость использования права на товарный знак истцом также не доказана.

Согласно размещенным в сети «Интернет» сведениям о финансовых результатах деятельности истца, нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарный знак с 2012 года по настоящее время на доходности деятельности истца не отразилось.

Вместе с тем, ответчик нарушает исключительное право истца на товарный знак, начиная с даты приоритета (2012 год) и по настоящее время непрерывно, то есть длительное время.

При таких обстоятельствах, суд полагает разумным и справедливым взыскать с ответчика ООО «Донская Станица» в пользу истца компенсацию в размере 1000000 рублей, что по мнению суда, соразмерно последствиям длительного нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак.

Истцом также заявлены требования к ответчику ООО «ВебРегион» как владельцу сайта www.usadba-restoran.ru о запрете незаконно использовать обозначение «Усадьба», сходное до степени смешения с товарным знаком «Усадьба» по свидетельству РФ №523814, в сети Интернет, в том числе, в доменном имени www.usadba-restoran.ru, удалить и более не размещать  на одноименной сайте www.usadba-restoran.ru любую информацию о ресторане «Усадьба», в том числе, рекламного характера и в форме публичной оферты (предложения к продаже) и о его услугах, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, при иных способах адресации для рекламы и продвижения ресторанных услуг (услуг общественного питания), в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в социальных сетях, в том числе, через установленный алгоритм и пароли перехода с сайта www.usadba-restoran.ru.

Согласно представленным сведениям из сети «Интернет» домен www.usadba-restoran.ru принадлежит ООО «ВебРегион», доменное имя зарегистрировано 28.05.2016 и право его администрирования ответчиком ООО «ВебРегион» получено ранее даты приоритета товарного знака «Усадьба» по свидетельству РФ №523814.

Несмотря на то, что доменное имя не является объектом исключительных прав, дата регистрации доменного имени имеет значение с точки зрения оценки правомерности использования в домене обозначений, сходных до степени смешения с различными средствами индивидуализации, в том числе с товарным знаком истца. Регистрация доменного имени еще до возникновения исключительного права на средство индивидуализации может свидетельствовать об отсутствии у владельца доменного имени намерений воспользоваться чужими интеллектуальными правами, деловой репутацией.

В данном случае сайт создан ответчиком ООО «ВебРегион» по поручению ООО «Донская Станица» на основании договора №11/2010 на создание web-представительства в сети Интернет.

Как указано в пункте 3 Справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утвержденной Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 N СП-21/4 по спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и другим действиям) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN), в том числе в ее параграфах 4(a), 4(b) и 4(c) (текст приведен в приложении к настоящей справке).

При этом следует учитывать, что обладатель права на доменное имя в качестве возражений против доводов о его недобросовестности вправе указывать в том числе на наличие его законного интереса в соответствующем доменном имени.

Статья 10 bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. Этот вывод согласуется с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 11.11.2008 по делу N 5560/08, Постановлении Президиума СИП от 28..03.7.014 N СП-21/4 согласно которой для вынесения обоснованного решения необходимо отразиться к параграфам 4(a)(i - iii) Единообразной политики по разрешению споров в связи с домевными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - Политика) согласно которой, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд должен проверить наличие или отсутствие трех критериев в совокупности:

(i)спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;

(ii)у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов вотношении спорного доменного имени;

(iii)спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Недобросовестность регистрации и использования доменного имени администратором доменного имени (ответчиком), указанная в параграфе 4(a)(iii), согласно параграфам 4(b)(i - iv) Политики определяется как одно или несколько из следующих ниже обстоятельств, например:

(i)обстоятельства, указывающие на то, что администратор доменного имени зарегистрировал или приобрел доменное имя с основной целью его продажи, сдачи в аренду или передачи использования другим способом истцу, являющемуся правообладателем исключительного права на товарный знак, либо конкуренту истца за денежную сумму, превышающую подтвержденные расходы администратора доменного имени, прямо относящиеся к приобретению доменного имени;

(ii)администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя с целью помешать правообладателю исключительного права на товарный знак использовать спорное доменное имя при условии, что раньше администратор доменного имени уже занимался подобного рода деятельностью;

(iii)администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя главным образом для того, чтобы помешать деятельности конкурента;

(iv)используя доменное имя, администратор доменного имени намеренно привлекал с коммерческой целью пользователей сети "Интернет" на свой веб-сайт или иной ресурс сети "Интернет" путем создания сходства с товарным знаком истца, который якобы является участником (или учредителем), спонсором, партнером или поддерживает веб-сайт администратора спорного доменного имени или иной ресурс, либо товар или услугу, предоставляемую на вебсайте администратора спорного доменного имени или ином ресурсе.

В параграфах 4 (c)(i - iii) Политики отмечается, что если администратор доменного имени (ответчик) докажет существование одного или нескольких перечисленных ниже обстоятельств, это может служить основанием для отказа в удовлетворении требований об аннулировании или передаче регистрации доменного имени истцу в соответствии с вышеприведенным параграфом 4(а)(и) Политики, например:

(i)до получения извещения об иске администратор доменного имени (ответчик) использовал или готовился использовать доменное имя или имя, сходное до степени смешения с доменным именем, указанным в иске, с целью добросовестного предоставления товаров и услуг;

(ii)администратор доменного имени был широко известен под спорным доменным именем, даже если при этом он не приобрел исключительного права на товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с доменным именем;

(iii)используя доменное имя, администратор доменного имени занимается законнойнекоммерческой или иной добросовестной деятельностью, не имея намерения ввести взаблуждение потребителей или нанести вред репутации товарного знака истца.

Из материалов дела следует, что ООО «ВебРегион» занимался созданием сайта, его продвижением и усовершенствованием на основании договора возмездного оказания услуг с ООО «Донская Станица».

  Содержание сайта не вводит в заблуждение относительно субъекта оказываемых услуг, не вызывает у потенциального потребителя сомнений относительно того, кем оказывается соответствующая услуга, не допускает смешения относительно предприятий, не вводит в заблуждение. На сайте имеются фотографии и адреса, позволяющие идентифицировать владельца этого сайта.

  Истец не доказал недобросовестность использования доменного имени www.usadba-restoran.ru и со стороны ООО «ВебРегион», признаки которой указаны в параграфах 4(b)(i - iv) Политики.

  Ответчик осуществляет иные виды деятельности, нежели истец.

  Учитывая вышеизложенные обстоятельства в совокупности, суд полагает требования истца к ООО «ВебРегион» о запрете нарушения права на товарный знак необоснованными и не подлежащими удовлетворению. Предметом требований не является защита права истца на коммерческое обозначение.

   В порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика ООО «Донская Станица» пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

   Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Донская станица» использовать обозначение «Усадьба», сходное до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству Российской Федерации №523814, при оказании услуг ресторанов (услуг общественного питания), а именно, на документации, в которой используется обозначение «Усадьба», в предложениях об оказании услуг, в том числе, в рекламе, в сети «Интернет», средствах массовой информации, на вывеске, расположенной на фасаде здания ресторана, рекламных вывесках, щитах, растяжках, расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст.Ольгинская, ул.Левобережная, 3-А.

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Донская станица» в пользу общества с ограниченной ответственностью «РВА» 1000000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «Усадьба», зарегистрированный по свидетельству Российской Федерации №523814.

Отказать в удовлетворении остальных исковых требований.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Донская станица» в пользу общества с ограниченной ответственностью «РВА» 15600 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить с депозитного счета Арбитражного суда Ростовской области обществу с ограниченной ответственностью «Донская станица» 40000 рублей, внесенных по платежному поручению №507 от 15.11.2016.

 Решение суда по настоящему  делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, через суд принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд принявший решение при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

СудьяЖигало Н. А.