АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-3695/20

25 августа 2021 г.

г. Ростов-на-Дону

Резолютивная часть решения объявлена   18 августа 2021 г.

Полный текст решения изготовлен            25 августа 2021 г.

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Бирюковой В.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по иску открытого акционерного общества "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>

к обществу с ограниченной ответственностью ТПК "Промарматура" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

третье лицо - федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-Химический Комбинат» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>).

о взыскании компенсации,

В судебном заседании участвуют:

от истца: представитель ФИО2, доверенность от 19.11.2018 г.;

от ответчика: представитель ФИО3, доверенность от 22.01.2021 г.

от третьего лица: представитель не явился

эксперт ФИО4

установил:

открытое акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью ТПК "Промарматура"  с требованием о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в размере 2 570 000 руб. (с учетом уточнений).

Представитель истца поддержал заявленные исковые требования, просил иск удовлетворить.

Представитель ответчика исковые требования не признал, просил отказать в удовлетворении иска в полном объеме ввиду необоснованности требований.

Судебное заседание прервано в 09 час. 20 мин. 16 августа 2021 года.

После перерыва судебное заседание продолжено 18 августа 2021 года в 09 час. 10 мин.

В судебное заседание явился эксперт ФИО4, который дал пояснения по результатам экспертного исследования и ответил на вопросы истца и ответчика.

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения сторон, суд установил следующее.

Истец является правообладателем  товарного знака  (знак обслуживания) ТКЗ "Красный котельщик" на основании свидетельства №22589 от 01.09.1963 в отношении товаров/услуг 6,7,9 классов МКТУ.

 Как указал истец в августе-сентябре 2019 в адрес ОАО ТКЗ "Красный Котельщик" поступили запросы ФГУП «ГХК» о подтверждении подлинности изготовления на заводе в 2017-2018 гг. вентилей запорных Ду50 Ру10,0Мпа Т-1076 с заводскими номерами №1807886-1807890, №1812033-1812036, №1807880-1807884, №1812137-1812040, №1812030-1812032, указатель уровня Т-29бм зав. №1718525.

К запросу были приложены копии паспортов на оборудование, а также Договоры поставки №7119-С/24-2017/10179/749 от 11.09.2017г. и спецификации №1 к нему, Договора поставки №8099-с/24-2018/12120/175 от г. и Спецификации №1 к нему, Договора №9066-с/24-2018/13914/364 от 09.04.2019 г. и Приложения №1 к нему, из которых следует, что оборудование в адрес ФГУП «ГХК» поставлено ООО «ТПК «Промарматура».

В соответствии со Спецификациями к договорам производителем оборудования является ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Аналогичная информация содержится в паспортах на оборудование, в которых указано наименование производителя «Открытое акционерное Общество Красный котельщик», а также нанесен товарный знак, правообладателем которого является ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Вместе с тем оборудование с заводскими номерами №1807886-1807890, №1812033-1812036, №1807880-1807884, №1812137-1812040, №1812030-1812032, зав. №1718525 ОАО ТКЗ «Красный котельщик» не изготавливал. 

Таким образом, указанное Оборудование - вентили запорные Ду50 Ру10,0Мпа Т-1076 в количестве 21 шт. и указатель уровня Т-29бм в количестве 1 шт. является контрафактным, а поставленные совместно с оборудованием паспорта - поддельными.

Как указал истец, ООО «Промарматура» в нарушении ст. 1477, 1481, 1484 ГК РФ незаконно использовал средства индивидуализации ОАО ТКЗ «Красный котельщик», а именно - фирменное наименование и товарный знак, правообладателем которого является ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на основании свидетельства №22589от 01.09.1962 г.

11.11.2019 истцом в адрес ООО ТПК «ПРОМАРМАТУРА» была направлена претензия исх.№38/483 с требованием о прекращении незаконного использования фирменного наименования и товарного знака, а также перечислении компенсации за незаконное использование средств индивидуализации Истца.

28.11.2019г. был получен ответ на претензию, однако до настоящего времени денежные средства на расчетный счет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» не поступили, что послужило основанием к предъявлению в суд рассматриваемого иска.

Как указал истец третьим лицом  произведена закупка у ответчика 22 позиций клапанов и указателя уровня Т- 296м в количестве 1 штуки, которые являются предметом спора по настоящему делу с приложением всех паспортов и товаросопроводительных документов. 

Исходя из предоставленных третьим лицом документов, ООО «ТПК «Промарматура» на основании товарной накладной №84 от 29.08.2018, и товарной накладной №51 от 13.06.2019 поставило в адрес ФГУП«ГХК» клапаны запорные Т107б в количестве 22 шт., указатель уровня Т-29БМ в количестве 1шт. Вместе с товаросопроводительными документами ответчиком в адрес третьего лица были переданы паспорта на изделия №1807880-1807884, 1807886-1807890, №1812030-1812040, №1718525.

Исходя из указанных обстоятельств истцом произведен расчет предъявленной ко взысканию компенсации:

Клапан Т107Б - 54000 руб. (без НДС) за штуку. Количество - 22 шт. (54 000 руб. х 22 = 1 188 000руб.).

Указатель уровня Т-296м - 97 000 руб. (без НДС) за штуку. Количество - 1 шт. 

(1 188 000 руб. + 97 000 руб.) Х 2 = 2 570 000 руб. 

Частично удовлетворяя исковые требования, суд исходит из следующих обстоятельств.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Принадлежность истцу спорного товарного знака установлена судом, подтверждена документально и не оспаривается ответчиком.

Таким образом, истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно пункту 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Минэкономразвития России от 20 июля 2015 N 482 (далее - Правила), словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденными приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Согласно пункту 4.2 указанных методических рекомендаций сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу, что указанное на реализовываемой ответчиком продукции обозначение ТКЗ Красный котельщик, сходно до степени смешения с товарным знаком истца.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. Формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Общее зрительное впечатление товарного знака истца и его фирменного наименования ТКЗ Красный Котельщик, использованного ответчиком, позволяет сделать вывод, что указанные обозначения являются сходными по фонетическому, семантическому и по графическому признакам.

Товары, распространяемые ответчиком, являются однородными товарам 6-8 класса МКТУ, для которых действует правовая охрана товарных знаков истца.

Комбинированные обозначения, использованные на товарах, распространяемых ответчиком, являются сходными до степени смешения с товарными знаками истца и могут ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товара.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации выданный правообладателю охранный документ на товарный знак подтверждает само исключительное право, приоритет и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это исключительное право.

Товарный знак служит средством индивидуализации производимых товаров. Основным назначением товарного знака является отличительная функция, которая позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными указанным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 того же Кодекса предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 названного Кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в абзаце втором пункта 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истом избран способ исчисления размера компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Истец просил взыскать компенсацию в размере 2 570 000 руб. 

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015).

Таким образом, применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения.

При этом согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

 В связи с несогласием ответчика с заявленным размером компенсации, судом по ходатайству ответчика назначена судебная оценочная экспертиза для определения среднерыночной стоимости оригинального товара в 2017-2018 годах.

Согласно заключению судебной экспертизы Таганрогской межрайонной торгово-промышленной палаты №085040043 от 21.05.2021 вероятная среднерыночная стоимость вентиля запорного Т-107б по состоянию на 2018 год составила 24 000 руб., вероятная среднерыночная стоимость указателя уровня Т-29бм по состоянию на 2018 год составила 52 500 руб.

Суд отклоняет довод ответчика о недостоверности результатов проведенной экспертизы ввиду истцом при ответе на вопросы суда не был использован сравнительный метод оценки.

Несогласие ответчика с методикой, способом подборки аналогов и применения нормативных (справочных) документов при проведения судебной экспертизы не свидетельствует об ошибочности выводов эксперта. Эксперт самостоятелен при определении методов, способов проведения исследований при условии, если при их использовании возможно дать ответы на поставленные вопросы.

Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 4.2 Постановления № 28-П разъяснил, что взыскание предусмотренной подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсации за нарушение интеллектуальных прав, будучи штрафной санкцией, преследующей в том числе публичные цели пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности, является, тем не менее, частноправовым институтом, который основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений (пункт 1 статьи 1 ГК РФ), а именно правообладателя и нарушителя его исключительного права на объект интеллектуальной собственности, и в рамках которого защита имущественных прав правообладателя должна

осуществляться с соблюдением вытекающих из Конституции Российской Федерации требований справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на осуществление прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц, то есть таким образом, чтобы обеспечивался баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота. 

Ответчик заявил ходатайство об уменьшении размера компенсации.

Институт компенсации как мера ответственности за нарушение исключительных прав призван защищать интеллектуальную собственность.

Требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого нарушено исключительное право на конкретный объект интеллектуальной собственности.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования средств индивидуализации, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Руководствуясь указанными разъяснениями высшей судебной инстанции и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации всю совокупность представленных в материалы дела доказательств, принимая во внимание то обстоятельство, что сведений о повторном характере нарушений ответчика на официальном сайте арбитражных судов в сети Интернет не выявлено, истцом таких сведений не представлено, суд пришел к выводу о наличии в данном случае оснований для удовлетворения ходатайства ответчика о снижении размера компенсации до размера однократной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. 

При этом стоимость товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, определена судом с учетом выводов судебного эксперта.

Суд исходит из следующего расчета: 528 000 руб. (24 000 руб. Х 22 шт.) + 52 500 руб. = 580 500 руб.

В остальной части иска надлежит отказать.

По правилам ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на сторон пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ТПК "Промарматура" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу открытого акционерного общества "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) 580 500 руб. компенсации, 8 097,63 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с открытого акционерного общества "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью ТПК "Промарматура" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 11 613 руб. судебных расходов по оплате судебной экспертизы.

В остальной части иска отказать.

Возвратить открытому акционерному обществу "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> из федерального бюджета 164 150 руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением №77589 от 29.11.2019.

Решение суда по настоящему  делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в соответствии с главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья                                                                                              В.С. Бирюкова