ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-86831/2023

Дело № А40-140652/23

г. Москва

15 февраля 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 01 февраля 2024 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 15 февраля 2024 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи:            И.А. Чеботаревой

судей:

ФИО1, С.Л. Захарова,

при ведении протокола              

секретарем судебного заседания ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале №13 апелляционную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.10.2023 по делу №А40-140652/23 (27-1006) 

по иску ЗАО «СОБРАНИЕ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности 

третье лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

о признании незаконным отказа, об обязании,

при участии:

от истца:

ФИО3 – по дов. от 31.03.2023;

от ответчика:

ФИО4 – по дов. от 16.01.2024;

от третьего лица:

не явился, извещен;

У С Т А Н О В И Л:

ЗАО "СОБРАНИЕ" (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее – заинтересованное лицо) о признании незаконным отказа Роспатента в регистрации перехода исключительных прав по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак б/н от 02.08.2022 г. в отношении «Русская сталь» по Свидетельству № 277987 в пользу ООО «ТрейдМарк», об обязании провести регистрацию перехода исключительных прав в отношении товарного знака «Русская сталь» по Свидетельству № 277987 в пользу ООО «ТрейдМарк», по договору об отчуждении исключительного права на товарные знаки б/н от 02.08.2022 г. заключенному между ЗАО «Собрание» и ООО «ТрейдМарк».

Решением суда от 27.10.2023 требования Общества удовлетворены в полном объеме. 

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, заинтересованное лицо обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. Роспатент ссылался на то, что у заявителя отсутствует право использования НМПТ № 65, в связи с чем, государственная регистрация предоставления ему права использования указанного товарного знака по договору способна ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара и, как следствие, противоречит требованиям статьи 1519 ГК РФ.

В судебном заседании представитель заинтересованного лица доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме. 

Представитель заявителя возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, представил отзыв на апелляционную жалобу.

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, о месте и времени его проведения извещен надлежащим образом, в том числе, публично, путем размещения информации на официальном сайте суда www.9aas.arbitr.ru, в связи с чем апелляционная жалоба рассматривается в его отсутствие, исходя из норм статей 121, 123, 156 АПК РФ.

Проверив законность и обоснованность решения в соответствии со ст. ст. 266 и 268 АПК РФ, Девятый арбитражный апелляционный суд с учетом исследованных доказательств по делу, доводов апелляционной жалобы полагает необходимым оставить обжалуемый судебный акт без изменения, основываясь на следующем.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, между ЗАО «Собрание» (далее - Правообладатель) и ООО «ТрейдМарк» (далее - Приобретатель) заключён договор об отчуждении исключительного права на товарные знаки б/н от 02.08.2022 г. в отношении товарных знаков «Русская сталь» по Свидетельству № 277987 (далее Договор).

Приобретатель обратился в Роспатент с заявлением о государственной регистрации отчуждения исключительного права товарные знаки по Договору, к заявлению были приложены платежное поручение об оплате госпошлины и 3 экземпляра договора отчуждения.

Приобретатель 26.10.2022 г. получил от Роспатента уведомление о необходимости предоставления недостающих или (и) ненадлежаще оформленных документов для рассмотрения заявления.

В уведомлении от 26.10.2022 г. Роспатент указывает на то обстоятельство, что на территории РФ зарегистрировано НМПТ «Русская водка» (№65) в отношении товара водка.

У ЗАО «Собрание» и ООО «ТрейдМарк» отсутствует право использования наименования места происхождения товара НМПТ 65. В связи с чем, заявителю было предложено предоставить некий ответ, дополнительные документы затребованы не были.

В ответ на уведомление заявитель предоставил Роспатенту ответ содержащий сведения о незаконном требовании Роспатента и неправильном толковании норм действующего законодательства.

28.03.2023 г. Приобретатель получил уведомление от Роспатента об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак 277987 по Договору.

К уведомлению приложено заключение по результатам рассмотрения заявления о государственной регистрации отчуждения исключительного права по Договору, в котором указано, что рассмотрев заявление от 24.08.2022 г., установлено, что у ЗАО «Собрание» и ООО «ТрейдМарк» отсутствует право использования наименования места происхождения товара НМПТ 65, в связи с чем государственная регистрация не может быть осуществлена.

Не согласившись с указанным отказом, заявитель обратился с заявлением о признании его незаконным и отмене в Арбитражный суд г.Москвы.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что оспариваемое решение действующему законодательству не противоречит, доказательств нарушения прав и законных интересов заявителя не представлено.

Соглашаясь с выводами суда первой инстанции и отклоняя доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции отмечает следующее.

В соответствии с частью 4 статьи 200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Согласно пункту 1 статьи 1481 ГК РФ, на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, выдается свидетельство на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с этим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 1232 ГК РФ, государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляется по заявлению сторон договора.

Заявление может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов: подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом; удостоверенная нотариусом выписка из договора; сам договор.

В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны: вид договора; сведения о сторонах договора; предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Согласно пункту 2 статьи 1490 ГК РФ, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 ГК РФ.

Как следует из Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных, утверждённого приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 июня 2016 года № 371, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 июля 2016 года № 47489 (далее - Административный регламент), государственная регистрация предоставления права использования товарного знака осуществляется Роспатентом.

Согласно пункту 3 Правил государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 года № 1416 (далее - Правила), государственная регистрация распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права осуществляется при соблюдении следующих условий:

а) представлены заявление, предусмотренное пунктом 5 настоящих Правил, или документы, предусмотренные пунктом 10 настоящих Правил;

б) указанные в подпункте «а» настоящего пункта заявление или документы представлены в отношении зарегистрированных изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, топологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных, товарного знака и изобретения, охраняемых на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации, правовая охрана которых не прекращена или не признана недействительной в установленном порядке;

в) представленные сведения о правообладателе (патентообладателе), предмете договора, соглашения об изменении или расторжении договора (включая номер патента, свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права) или сторонах по договору соответствуют сведениям, имеющимся в Государственном реестре изобретений Российской Федерации, Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации, Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации, Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, Реестре топологий интегральных микросхем, Реестре программ для ЭВМ, Реестре баз данных, международных реестрах  объектов интеллектуальной собственности, которые ведутся в соответствии с международными договорами Российской Федерации;

г) представлены документы, предусмотренные пунктами 6 и 13 настоящих Правил (при необходимости);

д) в заявлении или в документах, представление которых предусмотрено пунктами 7 - 9 настоящих Правил, содержатся сведения, наличие которых предусмотрено указанными пунктами настоящих Правил;

е) документы удовлетворяют требованиям, предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящих Правил;

ж) представленные в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил документы подтверждают переход исключительного права с учетом положений пунктов 11 и 12 настоящих Правил; 

з) права, являющиеся предметом договора, не выходят за пределы имеющихся у сторон договора прав;

и) отчуждение исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, промышленный образец по договору не является причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Судом первой инстанции верно установлено, что словесный товарный знак «Русская сталь» по Свидетельству № 277987 зарегистрирован на имя компании ЗАО «СОБРАНИЕ».

На товарный знак в установленном порядке выдано свидетельство, удостоверяющее исключительное право в отношении товаров, указанных в свидетельстве (статьи 1477, 1481 ГК РФ).

Указанное исключительное право не оспорено и не признано недействительным в установленном законодательством порядке. Таким образом, исключительное право на товарный знак № 277987 является действующим и не может быть произвольно ограничено.

Заявитель предоставляет право использования товарного знака № 277987 на имя третьего лица.

Каких-либо ссылок на несоответствие пункту 3 Правил Роспатент в оспариваемом решении не привел.

Ни заявитель, ни третье лицо не являются правообладателями НМПТ № 65.

Таким образом, заявитель при предоставлении права использования товарного знака по договору не выходит за пределы прав, которые у них имеются.

Соответственно, Роспатент не имел законных оснований для отказа в регистрации предоставления права использования товарного знака № 277987.

Указанные в оспариваемом решении Роспатента пункты 3 и 6 статьи 1519 ГК РФ никоим образом не соотносятся с предоставлением права использования товарного знака № 277987 по лицензионному договору и являются неприменимыми к рассматриваемым правоотношениям.

Согласно положениям пункта 3 статьи 1519 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент принятия оспариваемого решения), незаконным использованием географического указания признается: использование зарегистрированного географического указания лицами, не обладающими правом его использования, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или географическое указание используется в переводе либо в сочетании с такими словами, как «род», «тип», «имитация» и тому подобными; использование сходного с зарегистрированным географическим указанием обозначения для любых товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара или характеристик товара. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно использованы географическое указание или сходные с ним до степени смешения обозначения, являются контрафактными.

Как напрямую следует из пункта 3 статьи 1519 ГК РФ, он регулирует использование зарегистрированного НМПТ.

Использованием НМПТ или товарного знака является его использование на товаре, его упаковке, при выполнении работ, оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети «Интернет» (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ, пункт 2 статьи 1519 ГК РФ).

Таким образом, пункт 3 статьи 1519 ГК РФ не регулирует регистрационные действия, не регулирует правила распоряжения правами на товарные знаки, в том числе государственную регистрацию предоставления права использования товарного знака.

В этой связи указание в оспариваемом решении на отсутствие у заявителя права использования НМПТ № 65 со ссылкой на пункт 3 статьи 1519 ГК РФ, является необоснованным и не может служить причиной для отказа в государственной регистрации предоставления права использования товарного знака № 277987.

Как, соответственно, и ссылка и на пункт 6 статьи 1519 ГК РФ, согласно которому, распоряжение исключительным правом на географическое указание, в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования этого географического указания, а также переход исключительного права на географическое указание без заключения договора не допускается.

Как следует из текста пункта 6 статьи 1519 ГК РФ, он регулирует распоряжение исключительным правом именно на НМПТ, а не на спорный товарный знак, права использования которого предоставляются в рамках дела.

Заявитель, обладающий исключительным правом на товарный знак № 277987 и не обладающий правом использования НМПТ, на законном основании передает права использования именно товарного знака, а не НМПТ № 65.

Природа запрета на государственную регистрацию предоставления права использования на НМПТ заключается в том, что НМПТ связано с территорией, определенной границами географического объекта, и характеристиками товара. Если лицо находится на той же территории и производит аналогичный товар, оно может само получить исключительное право на использование НМПТ при соблюдении установленных законом требований. Указанный запрет никоим образом не может быть распространен на исключительное право на товарный знак, поскольку товарный знак, в отличие от НМПТ не связан территорией, определенной границами географического объекта, а параллельное получение исключительного права на один и тот же товарный знак законом не допускается.

Таким образом, пункт 6 статьи 1519 ГК РФ также является неприменимым к рассматриваемым отношениям по государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по свидетельству № 277987.

Пункт 3 Правил, содержащий условия государственной регистрации распоряжения исключительным правом, не предусматривает такие основания для отказа в государственной регистрации предоставления права использования товарного знака как сходство этого товарного знака с НМПТ.

Соответственно, и Роспатент не имеет возможности обосновать, какое именно из условий государственной регистрации, предусмотренных пунктом 3 Правил, не было соблюдено заявителем.

Более того, вопросы использования зарегистрированного НМПТ и нарушения исключительного права на него не входят в компетенцию Роспатента. Роспатент является лишь регистрирующим органом, в компетенцию которого не включены полномочия по контролю за использованием зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности и пресечению действий по нарушению исключительных прав. В связи с чем, применение Роспатентом положений пункта 3 статьи 1519 ГК РФ представляется не соответствующим закону.

На основании изложенного, суд первой инстанции верно посчитал, что Роспатент при принятии оспариваемого решения допустил нарушение положений статей 1232, 1233, 1490 ГК РФ, положений пункта 3 Правил, в связи с чем правомерно удовлетворил заявленные требования о признании недействительным решения от 02.08.2022 года об отказе в государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по свидетельству РФ № 277987, обязав заинтересованное лицо в соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 201 АПК РФ устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя путем проведения регистрации перехода исключительных прав в отношении товарного знака «Русская сталь» по Свидетельству № 277987 по договору об отчуждении исключительного права на товарные знаки б/н от 02.08.2022 г., заключенному между ЗАО «Собрание» и ООО «ТрейдМарк».

Доводы апелляционной жалобы не свидетельствуют о нарушении судом норм права, не опровергают правильность выводов суда первой инстанции, а по существу сводятся к несогласию с оценкой доказательств и установленных обстоятельств по делу.

Согласно п.65 Административного регламента Роспатент вправе направить заявителю уведомление с предложением в течение 3 месяцев со дня направления указанного уведомления представить недостающие и (или) надлежаще оформленные Документы.

Однако уведомление Роспатента от 26.10.2022 г. о необходимости предоставления дополнительной информации и уведомление об отказе в регистрации отчуждения исключительного права от 23.03.2023 г. были основаны на незаконном систематическом толковании Роспатентом пункта 3 статьи 1489 ГК РФ, согласно которому предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента географическое указание или наименование места происхождения товара, которым на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483 названного Кодекса), допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое географическое указание или такое наименование. 

Указанное положение может быть применено только в отношении товарного знака, который изначально зарегистрирован с включением в него в качестве неохраняемого элемента географическое указание или НМПТ. 

Обозначение «Русская сталь», зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству № 277987 09.11.2004 г., с 02.09.2013 г. правообладателем является ЗАО «Собрание», 308000, 

<

...>, для индивидуализации товара «водка» (33 класс Международной классификации товаров и услуг). 

Товарный знак № 77987«Русская сталь» имеет приоритет 01.12.2003 (срок действия исключительного права на товарный знак неоднократно продлевался Роспатентом), товар находится в продаже в течение продолжительного времени. При этом в течение 2003-2023 годов предоставление правовой охраны названному обозначению не оспорено и не признано недействительным.

В соответствии с заключенным сторонами Договором, ЗАО «Собрание» отчуждает в пользу ООО «ТрейдМарк» исключительные права на товарный знак «Русская сталь» по Свидетельству № 277987. Какого либо упоминания об использовании словосочетания «РУССКАЯ ВОДКА», зарегистрированного в качестве наименования места происхождения товара или НМПТ 65 Договор не содержит.

Незаконный отказ Роспатента в государственной регистрации перехода исключительных прав по Договору от ЗАО «Собрание» в ООО «ТрейдМарк» препятствует реализации заявителем своих законных прав по распоряжению принадлежащих ему объектов интеллектуальной собственности и ведения предпринимательской деятельности и получения прибыли.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции полагает, что суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение, полно и правильно установил обстоятельства дела, применил нормы материального права, подлежащие применению, и не допустил нарушения процессуального закона, в связи с чем оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

Нарушений норм процессуального права, предусмотренных ч. 4 ст. 270 АПК РФ и влекущих безусловную отмену судебного акта, коллегией не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л :

решение Арбитражного суда города Москвы от 27.10.2023 по делу №А40-140652/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья:  И.А. Чеботарева 

Судьи:  С.Л. Захаров 

 В.А. Яцева 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.