АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102

http://kirov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А28-1917/2020

г. Киров

24 декабря 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 23 декабря 2020 года

В полном объеме решение изготовлено 24 декабря 2020 года

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Славинского А.П., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Модная Я» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 610035, Россия, 

<

...>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, место нахождения: Кировская область)

о запрете использования товарного знака и взыскании 700 000 рублей 

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО3, по доверенности от 03.02.2020

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Модная Я» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Кировской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее - ответчик) о запрещении ответчику в дальнейшем использования обозначения «MODNAYA-YA», сходного до степени смешения с товарным знаком № 554629 в фирменном наименовании ответчика, на чеке, печати ответчика, бланке заказов, на торговых штампах и иных товаросопроводительных документах, а также на вывеске при оказании ответчиком услуг, однородных услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 554629 (далее – товарный знак № 554629, товарный знак), о взыскании 70 000 рублей 00 копеек компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 554629, а также о взыскании судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Исковые требования основаны на положениях статей 1233, 1234, 1488, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и мотивированы тем, что ответчик нарушил исключительные права истца на товарный знак путем использования в предпринимательской деятельности словесного изображения, сходного до степени смешения с указанным товарным знаком.

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) объявлялся перерыв с 17.12.2020 до 23.12.2020.

Истец в судебном заседании на удовлетворении исковых требований настаивает.

Ответчик явку представителя в судебное заседание не обеспечил, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом. Ответчик исковые требования не признает по основаниям, изложенным в отзыве от 11.06.2020, дополнении к отзыву от 10.07.2020, от 21.11.2020.

На основании статьи 156 АПК РФ судебное заседание проведено в отсутствие ответчика.

В судебном заседании установлено следующее.

Согласно свидетельству на товарный знак № 554629, правообладателем товарного знака со словесным элементом «MODNAYA-YA» является общество с ограниченной ответственностью «Мир услуг». Свидетельство на товарный знак № 554629 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаком и знаков обслуживания Российской Федерации 15.10.2015, срок действия регистрации истекает 22.07.2024; указанный товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ.

25.05.2017 между обществом с ограниченной ответственностью «Мир услуг» (правообладатель) и истцом (приобретатель) подписан договор об отчуждении исключительного права на товарный знак. В соответствии с пунктом 1.1 договора правообладатель передает в полном объеме, а приобретатель принимает исключительное право на товарный знак в отношении всех услуг (35 класс МКТУ), для которых зарегистрирован товарный знак.

В свидетельство на товарный знак № 554629 внесены изменения, в соответствии с которыми правообладателем товарного знака является истец.

В 2019 году истцом выявлены факты нарушения ответчиком его исключительных прав на товарный знак: 

- в точке продаж по адресу: 

<

...> (ТРЦ «Джем Молл») истцом произведена покупка на сумму 403 рубля. В чеке от 29.11.2019 № 2595 использовалось словесное обозначение «MODNAYA-YA», указаны реквизиты ответчика: ИП ФИО2, ИНН 

<

***>;

- в точке продаж по адресу: 

<

...> истцом произведена покупка на сумму 100 рублей. В чеке от 02.12.2019 № 00001 использовалось словесное обозначение «MODNAYA-YA», указаны реквизиты ответчика: ИП ФИО2, ИНН 

<

***>.

Более того, в обеих точках продаж над входной группой использовалась вывеска со словесным обозначением «MODNAYA-YA». В подтверждение данного факта истцом представлены фотоматериалы.

Истец направил в адрес ответчика претензию от 26.12.2019 № 12 с требованием о прекращении использования в своей деятельности товарного знака.

Неурегулирование спора во внесудебном порядке явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив представленные сторонами доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ правом на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем товарного знака № 554629.

Доводы ответчика о том, что истцу не перешло исключительное право на товарный знак № 554629 по договору об отчуждении исключительного права, в связи с чем он является ненадлежащим истцом, отклоняются судом. Исключительные права истца на товарный знак № 554629 подтверждается материалами дела (договором об отчуждении исключительных прав от 25.05.2017, свидетельством на товарный знак № 554629). Ответчик в нарушение статьи 65 АПК РФ доказательств в подтверждение своих доводов не представил.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. В частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 7.1.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Роспатента от 24.07.2018 № 128 (далее - Руководство № 128), обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Иными словами, сравниваемые обозначения признаются тождественными, если они полностью совпадают.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. То есть, сходными признаются обозначения, производящие в целом сходное впечатление, несмотря на некоторые отличия составляющих их элементов. Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом.

Вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов, например, в комбинированном обозначении.

При анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). При сравнении двух словесных обозначений следует установить наличие/отсутствие их сходства как по каждому из указанных признаков в отдельности, так и в совокупности (пункт 7.1.2.1 Руководства № 128).

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов (пункт 7.1.2.2 Руководства от 24.07.2018 № 128).

Для определения сходства сопоставляемые комбинированные обозначения должны рассматриваться в целом. В первую очередь необходимо оценить общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений. Затем следует установить роль сходных элементов сравниваемых обозначений, учитывая их расположение в обозначении, то есть являются ли сходные элементы доминирующими, занимают ли центральное место в общем композиции обозначения (пункт 7.1.2.4 Руководства от 24.07.2018 № 128).

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума № 3691/06 от 18.06.2006, для признания сходства обозначений уже достаточно самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителя.

В пункте 75 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) разъяснено, что вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, с учетом пункта 162 Постановления № 10.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется (пункт 162 Постановления № 10).

По смыслу приведенного выше правового подхода установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению, формируемому с позиции обычного потребителя, заведомо не обладающего специальными (экспертными) познаниями, что исключает необходимость проведения экспертизы с целью оценки противопоставляемых обозначений.

Проведенным визуальным сравнением словесных обозначений на чеках и вывеске, использованных у ответчика, с товарным знаком № 554629, принадлежащим истцу, суд установил их графическое (визуальное) сходство: словесное изображение «MODNAYA-YA» совпадает с текстовой частью товарного знака.

Данное обстоятельство позволяет ассоциировать сравниваемые объекты один с другим, вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя спорного товара, и является основанием для вывода о сходстве использованных ответчиком словесных изображений и товарного знака до степени смешения.

Ответчиком воспроизведен спорный товарный знак, правообладателем которого является истец.

Доказательств передачи истцом ответчику исключительных прав на товарный знак в деле не имеется. Таким образом, ответчик нарушает исключительное право истца.

Доводы ответчика о том, что он прекратил использование товарного знака, опровергаются материалами дела. Истцом в материалы дела представлено фото, из которого следует, что в примерочной в точке продаж, расположенной по адресу: 

<

...> ответчиком используются коврики со словесным обозначением «MODNAYA-YA».

Пункт 3 статьи 1515 ГК РФ устанавливает обязанность лица, нарушившего исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Таким образом, учитывая, что судом установлен факт использования ответчиком товарного знака, исключительные права на который принадлежат истцу, в том числе, на момент вынесения судебного акта, суд считает, что требования о запрете в дальнейшем использования обозначения «MODNAYA-YA», сходного до степени смешения с товарным знаком № 554629, в фирменном наименовании ответчика, на чеке, печати ответчика, бланке заказов, на торговых штампах и иных товаросопроводительных документах при оказании ответчиком услуг, однородных услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован указанный товарный знак; а также о запрете в дальнейшем использования обозначения «MODNAYA-YA», сходного до степени смешения с товарным знаком № 554629, на вывеске при оказании ответчиком услуг, однородных услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 554629 заявленным правомерно и подлежащим удовлетворению.

Также истцом заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав.

В силу статьи 1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец, воспользовавшись правом, установленным частью 4 статьи 1515 ГК РФ, определил размер компенсации на основании двукратного размера стоимости права использования товарного знака и требует с ответчика 700 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарный знак.

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 59, 61, 62 Постановления № 10, суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истец определил размер компенсации следующим образом: 38 145 рублей (стоимость права использования товарного знака в течение 1 месяца) * 14 месяцев (период использования товарного знака ответчиком с ноября 2019 года по декабрь 2020 года) * 2 = 1 068 060 рублей 00 копеек. Истец добровольно снизил размер компенсации до 700 000 рублей.

Стоимость права использования товарного знака в течение 1 месяца определена истцом на основании отчета об оценке от 28.09.2020 № 01-210920, выполненного обществом с ограниченной ответственностью «ВС Консалт». Данный отчет ответчиком не оспорен, доказательства в подтверждение иной цены ответчиком не представлены.

Период использования товарного знака подтверждается материалами дела: первый факт использования был установлен в ноябре 2019 года, факт использования товарного знака на момент вынесения решения суда установлен материалами дела. Ответчиком данный период не оспорен.

Таким образом, суд находит расчет истца подтвержденным материалами дела, правомерным, соответствующим требованиям законодательства.

Ответчик заявлял ходатайство о снижении размера компенсации.

В силу пункта 64 Постановления № 10 положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации подлежат применению в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее - при множественности нарушений), в частности, когда одним действием нарушены права на: несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: музыкальное произведение и его фонограмма; произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение; товарный знак и наименование места происхождения товара; товарный знак и промышленный образец; несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, не связанных между собой (например, в случае продажи одним лицом товара с незаконно нанесенными на него разными товарными знаками или распространения материального носителя, в котором выражено несколько разных экземпляров произведений).

Указанное выше положения ГК РФ о снижении размера компенсации может быть применено также в случаях, когда имеют место несколько правонарушений, совершенных одним лицом в отношении одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и составляющих единый процесс использования объекта (например, воспроизведение произведения и последующее его распространение).

Положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края», при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже минимального предела, установленного положениями подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, однако такое снижение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: - убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; - правонарушение совершено ответчиком впервые; - использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер.

Суд, учитывая длительный период незаконного использования ответчиком товарного знака № 554629; наличие доказательств того, что ответчик в настоящее время нарушает исключительные права ответчика; предъявление истцом ко взысканию размера компенсации в меньшем размере, чем он мог бы предъявить, не находит оснований для снижения размера компенсации, в том числе, до однократного размера стоимости права использования товарного знака. Суд отмечает, что истец сам уменьшил сумму компенсации, определив ее практически немного выше однократного размера стоимости права использования товарного знака.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине в размере 23 000 рублей 00 копеек подлежат возмещению ответчиком в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

запретить индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, место нахождения: Кировская область) нарушать исключительные права общества с ограниченной ответственностью «Модная Я» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 610035, Россия, 

<

...>) на товарный знак «MODNAYA-YA» по свидетельству № 554629, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.10.2015 и изменению к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 554629 при оказании услуг, однородных услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, а именно:

- запретить в дальнейшем использование обозначения «MODNAYA-YA», сходного до степени смешения с товарным знаком № 554629, в фирменном наименовании ответчика, на чеке, печати ответчика, бланке заказов, на торговых штампах и иных товаросопроводительных документах при оказании ответчиком услуг, однородных услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован указанный товарный знак;

- запретить в дальнейшем использование обозначения «MODNAYA-YA», сходного до степени смешения с товарным знаком № 554629, на вывеске при оказании ответчиком услуг, однородных услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 554629.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, место нахождения: Кировская область) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Модная Я» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 610035, Россия, 

<

...>) компенсацию в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей; судебные расходы в сумме 23000 (двадцать три тысячи) рублей.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской области.

Судья                                                                                                А.П. Славинский