Д Е В Я Т Ы Й   А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й   А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й   С У Д

127994, г. Москва, ГСП -4,  проезд Соломенной сторожки, д. 12

адрес электронной почты: info@mail.9aac.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 09АП-49775/2024 

 

№ 09АП-49778/2024

город Москва

20 сентября 2024 года

Дело № А40-212598/2023

 

Резолютивная часть постановления объявлена 16 сентября 2024 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 20 сентября 2024 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Н. Лаптевой,

судей Е.А. Птанской, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Н. Хрущак, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

ООО «АМТ», ООО «БМС Инжиниринг»

на решение Арбитражного суда города Москвы от 14 июня 2024 года

по делу № А40-212598/2023, принятое судьей Е.Н. Киселевой,

по иску ООО «БИ-ЭМ-СИ Инжиниринг» (ОГРН 

<

***>)

к ответчикам: 1) ООО «БМС Инжиниринг» (ОГРН 

<

***>);

2) ООО «АМТ» (ОГРН 

<

***>)

о защите исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак, взыскании компенсации,

 

при участии в судебном заседании:

от истца:                                          ФИО1 по доверенности от 01.06.2023,

от ответчиков: 

1) ООО «БМС Инжиниринг»:     ФИО2 по доверенности от 18.10.2023,

2) ООО «АМТ»:                             ФИО2 по доверенности от 18.10.2023, 

 

У С Т А Н О В И Л:

ООО «БИ-ЭМ-СИ Инжиниринг»  (далее – истец, общество «БИ-ЭМ-СИ Инжиниринг») обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «БМС Инжиниринг» (далее – ответчик 1, общество «БМС Инжиниринг») и ООО «АМТ» (далее совместно – ответчик 2, общество «АМТ») о запрете осуществлять экономическую деятельность по ОКВЭД: 27.12; 33.14; 43.21; 46.69.5; 71.12; 71.12.12; 71.12.13 под фирменным наименованием общество с ограниченной ответственностью «БМС Инжиниринг» и сокращенным фирменным наименованием ООО «БМС Инжиниринг», сходными до степени смешения с фирменным наименованием Общества с ограниченной ответственностью «Би-Эм-Си Инжиниринг» (ОГРН 

<

***>), использовать обозначения «BMS Engineering», «BMS» сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ №689768 в доменном имени «bmse.ru», при адресации на интернет сайт http://bmse.ru, а также при рекламе товаров на сайте http://bmse.ru, однородных товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 689768; о запрете производство, введение в гражданский 2 оборот, предложение к продаже, продажу электрощитовой продукции, маркированной обозначениями «BMS Engineering», «BMS», сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ №689768; о взыскании солидарно компенсации в сумме 6.019.882,08 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14 июня 2024 года  исковые требования удовлетворены частично: обществу «БМС Инжиниринг» (ОГРН 

<

***>, ИНН: 

<

***>) запрещено осуществлять экономическую деятельность по ОКВЭД: 27.12; 33.14; 43.21; 46.69.5; 71.12; 71.12.12; 71.12.13 под фирменным наименованием Общество с ограниченной ответственностью «БМС Инжиниринг», сходным до степени смешения с фирменным наименованием Общества с ограниченной ответственностью «Би-Эм-Си Инжиниринг» (ОГРН 

<

***>, ИНН: 

<

***>); обществу «БМС Инжиниринг» и обществу «АМТ» запрещено производство, введение в гражданский оборот, предложение к продаже, продажу электрощитовой продукции, маркированной обозначениями «BMS Engineering», «BMS», сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 689768; взыскана солидарно с общества «БМС Инжиниринг» и общества «АМТ» в пользу общества «БИ-ЭМ-СИ Инжиниринг» компенсация 6.019.882,08 руб. В остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым решением, ответчики обратились с апелляционными жалобами, ссылаясь на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

В своей апелляционной жалобе общество «БМС Инжиниринг» просит отменить решение суда первой инстанции, отказать в удовлетворении иска.

Указывает, что наименования общество «БМС ИНЖИНИРИНГ» и общество «БИ-ЭМ-СИ ИНЖИНИРИНГ» не сходны до степени их смешения по фонетическому и графическому признакам; зарегистрированный товарный знак истца и используемое ответчиком 1 обозначения имеют значительные графические отличия, имеют некоторые фонетические различия и не могут быть оценены по семантическому критерию, т.к. представлены не словесными, а буквенными обозначениями и совпадают только в части словесного обозначение, которое является неохраняемым элементом товарного знака истца, оснований утверждать, что товарный знак по свидетельству РФ №689768 истца схож до степени смешения с обозначениями ответчика 1 не имеется; признаков аффилированности между ответчиком 1 и ответчиком 2 не имеется и доказательств обратного истцом не представлено, как следствие, оснований делать вывод о совместном ведении ответчиками деятельности по рекламе, предложению к продаже, изготовлению и продаже контрафактной электрощитовой продукции, у суда не имелось; расчет компенсации произведен неверно.

В своей апелляционной жалобе обществом «АМТ» просит отменить решение суда первой инстанции, отказать в удовлетворении иска.

Указывает, что признаков аффилированности между ответчиком 1 и ответчиком 2 не имеется и доказательств обратного истцом не представлено, как следствие, оснований делать вывод о совместном ведении ответчиками деятельности по рекламе, предложению к продаже, изготовлению и продаже контрафактной электрощитовой продукции, у суда не имелось; суд пришел к необоснованному выводу о привлечении ответчиков к солидарной ответственности, так как суд неверно истолковал представленные сторонами доказательства (в частности представленную Истцом переписку), не дал им полной и всесторонней оценки (не дано оценки наличию собственного производства, сайта и прочего у ответчика 2), недостаточно мотивировал отклонение доводов ответчиков в данной части и не обосновал вывод о совместном производстве, рекламе и реализации оборудования ответчиками (суд не указал как именно ответчик 2 использует обозначения ответчика 1 при производстве, рекламе и реализации оборудования). При сложившихся обстоятельствах солидарное взыскание компенсации с ответчиков за нарушение интеллектуальных прав истца не основано на законе; расчет компенсации произведен неверно.

Истец представил отзыв на апелляционные жалобы.

В судебном заседании апелляционного суда представитель ответчиков доводы апелляционных жалоб поддержал, истец против доводов жалоб возражал.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционных жалоб, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, не находит оснований для отмены обжалуемого решения, исходя из следующего.

Исковые требования по настоящему делу мотивированы следующим.

В обоснование заявленных требований истец указал, что общество «БМС Инжиниринг» - ответчик 1, используя фирменное наименование сходное до степени смешения с фирменным наименованием общества «БИ-ЭМ-СИ Инжиниринг» (запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о регистрации юридического лица «Би-Эм-Си Инжиниринг» внесена 15.04.2023 г.) в отношении аналогичных видов деятельности, нарушает исключительные права истца на фирменное наименование. 

Ранее решением Арбитражного суда города Москвы от 26.09.2019 г. по делу №А40-154296/2019, возбужденному по иску общества «БИ-ЭМ-СИ Инжиниринг» к обществу «БИЭМЭС ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН:

<

***>), суд запретил обществу «БИЭМЭС ИНЖИНИРИНГ» осуществлять виды деятельности, аналогичным видам деятельности истца под фирменным наименованием «БИЭМЭС ИНЖИНИРИНГ». 

31.08.2020 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись, содержащая сведения о смене наименования ответчика 1 на ООО «БМС Инжиниринг», что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ответчика, которое сходно до степени смешение с фирменным наименованием истца.

При этом истец и ответчик 1 осуществляют аналогичные виды экономической деятельности по следующим подклассам ОКВЭД: 27.12; 33.14; 43.21; 46.69.5; 71.12; 71.12.12; 71.12.13. 

В связи с чем, истец вправе требовать от ответчика прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем.

Также общество «БИ-ЭМ-СИ Инжиниринг» является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству РФ № 689768, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.12.2018 г. по заявке № 2018711806 (дата подачи заявки 26.03.2018) для товаров 09 класса МКТУ: приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством. 

Истцу стало известно, что общество «БМС Инжиниринг» совместными действиями с обществом «АМТ» вводят в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукцию (электрощитовые изделия, электротехнические системы), маркированную обозначениями «BMS ENGINEERING», сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 689768 и являющуюся однородной товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 689768. Кроме того, истцу стало известно, что ответчик 1 использует обозначение, сходное до степени смешения с товарного знаком Истца в доменном имени «bmse.ru», при адресации на сайт http://bmse.ru, а также использует обозначения «BMC» и «BMC Engineering» на собственном официальном сайте при рекламе и предложениях к продаже товаров однородных товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 689768.  Тот факт, что именно ответчик 1 администрирует сайт http://bmse.ru, подтверждается информацией, размещенной на самом сайте. Ответчики предлагают к продаже данные контрафактные товары путем направления коммерческих предложений. Ответчики изготавливают и хранят товары на складе с целю введения в гражданский оборот, а также фактически реализуют данные товары. Из переписки представителя истца и ответчиков очевидным образом следует, что общество «БМС инжиниринг» и общество «АМТ» являются аффилированными организациями, которые изготавливают электрощитовую продукции на одном производстве и совместными действиями предлагают к продаже контрафактные товары физическим лицам (потребителям в розницу). 

Претензии истца оставлены ответчиками без удовлетворения.

Усмотрев нарушения исключительного права на товарные знаки, истец подал в Арбитражный суд города Москвы иск в защиту своих прав, требуя компенсацию в общей сумме 6.019.882 руб. 08 копеек, исходя из двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Как следует из пункта 1 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на организационно-правовую форму.

В пункте 4 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Фирменное наименование является приравненным к результатам интеллектуальной деятельности средством индивидуализации юридических лиц (подпункт 13 пункта 1 статьи 1225 названного Кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности (пункт 2 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети Интернет.

Как указано в пункте 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, по требованию правообладателя обязано по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также обязано возместить правообладателю причиненные убытки (пункт 4 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как указано в пункте 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Таким образом, в пункте 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации сформулирована совокупность признаков, при наличии которых использование иным лицом фирменного наименования правообладателя признается противоправным:

во-первых, тождественность используемого другим лицом обозначения фирменному наименованию правообладателя или их сходство до степени смешения;

во-вторых, осуществление данными юридическими лицами аналогичной деятельности;

в-третьих, более позднее включение в ЕГРЮЛ фирменного наименования второго лица.

Анализ данной нормы позволяет сделать вывод о том, что право на фирменное наименование подлежит защите при установлении совокупности признаков противоправности использования другим лицом фирменного наименования правообладателя.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что павообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1)        в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2)        в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о защите исключительного прав на средство индивидуализации в предмет доказывания входят: факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак и/или фирменное наименование и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного обозначения, в отношении однородных товаров и услуг, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Исследовав материалы дела, оценив порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь положениями статей 1229, 1233, 1252, 1473, 1474, 1475, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснений, изложенных в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), суд первой инстанции, установив факт нарушения исключительных прав истца на фирменное наименование и товарный знак, пришел к обоснованному выводу о правомерности предъявленных истцом требований. Ответчик 1 использует фирменное наименование сходное до степени смешения с  фирменным наименованием истца, тем самым повторно нарушает его исключительные права, как следствие, истец вправе требовать от ответчика 1 прекратить использование фирменного наименования, сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем; ответчики незаконно используют обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца, так как зарегистрированный товарный знак и используемые ответчиками обозначения, имеют незначительные отличия, являются фонетически и графически близкими к тождественности и могут быть восприняты потребителем как обозначения со сходным семантическим значением; ответчики несут солидарную ответсвенность за нарушение исключительных прав на товарный знак истца, поскольку из представленных в материалы дела доказательств (деловой переписки) следует, что они ведут совместную деятельность по рекламе, предложению к продаже, изготовлению и продаже контрафактной электрощитовой продукции.

Суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для переоценки указанных выводов суда первой инстанции.

Доводы апелляционной жалобы ответчик 1 о том, что наименования общество «БМС ИНЖИНИРИНГ» и общество «БИ-ЭМ-СИ ИНЖИНИРИНГ» не тождественны и не сходны до степени их смешения по фонетическому и графическому признакам, не принимаются во внимание судом апелляционной инстанции. Судом первой инстанции было верно установлено, что оба сравниваемые фирменные наименования сходны до степени смешения, а не тождественны. По ошибочному мнению ответчиков, словесный элемент обоих наименований «инжиниринг» является неохраняемым, а, следовательно, подлежит исключению из сравнения словесных обозначений. Данное обстоятельство не соответствует действительности. Во-первых, слово «инжиниринг» является фантазийным в отношении видов деятельности обеих компаний и вопреки доводам ответчиков никак не указывает на «производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры» (27.12 ОКВЭД) и других спорных кодов деятельности, а, следовательно, является охраняемым в неразрывной связке с иными словесными элементами фирменного наименования истца. Во-вторых, даже если какой-то из словесных элементов фирменного наименования является неохраняемым это не означает, что данный элемент должен быть исключен из анализа сходства сравниваемых обозначений. К подходам к сходству фирменных наименований принято применять по аналогии подходы к сходству товарных знаков. В пункте 162 Постановления № 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 г., разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Доводы апелляционной жалобы о том, что зарегистрированный товарный знак истца и используемое ответчиком 1 обозначения имеют значительные графические отличия, имеют некоторые фонетические различия и не могут быть оценены по семантическому критерию, т.к. представлены не словесными, а буквенными обозначениями и совпадают только в части словесного обозначение, которое является неохраняемым элементом товарного знака истца, оснований утверждать, что товарный знак по свидетельству РФ №689768 истца схож до степени смешения с обозначениями ответчика 1 не имеется, не принимаются во внимание судом апелляционной инстанции. Суд первой инстанции при установлении степени сходства по графическому, фонетическому и семантическому подходу руководствовался положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, правилами  составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 г. № 482 (далее – Правила № 482), а также разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации, в том числе в пунктом 162 Постановления № 10 и пунктом 37 Обзора судебной практики разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 г., согласно которым неохраняемые элементы товарного знака должны учитываться судом при определении общего впечатления на потребителя. Кроме того, суд при установлении факта незаконного использования обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца принял во внимание заключение специалиста №2601 ФИО3, согласно которому специалист пришел к выводу, что обозначениясходны до степени смешения с товарным знаком истца № 689768. 

Что касается Заключения специалиста ФИО4 от 27.12.2023 г., на которое ссылаются ответчики в апелляционной жалобе, то данное заключение содержит грубые методологические ошибки и не может быть положено в основу вывода о степени сходства обозначений ответчиков и товарного знака истца. В своем заключении ФИО4 исключила из сравнительного анализа по фонетическому, графическому и семантическому критерию словесный элемент «engineering». Специалист ФИО4 анализировала исключительно словесные элементы «BMC» и «BMS» в отрыве от общего впечатления, производимого с учетом неохраняемого элемента товарного знака истца, который также используется ответчиками.

Вопреки доводам апелляционных жалоб, при оценке однородности товаров апелляционной жалобе ответчики сделали ошибочный вывод, что электрощитовые изделия ответчиков предназначены для узкого круга лиц и реализуются исключительно в специализированных магазинах, где потребитель проявляет особую внимательность, что исключает смешение. Указанный довод ничем документально не подтвержден.  Из материалов дела следует, что ответчики изготавливают контрафактное электрощитовое оборудование, в том числе по заказу потребителей. При этом заказчиками могут выступать как юридические лица (предприниматели), так и потребители, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей», то есть физические лица, которые намерены приобрести электрические щитки исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, что следует из представленной истцом в материалы дела перепиской.

Доводы апелляционных жалобы о том, что признаков аффилированности между ответчиком 1 и ответчиком 2 не имеется и доказательств обратного истцом не представлено, как следствие, оснований делать вывод о совместном ведении ответчиками деятельности по рекламе, предложению к продаже, изготовлению и продаже контрафактной электрощитовой продукции, у суда не имелось, отклоняются судом апелляционной инстанции.

По мнению ответчиков, отсутствие формально-юридических связей между ответчиком 1 и ответчиком 2 исключает правомерность вывода суда о наличии аффилированности между данными компаниями, а также опровергает вывод суда о совместной деятельности по незаконному использованию товарного знака истца.

Между тем, согласно правовым позициям Верховного Суда Российской Федерации, а также позициям Суда по интеллектуальным правам в спорах о защите исключительных прав, аффилированность между двумя компаниями может быть не только юридической, но и фактической. 

В Постановлении от 19.04.2021 г. № С01-188/2021 по делу № А45-33099/2019 Суда по интеллектуальным правам указал, что согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 15.06.2016 г. № 308-ЭС16-1475, доказывание факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической. Второй из названных механизмов по смыслу законодательства о защите конкуренции не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности. О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка. 

Таким образом, согласно приведенной правовой позиции высшей судебной инстанции в случае отсутствия формально-юридических связей между лицами суд может установить фактический характер таких правоотношений. К числу обстоятельств подтверждающих фактическую аффилированность организаций, могут быть отнесены: наличие у таких юридических лиц в числе дебиторов одних и тех же лиц; пересечение основных видов деятельности юридических лиц; расходование кредитных средств одного лица на обеспечение нужд контрагента; отгрузка принадлежащей одному лицу продукции со складов контрагента; выступление данных юридических лиц взаимными кредиторами и дебиторами друг друга; подача заявления о банкротстве обеих компаний по упрощенной процедуре в один день».

В Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховный Суд Российской Федерации от 15.06.2016 г. № 308-ЭС16-1475 по делу № А53-885/2014 указал, что понятие юридической аффилированности не требует доказывания того, что участники одной группы формализовали свою деятельность как осуществляемую от имени «единого хозяйствующего субъекта» (создание холдинга, подписание соглашения о сотрудничестве, ведение консолидированной финансовой отчетности, использование всеми членами группы одного товарного знака и т.д.), в связи с чем у судов первой инстанции и округа не было оснований для вывода об отсутствии экономической целесообразности принятия на себя должником обеспечительных обязательств по этим основаниям. При этом даже неучастие должника в одной группе лиц с заемщиком еще не могло свидетельствовать о безосновательности поручительства (и залога), поскольку банк был не лишен возможности доказывать наличие фактической аффилированности между заемщиком и гарантирующим лицом любыми не запрещенными процессуальным законом средствами». 

В настоящем деле суд первой инстанции установил фактическую аффилированность соответчиков, которые занимаются одним видом деятельности, имеют пересечение по штатным сотрудникам, имеют совместных дебиторов, направляют идентичные коммерческие предложения в одно и то же время, а также напрямую признают в деловой переписке с потребителями, что являются одной производственной площадкой и имеют совместный коммерческий интерес. 

Ответчик 2 в апелляционной жалобе указал, что представленные в материалы дела технико-коммерческие предложения от имени ответчика 2 не имеют печати и подписи уполномоченного лица, поэтому невозможно однозначно утверждать, что они порождают правовые последствия для ответчика 2. Кроме того, данный ответчик пояснил, что бывшие сотрудники ответчика №1 были трудоустроены в компанию ответчика №2.

Вместе с тем, в материалы дела представлены технико-коммерческие предложения, исходящие от имени ответчика Все они были направлены ФИО5 -  работником ответчика №2. Данный сотрудник в подписи к своим электронным сообщениям в ряде случаев указывал свою должность - руководитель проектно-конструкторского отдела ООО «АМТ». В данных коммерческих предложениях указан адресат предложения, вид комплектующих, срок изготовления изделий, тип упаковки, условия оплаты, условия поставки и даже гарантийные обязательства. 

Кроме того, в материалах дела представлены и иные доказательства того, что ответчики ведут совместную деятельность по рекламе, предложению к продаже, изготовлению и продаже контрафактной электрощитовой продукции, в том числе представленная переписка сторон: 

Таким образом, несостоятельны доводы ответчиков о непричастности ответчика 2 к эпизодам рекламы, предложения к продаже и продаже контрафактных товаров третьим лицам, а также доводы в пользу отсутствия каких-либо договоренностей между соответчиками. В материалы дела представлена исчерпывающая доказательственная база, свидетельствующая о наличии совместного нарушения соответчиками исключительного права на товарный знак истца.

Доводы апелляционных жалоб о том, что расчет компенсации произведен неверно, не принимаются во внимание судом апелляционной инстанции.

В отзыве на исковое заявление ответчик 1 признал, что фотографии, содержащие изображение электрощитового оборудования, маркированного обозначением «BMS engineering», «BMS» были направлены от ответчика 1 и говорят о том, что в какой-то период деятельности ответчик 1 производил аналогичное оборудование. Однако, по мнению ответчиков в апелляционной жалобе, истец не предоставил доказательств реализации данного оборудования третьим лицам и стоимости такой реализации. 

Вместе с тем, о факте реализации спорного оборудования по указанным ценам свидетельствует официальная переписка, представленная в материалы дела, в которой штатные работники ответчиков неоднократно сообщали, что оборудование было продано по этой цене. Ответчики не были лишены права представить в материалы дела доказательства, свидетельствующие о фактической реализации оборудования по другой цене и представить свой контррасчет, однако они не воспользовались данным правам. В связи с чем, суд первой инстанции обоснованно исходил из стоимости товаров, которая указана в материалах дела.

Расчет компенсации основан истцом на двух эпизодах нарушений исключительного права на товарный знак: 

-нарушения, связанные с незаконным использованием товарного знака на «ЩУН с плавным пуском насосов», «ЩСН с пофидерным контролером», «ЩР»;

-нарушения, связанные с незаконным использованием товарного знака на «ВРУ», «ППУ».

Истец приводит следующий расчет:

Вопреки доводам ответчиков стоимость указанных контрафактных товаров была отражена в соответствующих документах, который обозревал нотариус на листах 19, 26 и 33 нотариального заключения. Данные цены были сообщены сотруднику ООО «АТБ Электроника» Александру Кальве ответчиками. 

Полномочия представителей ответчиков явствовали из обстановки в переписке.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 г., суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

В пункте 62 Постановления № 10 разъяснено, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости товаров, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены товаров, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости товаров.

Определенный таким образом размер является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика при определенных условиях:

- размер подлежащей выплате компенсации с учетом возможности ее снижения многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017).

Доказательств, подтверждающих соблюдение условий для снижения компенсации, как этом указано в Постановлении от 13.12.2016 г. № 28-П, ответчики в материалы дела не представили.

Оснований для отмены принятого судебного акта по приведенным в апелляционной жалобе доводам не имеется.

Апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению.

Разрешая спор, суд правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального       кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда и удовлетворения апелляционных жалоб.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд 

 

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 14 июня 2024 года по делу                            № А40-212598/2023 оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

 

Председательствующий судья:                                                           О.Н. Лаптева  

 

Судьи:                                                                                                         Е.А. Птанская  

 

А.И. Трубицын