АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-12074/2020

г. Новосибирск

14 октября 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 13 октября 2020 года.

Решение изготовлено в полном объеме 14 октября 2020 года.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Голубевой Ю.Н., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в  судебном заседании  в помещении №610 арбитражного суда по адресу: 

<

...>, дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Уфа 

к обществу с ограниченной ответственностью «Аб Декор», г. Новосибирск (ИНН 

<

***>)

о взыскании 50 000 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца (посредством онлайн-связи): ФИО2, лично, паспорт;

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 02.10.2018, удостоверение адвоката;

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее по тексту – истец, ИП ФИО2) обратился с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Аб Декор» (далее по тексту – ответчик, ООО «Аб Декор») о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в размере 842 500 руб.

Истец в судебном заседании уточненные исковые требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить. 

Ответчик в судебном заседании и представленном отзыве на исковое заявление заявленные требования не признал, просил отказать в их удовлетворении, указал на несоблюдение истцом претензионного порядка, в связи с чем, просил оставить исковое заявление без рассмотрения.

В обоснование исковых требований истец ссылается на следующие обстоятельства.

Истец является правообладателем товарного знака «МУРАВЕЙ» по свидетельству Российской Федерации № 543558, зарегистрированного 26.03.2001 с приоритетом от 29.11.1999 в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров».

Товарный знак № 543558 используется истцом при осуществлении деятельности по реализации товаров путем привлечения лицензиатов.

Истец указывает на то, что ответчик использовал обозначение «МУРАВЕЙ» в своей деятельности без заключения лицензионного договора, что установлено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Новосибирской области от 06 августа 2019 года по делу №А45-6211/2018.

Дело №А45-6211/2018 рассматривалось на основании претензии, направленной 25.12.2017, т.е. компенсация заявлялась ко взысканию за период с 25.12.2014 по 24.12.2017.

При этом, фирменное наименование было изменено лишь 24.05.2018, а следовательно, с 26.12.2017 по 23.05.2018 ответчик использовал обозначение «МУРАВЕЙ» при осуществлении своей деятельности незаконно, в то время как указанный период не входит в период, правомерность использования которого рассматривалась по делу №А45-6211/2018.

За нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарный знак, истец просит взыскать с ответчика компенсацию на основании пп.2 п.4 ст. 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров.

При расчете компенсации истец исходил из бухгалтерской отчетности ответчика, из которой, по мнению истца, следует, что ответчиком оказано услуг по реализации товаров за 2017 год на сумму 4 015 000 руб., за 2018 год на сумму 3 621 000 руб., а всего за период с 26.12.2017 по 23.05.2018 были оказаны услуги по реализации товаров на сумму 1 484 000 руб.

Учитывая вышеизложенное истец полагает, что он вправе требовать о взыскании с ответчика компенсации в двукратном размере стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров, то есть в размере 2 968 000 руб., однако, имея право самостоятельно снизить размер заявленной ко взысканию компенсации, истец просит взыскать с ответчика 842 500 руб. 

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием выплатить  компенсацию за незаконное использование товарного знака.

Претензия была отвалена ответчиком без ответа и удовлетворения.

Неисполнение ответчиком претензионных требований истца послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав представленные сторонами доказательства и приводимые ими доводы, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, арбитражный суд установил следующее.

Из материалов дела следует, что первоначально товарный знак, содержащий словесное обозначение «МУРАВЕЙ», был зарегистрирован 26.03.2001 по свидетельству Российской Федерации № 200809, дата подачи заявки 29.11.1999, за правообладателем общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный лазерный центр «Техника» в отношении товаров 10 класса МКТУ – физиотерапевтическая аппаратура, лазеры для медицинских целей, услуг 42 класса МКТУ – реализация товаров. 04.12.2009 Российским агентством по патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) зарегистрировано продление срока действия товарного знака до 29.11.2019.

Впоследствии правообладателем передано истцу исключительное право на товарный знак в отношении всех услуг 42 класса. Государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров или услуг осуществлена регистрирующим органом 25.05.2015 № РД0173793, что подтверждается представленными в дело сведениями реестра товарных знаков. Товарный знак зарегистрирован за истцом по свидетельству № 543558 в отношении указанных услуг 42 класса МКТУ.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Новосибирской области от 06 августа 2019 года по делу №А45-6211/2018 признано незаконным использование обществом с ограниченной ответственностью «АБ Декор» при осуществлении своей деятельности, в том числе в фирменном наименовании, товарного знака № 543558, принадлежащего истцу.

При этом, при рассмотрении дела №А45-6211/2018 истцом было также заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак №543558 за период с 25.12.2014 по 24.12.2017 в размере 600 000 руб., в удовлетворении которого судом было отказано. 

Истец указывает на то, что 24.05.2018 в ЕГРЮЛ внесены сведения об изменении наименования ответчика с ООО «Муравей» на ООО «Аб Декор», следовательно, с 26.12.2017 по 23.05.2018 ответчик использовал обозначение «МУРАВЕЙ» при осуществлении своей деятельности незаконно.

В силу пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) произведения науки, литературы, искусства, а равно товарные знаки являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если указанным Кодексом не предусмотрено иное (статья 1233). 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно статье 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. 

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 Кодекса.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Принадлежность истцу исключительного права на заявленный в иске товарный знак подтверждена свидетельством о регистрации товарного знака № 543558 «МУРАВЕЙ». Исключительное право принадлежит истцу с 25.05.2015, что отражено в сведениях открытого реестра товарных знаков, размещенного на официальном сайте Роспатента в сети Интернет.

Кроме того, принадлежность истцу исключительного права на товарный знак № 543558 подтверждена вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Новосибирской области от 06 августа 2019 года по делу №А45-6211/2018.

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации установлены способы защиты прав на средства индивидуализации.

Пунктом 3 той же статьи установлено, что для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (пп. 1 п. 4); в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (пп. 2 п. 4).

Выбор способа защиты своего права, в силу закона осуществляется по усмотрению правообладателя соответствующего права. При этом, минимальный размер компенсации исчисляется из расчета 10 000 рублей за каждый факт нарушения.

Истец просит взыскать с ответчика компенсацию на основании пп.2 п.4 ст. 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров – в размере 842 500 руб.  

Размер компенсации истцом обоснован ссылками на представленные им сведения бухгалтерской отчетности ООО «АБ Декор», в которых указано, что ответчиком оказано услуг по реализации товаров за 2017 год на сумму 4 015 000 руб., за 2018 год на сумму 3 621 000 руб., а всего за период с 26.12.2017 по 23.05.2018 были оказаны услуги по реализации товаров на сумму 1 484 000 руб.

Согласно положениям пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, выбирая взыскание компенсации вместо возмещения убытков, правообладатель освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

Вместе с этим данное законоположение во взаимосвязи с положениями статьи 65 АПК РФ не может быть истолковано как освобождающее истца от доказывания факта причинения ему убытков и допускающее произвольный выбор истцом вида компенсации.

Согласно разъяснениям пункта 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление от 23.04.2019 № 10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. При несоблюдении указанных требований суд вправе вынести определение об оставлении соответствующего искового заявления без движения (статья 136 ГПК РФ, статья 128 АПК РФ).

По смыслу норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, выбор вида компенсации обусловлен обстоятельствами нарушения ответчиком исключительного права на товарный знак.

Так, подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ установлено право правообладателя вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации в следующем размере: 

- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, 

- в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В силу пункта 4 статьи 1252 ГК РФ контрафактными считаются материальные носители, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение таких носителей, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство.

Исходя из вышеуказанных норм закона и разъяснений пункта 61  Постановления от 23.04.2019 № 10, размер компенсации может быть определен правообладателем как двукратная стоимость контрафактного товара, маркированного товарным знаком или сходным с ним обозначением, либо как двукратная стоимость использования соответствующего товарного знака.

В рассматриваемом случае товарный знак зарегистрирован для индивидуализации услуг 42 класса МКТУ, в который, в основном, включаются услуги, предоставляемые физическими лицами индивидуально или коллективно, в отношении теоретических и практических аспектов сложных областей деятельности, предоставляемые специалистами в областях химии, физики, техники, программирования, согласно перечню классов услуг и общим замечаниям Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков МКТУ-11.

В то же время истец заявляет о взыскании компенсации, исходя из  двукратного размера стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров за период с 26.12.2017 по 23.05.2018.

Продажа товара (реализация товара) и оказание услуг по реализации товара не являются тождественными и имеют различный объект и направленность. К реализации услуг по продаже (реализации) товаров могли быть отнесены действия какого-либо субъекта, направленные на оказание другим лицам услуг, связанных с продажей каких-либо товаров, организация деятельности, связанной с оказанием другим лицам услуг по реализации товаров. 

В данном случае такая деятельность ответчика из материалов дела не усматривается. Совершение ответчиком действий по оказанию услуг по реализации товаров, с использованием товарного знака, принадлежащего истцу, предложение к продаже таких услуг, рекламирование оказания услуг по реализации товаров из материалов дела не следует. 

По обстоятельствам данного спора ответчик не осуществлял оказание услуг с использованием товарного знака истца, что исключает применение при рассмотрении настоящего дела способа расчета компенсации, установленного пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. 

Нормами пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, помимо компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, предусмотрено также право правообладателя требовать от нарушителя компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Указанный вид компенсации предполагает, что размер компенсации составляет двукратную цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ одновременно и минимальным, и максимальным размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, в том числе в определении от 21.05.2015 № 1119-О, что в силу присущего гражданскому судопроизводству принципа диспозитивности только истец определяет, защищать ему или нет свое нарушенное или оспариваемое право (часть 1 статьи 4 АПК Российской Федерации), какое исковое требование и в связи с чем предъявлять в суд (пункты 4 и 5 части 2 статьи 125 АПК Российской Федерации), к кому предъявлять иск (пункт 3 части 2 статьи 125 АПК Российской Федерации) и в каком объеме требовать от суда защиты (часть 5 статьи 170 АПК Российской Федерации).

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 35 Обзора судебной практики от 23.09.2015, при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

В пункте 59 Постановления от 23.04.2019 № 10 изложены разъяснения, согласно которым при заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

В письменных пояснениях по делу истец изменил порядок расчета компенсации, исходя из представленного расчета двукратного размера стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров (т. 1 л.д. 32-35). 

Подобное процессуальное поведение истца исключает возможность рассмотрения судом требований с применением иного способа расчета размера компенсации, в том числе предусмотренного подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ из двукратной стоимости использования исключительного права на товарный знак.

При рассмотрении дела судом не установлено ни одного случая оказания ответчиком услуг по реализации товаров, маркированных обозначением «муравей», то есть товаров, на которых размещено такое обозначение. Истцом не представлено ни одного доказательства, содержащего сведения об оказании  ответчиком услуг по реализации товаров.

Поскольку в рассматриваемом случае не установлено ни одного факта оказания ответчиком услуг по реализации товаров, на которых размещен товарный знак, представленный истцом расчет размера компенсации не подтвержден представленными суду доказательствами, что исключает возможность удовлетворения искового требования о взыскании компенсации.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу о том, что  требования истца являются бездоказательными, в связи с чем, удовлетворению не подлежат.

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, государственная пошлина подлежит отнесению на истца. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

в иске отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Уфа (ОГРНИП 311028012400084) в доход федерального бюджета Российской Федерации 17850 рублей госпошлины.

Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд, город Томск.

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого решения, в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам, г.Москва, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья

Ю.Н. Голубева