АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-45495/22

31 мая 2023 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Резолютивная часть решения объявлена   24 мая 2023 г.

Полный текст решения изготовлен            31 мая 2023 г.

 

Арбитражный суд Ростовской области  в составе судьи Жигало Н. А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

при участии представителя истца адвоката Павленко А.А. по доверенности от 23.11.2022, ответчика ФИО2, представителя ответчика адвоката Папушина С.Н. по доверенности от 01.02.2023, представителя третьего лица адвоката Папушина С.Н. от 20.03.2023,

рассмотрев в открытом судебном заседании  материалы дела по иску индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРНИП: 04.04.2006

к индивидуальному предпринимателю  ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРНИП: 09.08.2021)

третье лицо - общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Юг» (ИНН 

<

***>)

о взыскании компенсации,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО3 (далее также истец) обратился в арбитражный  суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее также ответчик) с требованием о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака WINYI в размере 5000000 рублей.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал.

Представитель ответчика и третьего лица возражал против удовлетворения исковых требований по доводам отзыва.

Изучив материалы дела, выслушав представителей участвующих в деле лиц, суд установил следующее.

По заявке истца Роспатентом за предпринимателем ФИО3 признано исключительное право на товарный знак «WINYI», о чем выдано свидетельство №843254 от 14.12.2021 с датой приоритета 18.11.2020. Свидетельство №843254 удостоверяет право исключительное право на товарный знак в отношении товаров  по классам МКТУ 03, 05, 10, 18, 25, 35, в том числе,  в отношении аппаратов, приборов и инструментов (включая механические, электромеханические и электронные) для профилактики, диагностики и лечения сексуальных дисфункций; аппараты, приборы и товары для сексуальной активности; аппараты, приборы, приспособления и устройства для использования в качестве интимных принадлежностей, сексуальных вспомогательных средств, сексуальных игрушек, сексуальных стимуляторов и принадлежностей/приспособлений  и т.д.

Истец утверждает, что ответчик длительное время предлагает к реализации и продает аналогичный товар, маркированный товарным знаком, принадлежащим истцу. Данное обстоятельство подтверждается содержанием сайта ответчика в сеnи Интернет www.unijoy.pro,  реализацией товара по товарным накладным от 16.03.2022, от 23.08.2022, от 13.09.2022, а также экспертным заключением патентного поверенного ФИО4 от 05.12.2022 №5-417/26770.

Указанные доказательства представлены истцом в электронном виде к иску, а также в материалы дела (т.2 л.д.61-135)

На основании изложенного истец требует взыскания с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере 5000000 рублей.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик и третье лицо  указывают следующее.

Единственным производителем товаров, маркированных обозначением WINYI, является компания Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd (Floor 2, №3, WestArea Of Shagxue Science And Technology City, Xinxue Community, Bantian Street, Shenzhen, 518129GD, P.R.CHINA). Данному производителю принадлежат права на коммерческое обозначение WINYI, товарные знаки WINYI, зарегистрированные на территории КНР и США.

Данные обстоятельства подтверждаются сведениями глобальной базы по брендам Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), где указана дата регистрации товарного знака в США 8 января 2019 года (т.1 л.д. 46). Аналогичный товарный знак зарегистрирован 18.03.2020 в КНР (приложение №5 к экспертному заключению патентного поверенного ФИО4 от 05.12.2022 №5-417/26770).

Коммерческое обозначение и использование обозначения WINYI в наименовании производителя аналогичных товаров подтверждается сведениями с сайта компании Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd (т.1 л.д.33-45).

Письмом компании Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd подтверждается, что официальным оптовым покупателем и дистрибьютором бренда Winyi является ООО «Универсал-Юг» на территории России (т.1 л.д.60). Кроме того, в письме указано, что право обладания брендом Winyi зарегистрировано за Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd 7 декабря 2020 года, свидетельство №TMZC46790945D01T210301.

Компания Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd предоставила ООО «Универсал-Ю» согласие от 01.01.2022 на использовании товарного знака WINYI/KEENIGN в рекламным и информационных материалах, включая, но не ограничиваясь размещением рекламных материалов и товарного знака в Интернете, во время и/или продажи товаров, помеченных этим товарным знаком, на веб-сайтах ozon, wildberries, market.yandex, kazanexpress, lamoda, размешать торный знак в сети Интернет на указанных сайтах, представлять интересы правообладателя по вопросам защит исключительных прав на товарный знак в сети Интернет. Разрешение на право использования товарного знака и его охраны предоставлено ООО «Универсал-Юг» до 01.01.2023 (т.1 л.д.61).

Между компанией Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd (продавец) и ООО «Универсал-Юг» заключен контракт №211213 от 13.12.2021 на поставку товаров, произведенных поставщиком и маркированных  товарным знаком WINYI (т.1 л.д.62-65).

По декларациям на товары ООО «Универсал-Юг» ввезло на территорию Российской Федерации продукцию компании Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd с маркировкой Winyi (т.1 л.д.70-87), а затем реализовало ввезенный товар предпринимателю ФИО2 по договору поставки №20210906-1 от 06.09.2021 (т.1 л.д.66-68).

В свою очередь, предприниматель ФИО2 продавал и предлагал к продаже оригинальный товар компании Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd с соответствующей маркировкой производителя.

2 декабря 2022 года между предпринимателем ФИО2 и компанией Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd заключено соглашение, по которому компания дала согласие предпринимателю представлять интересы компании как производителя товара правообладателя торговой марки Winyi в судебных и других государственных инстанциях на территории РФ, на закупку и реализацию товаров данной торговой марки на территории РФ, на регистрацию своей торговой марки.

ООО «Универсал-Юг» получило от компании Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd информационное письмо от 04.06.2021 о том, что ООО «Универсал-Юг» является официальным партнером и дистрибьютором товаров под торговой маркой Winyi.

Таким образом, материалам дела подтверждается реализация и предложение к продаже ФИО2 оригинального товара производителя Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd с маркировкой торговой маркой Winyi.

Истец представленные ответчиком доказательства не оспорил и не опроверг.

Однако в обоснование правовой позиции истец указывает, что право использования товарного знака WINYI на территории Российской Федерации принадлежит исключительно предпринимателю Химичу В.Р., поскольку за ним зарегистрировано исключительное право на соответствующий товарный знак.

Суд соглашается с утверждением истца о том, что в соответствии со статьей 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также ГК РФ) на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем, в силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Материалами дела не подтверждается ни один способ законного использования предпринимателем ФИО3 зарегистрированного за ним товарного знака WINYI.

Истец представил доказательства тому, что аффилированная с ним организация ООО «ТД «Х-Маркет» ввозит на территории Российской Федерации товар, приобретенный у компании  Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd, маркированный соответственно товарным знаком WINYI.

На предложение суда подтвердить добросовестное и законное использование предпринимателем товарного знака WINYI истец представил письмо от 17.12.2021, которым он предоставляет ООО «ТД «Х-Маркет» право использования товарного знака WINYI для индивидуализации товаров. Вместе с тем, данное письмо не соответствует форме и содержанию лицензионного соглашения, не предусматривает какого-либо вознаграждения за использование товарного знака.

При этом компания ООО «ТД «Х-Маркет» не маркирует товар товарным знаком WINYI. ООО «ТД «Х-Маркет», аналогично ООО «Универсал-Юг», приобретает товар у производителя компании Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd, маркированный товарным знаком производителя и ввозит на территорию Российской Федерации.

В то же время истец не сотрудничает с компанией Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd, не является официальным представителем данной компании либо дистрибьютором.

В соответствии со статьей 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, ст. 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, если, исходя из фактических обстоятельств конкретного спора, установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (акт недобросовестной конкуренции).

С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ними до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца. Суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу может быть отказано.

Такая правовая позиция содержится в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 14.10.2021 по делу N А76-18026/2020, от 18.10.2021 по делу N А54-3729/2020.

В соответствии с п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагается. Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации злоупотреблением правом должна быть установлена цель совершения соответствующих действий.

На необходимость учета цели действий при анализе добросовестности поведения обращено внимание, в частности, в п. 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительного права на средство индивидуализации, исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения. При этом недобросовестность истца должна быть прежде всего установлена на стадии приобретения исключительного права на средство индивидуализации, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на средство индивидуализации, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее поведение правообладателя может лишь подтверждать или опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на средство индивидуализации он действовал добросовестно.

Такая правовая позиция изложена, в частности, в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2020 по делу N А19-9570/2019.

В соответствии со статьей 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности" от 20.03.1883 страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

В настоящем случае материалами дела подтверждается факт использования истцом товарного знака WINYI лишь в целях получения компенсации от ответчика, который реализует оригинальный товар производителя, маркированный товарным знаком производителя. Тем самым, действия истца направлены на ограничение конкуренции в сфере продажи товаров компании Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd на территории Российской Федерации. Как уже было указано выше, компания Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd не предоставляла истцу исключительного права на использование товарного знака WINYI, которым маркирована продукция компании. Истец не производит и не реализует товар, маркированный товарным знаком WINYI.

Такие действия истца квалифицируются судом как злоупотребление правом, что в силу пункта 2 статьи 10 ГК РФ является основанием для отказа в судебной защите принадлежащего истцу исключительного права на товарный знак WINYI.

В порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

Отказать в иске.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                               Жигало Н. А.