СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

улица Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, http://7aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

город Томск                                                                                           Дело №А45-18091/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 27 декабря 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 декабря 2022 года.

 

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Кривошеиной С. В.

судей Зайцевой О. О., Павлюк Т. В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гойник А.В.  с использованием средств аудиозаписи в режиме веб-конференции рассмотрел апелляционную жалобу  индивидуального предпринимателя ФИО1, (№07АП-10979/2022) на решение от 06.10.2022 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-18091/2022 (судья Голубева Ю.Н.), по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Уфа (ИНН 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1, г.Новосибирск (ИНН 

<

***>) о запрете использовать обозначение,

В судебном заседании принимают участие:

Истец - индивидуальный предприниматель ФИО2, выписка из ЕГРИП, паспорт,

От ответчика: ФИО3 по дов. от 23.11.2022, диплом; ФИО4 по дов. от 23.11.2022, диплом, 

 

У С Т А Н О В И Л:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее - истец, ИП ФИО2) обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее - ответчик, ИП ФИО1) о взыскании 600 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 299509 и №647502.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 06.10.2022, исковые требования удовлетворены в полном объеме. 

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ИП ФИО1 обратился в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение арбитражного суда.

В обоснование апелляционной жалобы  ее податель указывает, что суд первой инстанции не установил реальное сходство знака обслуживания и спорного обозначения, а именно не учитывал в приведенном возражении сравнительный анализ знака обслуживания и противопоставленного обозначения, которое указывает на отсутствие фонетического сходства, а также семантического; суд не проанализировал смешение обозначений в виду разной деятельности ответчика и лицензиатов (данные субъекты оказывают разные услуги); суд первой инстанции не принял во внимание доводы, указанные в возражении, относительно реального использования истцом своего знака обслуживания; суд не принял во внимание возражение ответчика по поводу того, что истец неверно выбрал способ расчета компенсации и на основании этого истребовал доказательства через суд, на которое ответчик тоже возражал; суд не принял во внимание доводы ответчика о злоупотреблении правом истца и не вынес данное обстоятельство на обсуждение.

ИП ФИО2 в отзыве на апелляционную жалобу не соглашается с ее доводами, считая решение суда законным и обоснованным. 

В судебном заседании истец и представитель ответчика поддержали свои позиции по делу.

Проверив материалы дела в порядке статьи 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, заслушав истца и представителя ответчика, суд апелляционной инстанции считает жалобу не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела следует и установлено судом первой инстанции, что ИП ФИО2 является правообладателем следующих товарных знаков:

 - по свидетельству Российской Федерации № 299509 (дата приоритета - 05.03.2004, дата регистрации - 14.12.2005, дата перехода исключительного права к ИП ФИО2 - 16.02.2018) в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) «снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами, продвижение оборудования: автосервисного, автомоечного, строительного, сантехнического, сварочного, насосного, отопительного, энергетического, электротехнического, компрессорного, дерево и металлообрабатывающего; садовой техники, автоматических ворот и шлагбаумов; спецодежды; средств индивидуальной защиты; электродвигателей, электростанций; запорной арматуры, промышленной мебели; инструмента: электрического, пневмонического, слесарного, запасных частей автомобилей; автомобилей; автомашин для третьих лиц; коммерческих операций, связанных с оптовой и розничной торговлей; консультации по подбору оборудования; прокат оборудования и инструмента, продвижение товаров через всемирную компьютерную сеть, магазины; услуги оптовой и розничной торговли, товарозакупочная деятельность»;

 - по свидетельству Российской Федерации № 647502 (дата приоритета - 14.05.2015, дата регистрации - 13.03.2018), зарегистрированного в отношении следующих услуг:

35-го класса МКТУ «розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям»;

36-го класса МРТУ «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью, сдача помещений в аренду»;

41-го класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно просветительных мероприятий»;

43-го класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; отели; пансионы; пенсионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат осветительной аппаратуры, за исключением используемой в театрах или телестудиях; прокат палеток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств для питьевой воды; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские».

В обоснование исковых требований истец указал, что товарные знаки №299509 и №647502 используются им путем привлечения лицензиатов при осуществлении деятельности в отношении розничной продажи товаров, а также для индивидуализации торгового центра «Планета».

Истцу стало известно, что ответчик при осуществлении своей деятельности, незаконно использует обозначение «Планета» для индивидуализации услуг магазина, расположенного по адресу: 

<

...>, без заключения лицензионного договора на использование товарных знаков, тогда как используемое обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими истцу.

Обстоятельства ведения ответчиком деятельности с использованием обозначения «Планета», схожего до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими истцу, подтверждены видеозаписью покупки в магазине ответчика, произведенной в порядке статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в целях самозащиты гражданских прав и кассовым чеком.

Исключительные права на товарные знаки №299509 и №647502 принадлежат истцу и ответчику не передавались.

В виде компенсации за нарушение исключительных прав на указанные товарные знаки, истец просит взыскать с ответчика 600 000 рублей по правилам подпункта  2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

29.06.2022 истцом в адрес ответчика была направления претензия о прекращении использования обозначения «ПЛАНЕТА» и выплате компенсации, которая была оставлена ответчиком без удовлетворения.

Неисполнение претензионных требований истца послужило основанием для обращения в суд с настоящим исковым заявлением.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца на спорный товарный знак; пришел к выводу о том, что обозначение «ПЛАНЕТА Одежда обувь» и спорный товарный знак «ПЛАНЕТА» являются сходными до степени смешения за счет фонетического и семантического признаков сходства, а также о наличии между двумя обозначениями такого сходства, которое влечет возможность возникновения у потребителя представления о том, что услуги оказываются одним и тем же лицом. 

Рассмотрев материалы дела повторно, суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 названного Кодекса).

Из совокупного анализа приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ следует, что в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. В бремя доказывания ответчика входит подтверждение правомерности использования спорного обозначения.

Судом установлено и не оспаривается ответчиком, что ИП ФИО2 является правообладателем товарных знаков   по свидетельству Российской Федерации № 647502 в отношении услуг 35-го, 36-го, 41-го, 43-го класса МКТУ,   по свидетельству Российской Федерации № 299509 в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

Истцом предъявлены исковые требования о взыскании компенсации за использование названных товарных знаков ответчиком в обозначении «Планета», сходного до степени смешения с его товарными знаками, в названии магазина, без заключения лицензионного договора.

В абзаце пятом пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 № 307-ЭС16-881 по делу № А5-62226/2014).

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг; обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482), а также методологическими подходами, изложенными в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.01.2020 № 12 (далее – Руководство № 12).

В соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил № 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил №482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил №482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится. При этом вхождение одного обозначения (например, словесного элемента, являющегося  единственным элементом в защищаемом товарном знаке истца) в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений. В случае установления сходства осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений.

При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемых товарных знаков.

Аналогичные положения содержатся в пункте 7.1.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденных Приказом Роспатента от 24.07.2018 № 128 (далее - Руководство).

В соответствии с пунктом 7 Руководства оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения.

В силу пункта 7.1.1 Руководства при анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений не требуется.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Степень однородности товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, подлежит учету наряду со степенью сходства самих обозначений, при определении вероятности их смешения в гражданском обороте.

В используемом ответчиком для индивидуализации магазина обозначении со словесными элементами «ПЛАНЕТА Одежда Обувь» использован словесный элемент «ПЛАНЕТА», который применительно к спорным знакам обслуживания является либо единственным (знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 647502), либо доминирующим (знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации №299509). Наличие в сравниваемых обозначениях словесного элемента, обладающего сходством, близким к тождеству, и к тому же образующего серию знаков обслуживания, свидетельствует о том, что определенная степень сходства сравниваемых обозначений имеется.

Проведя сравнительный анализ товарного знака истца и использованного ответчиком для индивидуализации своей деятельности по реализации товаров обозначения, суд первой инстанции установил, что в товарном знаке истца словесный элемент «ПЛАНЕТА» занимает центральное (доминирующее) положение в обозначении истца, восприятие обозначения как товарного знака в целом усиливается графическим элементом – линией, пересекающей слово «ПЛАНЕТА». В обозначении ответчика словесный элемент «ПЛАНЕТА» расположен рядом со словесными элементами «Одежда обувь».

При сопоставлении спорного обозначения ответчика с товарным знаком истца с точки зрения их графического и визуального сходства судом учтены правовые позиции, изложенные в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06, от 17.04.2012 № 16577/11, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, Постановления № 10, согласно которым вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Суд первой инстанции отметил, что: 

- при оценке тождественности или сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначением и товарным знаком суд руководствуется не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482), методологическими подходами правоприменительной практики, изложенными в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 № 128 (далее - Руководство № 128);

- при анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемого товарного знака;

- как следует из материалов дела, принадлежащие истцу товарные знаки по свидетельству Российской Федерации № 299509, 647502 использованы ответчиком не на товарах (подпункт 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), которые фактически предлагаются к продаже ответчиком третьим лицам, а на вывеске помещения (подпункт 4 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), то есть в отношении услуг 35-го класса МКТУ «закупка и обеспечение предпринимателей товарами», для которых указанный товарный знак зарегистрирован (право использования). Поскольку обозначение «ПЛАНЕТА Одежда обувь» ассоциируется с другим обозначением (товарным знаком) «ПЛАНЕТА» в целом, несмотря на их отдельные отличия, оно считается сходным до степени смешения с ним.

На основании изложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что обозначение «ПЛАНЕТА Одежда обувь» и спорный товарный знак «ПЛАНЕТА» являются сходными до степени смешения за счет фонетического и семантического признаков сходства.

С учетом изложенного, подлежат отклонению доводы апелляционной жалобы о том, что суд первой инстанции не установил реальное сходство.

Согласно абз. 3 п. 162 Постановления №10 вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В абз. 7 п. 162 Постановления №10 указано, что при наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. 

Как верно отметил суд первой инстанции, при отсутствии в материалах дела указанных доказательств, вероятность смешения должна определяться исключительно исходя из степени сходства и степени однородности товаров.

Поскольку использованное Ответчиком обозначение «ПЛАНЕТА» является тождественным с защищаемым словесным товарным знаком по свидетельству №647502, а также имеет высокую степень сходства с защищаемым комбинированным товарным знаком по свидетельству №299509, в то время как словесные элементы «одежда», «обувь» лишь информируют потребителя о том, какие товары предлагаются к продаже в данном магазине, а осуществляемая Ответчиком деятельность по реализации товаров имеет высокую (близкую к идентичности) однородность с услугами «услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов; оптовая и розничная продажа» 35 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №647502 и с услугами «магазины; услуги оптовой и розничной торговли, торгово-закупочная деятельность» 35 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №299509, то наличие вероятности смешения используемого ответчиком обозначения с защищаемыми товарными знаками является очевидным.

В апелляционной жалобе ответчик ссылается на то, что суд не проанализировал смешение обозначений в виду разной деятельности ответчика и лицензиатов.

Вместе с тем, из приведенной в абзаце 3 пункта 162 Постановления методологии оценки вероятности смешения обозначения с товарным знаком следует, что на предмет однородности деятельность ответчика с использованием спорного обозначения подлежит оценке не с деятельностью истца или лицензиатов, а с товарами (услугами), в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

Довода апелляционной жалобы о том, что Истец не представил доказательств использования   защищаемых   товарных   знаков   им   самим,   подлежит отклонению, поскольку использование товарного знака не самим правообладателем, а иным лицом, с которым правообладателем заключен лицензионный договор, на основании положений статьи 1486 ГК РФ является правомерным способом использования товарного знака.

В качестве таких доказательств Истцом в материалы дела представлены: лицензионный договор от 05.04.2018 с ФИО5, дополнительное соглашение к лицензионному договору от 01..06.2018, копии кассовых чеков подтверждающих исполнение ФИО5 договора, лицензионный договор от 01.01.2020 с ФИО6, копия платежных поручений подтверждающие оплату ФИО6 лицензионных платежей и др.

Также защищаемые товарные знаки по свидетельствам №299509, №647502 использовались в период с 01.05.2018 по 30.04.2021 лицензиатом ООО «Планета» для индивидуализации услуг торгового объекта «ПЛАНЕТА» по адресу 

<

...>. 43. При этом, как следует из представленных истцом доказательств, в магазине с вывеской «Планета», деятельность в котором осуществляет ИП ФИО5,   указанный предприниматель занимается розничной торговлей пищевыми продуктами.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ и содержащихся в информационной системе ФПС в сети «Интернет» основной вид деятельности ООО «Планета» (ИНН 

<

***>) - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Таким образом, защищаемые товарные знаки используются лицензиатами, а ответчик о фальсификации представленных истцом доказательств не заявлял.

Довод ответчика о том, что истец не представил доказательств наличия товарного знака на реализуемых ответчиком товарах, подлежит отклонению, поскольку истец не указывал, что ответчик использовал спорное обозначение на товарах, а ссылался на то, что ответчик использовал спорные товарные знаки для индивидуализации деятельности магазина по продаже товаров, произведенных иными лицами.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. 

При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных названным Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснению, изложенному в пункте 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Как разъяснено в пункте 62 постановления от 23.04.2019 №10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Обращаясь с иском по настоящему делу, истец избрал вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в отношении нарушения исключительного права на товарные знаки. 

Истец полагает, что ответчиком за последние три года, до даты направления претензии - 29.06.2022, были оказаны услуги (реализованы товары) с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими истцу, на сумму 5 млн. руб., а, следовательно, по его мнению, он вправе рассчитывать на компенсацию в размере 10 000 000 руб., равной двукратной стоимости реализованных товаров, однако, истец самостоятельно уменьшил размер требований и просил взыскать с ответчика компенсацию лишь в размере 600 000 руб.

С целью установления действительной стоимости оказанных ответчиком услуг, истцом было заявлено ходатайство об истребовании у ответчика сведений об объеме выручки, полученной от реализации товаров (произведенных третьими лицами) в магазине, расположенном по адресу: 

<

...>, за последние три года до 28.06.2022 включительно, которое судом было удовлетворено. Аналогичное требование было изложено истцом в досудебной претензии.

Однако каких - либо сведений об объеме полученной им выручки, ответчиком ни истцу, ни в материалы дела представлено не было.

Из части 3.1 статьи 70 АПК РФ следует, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Нежелание стороны представить доказательства, подтверждающие ее возражения и опровергающие доводы ее процессуального оппонента, представившего доказательства, должно быть квалифицировано исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно указывает процессуальный оппонент (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 № 12505/11, от 08.10.2013 № 12857/12, от 13.05.2014 № 1446/14, определения Верховного Суда Российской Федерации от 15.12.2014 № 309-ЭС14-923, от 09.10.2015 № 305-КГ15-5805).

Негативные последствия, наступление которых законодатель связывает с неосуществлением лицом, участвующим в деле своих процессуальных прав и обязанностей (статья 41, статья 65 АПК РФ), для ответчика следуют в виде рассмотрения судом первой инстанции спора по существу на основании имеющихся в материалах дела доказательств, предположения ответчика без ссылок на конкретные доказательства, опровергающие доводы истца в основу судебного акта приняты быть не могут.

Ответчик при рассмотрении дела таким правом не воспользовался, не проявил какой-либо инициативы по сбору и представлению суду доказательств для надлежащего обоснования занимаемой по делу правовой позиции (статьи 9, 41, 65, 66 АПК РФ).

Таким образом, непредставление ответчиком сведений о размере полученной им выручки от реализации товаров (произведенных иными лицами) в спорном магазине является основанием считать признанным им доводы истца о стоимости услуг, при оказании которых ответчиком использовалось спорное обозначение, применительно к п.3.1 ст.70 АПК РФ.

В апелляционной жалобе ответчик ссылается на то, что истец не представил никаких доказательств, дающих представление об имущественном положении, в котором находился истец, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно, направлен на то, что истец не доказал размер причиненных ему ответчиком убытков.

Вместе с тем, в пункте 3 статьи 1252 ГК РФ отмечено, что правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Как отмечено в абзаце 2 пункта 59 Постановления №10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При этом, как следует из позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 № 28-П, компенсация по своей природе является штрафной санкцией за незаконное использование исключительных прав другого лица, в связи с чем может превышать размер нанесенного ущерба.

Ответчик в апелляционной жалобе указывает, что суд не принял во внимание наличие доводов ответчика о злоупотреблении правом истца.

Однако суд первой инстанция указал, что ссылка ответчика на злоупотребление правом со стороны истца, ввиду инициирования значительного количества исков, не может служить в настоящем случае основанием для отказа в удовлетворении иска, поскольку сами по себе действия правообладателя, направленные на защиту нарушенных прав не свидетельствуют о цели причинить вред другому лицу (такие обстоятельства должны быть доказаны).

Учитывая вышеизложенное, суд первой инстанции правомерно удовлетворил заявленные требования в полном объеме,  оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам апелляционной жалобы апелляционный суд не усматривает.

Согласно статье 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы, учитывая результат рассмотрения дела  апелляционном суде, относятся на ее подателя.            

Руководствуясь статьями  258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд   

 

                                               П О С Т А Н О В И Л:

 

решение от 06.10.2022 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-18091/2022 оставить без изменения, а апелляционную жалобу  индивидуального предпринимателя ФИО1 – без удовлетворения.

            Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Настоящее постановление выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

           

Председательствующий                                                          С. В. Кривошеина 

 

Судьи                                                                                        О. О. Зайцева

 

                                                                                                   Т. В. Павлюк