ДВЕНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

410002, г. Саратов, ул. Лермонтова д. 30 корп. 2 тел: (8452) 74-90-90, 8-800-200-12-77; факс: (8452) 74-90-91,

http://12aas.arbitr.ru; e-mail: info@12aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело №А57-7837/2022

г. Саратов

14 февраля 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 08 февраля 2023 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Антоновой О. И.,

судей Жаткиной С. А., Силаковой О. Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО2 на решение Арбитражного суда Саратовской области от 30 ноября 2022 года по делу № А57-7837/2022

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Зингер СПб»               (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) 

к индивидуальному предпринимателю ФИО2                                 (ИНН: 

<

***>; ОГРНИП: 

<

***>) 

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, судебных расходов,

без участия в судебном заседании представителей сторон, извещенных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, 

 

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Саратовской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Зингер СПб» (далее – ООО «Зингер СПб», истец) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ИП ФИО2, ответчик) с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), о взыскании компенсации в размере 120 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 266060, судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 2 000 рублей и судебных издержек в сумме 5 730 руб., состоящие из стоимости товара в размере 330 руб., расходов за получение сведений из ЕГРИП в размере 200 руб., почтовых расходов 200 руб.

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 30.11.2022г. исковые требования удовлетворены частично: с ИП ФИО2 в пользу ООО «Зингер СПб» взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 266060 в размере 34 285 руб. 72 коп., расходы по приобретению контрафактного товара в размере 91 руб., расходы по оплате почтовых услуг в размере 57,14 руб., расходы по получению Выписки из ЕГРИП в размере 57,14 руб., судебные расходы по госпошлине в размере 2 000 руб.

В удовлетворении остальной части иска и судебных расходов было отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Саратовской области от 30.11.2022г. в части взыскания компенсации изменить, снизив размер компенсации до 3 429 рублей по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

Согласно части 5 статьи 268 АПК РФ в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

В отсутствие возражений лиц, участвующих в деле, решение пересматривается в обжалуемой части.

Проверив в пределах, установленных статьями 258 - 262, 266 - 271 АПК РФ законность принятого судебного акта, соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, обстоятельствам дела, правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм процессуального права, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, 16.07.2021 в торговой точке по адресу: 

<

...>, был установлен и задокументирован факт предложения к продаже и продажа от имени ИП ФИО2 товара, обладающего техническими признаками контрафактности — маникюрные инструменты (кусачки).

Факт реализации указанного товара от имени ИП ФИО2 подтверждается кассовым чеком от 16.07.2021, спорным товаром, а также видеосъемкой, совершенной в целях и на основании самозащиты гражданских прав в соответствии со ст. 12-14 ГКРФ.

Как следует из искового заявления, на приобретенном товаре размещены изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу.

ООО «Зингер СПб» своего разрешения на использование принадлежащих ему исключительных прав ответчику не предоставляло.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, ООО «Зингер СПб» направило в адрес ответчика досудебную претензию от 29.11.2021г., в которой предлагало добровольно уплатить компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 120 000 руб.

Поскольку указанная претензия была оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с заявленными требованиями.

Удовлетворяя исковые требования в части взыскания компенсации, суд первой инстанции исходил из доказанности принадлежности обществу «Зингер СПб» исключительного права на товарный знак в виде словесного обозначения «ZINGER» по свидетельству на товарный знак № 266060 и нарушения ответчиком этого права путем предложения к продаже товара, воспроизводящего спорный товарный знак.

Выводы суда первой инстанции о доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца на принадлежащий истцу объект интеллектуальной собственности и наличии оснований для взыскания компенсации апеллянтом не оспаривается и решение суда в данной части не обжалуется. 

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно – в размере двукратной стоимости права использования товарного знака, определяемой на основании цены, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Определяя размер компенсации, суд первой инстанции пришел к выводу, что при определении суммы компенсации следует исходить из согласованного в лицензионном договоре от 26.02.2019г., заключенным между ООО «Зингер СПб» и ООО «Глобал», вознаграждения и объема прав использования товарного знака, а именно в отношении товаров 06, 08, 14, 21, 26 классов МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Как указал суд первой инстанции, стоимость права использования товарного знака N 266006 определяется следующим способом: действия ответчика по реализации спорного товара, исходя из свидетельства на товарный знак N 266006 и условий лицензионного договора, соответствуют классу МКТУ - 42, а сам реализованный ответчиком товар относится к классу МКТУ - 08; с учетом изложенного, стоимость права использования товарного знака N 266006 рассчитывается путем деления стоимости права, согласованной в лицензионном договоре, на общее количество классов МКТУ товаров и услуг, в отношении которых такое право предоставлено лицензиату, и умножения на количество способов (классов МКТУ товаров и услуг), которые фактически соответствуют действиям ответчика, что составляет: 17 142 руб. 86 коп.: 60 000 руб. (размер вознаграждения) / 7 (количество классов МКТУ) * 2 (количество правонарушений: 08 и 42 классы МКТУ).

Учитывая, что требование о взыскании с ответчика компенсации истцом заявлено в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности, суд первой инстанции пришел к выводу, что требование истца о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 266060 в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ подлежит частичному удовлетворению в размере 34 285 руб. 71 коп. (17 142 руб. 86 коп. * 2).

Соглашаясь с выводом суда первой инстанции о доказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца и наличии оснований для взыскания компенсации, судебная коллегия вместе с тем, полагает, что судом первой инстанции при определении размера компенсации не учтено следующее.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака суду необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования.

На основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, суд устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака.

При этом определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку, с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

В обоснование исковых требований истец сослался на лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству №266060 от 26.02.2019, заключенный между ООО «ЗИНГЕР СпБ» и ООО «Глобал»

В соответствии с пунктом 2.1 лицензионного договора за предоставление права использования товарного знака лицензиат уплачивает лицензиару ежеквартальное вознаграждение (лицензионный платеж) в размере 60 000 руб., включая НДС 20 %.

С учетом указанного в лицензионном договоре размера лицензионного платежа истец просил взыскать компенсацию в размере 120 000 руб.

Определяя размер денежной компенсации, суд первой инстанции не оценил в полной мере условия представленного лицензионного договора.

Как верно указал суд первой инстанции, действия ответчика по реализации спорного товара, исходя из свидетельства на товарный знак N 266006 и условий лицензионного договора, соответствуют классу МКТУ - 42, а сам реализованный ответчиком товар относится к классу МКТУ – 08, таким образом, количество правонарушений - 2: 08 и 42 классы МКТУ.

При этом в лицензионном договоре определен размер ежеквартального вознаграждения 60 000 рублей, исходя из которого, судом первой инстанции и был рассчитан размер компенсации.

В рассматриваемом случае имеет место быть однократный факт реализации товара, обладающего техническими признаками контрафактности — маникюрные инструменты (кусачки).

В связи с чем, при определении размера компенсации, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, следует исходить из стоимости ежемесячного вознаграждения, которая составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей (60 000 / 3 = 20 000).

Учитывая, что лицензионным договором предоставлено право на использование товарного знака по свидетельству № 266060 в отношении товаров 06, 08, 14, 21, 26 классов МКТУ (то есть на 5 (пять) классов товаров) и 2 класса услуг – 35 и 42, размер компенсации составит 11 428,57 руб. (исходя из расчета 20 000 : 7 * 2 класса нарушения (08 и 42 классы МКТУ ) * 2 кратную стоимость права).

Именно такая денежная компенсация будет соотносима с условиями лицензионного договора, отвечать принципу разумности и соразмерности.

В данном случае размер компенсации определен судом апелляционной инстанции в соответствии с условиями лицензионного договора и объема переданного в нем права, что соответствует условиям подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, по правилам указанной нормы.

Суд апелляционной инстанции установил цену, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака тем способом, которым его использовал ответчик, в течение периода времени, определяющего продолжительность правонарушения (один месяц), в отношении конкретного товара, относящегося к двум из семи классов товаров и услуг, указанных в регистрации товарного знака.

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2022 по делу А57-7606/2022, определении Верховного Суда РФ от 26.01.2021 № 310-ЭС20-9768, постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2019 по делу № А53-2527/2019, 19.02.2020 по делу № А49-8814/2018, от 05.03.2021 по делу А40-127381/2020, от 07.12.2021 по делу № А06-3028/2021.

Таким образом, требование истца о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 266060 в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ подлежит частичному удовлетворению в размере 11 428,57 руб. 

С учетом изложенного, решение суда первой инстанции подлежит изменению на основании статьи 270 АПК РФ с приведением резолютивной части судебного акта в соответствии с выводами суда апелляционной инстанции.

Согласно части 2 статье 168 АПК РФ при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы.

Истцом заявлено о взыскании суммы судебных издержек в сумме 5 730 руб., состоящие из стоимости товара в размере 330 руб., расходов за получение сведений из ЕГРИП в размере 200 руб., почтовых расходов 200 руб.

Учитывая тот факт, что истцом было заявлено требование имущественного характера (цена иска 120 000 руб.), которое удовлетворено судом апелляционной инстанции частично в размере 11 428,57 руб., что составляет 9,52% от суммы заявленных требований, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца судебных расходов по приобретению товара в размере 31,42 руб., расходов за получение сведений из ЕГРИП в размере 19,04 руб., почтовых расходов 19,04 руб.

При цене иска в 120 000 руб. размер государственной пошлины составляет 4 600 руб., которая с учетом частичного удовлетворения иска (9,52%), подлежит отнесению на истца в размере 4 162 руб., на ответчика в размере 438 руб.

Учитывая, что истцом при подаче иска государственная пошлины была оплачена в размере 2 000 рублей платежным поручением № 1476 от 15.03.2022, с истца подлежит взысканию в доход федерального бюджета государственная пошлина по иску в размере 2 162 руб., а с ответчика  - 438 руб.

Расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы распределены в соответствии со статьей 110 АПК РФ пропорционально удовлетворенным требованиям.

В соответствии с частью 1 статьи 177 АПК РФ постановление, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Саратовской области от 30 ноября 2022 года по делу № А57-7837/2022 в обжалуемой части - в части взыскания компенсации и распределении судебных расходов изменить.

Изложить резолютивную часть решения в следующей редакции:

«Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2, (ОГРНИП 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу в пользу общества с ограниченной ответственностью «Зингер СПБ» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 266060 в размере 11 428,57 руб., расходы по приобретению контрафактного товара в размере 31,42 руб., расходы по оплате почтовых услуг в размере 19,04 руб. расходы по получению Выписки из ЕГРИП в размере 19,04 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Зингер СПБ» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение иска в размере 2 162 рублей. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Саратов (ОГРНИП 

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение иска в размере 438 рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Зингер СПБ» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 2 715 рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2, (ОГРНИП 

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 285 рублей. 

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.

 

Председательствующий                                                                                     О. И. Антонова  

 

Судьи                                                                                                                    С. А. Жаткина

 

                                                                                                                               О. Н. Силакова