Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-5060/2023

10 октября 2023 года

г. Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  26 сентября 2023 года.

Полный текст решения изготовлен  10 октября 2023 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Кожемякиной Е.В.,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Xiaomi Inc (адрес:  Китай 100086, Haidian District, Beijing, Beijing, middle Xierqi Road yard/33, floor 6)

к ФИО2 ФИО3 (адрес:  Россия 199106, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Наличная 36, 5, 99)

 

о взыскании 400 000,00 руб.

 

при участии

- от истца: представитель не явился, извещен;

- от ответчика:  ФИО3 (по паспорту); 

 

установил:

Компания Xiaomi Inс. обратился в суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО3 Афсуну ФИО4 с требованием о взыскании 400 000,00 руб., запрете использования товарного знака.

 Определением суда от 26.01.2023 г. дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). Ответчику предложено представить отзыв на заявленные требования. Лицам, участвующим в деле, предложено представить доказательства в обоснование своих доводов. 

В ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства суд пришел к выводу о том, что имеется основание для рассмотрения дела по общим правилам искового производства, предусмотренное частью 5 статьи 227 АПК РФ. 

Определением от 25.03.2023 г. суд перешел к рассмотрению по общим правилам искового производства, назначено предварительное судебное заседание и судебное разбирательство. 

В судебном заседании от 07.06.2023 г. в порядке статьи 153.2 АПК РФ судом удовлетворено ходатайство истца об участии в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции. 

На момент начала судебного разбирательства, представитель к системе не подключился. 

Ответчиком заявлено устное ходатайство о допуске к участию в судебном заседании в качестве представителя ФИО5 

Суд, в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, посчитал возможным завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции. 

В связи с неявкой истца, с целью соблюдения принципов состязательности и равноправия сторон, судебное заседание было отложено. Отзыв ответчика приобщен к материалам дела. 

В судебном заседании 30.08.2023 стороны высказали свои правовые позиции.

Для исследования представленных доказательств, оценки доводов сторон в целях принятия решения, судебное заседание отложено.

В судебное заседание 26.09.2023 истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не явился, каких-либо ходатайств не заявил.

На основании статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителя истца.

Ответчик поддержал свою правовую позицию.

Изучив материалы дела, заслушав доводы ответчика, суд установил следующее.

Xiaomi Inc. (далее - «Истец») является правообладателем исключительного права на товарный знак "XIAOMI", "MI", "Redmi", "POCO" (далее - «Товарный знак», «Результат интеллектуальной деятельности»). Данный факт подтверждается свидетельством на товарный знаки № 1352685 (Приложение № 1). Указанному выше Товарному знаку предоставляется правовая охрана на территории Российской Федерации в следующих классах Международной классификации товаров и услуг (далее - «МКТУ»): 12, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 36, 37.

Общество с ограниченной ответственностью «Ай-Кью ТЕХНОЛОДЖИ» является уполномоченным лицом по защите исключительных прав на Результаты интеллектуальной деятельности Истца, что подтверждается доверенностью.

 В процессе осуществления Истцом мониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» выявлено доменное имя xiaomiplus.ru (далее - «Домен», «Доменное имя»), в содержании которого используется обозначение, идентичное и/или сходное до степени смешения с Товарным знаком Истца.

Регистратором Доменного имени является ООО "РЕГ.РУ" ОГРН 

<

***> (далее - «Регистратор»). Администратором доменного имени является ФИО3 (далее - «Администратор», «Ответчик»), который осуществляет администрирование этого Доменного имени, то есть определяет по своему усмотрению порядок использование Домена, осуществляет организационную и техническую поддержку его функционирования. Данные факты подтверждаются информацией на сайте АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», которая позволяет достоверно и полно установить сведения о Регистраторе Доменного имени (ссылка https://cctld.ru/service/plus/7domain whois= ;Приложение № 3), а также ответом Регистратора на адвокатский запрос о предоставлении персональных данных Администратора Домена (см. Приложение № 3).

В соответствии с правами, делегированными Минкомсвязи АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», последний обладает полномочиями по выработке правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, аккредитации регистраторов и исследованию перспективных проектов, связанных с развитием российских доменов верхнего уровня.

В соответствии с пунктом 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах RU и РФ, утвержденных решением Координационного центра № 2011-18/81 от 05.10.2011 (ред. 16.07.2021), опубликованных по ссылке https://cctld.ru/files/pdf/docs/rules ru-rf.pdf?v=2 (далее - «Правила»), администратором доменного имени является лицо, на имя которого зарегистрировано доменное имя в соответствующем реестре. Администрирование - осуществление администратором прав и обязанностей, установленных Правилами. Доменное имя - символьное обозначение, предназначенное для сетевой адресации, в которой используется система доменных имен (DNS). Регистратор - юридическое лицо, аккредитованное Координатором (уполномоченным юридическим лицом, осуществляющим управление доменами .RU и/или .РФ в интересах российского и мирового интернет-сообщества и организующее функционирование Реестра) для регистрации доменных имен в доменах .RU и/или .РФ.

Использование Ответчиком в Доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с Товарным знаком Истца, осуществляется без согласия правообладателя, что идет в разрез с действующим законодательством Российской Федерации по защите интеллектуальной собственности, т.е. является незаконным. Также сообщаем, что между Истцом и Ответчиком отсутствуют договорные отношения, которые подразумевают правомерное использование Ответчиком в Доменном имени Товарного знака и/или обозначения, сходного до степени смешения с Товарным знаком, исключительное право на которое принадлежит Истцу.

В связи с чем, Истец, ссылаясь на статьи 1229, 1484, 1252, 1515 ГКРФ  считает действия Ответчика нарушением исключительных прав Истца на Результат интеллектуальной деятельности и просит за нарушение компенсацию в размере 400 000,00 рублей за незаконное использование в Доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с Товарным знаком Истца,  полагает указанный размер достаточным для восстановления нарушенного права, и необходимым для прекращения дальнейшего нарушения исключительных прав Истца Ответчиком.

Кроме того, в соответствии с пунктом 61 Постановления Пленума Истец освобожден от обязанности предоставления обоснования взыскиваемой суммы, если такое требование предъявлено в минимальном размере.

Таким образом, Истец считает справедливым требовать выплату компенсации за нарушение исключительных прав на Результаты интеллектуальной деятельности в размере 400 000,00 рублей. При определении размера компенсации Истец исходит из совокупности следующих обстоятельств, а именно:

- узнаваемость Товарного знака на потребительском рынке Российской Федерации;

- срок администрирования Доменного имени (срок незаконного использования Ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с Товарным знаком Истца, в Домене);

- характер нарушений;

- степень вины Ответчика.

Досудебная претензия в адрес Ответчика была направлена 30.09.2022 года. Также, факт направления досудебной претензии в адрес Ответчика свидетельствует о соблюдении Истцом досудебного порядка по урегулированию спора.

Истец считает указанные в исковом заявлении действия Ответчика недобросовестными, незаконными, нарушающими исключительные права Истца на Результаты интеллектуальной деятельности. Также, действия по незаконному использованию обозначения, сходного до степени смешения с Товарным знаком Истца, следует квалифицировать, как акт недобросовестной конкуренции.

Ответчик, возражая против иска,  в отзыве указал, что что доменное имя http://xiaomiplus.ru является комбинированным.  Сравнение обозначение "XIAOMI" и "XIAOMIPLUS", а также общее зрительное впечатление товарного знака не свидетельствует о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений.

Сам по себе факт вхождения словесного обозначения " XIAOMI " в доменное имя и в словесную часть комбинированного товарного знака не может свидетельствовать о нарушении исключительных прав на товарный знак, без доказанности того обстоятельства, что словесное обозначение " XIAOMI " является в доменном имени доминирующим. Таких доказательств  представителем Истца не представлено.

Ответчик также считает, что Истцом не представлено доказательств, подтверждающих ведение Ответчиком коммерческой деятельности, которая бы могла классифицироваться как конкурентная по отношению деятельности Истца, и которая при этом свидетельствовала о получении Ответчиком прибыли. 

Факт наличия интернет-сайта, администратором доменного имени которого является Ответчик, не означает ведение Ответчиком коммерческой деятельности, направленной на извлечение прибыли с использованием товарного знак Истца. На указанном интернет-сайте отсутствует какая-либо информация о возможности приобретения у Ответчика товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак XIAOMI.

Ответчик также считает, что Истцом не представлено допустимых доказательств, подтверждающих само содержание интернет-сайта http://xiaomiplus.ru, подтверждающего ведение Ответчиком какой-либо коммерческой деятельности, приносящей ему прибыль при условии, что такая деятельность конкурировала бы с деятельность правообладателя товарного знака XIAOMI.

Кроме того, Ответчик просит снизить размер компенсации до 10 000 руб.

Оценив доводы сторон в совокупности с материалами дела, пришел к следующим выводам. 

В соответствии с положениями статьи 1229 Гражданского кодекса РФ (далее - «ГК РФ») другие лица не могут использовать Результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя. Кроме того, согласно положениям той же статьи, отсутствие запрета правообладателя не является согласием (разрешением) на использование результатов интеллектуальной собственности, принадлежащих правообладателю на исключительной основе.

Согласно статьи 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе, в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, право на использование Товарного знака в Доменном имени имеется исключительно у Истца, являющегося надлежащим правообладателем.

В силу положений статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, требования: 

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем.

Согласно абзацу 2 пункта 158 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - «Постановление Пленума ВС») нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

В абзаце 4 пункта 158 Постановления Пленума ВС говорится о том, что действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе, с учетом цели последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

В этом случае, исходя из целей регистрации Доменного имени, нарушением исключительного права на товарный знак может быть признан сам факт такой регистрации.

Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

Согласно пункту 159 Постановления Пленума ВС требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени. Кроме того, регистрация и администрирование Ответчиком Доменного имени, содержащего обозначение, сходное до степени смешения с Товарным знаком, безусловно является препятствием для Истца использовать Товарные знаки в доменном имени в российском сегменте сети Интернет.

Судом установлено, что Ответчик в настоящее время не имеет какого-либо разрешения на использование в Доменном имени зарегистрированного Товарного знака и/или обозначения, сходного до степени смешения с Товарным знаком Истца, тем самым действия Ответчика противоречат действующему гражданскому законодательству РФ в области интеллектуальной собственности и являются поводом для обращения в суд с настоящим исковым заявлением.

Согласно Постановлению Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. № СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров» (далее - «Постановление СИП»), передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев:

«(i) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;

(ii)           у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорногодоменного имени;

(iii)          спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком)недобросовестно.»

Согласно положениям указанного выше Постановления СИП, недобросовестность регистрации и использования доменного имени определяется как, например: обстоятельства, указывающие на то, что администратор доменного имени зарегистрировал или приобрел доменное имя с основной целью его продажи, сдачи в аренду или передачи использования другим способом истцу, являющемуся правообладателем исключительного права на товарный знак, либо конкуренту истца за денежную сумму, превышающую подтвержденные расходы администратора доменного имени, прямо относящиеся к приобретению доменного имени.

Согласно статьи 14.6 ФЗ «О защите конкуренции», не допускается недобросовестная конкуренция путем незаконного использования товарного знака или схожего ему до степени смешения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая размещение в доменном имени и при других способах адресации. Таким образом, использование в Доменном имени зарегистрированного Товарного знака Истца создает вероятность смешения/введения в заблуждение, что является недобросовестной конкуренцией. Соответственно, исходя из вышеуказанного, действия Ответчика несут недобросовестный характер.

Согласно пункту 3.2.1. Правил регистрация доменного имени осуществляется на основании заявки пользователя при условии выполнения пользователем требований Правил и договора. Исчерпывающий перечень причин, по которым регистратор вправе отказать в регистрации доменного имени, содержится в Правилах.

Поскольку регистратор не вправе отказать в регистрации выбранного пользователем доменного имени на основаниях, не предусмотренных Правилами, пользователь (администратор) самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени.

Для признания обозначения сходным до степени смешения с другим обозначением и/или иным товарным знаком, первое должно ассоциироваться со вторым в целом.

При оценке наличия сходства до степени смешения между Доменным именем и Товарным знаком следует принимать во внимание, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство доменного имени может быть звуковым, графическим и смысловым, что подтверждается Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридических значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года № 482 (далее - «Правила № 482»), а именно: пунктом 42 Правил № 482.

Для данного рассматриваемого судебного дела прежде всего имеет значение графическое сходство между Доменным именем и Товарным знаком (в случае комбинированного товарного знака - сходство с его словесным элементом). Использование строчных букв стандартного латинского шрифта (включая начальный символ доменного имени) не может служить основанием для вывода об отсутствии визуального сходства сравниваемых обозначений, поскольку является обязательным для сети Интернет. Также, следует отметить, в случае, когда товарный знак зарегистрирован в кириллице, а сходное доменное имя - в латинице, то это не может служить основанием для вывода об отсутствии визуального сходства, в связи с тем, что на данный момент в доменной зоне .RU возможно использование доменных имен только с символами латинского алфавита. Данный факт подтверждается положениями пункта 3.1.1. Правил.

Кроме того, в случае, когда осуществляется регистрация доменного имени в доменной зоне .РФ, допустимыми буквами являются буквы русского алфавита (пункт 3.1.2. Правил), при сравнивании на предмет схожести Доменного имени и Товарного знака необходимо исходить из положений пункта 42 Правил № 482, согласно которому звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. 

В соответствии с частью 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункта 3 статьи 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Владение Ответчиком Доменным именем, содержащим обозначение, идентичное и/или сходное до степени смешения с Товарным знаком Истца, создает для Ответчика возможность привлекать потенциальных потребителей товаров и/или услуг, аналогичных тем, для которых Товарному знаку предоставляется правовая охрана на территории Российской Федерации и для которых Товарный знак используется самим Истцом.

Кроме того, регистрация Ответчиком Доменного имени, содержащего обозначение, сходное до степени смешения с Товарным знаком Истца, является препятствием для Истца в использовании своих Товарных знаков в доменном имени второго уровня в российском сегменте сети Интернет.

Факт администрирования Ответчиком Доменного имени, содержащего обозначение, сходное до степени смешения с известным Товарным знаком Истца, является использованием Ответчиком Товарного знака Истца при отсутствии разрешения Истца, то есть незаконным использованием.

Неправомерным удержанием спорного Доменного имени путем его администрирования Ответчик нарушает исключительные права Истца на свободное использование Товарного знака, в том числе в сети «Интернет». 

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ Истец вправе требовать по своему выбору от Ответчика вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемой по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В данном случае, Ответчик ранее не привлекался ни к административно-правовой, ни гражданско-правовой ответственности за совершение правонарушений в области интеллектуальной собственности, в том числе за незаконное использование товарных знаков.

Сам факт того, что Ответчик является регистратором доменного имени http://xiaomiplus.ru., согласно сведения, представленным ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», не означает, что именно Ответчик осуществлял или осуществляет коммерческую деятельность посредством указанного интернет-сайта и получал от использования товарного знака Истца какую-либо прибыль. Доказательств обратного представителем Истца не предоставлено. Также представитель Истца не понес каких-либо убытков в связи с тем, что доменное имя http://xiaomiplus.ru содержит буквенное обозначение «XIAOMI». Доказательств обратного представителем Истца не представлено.

Как только ответчику стало известно о наличии настоящего арбитражного дела, им были предприняты действия по прекращению осуществления действий, которые Истцом классифицируются как незаконное использование товарного знака.

 В настоящее время Ответчик не является администратором доменного имени http://xiaomiplus.ru. 

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что действия Ответчика нельзя классифицировать как  грубое и злостное нарушение.

Руководствуясь принципами разумности и справедливости, принимая во внимание  характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, отсутствие умысла  ответчика, отсутствие ранее совершенных им нарушений исключительно права данного правообладателя, а также прекращение  осуществления действий, которые Истцом классифицируются как незаконное использование товарного знака, суд исходя из представленных доказательств, подтверждающих обоснованность  размера применяемой к ответчику санкции за допущенное нарушение, полагает возможным  определить размер взыскиваемой  компенсации  в сумме 10 000,00 руб.

Правовая природа компенсации в гражданском правоотношении  следует принципам возмездности и эквивалентности и направлена не на наказание правонарушителя, а на восстановление нарушенного права правообладателя в целях сохранения их баланса.

Такой способ определения размера компенсации, подлежащей уменьшению до 10 000,00 руб. обеспечивает реализацию цели правового регулирования норм права (статьи 1252, 1300, 1301 ГК РФ), позволяет устранить несоразмерность заявленной  компенсации последствиям  нарушения обязательств, с учетом установленных судом обстоятельств является соразмерной компенсацией возникших у истца негативных последствий данного нарушения.

Указанная сумма, исходя из указанных положений закона и установленных судом фактических обстоятельств является  разумной и не обладающей признаками чрезмерности несоразмерности.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ, расходы по оплате госпошлины возлагаются на ответчика, пропорционально удовлетворенным  требованиям. 

 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

                                                           решил:

 

            Взыскать с ФИО3  ФИО4 (адрес:  Россия 199106, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Наличная 36, 5, 99) в пользу Xiaomi Inc (адрес:  Китай 100086, Haidian District, Beijing, Beijing, middle Xierqi Road yard/33, floor 6) 10 000,00 руб. компенсации и 275,00 руб. расходов по оплате госпошлины.

            В остальной части иска отказать.

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                            Кожемякина Е.В.