АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

Именем  Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А63-15387/2016

г. Ставрополь

05 октября 2018 года.

Резолютивная часть решения объявлена 02 октября 2018 года.

Решение изготовлено в полном объеме 05 октября 2018 года.

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Безлепко В.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Евсеевой А.В., рассмотрев исковое заявление Смернакс Холдингс Лимитед, Арчиепископу Макариу III, 73, Башня Метонис, Никосия, Кипр,

к обществу с ограниченной ответственностью «Пятигорский ипподром», Ставропольский край, ОГРН 

<

***>, г. Пятигорск,

с участием в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, общества с ограниченной ответственностью «Геймингсофт», ОГРН 

<

***>,      г. Санкт-Петербург,

об обязании прекратить нарушение исключительного права в отношении товарных знаков  № 518845, № 502542, о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 300 000 руб., 

при участии представителя ответчика ФИО1 по доверенности от 10.09.2018 б/н, в отсутствие представителей истца и третьего лица, надлежащим образом извещенных,

УСТАНОВИЛ:

Смернакс Холдингс Лимитед, Арчиепископу Макариу III, 73, Башня Метонис, Никосия, Кипр, обратилась в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Пятигорский ипподром», Ставропольский край, ОГРН 

<

***>, г. Пятигорск, об обязании прекратить нарушение исключительного права в отношении товарных знаков  №518845, 502542, о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 300 000 руб.

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 30.03.2017, оставленным без изменения постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2017, исковые требования удовлетворены частично: ООО «Пятигорский ипподром» признано нарушителем исключительных прав и интересов правообладателя товарных знаков - компании Смернакс Холдингс Лимитед по свидетельствам Российской Федерации N 518845, 502542; с ООО «Пятигорский ипподром» в пользу компании Смернакс Холдингс Лимитед взыскана компенсация за нарушение исключительного права в размере 20 000 рублей, возмещение госпошлины 5 000 руб. В остальной части иска отказано.

Постановлением суда по интеллектуальным правам от 09.11.2017 решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции по делу № А63-15387/2016 отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

Определением председателя первого судебного состава ФИО2 от 01.03.2018 в связи с уходом судьи Довнар О.Н. в ежегодный трудовой отпуск с последующей отставкой дело №А63-15387/2016, на основании статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, передано на рассмотрение судье  Безлепко В.В.

Исковые требования основаны на использовании заявленных товарных знаков на букмекерских терминалах принадлежащих ответчику  и находящихся в помещениях ответчика (пункте приема ставок) в ходе проведения азартной игры–пари (Пари 6). Истец заявляет, что изображения «птицы» и «книги» являются средством индивидуализации азартной игры (Пари 6) и используются для отображения событий. Класс МКТУ 41 распространяется на Букмекерскую деятельность. Истец не давал согласия на использование заявленных товарных знаков в программе Букмекерской системы «CloudBetSys», предложение о заключении договора ответчиком  отклонено.

При новом рассмотрении судом приняты меры по извещению иностранного юридического лица путем направления определений суда с надлежащим образом заверенным переводом на греческий и английском языки, которые вручены адресату. 

В судебное заседание истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, не явился, документов по определениям суда не представил, ходатайств не заявил. 

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против иска, просил отказать в его удовлетворении указывая на отсутствие оснований для взыскании компенсации и злоупотребление правом истцом.

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, представил письменное ходатайство, согласно которому просил рассмотреть спор в свое отсутствие и отказать в удовлетворении заявленных требований в полном объеме

Исследовав материалы дела, заслушав представителя ответчика, суд считает, что уточненные исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела установлено, что компания «Смернакс Холдингс Лимитед», расположенная по адресу: Климентос 38, Каллирое  Билдинг,  1-ый  этаж,  квартира/офис  11, 1061, Никосия, Кипр (CY) является правообладателем исключительного права на товарные знаки Российской Федерации: №518845 с приоритетом от 15.03.2013, № 502542 с приоритетом от 18.09.2012 года, в том числе  для использования при организации и проведении азартных игр (41 класс МКТУ). 

Истец, полагая, что ООО «Пятигорский ипподром» использует товарные знаки в программе Букмекерской системы «CloudBetSys», обратился с заявлением в отдел МВД по городу Ессентуки, сотрудниками которого в помещениях, принадлежащих ответчику по адресу 

<

...>, проведен осмотр пункта приема ставок букмекерской конторы, организованной ООО «Пятигорский ипподром». 

При проверке установлено, что в процессе деятельности используются персональные компьютеры, на мониторах которых при заключении пари (вариант №6) имеется визуализация-мультипликационный режим изображений «птица», «книга» идентичные товарным знакам компании Смернакс Холдингс Лимитед. 

По результатам проверки возбуждено дело об административном нарушении, получено заключение идентификационной экспертизы от 04.01.2017 № 856/п о схожести до степени смешения изображений «книга», «птица» с товарными знаками истца. Постановлением от 13.01.2017 № 5440 производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.         

Программное обеспечение Пари-6 принадлежит ответчику на основании лицензионного договора №001 о предоставлении неисключительных имущественных прав на использование программного обеспечения для букмекерской конторы от 01.10.2016, заключенного с ООО «Геймингсофт». 

Программы,  разработанные  ООО  «Геймингсофт»,  зарегистрированы  надлежащим образом и имеют свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ:                     № 2006614078 от 23/11/2006, № 2007611481 от 05/04/2007, № 2009613256 от 09/06/2009,                № 2008614690 от 25/09/2008 2007611111 от 13/03/2007, № 2009613257 от 09/06/2009,             № 2007612482 от 07/06/2007.

ООО «Пятигорский ипподром» осуществляет свою деятельность по организации азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах на основании лицензии от 26.06.2009 №3. В пунктах приемок ставок букмекерской конторы ООО «Пятигорский ипподром» участникам пари оказываются услуги по заключению основанных на риске соглашений о выигрыше, исход которых зависит от событий, в отношении которых неизвестно, наступят они или нет.

Как следует из материалов проверки и идентификационной экспертизы №856/п от 04.01.2017, проведенной ОВД города Ессентуки в рамках дела об административном правонарушении №450, на персональных компьютерах, установленных в приемном пункте ставок ответчика, на мониторах при заключении пари (вариант №6) установлены изображения «птица», «книга»  которые сходны до степени смешения с товарными знаками истца. 

Ответчик указал, что не нарушает исключительных прав истца, поскольку такие изображения были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. При этом ответчик указывает, что в программе Букмекерской системы «CloudBetSys» ООО «Геймингсофт» (свидетельства №2015615801, 2015615802, 2015615803 от 30.03.2015) использованы изображения «книги» и «птицы», которые предоставлены ему авторами программного обеспечения на условиях лицензионных договоров.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд руководствуется следующим.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать  соответствующие  результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением  случаев,  предусмотренных настоящим  Кодексом.  Использование  результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими  законами, за  исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности  или  средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В рассматриваемом споре правообладателем исключительного права на товарные знаки Российской Федерации является иностранное юридическое лицо - компания «Смернакс Холдингс Лимитед», расположенная по адресу: Климентос 38, Каллирое  Билдинг,  1-ый  этаж,  квартира/офис  11, 1061, Никосия, Кипр (CY).

Согласно части 3 статьи 254 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.

В случае непредставления таких доказательств арбитражный суд вправе истребовать их по своей инициативе.

При этом в силу статьи 1202 ГК РФ личным законом юридического лица является право страны, где учреждено юридическое лицо, следовательно, юридический статус иностранной компании должен определяться по праву государства места ее учреждения.

Согласно разъяснениям, данным 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» из взаимосвязанных положений пункта 9 части 1 статьи 126, части 1 статьи 253, части 3 статьи 254 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что в случае, когда истцом или ответчиком является иностранное лицо, к исковому заявлению прилагается документ, подтверждающий нахождение лица под юрисдикцией иностранного государства, его организационно-правовую форму, правоспособность и содержащий сведения о том, кто от имени юридического лица обладает правомочиями на приобретение гражданских прав и принятия гражданских обязанностей. Такой документ определяется на основании личного закона иностранного лица (например, выписка из торгового реестра страны происхождения).

Из материалов дела следует, что выписка из торгового реестра в отношении компании «Смернакс Холдингс Лимитед» отсутствует и при новом рассмотрении дела истцом не представлена.

В материалах дела имеется лишь апостилированное свидетельство о полномочиях, подписанное секретарем компании «Смернакс Холдингс Лимитед» Елефтерией Коллоси, согласно которому зарегистрированный офис компании и директор Елефтерия Коллоси располагаются по адресу: Арчиепископу Макариу III, 73, Башня МЕТОНИС, 7 этаж, квартира\офис 703, 1070, Никосия, Кипр.

Полномочия секретаря компании «Смернакс Холдингс Лимитед» Елевтериея Коллоси на выдачу таких документов ничем не подтверждены. При этом следует отметить, что удостоверивший этот документ удостоверяющий офицер Константинос Аргиру указал, что он удостоверяет лишь подпись Елефтерии Коллоси, но не сведения, изложенные в свидетельстве о полномочиях.

Таким образом, в материалах дела отсутствуют надлежащие и допустимые доказательства, подтверждающие нахождение компании «Смернакс Холдингс Лимитед» под юрисдикцией иностранного государства - Кипр, его организационно-правовую форму, правоспособность и сведений о том, кто от имени этого юридического лица обладает правомочиями на приобретение гражданских прав и принятия гражданских обязанностей.

Кроме того, как усматривается из материалов дела, в подтверждение своего правового статуса истец представил документы, в которых указано, что истцом по делу является компания Smernax  Holdings  Limited  с  регистрационным  адресом:  Арчиепископу Макариу  III, 73, БАШНЯ  МЕТОНИС,  7  этаж,  Квартира/Офис  705,  1070,  Никосия,  Кипр,  и регистрационным номером 238463.

Вместе с тем, в свидетельствах на товарный знак №518845, №502542  в качестве правообладателя указана компания «Смернакс Холдингс Лимитед», расположенная по адресу: Климентос 38, Каллирое Билдинг,  1-ый  этаж,  квартира/офис  11,  1061,  Никосия,  Кипр  (CY). 

Регистрационный номер компании в свидетельствах на товарный знак не указан. 

Доказательства того, что истец является тем же лицом, которое указано в свидетельствах на товарный знак, истец не представил, следовательно, не доказал, что именно ему принадлежат права на заявленные товарные знаки, что влечет отказ в иске.

В соответствии со статьей 1477 Гражданского кодекса РФ, товарный  знак - это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц  или индивидуальных предпринимателей, обладающее различительной способностью (статья  1483  ГК  РФ). Исходя  из данных  норм  закона,  назначение  товарного  знака  – различение товара или услуги, производимых или оказываемых разными лицами.

Исходя из смысла статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения  используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение ответчика и товарный знак истца.

Согласно пункту 13 Информационного  письма  Президиума  Высшего  Арбитражного Суда  Российской  Федерации  от  13.12.2007  №  122  вопрос  о  сходстве  до  степени смешения  обозначений  является  вопросом  факта  и  по  общему  правилу  может  быть разрешен судом без назначения экспертизы. 

Однородность  товаров  признается по факту, если товары по причине их  природы или  назначения  могут  быть  отнесены  потребителями  к  одному  и  тому  же  источнику происхождения.  При  установлении  однородности  товаров  должны  приниматься  во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное  назначение  (объем  и  цель  применения),  вид  материала,  из  которого они изготовлены, взаимодополняемость  либо взаимозаменяемость  товаров, условия их реализации (в том числе место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг  потребителей,  традиционный  или  преимущественный  уклад  использования товаров.

Ответчик  использует  спорные  обозначения  в  составе  интерфейса  программного обеспечения  «Букмекерская система «CloudBetSys» - данное обстоятельство  не отрицалось  ответчиком.  Таким  образом,  ответчик  использует обозначение  не  для маркировки  своего  товара с  целью его  продвижения  на  рынке,  но в  качестве изобразительного элемента программы, не обладающего различительной способностью и не предназначенного для этих целей. 

Следовательно, использование обозначения в программе «Пари 6» Букмекерской системы «CloudBestSys» не является способом использования средства индивидуализации, ответчик занимается букмекерской деятельностью, которая, относится к 36-му классу МКТУ, для которого товарные знаки по свидетельствами Российской Федерации № 518845, № 502542 не зарегистрированы.

Букмекерская деятельность, как и услуги азартных игр требуют получения специальной лицензии на осуществление такой деятельности, однако ни у истца, ни у общества с ограниченной ответственностью «Бет.ру» (лицензиата) такой лицензии нет, поэтому ни истец, ни его лицензиат, не могли использовать товарные знаки для оказания услуг 41-го класса МКТУ - азартные игры.

Таким  образом, при использовании ответчиком  обозначений  «книги»  и  «птицы»  в том виде как указано в исковом заявлении,  вероятность  смешения  его  как  лица  оказывающего услуги, однородные услугам  41-го  класса  МКТУ,  с  правообладателем товарных знаков по свидетельствам  Российской  Федерации  №  518845, 502542 отсутствует. Кроме того, ООО «Геймингсофт» использовала обозначения, тождественные товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации № 518845, № 502542 в своих играх ранее 2009 года.

Такое использование ответчиком обозначений исключает саму возможность  смешения товаров истца  и ответчика в сознании потребителя, поскольку обозначение не используется ответчиком для  маркировки товара в целях различения  своей  продукции  от  продукции  других производителей программного обеспечения.

Вместе с тем из материалов дела  не следует, что истец использует эти  товарные  знаки в отношении услуг 41-го  класса МКТУ, для которых они зарегистрированы.

При таких обстоятельствах суд признает обоснованным довод ответчика о злоупотреблении правом.

Согласно части 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

В соответствии с частью 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации (абз. 3 п. 1 Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В разъяснениях в абз. 5 п. 1 указанного постановления указано, что если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (п. 2 ст. 10 ГК РФ). 

Учитывая изложенное, исковые требования не подлежат удовлетворению.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца в связи с отказом в удовлетворении исковых требований. 

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении исковых требований Смернакс Холдингс Лимитед, Арчиепископу Макариу III, 73, Башня Метонис, Никосия, Кипр отказать в полном объеме. 

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                                         В.В. Безлепко