РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-45109/22-27-326

г. Москва

31 августа 2022 г.

Резолютивная часть решения объявлена 18 августа 2022года

Полный текст решения изготовлен 31 августа 2022 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Крикуновой В.И., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ворониной И.С.,

рассмотрев в предварительном  судебном заседании дело по иску

истец:ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕМЕЛЯ" (125080, ГОРОД МОСКВА, ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, ДОМОВЛ. 77, КОРПУС 1 СТРОЕНИЕ 4, ОГРН: 1127746591257, Дата присвоения ОГРН: 31.07.2012, ИНН: 7708767367, КПП: 773301001)

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕМЕЛЯ РУСЬ" (117303 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ОДЕССКАЯ ДОМ 14КОРПУС 1 ПОМЕЩЕНИЕ VI, ОГРН: 1177746083965, Дата присвоения ОГРН: 01.02.2017, ИНН: 7727310008, КПП: 772701001)

о взыскании компенсации за незаконное использование Товарного знака №291940 в размере 5 000 000  руб. 00 коп.,

при участии: согласно протоколу;

У С Т А Н О В ИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕМЕЛЯ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕМЕЛЯ РУСЬ" о взыскании компенсации за незаконное использование Товарного знака №291940 в размере 5 000 000  руб. 00 коп. 

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал по доводам, изложенным в отзыве.

Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, считает исковые требования подлежащими удовлетворению частично, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 05.04.2017 г. по делу № А40-78378/16 Пелеев Ильсияр Ильгизерович исполняет обязанности Конкурсного управляющего ООО «ЕМЕЛЯ» (ИНН:7708767367).

Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) опубликовано конкурсным управляющим в газете «Коммерсантъ» №66 от 15.04.2017 г.

ООО «ЕМЕЛЯ» является правообладателем Товарного знака №291940 

 

представляющего из себя торговый логотип "Емеля" написанный уникальным курсивом и обрамлённый рамкой.

В обоснование заявленных требований истец указал, что в процессе осуществления возложенных на него Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ и Решением Арбитражного суда города Москвы функций, конкурсным управляющим Пелеевым Ильсияром Ильгизеровичем выявлен факт незаконного использования принадлежащего ООО «ЕМЕЛЯ» товарного знака: множественное размещение товарного знака №291940 на сайте http://emelya-rus.ru/ принадлежащем ответчику ООО «ЕМЕЛЯ РУСЬ».

Истец обратился к Ответчику с письменной претензией, что подтверждается Квитанцией и описью вложения от 11.12.2021 №10531857105343.

Претензионные требования истца остались без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Истец считает, что ответчик нарушил исключительные права истца на товарный знак № 291940, в связи с чем просит суд взыскать с ответчика компенсацию в размере 5 000 000 руб.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд исходил из следующего.

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Кодекса), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, з а исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, использование для индивидуализации товаров и услуг обозначения, тождественного или сходного с ним до степени смешения товарному знаку иного лица, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Факт нарушения Ответчиком исключительных прав Истца путём размещения Товарного знака №291940 на принадлежащем Ответчику сайте в сети интернет в целях рекламы и продвижения товара и собственной коммерческой деятельности, размещения на сайте изображений товаров с нанесением товарного знака Истца и предложения его к реализации, что подтверждается Протоколом осмотра доказательств от 02.07.2021 г., составленного Нотариусом Коломенского нотариального округа Московской области Мурыгиным С.Д., а так же Протоколом осмотра доказательств от 16.08.2021 г., составленного Нотариусом города Москвы Шараповой Е.П.

Факт принадлежности ИНТЕРНЕТ-сайта с доменным именем http://emelya-rus.ru/ подтверждается информацией, находящейся в свободном доступе в сети интернет (www.nic.ru / https://whois.ru ) указанный сайт (домен) находится в пользовании (администрировании) ООО «ЕМЕЛЯ РУСЬ» (ИНН: 7727310008).

Истец не давал своего разрешения Ответчику на использование принадлежащих ему исключительных прав. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Ответчик, возражая против удовлетворения исковых требований указал на следующие обстоятельства.

В соответствии с Письмом ФАПСИ Роспатента от 22.07.2016г. №41-4486-12 и сведениями, размещенными в открытом и публичном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ (http://wwwl.fips.ru.) истцу принадлежали следующие зарегистрированные товарные знаки: №: 291940, №165098. №231098. №231099, №214075, объединенные под брендом «ЕМЕЛЯ», под которым реализовывались сухарики «ЕМЕЛЯ» и аналогичные товары.

Согласно полученной информации Роспатента, в отношении указанных товарных знаков были совершены несколько последовательных сделок по их отчуждению:

Первая сделка: от Должника (ООО «ЕМЕЛЯ») к ООО «ЕМЕЛЯ ТРЕЙДИНГ» (ИНН 7714324780) по Договору об отчуждении исключительного права на товарный знак от 30.12.2014г.,

Государственная регистрация перехода права на товарные знаки была совершена 24 апреля 2015г.,

Вторая сделка: 29 мая 2015г. товарные знаки отчуждены от ООО «ЕМЕЛЯ ТРЕЙДИНГ» в адрес ОЛГО Коммерс Лимитед (OLGO Commerce Limited) по Договору об отчуждении исключительного права на товарные знаки от 29.05.2015г.

Третья сделка: ОЛГО Коммерс Лимитед (OLGO Commerce Limited) произвело отчуждение указанных товарных знаков Лафлин Макгвайер энд Роуд Холдинг Лимитед (Loughlin McGuire & Roud Holdings Limited) - Новая Зеландия, которые являлись правообладателем указанных товарных знаков.

Конкурсный управляющий полагая, что указанные сделки были совершенны незаконно, а товарные знаки подлежат истребованию у последнего правообладателя -Лафлин Макгвайер энд Роуд Холдинг Лимитед в конкурсную массу Должника, обратился в суд с заявлением о признании недействительной сделки, заключенной с ООО «Емеля Трейдинг» (первой сделки). Последующие сделки не оспаривались.

Определением от 16 февраля 2021 г. по делу № А40-78378/16-178-5 «Б» суд признал недействительной сделкой Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак от 30.12.2014 г., заключенный должником ООО «ЕМЕЛЯ» с ООО «Емеля Трейдинг». Применить последствия недействительной сделки в виде взыскания с ООО «Емеля Трейдинг» в конкурсную массу ООО «ЕМЕЛЯ» - 2 395 000,00 руб.

Не согласившись с определением Арбитражного суда города Москвы от 16 февраля 2021 года по делу № А40-78378/16-178-5 «Б», конкурсный управляющий обратился с апелляционной жалобой на указанный судебный акт.

В частности,- в жалобе указал, что просит определение суда отменить в части применения последствий недействительности сделки в виде взыскания с ООО «ЕМЕЛЯ ТРЕЙДИНГ» в конкурсную массу ООО «ЕМЕЛЯ» 2 395 000,00 руб. (в Постановлении указывается общая сумма, по каждому конкретному товарному знаку не расписывается судом) и отказе в истребовании у Лафлин Макгвайер энд Роуд Холдинге Лимитед в конкурсную массу ООО «ЕМЕЛЯ» товарные знаки № 291940 (прим. *компенсацию за пользование которым, просит присудить Истец по настоящему делу), №165098. №231098. №231099, №214075.

Постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда № 09АП-16049/2021 от 15 июня 2021 года по делу № А40-78378/16 определение Арбитражного суда г. Москвы от 16.02.2021 г. в обжалуемой части отменено. Суд обязал Лафлин Макгвайер энд Роуд Холдинге возвратить ООО «ЕМЕЛЯ» права на товарные знаки: №№291940, №165098. №231098. №231099, №214075.

Вместе с тем Лафлин Макгвайер энд Роуд Холдинг предоставил право использования спорного товарного знака ООО «ЕМЕЛЯ РУСЬ» (дата и номер государственной регистрации договора - 02.10.2017 РД0232947 с условиями неисключительной лицензии сроком на 10 лет на территории РФ. 

Кроме того, имеется запись о Государственной регистрации расторжения зарегистрированного договора (вид договора: лицензионный). Указание о расторжении: одностороннее расторжение. Дата и номер государственной регистрации расторгаемого договора: 02.10.2017 г. РД0232947.

02.08.2021 г. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) письмом № 41-86762-12 в адрес конкурсного управляющего ООО «ЕМЕЛЯ» ответил на его заявление от 07.07.2021 г., содержащее просьбу исполнить Определение Арбитражного суда г. Москвы от 16.02.2021 г. по делу № А40-78378/16 и Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда № 09АП-16049/2021 от 15 июня 2021 года по делу № А40-78378/16.

В нем указано, что соответствующие сведения внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания российской Федерации и будут опубликованы в официальном бюллетене в установленном законом порядке.

06.08.2021 г. запись о правообладателе ООО «Емеля» товарного знака № 291940 внесена в Государственный реестр и опубликована в Бюллетене № 15.

По мнению ответчика именно с 06.08.2021 года ООО ЕМЕЛЯ» вновь стало правообладателем товарного знака, а, следовательно, именно с этого момента в соответствии с пунктом 1 ст. 1484 ГК РФ, ему принадлежит право использования товарного знака и возможность взыскания компенсации за его незаконное использование, если таковое подтвердиться. При этом у ООО «ЕМЕЛЯ РУСЬ» в период с 02.10.2017 до 14.07.2021 года имелось право пользования товарным знаком, вытекающее из лицензионного договора, который зарегистрирован в установленном законом порядке и конкурным управляющим не оспаривался.

30.12.2014 г. Истец ООО «Емеля» произвело отчуждение указанного товарного знака в пользу ООО «ЕМЕЛЯ ТРЕЙДИНГ», однако определением Арбитражного суда города Москвы от 16.02.2021 г. по делу №А40-78378/16 указанная сделка была признана недействительной.

Возражая против доводов ответчика истец указал, что в силу ст. 167 ГК РФ, недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно.

Таким образом, ООО «Емеля» никогда не утрачивало статус собственника (правообладателя) товарного знака №291940, в то время как ни ООО «ЕМЕЛЯ ТРЕЙДИНГ», ни иные лица, участвовавшие в цепочке взаимосвязанных сделок, признанных недействительными Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 июня 2021 года по делу №А40-78378/16, не приобретали прав на указанный товарный знак, а все сделки по отчуждению указанного товарного знака являются недействительными ничтожными сделками в силу положения ст. 10, 168 ГК РФ.

Следует учитывать, что Генеральный директор ООО «Емеля Русь» (Ответчик) Ботвинник Валерий Владимирович, являлся контролирующим Истца лицом ответственным за вывод товарных знаков из конкурсной массы в период предшествовавший банкротству.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 июня 2021 года по делу №А40-78378/16 установлено, что ООО «ЕМЕЛЯ ТРЕЙДИНГ» фактически осуществляя деятельность по производству сухариков под брендом «ЕМЕЛЯ», через один месяц после приобретения товарных знаков у должника, отчуждает иностранной компании ОЛГО Коммерс Лимитед (OLGO Commerce Limited) по заниженной цене.

В свою очередь ООО «ЕМЕЛЯ ТРЕЙДИНГ», перепродав товарные знаки третьему лицу, продолжало осуществлять коммерческую деятельность с использованием проданных товарных знаков, что по мнению управляющего свидетельствует об отсутствии экономической целесообразности в перепродаже товарных знаков иностранной компании и свидетельствует о желании скрыть имущество от кредиторов должника и усложнить процедуру оспаривания сделок должника и возврата имущества в конкурсную массу.

При этом, Лафлин Макгвайер энд Роуд Холдинге Лимитед не осуществляя деятельность со спорными товарными знаками, предоставило право использования спорных товарных знаков сначала ООО «ЕМЕЛЯ ТРЕЙДИНГ» (признано контролирующим должника лицом определением от 28.01.2019), а в последствии ООО «ЕМЕЛЯ РУСЬ» (ОГРН: 1177746083965, адрес: 117303, город Москва, Одесская улица, дом 14 корпус 1, помещение VI), единственным участником и генеральным директором которого является Ботвинник Валерий Владимирович (признан контролирующим должника лицом определением Арбитражного суда г. Москвы от 28.01.2019).

Ботвинник В.В. является участником ООО «ЕМЕЛЯ ТРЕЙДИНГ» в размере 50%, которое при отсутствии какой-либо экономической целесообразности (само использовало товарные знаки) перепродало их ОЛГО Коммерс Лимитед и далее Лафлин Макгвайер энд Роуд Холдинге, являясь единственным участником и генеральным директором ООО «ЕМЕЛЯ РУСЬ», которое по лицензионному договору с Лафлин Макгвайер энд Роуд Холдинге использует спорные товарные знаки. Принимая во внимание установленные обстоятельства относительно конечного бенефициара, в отсутствии доказательств добросовестности конечного приобретателя, апелляционный суд приходит к выводу о наличии оснований в соответствии со ст. 270 АПК РФ для отмены определения в обжалуемой части, и применении последствий недействительности в виде возложения на Лафлин Макгвайер энд Роуд Холдингс Лимитед обязанности возвратить ООО «ЕМЕЛЯ» право на товарные знаки №291940, № 165098, № 231098, № 231099, №214075.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда, а так же положения ст. 167 ГК РФ и ч. 2 ст. 168 ГК РФ суд пришел к выводу о том, что Истец ООО «ЕМЕЛЯ» в период с 14.02.2013 г. по настоящее время является правообладателем товарного знака №291940 в то время как Ответчик ООО «Емеля Русь», единственным участником и руководителем которого является Ботвинник Валерий Владимирович, не мог не знать о том, что использование им в своей деятельности товарного знака №291940 является незаконным и основано на недействительных договорах. Ссылка Ответчика на лицензионный договор не может быть принята во внимание ввиду выводов изложенных в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 июня 2021 года по делу №А40-78378/16, которое его руководитель Ответчика Ботвинник В.В. обжаловал, однако Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 15.10.2021 г. по делу №А40-78378/2016 указанное постановление оставлено в силе.

Кроме того, факты использования товарного знака ответчиком зафиксированы истцом и после 06.08.2021.

Таким образом факт нарушения ответчиком прав на товарный знак №291940 подтвержден материалами дела.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Аналогичные разъяснения изложены в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N10), согласно которому компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе 8 оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

В соответствии с пунктом 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оценив размер предъявленной к взысканию суммы компенсации, учитывая характер допущенного нарушения, объем предложений о продаже товаров, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд считает возможным снизить компенсацию до 300 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак. 

При таких обстоятельствах суд считает исковые требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав подлежащим удовлетворению частично.

Расходы истца по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 110, 123, 167 - 171, 176, 177 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО "ЕМЕЛЯ РУСЬ" (117303 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ОДЕССКАЯ ДОМ 14КОРПУС 1 ПОМЕЩЕНИЕ VI, ОГРН: 1177746083965, Дата присвоения ОГРН: 01.02.2017, ИНН: 7727310008, КПП: 772701001) в пользу ООО "ЕМЕЛЯ" (125080, ГОРОД МОСКВА, ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, ДОМОВЛ. 77, КОРПУС 1 СТРОЕНИЕ 4, ОГРН: 1127746591257, Дата присвоения ОГРН: 31.07.2012, ИНН: 7708767367, КПП: 773301001) компенсацию в размере 300 000 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ООО "ЕМЕЛЯ РУСЬ" (117303 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ОДЕССКАЯ ДОМ 14КОРПУС 1 ПОМЕЩЕНИЕ VI, ОГРН: 1177746083965, Дата присвоения ОГРН: 01.02.2017, ИНН: 7727310008, КПП: 772701001) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 880 руб.

Взыскать с ООО "ЕМЕЛЯ" (125080, ГОРОД МОСКВА, ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, ДОМОВЛ. 77, КОРПУС 1 СТРОЕНИЕ 4, ОГРН: 1127746591257, Дата присвоения ОГРН: 31.07.2012, ИНН: 7708767367, КПП: 773301001) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 45 120 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:

В.И. Крикунова