ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-92515/2023

Дело № А40-146292/22

г. Москва

21 февраля 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 19 февраля 2024 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 21 февраля 2024 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Е.А. Ким,

судей: Д.В. Пирожкова, А.И. Трубицына,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.Н. Хрущак,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

истца Общества с ограниченной ответственностью "Ндфлка.РУ" 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.11.2023 года по делу № А40- 146292/22, 

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Ндфлка.РУ" (ОГРН: 

<

***>) 

к ФИО1 ( ИНН 

<

***>) 

Соответчик Общество с ограниченной ответственностью "Ист Поинт" (ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании компенсации, о запрете, об обязании,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 21.07.2022, 

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 19.10.2022,

от соответчика: ФИО4 по доверенности от 14.04.2023.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Ндфлка.РУ" к ФИО1 о защите исключительных прав на товарный знак «Налоговый Консьерж» по свидетельству РФ № 762308.

Определением от 15.02.2023 в качестве соответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью "ИСТ Поинт". При этом истец указал требования к каждому из ответчиков, изменив в том числе размер в порядке ст. 49 АПК РФ, а именно:

-запретить ФИО1 использовать товарный знак «Налоговый Консьерж» по свидетельству РФ № 762308 и сходные с ним до степени смешения обозначения «taxconcierge» и «tax-concierge» в доменных именах taxconcierge.ru и tax-сопс1ег§е.ш;

-обязать ФИО1 и общество с ограниченной ответственностью «ИСТ Поинт» опубликовать в полном объеме вступивший в законную силу судебный акт, которым будет закончено рассмотрение настоящего дела по существу, в печатном СМИ газете «Коммерсантъ» (свидетельство СМИ ПИ № ФС 77 - 76924) в течение 30 календарных дней со дня вступления указанного судебного акта в законную силу;

-взыскать с ФИО1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Ндфлка.РУ» компенсацию за нарушения исключительного права на товарный знак «Налоговый Консьерж» по свидетельству РФ № 762308 в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей;

-взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИСТ Поинт» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ндфлка.РУ» компенсацию за нарушения исключительного права на товарный знак «Налоговый Консьерж» по свидетельству РФ № 762308 в размере 9 891 000 (Девять миллионов восемьсот девяносто одна тысяча) рублей.

Оценив доводы и возражения сторон в совокупности с представленными доказательствами, руководствуясь ст.ст. 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, ст. ст. 110, 123, 156, 167-170 АПК РФ решением от 20.11.2023 г. суд первой инстанции в иске отказал.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил указанное решение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт, в обоснование отмены ссылался на то, что суд пришел к выводам несоответствующим материалам дела, необоснованно отклонил доводы истца о нарушение его исключительных прав.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме. Считает решение суда незаконным и необоснованным, просит решение суда отменить. 

Представители ответчика, соответчика возражали против удовлетворения апелляционной жалобы по доводам, изложенным в отзыве. Считают решение суда законным и обоснованным, доводы апелляционной жалобы несостоятельными.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы.

Судом установлено, ООО «Ндфлка.РУ» является правообладателем товарного знака «Налоговый Консьерж» по свидетельству Российской Федерации № 762308 .

Товарный знак «Налоговый Консьерж» зарегистрирован в том числе в отношении таких услуг 35 и 36 классов МКТУ, как составление налоговых деклараций, услуги по подаче налоговых деклараций, ведение бухгалтерских документов, экспертиза налоговая, анализ финансовый; информация финансовая; исследования финансовые; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; менеджмент финансовый; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; услуги финансовые таможенных брокеров.

1 ответчик является администратором доменных имен taxconcierge.ru и tax-сопс1ег§е.ги.

Истец ссылается на те обстоятельства, что с использованием сайтов taxconcierge.ru и tax-concierge.ru предлагаются и оказываются следующие услуги: «ведение бухгалтерского учета, составление и сдача отчетности, защита интересов от лица налогоплательщиков, снижение налогового давления».

Перечисленные услуги однородны с указанными выше услугами 35 и 36 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «Налоговый Консьерж» № 762308.

Для индивидуализации указанных выше услуг на сайтах taxconcierge.ru и tax-concierge.ru используются тождественные и сходные до степени смешения с товарным знаком «НАЛОГОВЫЙ КОНСЬЕРЖ» № 762308 обозначения «Налоговый консьерж», «Первый налоговый консьерж», «сервис Налоговый консьерж», «Tax Concierge 8егуюе», «Tax Concierge».

Доменные имена taxconcierge.ru и tax-concierge.ru также являются сходными до степени смешения с товарным знаком «Налоговый Консьерж» № 762308, поскольку является переводом последнего на английский язык.

В обоснование требований к соответчику истец сослался на те обстоятельства, что в период с 14.07.2020 по 08.07.2022 ООО «ИСТ Поинт» осуществляло предпринимательскую деятельность под фирменными наименования .

-общество с ограниченной ответственностью «Такс Консьерж Сервис»,

-ООО «Такс Консьерж Сервис».

Обозначение «Такс Консьерж Сервис» в написании на латинице использовалось на сайтах Ответчика ФИО1

Согласно выписке из ЕГРЮЛ (приложение № 4) видами деятельности ООО «Такс Консьерж Сервис» (ООО «ИСТ Поинт») являются в том числе:

-деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию,

-деятельность по проведению финансового аудита,

-деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета.

Как видно, ООО «Такс Консьерж Сервис» (ООО «ИСТ Поинт») осуществляло именно те виды деятельности, которые:

-во-первых, были указаны на сайтах Ответчика ФИО1 taxconcierge.ru и 1ах-сопс1ег§е.ш,

во-вторых, однородны с услугами 35 и 36 классов МКТУ, указанных в товарном знаке Истца: составление налоговых деклараций, услуги по подаче налоговых деклараций, ведение бухгалтерских документов, экспертиза налоговая, анализ финансовый; информация финансовая; исследования финансовые; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; менеджмент финансовый; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество].

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

2) при выполнении работ, оказании услуг;

4)в предложениях об оказании услуг, а также в объявлениях и в рекламе;

5)в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации».

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно ст. 1515 ГК РФ правообладатель также вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей, либо в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В обоснование размера компенсации к соответчику истец сослался на подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, в размере выручки Ответчика от оказания услуг под товарным знаком Истца, при этом добровольно ограничил размер компенсации однократной стоимостью услуг, оказанных Ответчиком под товарным знаком Истца, и учел в размере компенсации выручку Ответчика только за один год использования товарного знака Истца, тогда как такое использование продолжалось Ответчиком в течение двух лет.

В обоснование требования о публикации решения Истец сослался на то, что ООО «ИСТ Поинт» осуществлял предпринимательскую деятельность под сходным с товарным знаком Истца фирменным наименованием ООО «Такс Консьерж Сервис».

В число читателей «Коммерсанта» входят в том числе представители бизнес-сообщества, собственники и руководители российских компаний. Именно от этил лиц Ответчик ООО «ИСТ Поинт» и представил письма об оказании им услуг.

Предоставленные Московским региональным отделением № 11 Фонда социального страхования Российской Федерации документы свидетельствуют о том, что Ответчик ООО «ИСТ Поинт» использовал сходное до степени смешения с товарным знаком Истца фирменное наименование ООО «Такс Консьерж Сервис» на протяжении примерно 2 лет, в течение которых он регулярно получал выручку от оказания услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак Истца.

Данное обстоятельство, наряду с размещением в сети Интернет двух сайтов Ответчика ФИО1, по мнению Истца, обусловливают необходимость оповещения потребителей услуг по налоговому консультированию, ведению бухгалтерского учета, проведению финансового аудита о действительном правообладателе бренда «Налоговый Консьерж».

Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из предмета и оснований заявленных исковых требований, а также из достаточности и взаимной связи всех доказательств в их совокупности, установив все обстоятельства, входящие в предмет доказывания и имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, принимая во внимание конкретные обстоятельства данного дела,  руководствуясь положениями действующего законодательства, суд первой инстанции признал исковое заявление не обоснованным и не подлежащим удовлетворению.

Суд первой инстанции пришел к следующим выводам:

Доменные имена taxconciergeaui и tax-concierge.ru не являются схожими до степени смешения с Товарным знаком Налоговый консьерж» по свидетельству РФ № 762308. 

Также фирменное наименование ООО «Такс Консьерж Сервис» не сходно до степени смешения с товарным знаком Истца. Вероятность смешения с товарным знаком при использовании наименования отсутствует. Перевод термина с одного языка на другой не может являться сходным до степени смешения. Обозначение «Такс Консьерж Сервис», являвшегося частью фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью «Такс Консьерж Сервис» не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 762308 на основании того, что оно не сходно до степени смешения по фонетическим и семантическим признакам. Вероятность смешения при использовании фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью «Такс Консьерж Сервис» с товарным знаком по свидетельству № 762308 в отношении услуг, для индивидуализации которых товарный знак по свидетельству зарегистрирован и однородных услуг не возникает. Также истцом не доказано, что выручка в размере 9 891 000 рублей связана с продажей услуг под товарным знаком истца.

Апелляционный суд отклоняет доводы жалобы на основании следующего.

В силу п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу абз. 3 п. 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее «Пленум № 10») требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права.

В силу п. 59 Пленума № 10 в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Истец в жалобе утверждает, что фирменное наименование ООО «Такс Консьерж Сервис» сходно до степени смешения с «Налоговый Консьерж».

По мнению истца тождество подтверждается тем, что данное наименование воспринимается потребителем как написанный на русском языке перевод товарного знака истца.

Данная позиция истца, изложенная в жалобе, опровергается материалами дела, в том числе отсутствие сходства товарного знака истца с фирменным наименованием ответчика 2 до степени смешения подтверждается Заключением специалиста № 102/д от 17.06.2023, выполненным ФИО5

В заключении содержатся следующие выводы:

Обозначение «Такс Консьерж Сервис», являющееся частью фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью «Такс Консьерж Сервис» не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 762308 на основании того, что оно не сходно до степени смешения по фонетическим и семантическим признакам.

Вероятность смешения при использовании фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью «Такс Консьерж Сервис» с товарным знаком по свидетельству № 762308 в отношении услуг, для индивидуализации которых товарный знак по свидетельству зарегистрирован и однородных услуг не возникает.

Также в заключении специалист отметил следующее:

«Нет оснований для вывода о том, что словесный элемент ТАКС российские потребители будут переводить в транслитерацию на латиницу, выбирать из возможных вариантов транслитерации английское слово TAX, и переводить его потом на русский язык. Согласно опросу ВЦИОМ свободно владеют английским языком всего 5% россиян (https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/inostrannyj-yazy investicziya?ysclid=lin2dc4jj949922060).   

С учетом  количества россиян,   пользующихся бухгалтерскими услугами, среди 5%, владеющих английским языком, прочтение слова ТАКС в кириллице, как английское слово Шх маловероятно. Учитывая, что слово ТАКС используется в фирменном наименовании вместе с указанием форму предприятия «общество с ограниченной ответственностью», указывает на российскую фирму у потребителя не может возникнуть ассоциации слова ТАКС со словами иного языка. Слово ТАКС однозначно воспринимается потребителями как слово, выполненное в кириллице».

В заключении указано на отсутствие сходства по звуковым (фонетическим, графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. В обоснование данных выводов специалист ФИО5 на стр. 13 указала следующее:

«Обозначение «Такс Консьерж Сервис» и обозначение Налоговый Консьерж не являются сходными, поскольку не ассоциируются между собой в целом, что обусловлено следующими факторами. Сравниваемые обозначения отличаются по фонетическому признаку сходства за счет разного количества слов. При этом следует отметить, что словесный элемент «Такс» в фирменном наименовании занимает начальную, наиболее сильную позицию, с которой начинается восприятие обозначения потребителем, что приводит к еще большим фонетическим отличиям сравниваемых знаков. Кроме того, знаки производят разное общее зрительное впечатление за счет их разной длины. Также в отличие от обладающего семантикой слова Налоговый словесный элемент Такс не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации.

В качестве фактического обстоятельства, усиливающего угрозу смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений, может выступать использование серии товарных знаков. В такой ситуации новое обозначение с тем же элементом может рассматриваться потребителем как продолжение указанной серии товарных знаков.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 762308 не обладает серией товарных знаков.

Фирменное наименование правообладателя товарного знака № 762308 Общество с ограниченной ответственностью «Ндфлка.РУ». Обозначение по товарному знак № 762308 не совпадает с оригинальной частью фирменного наименования правообладателя.

Имеющиеся отличия обуславливают различное восприятие потребителем обозначений по товарному знаку и фирменному наименованию, что исключает вероятность их ассоциирования друг с другом и возможность смешения в гражданском обороте».

Таким образом, суд первой инстанции обоснованно отказал в иске по причине недоказанности сходства товарного знака с фирменным наименованием Ответчика 2 и отсутствием вероятности смешения при использовании.

Суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении требования о запрете использования товарного знака, поскольку ФИО1 прекратил использование доменных имен сразу же как узнал о возможном факте нарушения из полученной претензии

В соответствии с п. 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление № 10) требование о запрете использования товарного знака может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права.

Поскольку из материалов дела усматривается факт завершения использования ФИО1 доменных имен tахсоnсiегgе.гu и tах-соnсiегgе.гu с момента получения досудебной претензии, то требование о запрете его использования не может быть удовлетворено судом.

Подтверждается:

-Скриншотами браузера, подтверждающие невозможность открытия страниц по адресам с доменными именами tахсоnсiегgе.гu и tах-соnсiегgе.гu.

-Отчетами Ве1.га, подтверждающие отсутствие интернет-трафика по адресам с доменными именами tахсоnсiегgе.гu и tах-соnсiегgе.гu.

-Отчетами WНOIS о доменных именах tахсоnсiегgе.гu и tах-соnсiегgе.гu.

Таким образом, cуд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении требования о запрете использования товарного знака в связи с добровольным исполнением Ответчиком требования Истца, изложенного в досудебной претензии.

Вопреки позиции истца, представленные истцом рецензия патентного поверенного ФИО6 и лингвистическое заключение ФИО7 противоречат друг другу, являются необоснованными, не опровергают выводы, содержащиеся в заключении специалиста ФИО5

В опровержение Заключения специалиста со стороны истца представлены следующие документы: рецензия патентного поверенного ФИО6 от 23.08.2023  (далее «Рецензия»), лингвистическое заключение ФИО7 от 21.08.2023 (далее «Лингвистическое заключение»)

По результатам анализа представленных доказательств, ООО «ИСТ ПОИНТ» указывает на необоснованность выводов, наличие противоречий между Рецензией и Лингвистическое заключением.

В частности, на странице 4 Рецензии указано, что вывод специалиста ФИО5 о том, что «КОНСЬЕРЖ СЕРВИС» указывает на род, форму оказания услуг не подтверждается представленными источниками, ни иными источниками. Но вместе с этим, на странице 3 Лингвистического заключения сделан вывод, где указано, что сочетание «консьерж-сервис» используется для обозначения услуги индивидуального сопровождения клиента. Соответственно имеет место противоречие Рецензии по отношению к Лингвистическому заключению.

На странице 6 Рецензии указано, что не является убедительной ссылка специалиста ФИО5, на то, что только 5 % российских потребителей свободно владеют английским языком.

Данный довод рецензента опровергается следующим.

В заключении специалиста содержится ссылка на данные ВЦИОМА. То есть утверждение является мотивированным и обоснованным.

Сам рецензент голословно утверждает, что для того, чтобы знать значение известных английских слов «tах», «cоncег» и «саг» нет необходимости владеть всем корпусом английского языка. Данное утверждение рецензента ничем не подтверждено, фактически является его личным мнением.

На странице 3 Лингвистического заключения содержится вывод, что слово «1ах» является весьма распространенным словом английского языка. В качестве подтверждения представлена ссылка на иностранный сайт. Однако не представлены какие-либо объективные данные о степени известности данного термина именно среди российских потребителей.

В Лингвистическом заключении исследовался только вопрос сходства словосочетаний. В то время как представленное Заключение специалиста со стороны ООО «ИСТ ПОИНТ» отвечало на вопрос именно наличия вероятности смешения при использовании фирменного наименования. Таким образом, именно в Заключении специалиста ФИО5 исследовался вопрос, имеющий значение для настоящего спора.

Соответственно Лингвистическое заключение является неотносимым доказательством, не отвечающим на ключевой вопрос о возможности смешения фирменного наименования с товарным знаком именно в процессе его использования.

Таким образом, представленные истцом в материалы дела доказательства (Рецензия, Лингвистическим заключением) не отвечают критериям объективности, обоснованности, проверяемости, противоречат друг другу, надлежащим образом не опровергают выводы, изложенные в представленном Заключении специалиста ФИО5

Таким образом, суд первой инстанции дал правильную оценку представленным доказательствам.

Вопреки  позиции  истца, изложенной в жалобе, представленный опрос является недопустимым и неотносимым доказательством.

Формулировки вопросов истца не соответствуют принципам объективности и нейтральности, опрос содержит наводящие вопросы, большая часть вопросов являются неотносимыми по отношению к предмету рассматриваемого спора

В представленном опросе не была охвачена степень информированности потребителей о товарном знаке «Налоговый консьерж», не учтён уровень известности данного товарного знака при оценке вероятности смешения.

В опросе содержатся наводящие вопросы, направленные на создание предубеждения у опрашиваемых лиц, последовательность опроса направлена на преднамеренное формирование мнения у опрашиваемых лиц.

Недопустимость проведения опроса таким образом подтверждается судебной практикой.

Так, в решении Суда по интеллектуальным правам от 14.10.2021 по делу № СИП-580/2021 указано следующее:

«Вместе с тем, представленный онлайн-опрос отражает мнение опрошенных по состоянию на январь 2021 года (то есть на момент проведения опросов), и не является ретроспективными, при том, что значение для настоящего спора имеет возможность смешения противопоставляемых товарных знаков потребителями именно на дату приоритета спорного товарного знака (13.11.2019). Указанное обстоятельство свидетельствует о неотносимости названного доказательства к настоящему делу».

То есть, в данной части вопроса сформулировано некорректное утверждение о том, что бренд якобы используется в настоящее время, и нет указания на период времени использования данного фирменного наименования в действительности.

Сайт taxconsierge.ru никаким образом не связан с ООО «ИСТ ПОИНТ», в том числе информация, размещенная на этом сайте или контакты (телефон и другие сведения) не были известны до момента получения претензии Истца.

Таким образом, представленный опрос не может быть признан объективным и подтверждающим смешение при использовании фирменного наименования.

Вопреки позиции истца, сервис «Яндекс.взгляд» не каждый раз может быть учтён в качестве допустимого и относимого доказательства, так как результаты опроса не всегда могут подтверждать их достоверность, отсутствуют сведения в каких городах был проведён опрос и т.д.

Необходимость критически оценивать сервис «Яндекс.взгляд» в качестве доказательства подтверждается практикой Палаты по патентным спорам.

Так, в заключении Палаты по патентным спорам от 23.01.2023 (Приложение к решению Роспатента от 06.03.2023 по заявке № 2022711306/33) Об отказе в государственной регистрации товарного знака указано следующее:

«Относительно представленных заявителем данных онлайн-опроса потребителей, проведенного с помощью интернет-платформы «Яндекс Взгляд», коллегия отмечает следующее.

Результаты указанного онлайн-опроса не могут подтверждать их достоверность, поскольку к материалам возражения не представлен сам проведенный опрос, сведения в каких городах был проведен опрос, среди какого количества населения. Невозможно определить также ретроспективность представленного опроса, обозначения, которые демонстрировались опрашиваемым.

С учетом изложенного, результаты онлайн-опроса потребителей не могут быть положены в основу вывода об отсутствии сходства сравниваемых обозначений».

В заключении Палаты по патентным спорам от 02.02.2022 (Приложение к решению Роспатента от 17.02.2022 по заявке № 2021714740/33) 

<

Об отмене решения Роспатента и государственной регистрации товарного знака> указано следующее:

«в отношении представленного заявителем опроса в системе «Яндекс.Взгляд» (приложение № 10) коллегия сообщает, что подобный опрос в рамках соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса не может быть принят во внимание, так как речь идет о сходстве сопоставляемых обозначений, которое устанавливается коллегией в рамках действующего законодательства и на основании с соответствующими нормативно-правовыми актами.

Таким образом, использование сервиса «Яндекс.взгляд» не может рассматриваться с точки зрения проведения истцом надлежащего социологического исследования, а с учётом недостатков опроса, изложенных в настоящем отзыве, представленный опрос нельзя признать допустимым и относимым доказательством по отношению к настоящему делу.

Вопреки позиции истца, ответчик   2   осуществляет   деятельность   отличную   от деятельности истца

По мнению истца, вся выручка, полученная ответчиком 2 в 2021 году в размере 9 891 000 рублей, должна быть взыскана в пользу истца поскольку ответчик 2 получил доход от следующей деятельности: «деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учёта, деятельность по оказанию услуг по проведению финансового аудита, деятельность по оказанию услуг по налоговому консультированию».

Данные требования необоснованные в связи со следующим.

Как уже было отмечено, ответчик 2 не нарушал исключительное право истца по причине отсутствия сходства товарного знака с фирменным наименованием Ответчика 2 и отсутствия вероятности смешения при использовании фирменного наименования с товарным знаком в отношении услуг, для индивидуализации которых товарный знак по свидетельству зарегистрирован.

Истец и ответчик 2 оказывают различные услуги, направленные на различныхпотребителей

Согласно сайту истца, им оказываются следующие услуги:

Налоговый вычет за покупку квартиры;

Возврат налога по процентам по ипотеке;

-Вернуть 13% налога за лечение или обучение;

Возврат НДФЛ за дом;

Налоговый вычет по ИИС или налоги инвестора;

Стандартный налоговый вычет на ребенка;

Калькулятор вычетов;

Возврат взносов по страхованию;

Налоговый вычет за 7 дней;

Налоговый вычет при мат. капитале или военной ипотеке.

То есть,  основным потребителем услуг истца являются физические лица, которые получают услуги в сфере налогового консультирования по бытовым вопросам.

Ответчик 2 занимается оказанием услуг юридическим лицам в сфере предпринимательской деятельности, что подтверждается в том числе сайтом ответчика 2, где перечислены следующие услуги:

Проверка квартальных отчетов.

Постановка юридических лиц на учет.

Разработка учетной политики.

Автоматизация учета.

Комплексное ведение бухгалтерии.

Оптимизация движения потоков реальных активов (закупки, запасы, продажи) и денежных потоков.

Факт того, что ответчик 2 оказывает услуги юридическим лицам, подтверждается также соответствующими письмами.

Таким образом, очевидно, что услуги истца и ответчика 2 направлены на разных потребителей. В одном случае это физические лица, а в другом это юридические лица.

Выручка ООО «ИСТ ПОИНТ» за период с 14.07.2020 по 07.07.2022 никак не связана с товарным знаком «НАЛОГОВЫЙ КОНСЬЕРЖ», права на который принадлежат ООО «НДФЛКА.РУ»

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «НАЛОГОВЫЙ КОНСЬЕРЖ» по свидетельству РФ № 762308 в размере 9 891 000 рублей. Данная сумма представляет собой выручку ответчика 2 за 2021 года.

В обобщенной позиции от 25.08.2023 истец подчеркивает, что сам добровольно ограничил размер компенсации однократной стоимостью услуг, оказанных ответчиком 2 под товарным знаком истца, и учёл в размере компенсации выручку ответчика 2 только за один год якобы использования товарного знака истца.

Однако выручка в размере 9 891 000 рублей никак не связана с продажей услуг под товарным знаком истца.

ООО «ИСТ ПОИНТ» получило в 2021 год доход от клиентов, с которыми были заключены договоры на основании рекомендаций, а не в связи с рекламой.

На 2021 год у ответчика 2 уже действовал ряд договоров, которые были заключены в период с 2014 по 2020 от имени ООО «ПрофЭксперт» (наименование ООО «ТАКС КОНСЬЕРЖ СЕРВИС» до 14.07.2020) с ООО «Лемчик, Крупский и Партнеры», ООО «КЦСПМ Инновации», ООО «Эссент» и другими. Данные договоры принесли суммарно ООО «ИСТ ПОИНТ» за 2021 года выручку в размере 4 103 000 рублей, что подтверждается оборотно-сальдовой ведомостью по счёту 62.01 за 2021, анализом состояния налогового учета по УСН за 2021, актами выполненных работ.

ООО «ИСТ ПОИНТ» дополнительно отмечает, что за период с 14.07.2020 по 08.07.2022 им было заключено 12 договоров с новыми клиентами, среди которых ООО «ЕВРОТРЕЙД», ООО «ИЗОВАК ИНЖИНИРГ», ООО «Информационные лаборатории», ООО «МТВ», ЗАО «Клеопатра Трейдинг Ко» и другие. Выручка Соответчика по данным договорам за 2021 года составила 5 788 100 рублей. Данные клиенты заключили договор с Соответчиком на основании рекомендаций, полученных от старых клиентов, договоры с которыми были заключены в период с 2014 по 2020 ещё от имени ООО «ПрофЭксперт», что подтверждается соответствующими письмами.

Выручка ООО «ИСТ ПОИНТ» от клиентов, заключивших договора с 14.07.2020 по 08.07.2022, составила суммарно 10,6 млн рублей, 34% от общей выручки за три года.

За 2021 год увеличение выручки составило 1 284 000 руб., что подтверждает отсутствие влияния (а тем более позитивного влияния) на выручку от смены фирменного наименования. Выручка ООО «ИСТ ПОИНТ» восстановилась в 2022 году после снятия ковидных ограничений до уровня 2020 года (года ввода ковидных ограничений) за счёт восстановления активности работы давних клиентов. Стоимость бухгалтерских или консультационных услуг ООО «ИСТ ПОИНТ» зависит от количества выполняемых операций компаниями заказчиками за период (месяц, квартал, год): чем больше число документов о поступлении товаров или услуг, реализации товаров или услуг, платёжных поручений, численности оформленных сотрудников у заказчиков, тем больше стоимость услуг ООО «ИСТ ПОИНТ», и наоборот. То есть выручка Соответчика падала или росла из-за спада или роста активности бизнеса заказчиков в процессе входа в / выхода из ковидного периода.

В представленных в материалы дела договорах между ООО «ИСТ ПОИНТ» и его заказчиками нет упоминаний в тексте словосочетания «Налоговый консьерж» или его расшифровки для контрагентов, как товарного знака или пояснения какого-либо его преимущества для заказчиков.

Таким образом, выручка ООО «ИСТ ПОИНТ» в 2021 году никак не связана ни с изменением фирменного наименования, ни с регистрацией товарного знака Истца. Следовательно, выручка ООО «ИСТ ПОИНТ» за 2021 года не может быть положена в основу расчёта компенсации.

Суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении требования о публикации в полном объеме вступившего в законную силу судебного акта в печатном СМИ газете «Коммерсант»

В соответствии с п. 58 Постановления № 10 заявляя требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), истец должен указать, где требуется осуществить соответствующую публикацию, и обосновать причины своего выбора. Ответчик вправе представить свои возражения о месте публикации решения. Оценивая доводы истца и возражения ответчика по предложенному месту публикации, суд вправе определить место публикации решения исходя из того, что выбор такого места должен быть направлен на восстановление нарушенного права.

Заявителем апелляционной жалобы не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего спора по существу, апелляционным судом не установлено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2023 по делу №А40-146292/22 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам. 

Председательствующий судья                   Е.А. Ким 

Судьи                   Д.В. Пирожков

                                                                                                                 А.И. Трубицын

 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.