АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-20174/2018

15 апреля 2019 года

город Омск

Резолютивная часть решения объявлена 08 апреля 2019 года.

Решение в полном объеме изготовлено 15 апреля 2019 года.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Захарцевой С.Г. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Шаурмастер» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 644018, 

<

...>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 317554300087636, ИНН 

<

***>) о прекращении нарушения исключительных прав на товарный знак «Шаурмаркет», зарегистрированный № 601822 с приоритетом от 05.02.2016, и сходных с ним до степени смешения обозначений в своей деятельности, в любом виде, в том числе в деятельности ресторана, в размещении рекламы и интернет-контента в сети «Интернет», взыскании 600 000 рублей, 

при участии в заседании суда:

от заявителя – Бичевая К.А. по доверенности от 01.03.2019 (личность удостоверена паспортом),

от заинтересованного лица – ФИО3 по доверенности от 10.10.2018 (личность удостоверена паспортом),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Шаурмастер» (далее также – истец, ООО «Шаурмастер») обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее также – ответчик) о прекращении нарушения исключительных прав на товарный знак «Шаурмаркет», зарегистрированный № 601822 с приоритетом от 05.02.2016, и сходных с ним до степени смешения обозначений в своей деятельности, в любом виде, в том числе в деятельности ресторана, в размещении рекламы и интернет-контента в сети «Интернет», взыскании 600 000 руб. компенсации.

Указанное исковое заявление принято к производству, назначено к рассмотрению. 

В ходе рассмотрения дела, истец, в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил требования (21.09.2019 представил письменные уточнения в материалы дела), просил взыскать 600 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. 

Данные уточнения приняты судом, поскольку не противоречат закону и не нарушают прав и законных интересов третьих лиц.

В судебном заседании истец поддержал заявленные исковые требования по доводам, содержащимся в уточненном иске, просил удовлетворить требования в полном объеме.

Ответчик требования не признал, представил письменный отзыв (25.01.2019 вх. № 3170), просил отказать в удовлетворении иска в полном объеме, также полагал, что имеются основания для взыскания компенсации равной минимальному пределу – 10 000 руб., так как, по мнению ответчика, истцу не нанесен ущерб использованием товарного знака «Шаурмаркет», товарный знак использовался непродолжительный период времени (4 месяца), подобное нарушение совершено предпринимателем впервые.

Рассмотрев материалы дела, заслушав позиции сторон, суд установил следующее. 

Истец является правообладателем товарного знака «Шаурмаркет» согласно свидетельству N 601822, зарегистрированному в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.01.2017. Срок действия регистрации истекает 05.02.2026, заявка N 2016703032, приоритет товарного знака 05.02.2016.

Как указывает истец, в июне 2018 года им были выявлены факты незаконного использования его товарного знака в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

...>, путем размещения на нем вывески «шаурмаркет». Как было установлено истцом, данный павильон принадлежит ИП ФИО2

В октябре 2018 года киоск переместился, и находится по адресу: 

<

...> А. Ответчик продолжил незаконное использование товарного знака путем вывески на павильоне.

В связи с указанным, 10.10.2018 между ООО «Шаурмастер» и ИП ФИО4 заключен договор № 85 о возмездном оказании консультационных услуг, предметом которого является посещение точек продаж Заказчика представителями Исполнителя, с целью выполнения Задачи исследования (методом «Тайный покупатель»), заполнение анкеты по результатам посещения.

В ходе закупки 17.10.2018, 21.10.2018 и 24.06.2018 в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

...> (ИНН 

<

***>, согласно выписке из ЕГРЮЛ принадлежит индивидуальному предпринимателю ФИО2, также на чеках указано - Шаурмаркет) по кассовому чеку N 44 приобретена шаурма чесночная (вес 400 гр.) и капучино (250 мл.), по кассовому чеку N 48 приобретена шаурма чесночная (вес 400 гр.), по кассовому чеку N 8 приобретена шаурма сырная мини. 

Также в ходе обследования сделаны фотографии фасада торговой точки, на котором видна надпись «Шаурмаркет» (фотографии приложены к материалам дела).

Поскольку, как полагает истец, имеет место быть визуальное сходство обозначений, содержащихся на фасаде торговой точки с товарным знаком, право на который принадлежит истцу (графическое изображение идентично, тождественность графического изображения, внешней формы – расположение отдельных частей изображения совпадает, цветовая гамма (сочетания цветов и тонов) соответствует), вышеуказанное свидетельствует о том, что ответчик незаконно использует товарный знак до степени смешения сходный с товарным знаком «Шаурмаркет», принадлежащий истцу согласно свидетельству N 601822. 

Истец направил в адрес ответчика претензию с предложением принять меры по устранению нарушения исключительного права ООО «Шаурмастер» и выплате компенсации в размере 600 000 руб.

Поскольку претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился с настоящим иском в суд.

Суд удовлетворил заявленные требования частично, исходя из следующего. 

Поскольку в ходе судебного разбирательства истец, в порядке статьи 49 АПК РФ уточнил требования, предметом настоящего иска является взыскание компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 600 000 рублей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Как указано в пункте 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В силу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как указывает истец, нарушение его исключительного права имело место путем размещения вывески на павильоне, в обоснование чего им были представлены фотографии.

Несмотря на то, что из приложенных к иску фотографий невозможно установить место и время съемки, суд полагает, что с учетом того обстоятельства, что присутствовавшая в предварительном судебном заседании ФИО2 указанный факт не отрицала, а также что в представленном в материалы дела отзыве от 14.01.2019 представитель ответчика ссылается на то, что сразу же после получения претензии ФИО2 осуществила демонтаж вывески, в обоснование чего прикладывает фото киоска с удаленными буквами «маркет» после «шаурма», суд полагает, что нарушение исключительного права путем размещения вывески на киоске имело место в течение определенного времени.

Кроме того, как указывалось выше, под использованием товарного знака может пониматься непосредственное сопровождение выполненных работ, оказанных услуг указанием на таковой.

Как установлено судом, в полученных в ходе проведения закупки «Тайный покупатель» кассовых чеках содержится: дата, адрес (

<

...>), ИНН 

<

***>, который согласно выписке из ЕГРИП принадлежит индивидуальному предпринимателю ФИО2, а также словесное обозначение «шаурмаркет» и вид проданного товара «шаурма». 

При таких обстоятельствах даже в отсутствие доказательств места приобретения товара, видеосъемки факта его реализации контрольно-кассовые чеки, выданные от имени ответчика, что следует из указанного на них ИНН, сопровождаемые ссылкой на словосочетание «шаурмаркет», являются, по мнению суда, достаточным доказательством нарушения исключительного права истца. 

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве обозначений до степени смешения является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Вопрос о сходстве до степени смешения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

При сопоставлении с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

Пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), предусмотрено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 указанных Правил.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Суд, проведя сравнительный анализ использованного обозначения «Шаурмаркет», расположенного на контрольно-кассовом чеке о продаже шаурмы, а также размещенного в течение определенного периода времени на вывеске ни павильоне ответчика, и зарегистрированного товарного знака истца, установил их сходство до степени смешения, поскольку указанное словесное обозначение по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам отождествляется с товарным знаком истца.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению. В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В рассматриваемом случае истцом в качестве защиты нарушенных прав на товарные знаки избран способ расчета суммы компенсации, предусмотренный подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Кодекса.

Размер компенсации за нарушение прав на товарный знак «Шаурмаркет» определен истцом в сумме 600 000 руб. 00 коп., исходя из раздела 3 договора коммерческой концессии от 23.07.2018, которым предусмотрен паушальный взнос в размере 600 000 руб. Также, истец указывает на значительные финансовые убытки, причиненные незаконным использованием товарного знака. 

Согласно пункту 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего установленного предела. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Пунктом. 14 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» также установлено, что размер компенсации определяется судом, исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков.

Таким образом, исходя из характера и обстоятельств допущенного нарушения прав истца на товарный знак, степени вины нарушителя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд, оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ в их совокупности и взаимной связи, считает отвечающим требованиям разумности и справедливости размер компенсации в сумме 10 000 руб.

При этом судом, при уменьшении размера компенсации, учтено, что истец не представил доказательств, подтверждающих наступление для него отрицательных последствий, вызванных фактами незаконного использования товарного знака, а именно: наступление возможных убытков, уменьшение объемов продаж на территории, где допущено использование товарных знаков, отток в этой связи значительной части потребителей товара, извлечение ответчиком значительной прибыли от использования товарного знака истца. 

Представленные истцом в судебном заседании 06.03.2019 справки о падении объема продаж, согласно которым прибыль организации за период с 01.10.2017 по 31.10.2017 составила 873 218 руб., с 01.09.2018 по 30.09.2018 - 719 003 руб., с 01.10.2018 по 31.10.2018 - 630 799 руб., не могут быть приняты во внимание, поскольку истцом в ходе судебного разбирательства так и не было представлено каких-либо доказательств в обоснование ведения деятельности по реализации продукции с использованием зарегистрированного товарного знака «Шаурмаркет» на территории города Омска.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, то судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Таким образом, основополагающим для рассмотрения вопроса о возмещении судебных расходов при частичном удовлетворении имущественного требования является заложенный в абзаце 2 части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принцип отнесения судебных расходов на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Как разъясняется в пунктах 20 и 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" при неполном (частичном) удовлетворении имущественных требований, подлежащих оценке, судебные издержки присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику - пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано (статьи 98, 100 ГПК РФ, статьи 111, 112 КАС РФ, статья 110 АПК РФ).

Положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек (статьи 98, 102, 103 ГПК РФ, статья 111 КАС РФ, статья 110 АПК РФ) не подлежат применению при разрешении:

иска неимущественного характера, в том числе имеющего денежную оценку требования, направленного на защиту личных неимущественных прав (например, о компенсации морального вреда);

иска имущественного характера, не подлежащего оценке (например, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения);

требования о взыскании неустойки, которая уменьшается судом в связи с несоразмерностью последствиям нарушения обязательства, получением кредитором необоснованной выгоды (статья 333 ГК РФ);

требования, подлежащего рассмотрению в порядке, предусмотренном КАС РФ, за исключением требований о взыскании обязательных платежей и санкций (часть 1 статьи 111 указанного кодекса).

Иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав имеет имущественный характер и подлежит оценке. Таким образом, к нему применяется правило о пропорциональном распределении судебных расходов. 

Поскольку судом удовлетворен иск в части взыскания 10 000 рублей из 600 000 рублей заявленных, то есть, 1,67%, расходы истца по оплате государственной пошлины в таком же соотношении подлежат отнесению на ответчика (15 000 руб. х1,67% =249 руб.). 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Шаурмастер» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) удовлетворить частично. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 317554300087636, ИНН 

<

***>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: г. Омск, место нахождения: 644021, 

<

...>, зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 10.10.2017 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Шаурмастер» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 644018, 

<

...>, дата регистрации: 20.02.2013) 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «Шаурмаркет», зарегистрированный под № 601822, а также 249 руб. расходов по оплате государственной пошлины. 

В удовлетворении остальной части заявленных требований обществу с ограниченной ответственностью «Шаурмастер» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) отказать. 

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня принятия и может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения, а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (625010, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня вступления решения по делу в законную силу.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший решение.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи, размещенных в «Картотеке арбитражных дел», содержится в нижнем колонтитуле на первой странице данного определения. Для реализации ограниченного доступа к оригиналу судебного акта необходима регистрация на портале государственных услуг.

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что в соответствии с частью 1 статьи 122, частью 1 статьи 177, частью 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации последующие судебные акты по делу, в том числе итоговые, на бумажном носителе участникам арбитражного процесса не направляются, а предоставляются в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью судьи, посредством их размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информационная система «Картотека арбитражных дел») в режиме ограниченного доступа по указанному в настоящем определении коду. 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                                                                С.Г. Захарцева