ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Староникитская ул., 1, г. Тула, 300041, тел.: (4872)70-24-24, факс (4872)36-20-09

e-mail: i№fo@20aas.arbitr.ru, сайт: http://20aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тула

Дело № А68-16/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 13.04.2021

Постановление в полном объеме изготовлено  20.04.2021

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Афанасьевой Е.И., судей Тучковой О.Г. и Мосиной Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, при участии в судебном заседании от ООО «Топган» - ФИО2 (доверенность № 011 от 09.11.2020), от ИП ФИО3- ФИО4 (доверенность № 002 от 22.01.2021), в отсутствии других лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о месте и времени судебного заседания, рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО5 на решение Арбитражного суда Тульской области от 10.02.2021 по делу № А68-16/2020 (судья Чубарова Н.И.), принятое по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО5 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Топган» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 584802 в размере 420 00 рублей,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО5 (далее – истец, ИП ФИО5) обратился в Арбитражный суд Тульской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее – ответчик, ИП ФИО3) о взыскании  компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №584802 в размере 420 00 рублей.

Решением суда от 10.02.2021 ИП ФИО5 в удовлетворении исковых требований отказано.

В жалобе ИП ФИО6 просит решение отменить, заявленные требования удовлетворить. В обоснование своей позиции ссылается на нарушение норм действующего законодательства РФ, неполное исследование обстоятельств дела и представленных доказательств. По мнению заявителя жалобы, суд области ошибочно посчитал, что нарушение третьим лицом положений пункта 3.1.1 договора коммерческой концессии № РНД_001 от 16.01.2017 фактически лишает истца права на взыскание компенсации за незаконное использование товарного знака ответчиком. Ссылается на то, что судом проигнорированы факты, установленные в дополнительном решении Арбитражного суда по делу № А53-33353/2017. Считает ошибочным вывод суда о том, что истец лишен права требовать взыскания компенсации с ответчика. Полагает, что судом неправильно истолкованы положения Постановления Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 № 40-П. Обращает внимание на то, что в рамках дела № А53-35436/2020 был принят встречный иск ИП ФИО5 к ООО «Топган» об оспаривании одностороннего отказа от исполнения договора коммерческой концессии № РНД_001 от 16.01.2017.

В судебном заседание апелляционной инстанции представители ООО «Топган» и ИП ФИО3 возражали против доводов апелляционной жалобы.

Обжалуемый судебный акт проверен судом апелляционной инстанции в порядке статей 266 и 268  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ) в пределах доводов апелляционной жалобы.

Изучив доводы апелляционной жалобы и материалы дела, заслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, Двадцатый арбитражный апелляционный суд считает, что решение не подлежит отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 16.01.2017 между ИП ФИО5 (пользователь) и ООО «ТОПГАН» (правообладатель) заключен договор коммерческой концессии № РНД_001, в соответствии с условиями которого правообладатель (ООО «Топган») обязуется предоставить пользователю право использования в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, поименованных в пункте 1.2 договора (далее - комплекс исключительных прав) в пределах территории использования на условиях, предусмотренных договором.

Под комплексом исключительных прав в договоре понимается следующее:              1) товарный знак (знак обслуживания) для 03 и 44 классов МКТУ, зарегистрированный в ФИПС за номером № 584802;   2) коммерческое обозначение в виде словосочетания TOP GUN (транслитерация на русский язык ТОП ГАН, перевод на русский язык «меткий стрелок»); 3) произведения дизайна и изобразительного искусства (приложение № 2 к Договору);   4) секреты производства (ноу-хау).

Пунктом 2.5. договора определена территория использования: г. Ростов-на-Дону, г. Краснодар. 

Пунктом 3.1.1. предусмотрено, что правообладатель обязуется не предоставлять третьим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории и воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории. В случае нарушения правообладателем требований, предусмотренных настоящим пунктом, правообладатель несет ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 25.08.2017 за номером 

<

***> за ФИО5 зарегистрирована исключительная концессия на срок до 16.01.2022 на соответствующей территории использования. Расторжение указанного договора зарегистрировано 12.05.2020.

В процессе мониторинга деятельности барбершопов (парикмахерских) на территории г. Краснодара истец обнаружил барбершоп, расположенный по адресу: 

<

...>, вл. пом. 1109; в указанном торговом помещении осуществляется предпринимательская деятельность, связанная с оказанием парикмахерских услуг населению под обозначением «ТОР GUN». В частности, путем видео и фото фиксации обнаружены: вывеска с соответствующим словесным обозначением;  изображения товарного знака № 584802.  По итогам проведенной контрольной закупки установлено, что предпринимательскую деятельность в данном помещении осуществляет ИП ФИО3 (ОГРНИП 

<

***>), что подтверждается аппаратным чеком № 0006 от 12.04.2019 в 19:15 и банковской справкой б/н о совершенных операциях от 02.10.2019.

Факт расположения и ведения предпринимательской деятельности был зафиксирован на видеозапись, на видео запечатлена мужская парикмахерская «ТОР GUN»;  с 24 сек. по 29 сек. запечатлена реклама барбершопа «ТОР GUN» на входной двери ТК «Центр Города»; с 43 сек по 49 сек. запечатлена рекламная вывеска на фасаде ТК «Центр Города».  Дополнительно ко всему на официальном интернет-сайте ООО «ТОПГАН» размещена информация о наличии работающей мужской парикмахерской «TOPGUN» по адресу: 

<

...>, вл. пом. 1109 (https://krasnodar.topgunbarbershop.ru/barbershop/topgun-krasnodar/).

Лицензионные договоры или договоры коммерческой концессии в отношении спорного товарного знака между  ООО «ТОПГАН»  и ИП ФИО3 не заключалась.

По факту выявленного нарушения прав на товарный знак № 584802 ИП ФИО5 в адрес ИП ФИО3 была направлена досудебная претензия, в которой истец требовал выплаты 2 500 000  рублей компенсации за нарушение использования средств индивидуализации и незамедлительного прекращения использования средств индивидуализации, права на которые принадлежат истцу, в том числе на товарный знак № 584802. 

Согласно информации из электронного сервиса ФГПУ «Почта России» - «отслеживание почтовых отправлений» данная досудебная претензия 10.06.2019. прибыла в место вручения, 13.07.2019 выслано обратно отправителю, 16.08.2019 вернулась.

Товарный знак № 636306, на использование которого с согласия правообладателя ссылается  ответчик,  сходен до степени смешения с товарным знаком № 584802.

ИП ФИО5, ссылаясь на то, что  он является обладателем исключительного права на указанный товарный знак на основании договора коммерческой концессии             № РНД_001 от 16.01.2017 на основе исключительной лицензии, учитывая  положения пункта 3.1.1 договора и статьи 1033, пункта 4 статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), которым установлено, что к договору коммерческой концессии соответственно применяются правила раздела VII ГК РФ о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям настоящей главы и существу договора коммерческой концессии, обратился в арбитражный суд с настоящими исковыми требованиями.

Согласно положениям пунктов 1 и 2 статьи 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

Из пункта 4 статьи 1028 ГК РФ следует, что к договору коммерческой концессии применяются правила раздела VII настоящего Кодекса о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям настоящей главы и существу договора коммерческой концессии.

В статье 1235 ГК РФ содержаться положения о порядке предоставления результата интеллектуальной деятельности и способах его использования, о порядке регистрации договора и сроке его действия, а также о порядке выплаты вознаграждения.

Таким образом, истец в силу абзаца второго пункта 1 статьи 1235 ГК РФ вправе использовать результат интеллектуальной деятельности только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Кроме того, сам факт заключения лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права согласно абзацу второму пункта 1 статьи 1233 ГК РФ.

В пункте 79 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что при применении статьи 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что она не предоставляет лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ. Таким правом на основании этой статьи Гражданского кодекса Российской Федерации обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии. С учетом этого лицензиаты - обладатели исключительной лицензии могут защищать права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Как видно, истец в обоснование своих требований ссылается на то, что ИП ФИО3 нарушены права ИП ФИО5 на использование товарного знака       № 584802, коммерческого обозначения «ТОР GUN». 

Судом области установлено, что ООО «Топган» является правообладателем товарного знака № 584802, дата регистрации 23.08.2016; дата истечения срока действия исключительного права 06.02.2025. 

Изображение товарного знака № 584802:

""

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:

03 - бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей, в том числе для волос; кремы для кожи; кремы косметические; лаки для волос; лосьоны для волос; лосьоны после бритья; маски косметические; масла косметические; наборы косметические; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; 13 препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты с алоэ вера для косметических целей; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; вода туалетная; воск для усов; духи; красители для бороды и усов; мыла; мыла для бритья; шампуни. 

44 - маникюр; парикмахерские; салоны красоты; услуги визажистов. 

16.01.2017 между ООО «ТОПГАН» (далее - правообладатель) и ИП ФИО5 (пользователь) заключен договор коммерческой концессии № РНД_001 (далее - договор), в соответствии с условиями которого правообладатель обязуется предоставить пользователю право использования в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, поименованных в пункте 1.2 договора (далее - комплекс исключительных прав) в пределах территории использования на условиях, предусмотренных договором. 

Согласно пункту 1.2 договора под комплексом исключительных прав в договоре понимается следующее: 1) товарный знак (знак обслуживания) для 03 и 44 классов МКТУ, зарегистрированный в ФИПС за номером № 584802; 2) коммерческое обозначение в виде словосочетания TOP GUN (транслитерация на русский язык ТОП ГАН, перевод на русский язык «меткий стрелок»); 3) произведения дизайна и изобразительного искусства (приложение №2 к договору); 4) секреты производства (ноу-хау). 

В соответствии с пунктом 1.2 договора он вступает в силу с момента его подписания сторонами; срок действия договора 5 лет. 

Согласно пункту 2.1 договора пользователь вправе использовать комплекс исключительных прав при осуществлении следующей предпринимательской деятельности (Сфера предпринимательской деятельности пользователя): 

- Мужские парикмахерские, индивидуализированные товарным знаком по свидетельству № 584802 и коммерческим обозначением «ТОР GUN» (в том числе и в русской транслитерации: «ТОП ГАН»). Стороны установили, что основным, но не исключительным видом деятельности пользователя будут являться услуги следующего характера: стрижка мужская, стрижка бороды и усов, бритье и укладка, маникюр, а также иные виды деятельности, прямо или косвенно связанные с парикмахерскими услугами и услугами визажистов. 

- Реализация товаров, входящих в 03 класс МКТУ, как изготавливаемых самостоятельно за счет сил и средств пользователя, так и закупаемых у правообладателя 14 или у утверждённых правообладателем поставщиков товаров, которые обязательны к использованию в целях соблюдения единообразия стандартов оказания услуг. 

В пунктах 2.2, 2.3, 2,4 договора предусмотрено, каким образом пользователем осуществляется использование комплекса исключительных прав правообладателя (где могут быть размещены товарный знак, коммерческое обозначение, произведения дизайна при осуществлении указанной деятельности, демонстрация их и т.д.). 

Пунктом 2.5 договора установлено, что пользователь вправе использовать комплекс исключительных прав на следующей территории Российской Федерации: Города Ростовна-Дону, Краснодар, а пунктом 2.9 договора предусмотрено, что пользователь обязуется открыть не менее одной мужской парикмахерской в городе Краснодар. 

Согласно пункту 3.1.1 договора правообладатель обязуется не предоставлять третьим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории и воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории.

В то же время, как предусмотрено пунктом 8.1 договора коммерческой концессии, пользователь обязан немедленно информировать правообладателя о выявленном нарушении исключительного права правообладателя на товарный знак, или любое иное средство индивидуализации, допущенного любыми третьими лицами на территории, указанной в пунктах 2.5. 8.2. Правообладатель по своему собственному усмотрению может предпринимать такие действия, которые он посчитает необходимыми, и обязуется осуществлять исключительный контроль над урегулированием любых претензий, связанных с интеллектуальной собственностью правообладателя, включая товарный знак и ноу-хау.

Договор коммерческой концессии № РНД_001 от 16.01.2017 в отношении предоставленных истцу прав пользования, в том числе в отношении товарного знака с       № 584802, был зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 25.08.2017 за номером 

<

***>. Указание условий договора: исключительная концессия на срок до 16.01.2022 на территории: г. Ростов-на-Дону, г. Краснодар. 

Также судом установлено, что ответчик использовал в деятельности парикмахерской в г. Краснодар по адресу: ул. Красная, 176, вл. пом. 1109 товарный знак № 636306, правообладателем которого является ООО «ТОПГАН».

Изображение товарного знака:  

"       "

Указанный товарный знак зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 21.11.2017 для 03 и 44 классов МКТУ (44 класс - маникюр; парикмахерские; салоны красоты; услуги визажистов). 

Кроме того, ФИО3 использовал товарный знак за номером № 584802, что усматривается из представленной видеосъемки. 

Указанные товарные знаки имеют сходство до степени смешения по словесному элементу «ТОPGАN», который является частью комбинированного товарного знака за номером № 584802 (через разделение изображением ножниц). Оба знака имеют изображение ножниц. 

В свою очередь судом установлено, что оба указанных товарных знака ИП ФИО3 использовал с согласия правообладателя (ООО «ТОПГАН»). Последний при рассмотрении настоящего дела подтвердил данный факт. 

При этом судом области принята во внимание правовая позиция, изложенная в постановление Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2018 № С01-263/2018 по делу № А40-13830/2017, согласно которой согласия правообладателя достаточно для использования средств индивидуализации. По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора. При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

Кроме того, судом установлено, что ИП ФИО5 с момента получения прав по договору коммерческой концессии и до истечения срока его действия деятельность, предусмотренную в указанном договоре, не осуществлял в г. Краснодар и, соответственно, не использовал товарный знак № 584802. 

Как правильно отмечено судом области, условием взыскания компенсации за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в силу статей 1252, 1515 ГК РФ является факт причинения убытков правообладателю или лицу, которому правообладателем передано исключительное право на условиях исключительной лицензии. 

При этом из статьи 1252 ГК РФ следует, что правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается лишь от доказывания размера причиненных ему убытков, но не освобождается от доказывания самого факта причинения убытков. 

Компенсация может быть взыскана только при доказанности убытков. Правообладатель вправе требовать выплаты компенсации за нарушение исключительного права вместо возмещения убытков; правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Это означает, что компенсация может взыскиваться и сверх убытков, но лишь при наличии таковых (Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П).

В данном случае судом области установлено, что истцом был нарушен пункт 2.9 договора, согласно которому истец обязался открыть не менее одного салона-парикмахерской в г. Краснодаре. За все время действия договора (с 16.01.2017) в  г. Краснодаре истцом ни один салон открыт не был; истец не обращался к ООО «Топган» за согласованием помещений на территории г. Краснодар для размещения в них мужской парикмахерской.

Обстоятельство того, что истец не осуществляет деятельность с использованием товарного знака TOPGUN,  в том числе, установлено судебными актами по делу № А53-33353/2017.

ИП ФИО5 в 2016 году зарегистрировал товарный знак «Тоmmу Gun» и открыл в Краснодаре и в Ростове-на-Дону свои барбершопы под брендом «Тоmmу Gun», под которым и осуществлял свою деятельность (при этом истец требует компенсации за нарушение исключительных прав, выявленное им 12.04.2019). 

При таких обстоятельствах, суд области правомерно отметил, что истец самостоятельно приостановил действия по исполнению договора коммерческой концессии № РНД_001 от 16.01.2017 и, соответственно,  деятельность ответчика не может создавать препятствия истцу при осуществлении им своей аналогичной деятельности и создавать какое-либо конкурентное преимущество. 

В связи с вышеизложенным, суд области  пришел к правомерному выводу о недоказанности истцом возникновения на стороне ИП ФИО5 убытков из-за действий ответчика. 

Таким образом, отказ в удовлетворении заявленных требований является правомерным.

Доводы заявителя жалобы о том, что суд области ошибочно посчитал, что нарушение третьим лицом положений пункта 3.1.1 договора коммерческой концессии       № РНД_001 от 16.01.2017 фактически лишает истца права на взыскание компенсации за незаконное использование товарного знака ответчиком и том, что судом проигнорированы факты, установленные в дополнительном решении Арбитражного суда по делу № А53-33353/2017, не заслуживают внимания.

Как правильно отмечено судом области, доводы истца о том, что правообладателем были нарушены положения пункта 3.1.1 договора, выходят за пределы предъявленного иска. 

Довод заявителя жалобы о том, что судом неправильно истолкованы положения Постановления Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 № 40-П, подлежат отклонению, поскольку являются лишь субъективным мнением самого заявителя жалобы.

Ссылка заявителя жалобы на то, что в рамках дела № А53-35436/2020 был принят встречный иск ИП ФИО5 к ООО «Топган» об оспаривании одностороннего отказа от исполнения договора коммерческой концессии № РНД_001 от 16.01.2017, не может быть принята во внимание, поскольку не имеет правового значения для настоящего спора.

Иные доводы, содержащиеся в жалобе, не влияют на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, поскольку, не опровергая выводов суда первой инстанции, сводятся к несогласию с оценкой суда установленных обстоятельств по делу и имеющихся в деле доказательств, что не может рассматриваться в качестве основания для отмены судебного акта.

Оснований для отмены решение суда первой инстанции, предусмотренных частью 4 статьи 270 АПК РФ, судом апелляционной инстанции не установлено.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения апелляционной жалобы индивидуального предпринимателя ФИО5 и отмены вынесенного решения.

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Тульской области от 10.02.2021 по делу                                    № А68-16/2020  оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по Интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. 

В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба на постановление подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

                          Е.И. Афанасьева

Судьи

                          ФИО7

                          О.Г. Тучкова