Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-158472/2018

18 июня 2019 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Баженовой Ю.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Индивидуальный предприниматель ФИО2 (адрес:  Россия, 163000, Архангельск, ул. Попова, д. 19, ОГРН: 

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "НОРДЭКС" (адрес: Россия, 197348, Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д. 10, лит.АХ, ОГРН: 

<

***>);

третьи лица: 

1 - акционерное общество "Ижевский механический завод" (адрес:  Россия 426063, Ижевск, Удмуртская Республика, ул.Промышленная, д.8, ОГРН: 

<

***>);

2 - общество с ограниченной ответственностью "Кондор" (адрес: Россия 197227, Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д.21, лит.А, оф.1109, ОГРН: 

<

***>); 

3 - общество с ограниченной ответственностью "Опытно-промышленный нефтемаслозавод" (адрес: Россия 197374, Санкт-Петербург, ул.Савушкина, д.83, корп.3, лит.А, часть пом.2-Н, №129, оф.232, ОГРН: 

<

***>);

4 - общество с ограниченной ответственностью "ФРС" (адрес: Россия, 614090, Пермь, ул. Солдатова, д.9, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании компенсации за использование товарного знака,

при участии

от истца: представитель не явился, извещен,

от ответчика: представитель ФИО3 по доверенности от 01.02.2019,

от третьих лиц: представители не явились, извещены,

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее - Истец) обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Нордэкс» (далее - Ответчик) о взыскании 1 740 000 руб. компенсации за использование товарного знака №243135 «ВЕЛС».

Определениями суда от 21.01.2019 и от 06.03.2019 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительного предмета спора, привлечены акционерное общество «Ижевский механический завод» (далее – Третье лицо 1), общество с ограниченной ответственностью «Кондор» (далее – Третье лицо 2), общество с ограниченной ответственностью «Опытно-промышленный нефтемаслозавод» (далее – Третье лицо 3) и общество с ограниченной ответственностью «ФРС» (далее – Третье лицо 4).

 Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, направил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

В судебном заседании представитель Ответчика возражал против удовлетворения иска по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Третьи лица 1, 2 и 3, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, письменных возражений по иску не представили.

Третье лицо 4, извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явилось, направило отзыв на исковое заявление, в котором считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Исследовав материалы дела, заслушав доводы Ответчика, суд установил следующее.

Истец на основании договора от 28.04.2016 об отчуждении исключительного права на товарный знак, заключенного в рамках процедуры банкротства ОАО «Пермский завод смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей», приобрел исключительные права на товарный знак в виде словесного обозначения «ВЕЛС», зарегистрированный 10.04.2003 под № 243135 в отношении товаров  01-го, 02-го, 03-го и 04-го класса МКТУ, в частности, в отношении смазочных материалов.

В обоснование исковых требований Истец ссылается на то, что Ответчик использует без согласия Истца указанный товарный знак посредствам размещения на своем интернет-сайте и распространения контрафактной продукции.

В подтверждение своих доводов Истец представил в материалы дела составленный 05.10.2018 нотариусом протокол осмотра доказательств – сайта nordextools.ru/o-kompanii/, а также сведения о заключении Ответчиком с Третьим лицом 1 договора на поставку смазочно-охлаждающей жидкости «Велс-1» на сумму 843 900 руб.

Истец направил Ответчику претензию от 24.10.2018 с требованием о выплате компенсации, которая оставлена Ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения Истца в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации в двойном размере стоимости проданного контрафактного товара (с учетом дополнения к исковому заявлению от 16.01.2019).

Арбитражный суд считает исковые требования не обоснованными и не подлежащими удовлетворению.

В соответствии со ст. 1477 ГК РФ товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с п. 1, 2 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу п.3 ст.1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с п.4 ст.1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В соответствии с п.162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее – Постановление № 10) однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. 

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. 

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Согласно представленному в материалы дела протоколу нотариуса от 05.10.2018 на интернет-странице nordextools.ru/o-kompanii/ размещена информация об Ответчика, в том числе, о поставляемой им продукции, к которой, в частности, относятся смазочные и сопутствующие материалы: смазочно-охлаждающие жидкости «Велс-1», «Велс-1М».

Также в представленном в материалы дела Приложении № 1 к договору поставки от 04.09.2018, заключенному Ответчиком с Третьим лицом 1, в качестве наименования поставляемой продукции указано смазочно-охлаждающая жидкость ВЭЛС-1. 

Анализируя Товарный знак Истца и обозначения, используемые Ответчиком в сети Интернет и документации в отношении поставляемой им продукции, суд приходит к выводу, что использованные Ответчиком обозначения «Велс-1», «Велс-1М», «ВЕЛС-1» по фонетическому, графическому и смысловому критериям сходны до степени смешения с товарным знаком Истца «ВЕЛС» и ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные различия.

Таким образом, суд считает установленным факт использования Ответчиком в сети Интернет и документации при обозначении поставляемой им продукции обозначений, сходных до степени смешения с Товарным знаком Истца.

 Товары, охраняемые зарегистрированным Товарным знаком Истца, и товары, предлагаемые Ответчиком к продаже и реализуемые им, однородны. 

Возражая против удовлетворения исковых требований, Ответчик указывает на то, что Истец не использует принадлежащий ему товарный знак в целях индивидуализации производимых и реализуемых товаров, а только аккумулирует товарные знаки в целях подавления экономической самостоятельности иных участников гражданского оборота и получения доходов, что свидетельствует о его недобросовестном поведении и злоупотреблении правом, и является основанием для отказа в удовлетворении требования о защите исключительного права.

Также Ответчик указал, что после получения претензии удалил обозначение «Велм-1М» с сайта компании и расторг договор поставки с Третьим лицом 1.

В соответствии с п. 154 Постановления N 10  суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2016  по делу № 310-ЭС-12683, с учетом установленного Гражданским кодексом общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.  

Из материалов дела следует, что Истец в рамках процедуры банкротства ОАО «Пермский завод смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей» приобрел серию товарных знаков в отношении продукции, которую не производит и не реализует, а предъявляет требования к производителям и продавцам указанной продукции.

Учитывая изложенное, суд считает, что действия Истца в данном случае могут быть квалифицированы как злоупотребление правом, в связи с чем, на основании ст. 10 ГК РФ иск не подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

СудьяБаженова Ю.С.