АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443001, г.Самара, ул. Самарская,203Б, тел. (846) 207-55-15

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

09 декабря 2021 года

Дело №

А55-18384/2021

 

Резолютивная часть решения оглашена 02 декабря 2021 года

Решение изготовлено в полном объеме 09 декабря 2021 года

 

Арбитражный суд Самарской области

в составе

судьи Бунеева Д.М.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Урванцевой О.Г.

рассмотрев в судебном заседании  02 декабря 2021 года  дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "ПРИВОДЫ АУМА"

к  Обществу с ограниченной ответственностью "ПриводСервис"

о запрете использования товарных знаков и взыскании компенсации 1 200 000 руб.

при участии в заседании

от истца – представитель ФИО1

от ответчика – представитель Буран С.Н.

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ПРИВОДЫ АУМА" (истец) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "ПриводСервис" (ответчик) о запрете использования при предложении к продаже, продаже или введении в гражданский оборот  иным образом на территории РФ, а также в сети интернет, в частности на сайте https://www.privodservice.ru, использование товарных знаков:

-товарный знак «АУМА» (словесный кириллица) номер государственной регистрации № 606505, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.02.2017, классы МКТУ - 07, 09. Сведения о лицензионных (сублицензионных) договорах и лицензиатах (сублицензиатах): лицензионный договор от 18.10.2019 № РД0313739, исключительная лицензия на срок действия исключительного права на территории РФ предоставлено ООО «ПРИВОДЫ АУМА»;

 - словесный товарный знак «auma» с международным номером регистрации № 1272017, зарегистрированный в международном реестре Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) для 7, 9 класса МКТУ. Дата регистрации: 15.05.2015. Сведения о лицензионных (сублицензионных) договорах и лицензиатах (сублицензиатах): лицензионный договор от 18.10.2019 № РД0313739, исключительная лицензия на срок действия исключительного права на территории РФ предоставлено ООО «ПРИВОДЫ АУМА»;

-словесный товарный знак «аuma» с международным номером регистрации № 1317931, зарегистрированный в международном реестре Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) для 7, 9 класса МКТУ. Дата регистрации: 28.06.2016. Сведения о лицензионных (сублицензионных) договорах и лицензиатах (сублицензиатах): лицензионный договор от 18.10.2019 № РД0313739, исключительная лицензия на срок действия исключительного права на территории РФ предоставлено ООО «ПРИВОДЫ АУМА».

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав 1 200 000 руб., из них на товарные знаки по свидетельствам:

- 400 000 руб. компенсации за товарный знак «АУМА» (словесный кириллица) номер государственной регистрации № 606505, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.02.2017, классы МКТУ - 07, 09. Сведения о лицензионных (сублицензионных) договорах и лицензиатах (сублицензиатах): лицензионный договор от 18.10.2019 № РД0313739, исключительная лицензия на срок действия исключительного права на территории РФ предоставлено ООО «ПРИВОДЫ АУМА»;

- 400 000 руб. компенсации за словесно-изобразительный товарный знак «аuma» международным номером регистрации № 1272017, зарегистрированный в международном реестре Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) для 7,9 класса МКТУ. Дата регистрации: 15.05.2015. Сведения о лицензионных (су б лицензионных) договорах и лицензиатах (су б лицензиатах): лицензионный договор от 18.10.2019 №РД0313739, исключительная лицензия на срок действия исключительного права на территории РФ предоставлено ООО «ПРИВОДЫ АУМА»;

- 400 000 руб. компенсации за словесный товарный знак «аuma» с международным номером регистрации № 1317931, зарегистрированный в международном реестре Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) для 7, 9 класса МКТУ. Дата регистрации: 28.06.2016. Сведения о лицензионных (сублицензионных) договорах и лицензиатах (сублицензиатах): лицензионный договор от 18.10.2019 № РД0313739, исключительная лицензия на срок действия исключительного права на территории РФ предоставлено ООО «ПРИВОДЫ АУМА».

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований по основаниям, изложенном в отзыве на исковое заявление и в дополнении к этому отзыву.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, изложенных в исковом заявлении, отзыве и дополнениях, суд признал исковые требования не подлежащими  удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, компания АУМА Риестер ГмбХ унд Ко. КГ (AUMA Riester GmbH & Co. KG) (далее - Правообладатель) обладает исключительным правом на следующие товарные знаки:

товарный знак «АУМА» (словесный кириллица) номер государственной регистрации № 606505, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.02.2017, классы МКТУ - 07, 09. Сведения о лицензионных (сублицензионных) договорах и лицензиатах (сублицензиатах): лицензионный договор от 18.10.2019 № РД0313739, исключительная лицензия на срок действия исключительного права на территории РФ предоставлено ООО «ПРИВОДЫ АУМА»;

словесно-изобразительный товарный знак auma с международным номером регистрации № 1272017, зарегистрированный в международном реестре Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) для 7, 9 класса МКТУ.

Дата регистрации: 15.05.2015. Сведения о лицензионных (сублицензионных) договорах и лицензиатах (сублицензиатах): лицензионный договор от 18.10.2019 № РД0313739, исключительная лицензия на срок действия исключительного права на территории РФ предоставлено ООО «ПРИВОДЫ АУМА»;

- словесный товарный знак «auma» с международным номером регистрации № 1317931, зарегистрированный в международном реестре Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) для 7, 9 класса МКТУ. Дата регистрации: 28.06.2016. Сведения о лицензионных (сублицензионных) договорах и лицензиатах (сублицензиатах): лицензионный договор от 18.10.2019 № РД0313739, исключительная лицензия на срок действия исключительного права на территории РФ предоставлено ООО «ПРИВОДЫ АУМА».

На территории    Российской    Федерации    интересы    правообладателя    представляет истец на основании лицензионного договора от 01.02.2019. 

Из материалов дела следует, что истцом и ответчиком был заключен договор поставки № РА180116 от 16.01.2018, согласно которому истец обязался передать в собственность ответчика товар, определенный в спецификациях к данному договору, а ответчик обязался принять и оплатить товар на условиях данного договора.

Кроме того, сторонами был заключен договор на оказание услуг № PA180123/S3 от 23.01.2018, согласно которому ответчик принимал на себя обязательство оказать услуги по гарантийному ремонту и обслуживанию оборудования, находящегося в собственности конечного пользователя, произведенного группой компаний AUMA, по запросу истца. 

Таким образом, ответчик являлся официальным представителем производителя оборудования AUMA в России по его обслуживанию и осуществлению гарантийного ремонта.

Деятельность по оказанию сервисных услуг в рамках вышеуказанного договора ответчик осуществлял на основании сертификата от 01.01.2019 о назначении ответчика представителем в части продвижения, распространения и сервисного обслуживания продукции компании AUMA (сертификат). 

Письмом от 11.11.2019 № 191111/1 истец уведомил ответчика об отзывевышеуказанного сертификата, а также необходимости прекратить использование на сайтеответчика (http://privodservice.ru), в печатной продукции и на визитныхкарточках сотрудников логотипа AUMA, а также о необходимости изменения соответствующим образом его интернет-сайта, представительских материалов (брошюр, визитных карт и т.п.) в срок до 01.12.2019.

Письмом от 29.05.2020 № РА29052020/2 истец уведомил ответчика об отказе от исполнения договора поставки. 

Истец ссылается на то, что ответчик продолжает систематическое использование вышеуказанных товарных знаков на своем сайте http://privodservice.ru, в результате чего нарушаются исключительные права истца на товарные знаки, что подтверждается протоколом нотариального осмотра интернет-сайта http://privodservice.ru. 

Как следует из ответа АО «Региональный сетевой информационный центр» № 1482-С от 25.03.2020 администратором домена http://privodservice.ru является ответчик.

Истец неоднократно требовал прекратить незаконное использование товарных знаков правообладателя, нарушение исключительных прав на товарный знак, удалить логотип АУМА с официального сайта ответчика, а также с бланков корреспонденции, каталогов, визитных карточек сотрудников. Оставление указанных требований без удовлетворения послужило основанием для обращения истца в суд. 

В соответствии с п.1 ст.1225 Гражданского кодекса РФ товарные знаки и фирменные наименования являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии с п.1 ст.1229 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса РФ), если этим кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами.

В соответствии со ст.1477 Гражданского кодекса РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии с п.1 ст.1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п.2 ст.1484 Гражданского кодекса РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктами 2, 4, 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

при выполнении работ, оказании услуг;

в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п.3 ст.1484 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии со ст.1250 Гражданского кодекса РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Пунктами 1, 3 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, а также требованием от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

В данном случае истец, посчитав, что ответчиком используются обозначения, сходные до степени смешения с его товарным знаком, обратился также с требованием о выплате компенсации.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", и положениям ст.65 Арбитражного процессуального кодекса РФ истец обязан доказать факт принадлежности ему авторских прав и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Аналогично бремя доказывания распределяется и при установлении факта законности/незаконности использования товарного знака.

Из указанного разъяснения следует, что в предмет доказывания по настоящему спору входят обстоятельства, подтверждающие наличие у истца исключительного права на товарный знак, в защиту которого предъявлен иск, и факт незаконного использования ответчиком обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с этим товарным знаком.

Возражая против удовлетворения иска, ответчик ссылается на то, что право использования спорных товарных знаков было предоставлено ему самим истцом дилерским сертификатом от 01.01.2019, поскольку ответчик занимался приобретением, продвижением и распространением сервисного обслуживания и продукции AUMA, после отзыва указанного сертификата письмом от 11.11.2019 истец продолжил поставку своей продукции ответчику в 2020 году, а в 2021 году ответчик приобретал уже введенную в гражданский оборот продукцию AUMA у сертифицированного истцом продавца ООО «АумаПриводСервис», сделки с которым совершались по договоренности с истцом. После приобретения продукции у истца и ООО «АумаПриводСервис», ответчик реализовывал ее, используя спорные товарные знаки, на что согласие истца не требовалось. Затем ответчик полностью отказался от реализации и обслуживания продукции компании AUMA, в связи с чем убрал с сайта спорные товарные знаки, прекратил их упоминание в своей хозяйственной деятельности. Кроме того, ответчик пояснил, что деятельность истца и ответчика не являются однородными услугами и не могут ввести в заблуждение потребителей относительно производителя продукции, индивидуализированной товарными знаками, принадлежащими истцу, поскольку 7 и 9 классы МКТУ, по которым зарегистрированы спорные товарные знаки, не являются однородными по отношению к 35 классу, которому соответствует деятельность ответчика.

Из материалов дела следует, что ответчик через свой сайт реализовывал товар, производителем которого является истец, на основании дилерского сертификата от 01.01.2019, выданного истцом. Кроме того, на сайте ответчика было указано, что производителем реализуемых товаров является истец, что подтверждается протоколом осмотра доказательств (стр.25, 35, 37 протокола). При этом на сайте ответчика была предоставлена информация о том, что он является только представителем истца (стр.8 протокола).

Согласно п.2 ст.1486 Гражданского кодекса РФ для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст.1489 Гражданского кодекса РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п.2 ст.1484 Гражданского кодекса РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Следовательно, исходя из положений ст.1486 Гражданского кодекса РФ, согласие правообладателя не требуется, если использование третьим лицом обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, не связано непосредственно с введением товара в гражданский оборот.

Согласно данной статье исчерпание исключительного права на товарный знак заключается в том, что в случае, если непосредственно правообладателем или с его согласия товары введены в гражданский оборот на территории РФ, то дальнейшее использование соответствующего товарного знака не является нарушением исключительного права на этот товарный знак.

В силу ст.1487 Гражданского кодекса РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Данный принцип исчерпания права означает, что истец не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Материалами дела подтверждается, что на спорном сайте ответчиком при предложении к продаже использовались товарные знаки истца в отношении товаров, которые являются оригинальными и были введены в гражданский оборот на территории РФ с согласия истца (его официальным дистрибьютором). Истцом данное обстоятельство не оспаривается.

При этом, то обстоятельство, что истцом в последующем был отозван соответствующий сертификат, по смыслу нормы ст.1487 Гражданского кодекса РФ, не свидетельствует о нарушении ответчиком исключительных прав истца, поскольку товарный знак ранее использовался ответчиком по поручению самого правообладателя.

Исходя из вышеизложенного, ответчиком не были нарушены права истца на спорные товарные знаки, поскольку указание на сайте ответчика обозначений, сходных с товарными знаками истца, не свидетельствует о незаконности использования этих товарных знаков.

В абзаце пятом пункта 2 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ" сказано, что применительно к интеллектуальным правам, включая исключительное право, это означает обязанность их обладателя соблюдать общеправовые принципы реализации прав и свобод, в частности добросовестность при их осуществлении и недопустимость злоупотребления ими.

Как следует из абзаца второго пункта 5 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 N 8-П, конституционное требование действовать добросовестно и не злоупотреблять своими правами равным образом обращено ко всем участникам гражданских правоотношений. Исходя из этого, Гражданский кодекс РФ называет в числе основных начал гражданского законодательства следующие: при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно (пункт 3 статьи 1 Гражданского кодекса РФ); никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса РФ); не допускаются любое заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом), использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке (пункт 1 статьи 10 Гражданского кодекса РФ); в случае несоблюдения этих требований суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса РФ).

Из этого следует, что в случае, если по материалам дела и исходя из конкретных фактических обстоятельств будет установлено, что принадлежащее исключительное право было использовано способами, перечисленными в ст.1270 Гражданского кодекса РФ по поручению самого правообладателя, которым впоследствии к использовавшему таким образом данные ему права были применены конкретные меры по защите исключительного права, то такие действия могут быть квалифицированы как злоупотребление правом, если такой правообладатель действует недобросовестно.

На основании изложенного в удовлетворении иска следует отказать полностью.

Согласно ст.110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы относятся на истца. 

 

Руководствуясь ст.ст.110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

В иске отказать полностью.

       Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

 

Судья

/

Д.М. Бунеев