ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11 «А»

тел.: (846)  273-36-45, факс: 372-62-54

http://www.11aas.arbitr.ru е-mail: info@11aas.arbitr.ru, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности решения арбитражного суда,

не вступившего в законную силу

21 мая 2021 года                                                                                     Дело № А55-3248/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 20.05.2021

Постановление в полном объеме изготовлено 21.05.2021

 Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

 председательствующего судьи Ануфриевой А.Э., 

 судей Назыровой Н.Б., Ястремского Л.Л.,

 при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

 с участием:

от истца– не явился, извещен надлежащим образом;

от ответчика ООО "Ихляс"  – представитель ФИО2 по доверенности от 16.02.2021;

от третьего лица – не явился, извещен надлежащим образом;

 рассмотрев в открытом судебном заседании 20 мая 2021 года

апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Ихляс" на решение Арбитражного суда Самарской области от 2 февраля 2021 года по делу № А55-3248/2020 (судья Балькина Л.С.) 

по иску общества с ограниченной ответственностью "Первый Мясокомбинат" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>), общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Первый Мясокомбинат" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Ихляс" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), 

о взыскании 1000 000 руб.

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «ЧИКИ-БРИКИ»

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Первый Мясокомбинат", Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Первый Мясокомбинат" (истцы) обратились в Арбитражный суд Самарской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Ихляс" (ответчик) о взыскании 1000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака «ТЕМЛЕ».

Определением от 13.08.2020 суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «ЧИКИ-БРИКИ».

Истец представил заявление об уточнении исковых требований, в котором уточнил расчет цены  иска, которое принято судом на основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 02.02.2021 с Общества с ограниченной ответственностью "Ихляс" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Первый Мясокомбинат" взыскано 1 000 000 руб. компенсации, а также 23 000 руб. в счет возмещения судебных  расходов по оплате государственной пошлины. 

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить  решение суда первой инстанции, принять новый судебный акт, в котором просит отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными; несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела; неправильное применение норм материального права.

В обоснование  апелляционной жалобы заявитель указал следующие доводы. Истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора. Суд в нарушение норм материального права принял исковые требования и взыскал денежную компенсацию за нарушение исключительного права в пользу Лицензиата простой (неисключительной) лицензии, который не является правообладателем и не обладает исключительным правом. Лицензиат обратился с исковым заявлением во время отсутствия государственной регистрации, не обладая исключительной лицензией. Решение суда не содержит обоснований, на основании которых суд установил наличие исключительного права в отношении товара - «колбаса». В материалах дела отсутствуют доказательства изготовления и реализации ответчиком колбас, маркированных товарным знаком «Темле». Истец не представил доказательств использования ответчиком товарного знака на товаре, предназначенного для реализации. В решении суда не обосновано, на основании каких правовых норм за содержание интернет-сайтов, которые не принадлежат Ответчику, ответственность должен нести именно Ответчик. Представленные истцами скриншоты интернет-сайтов являются недопустимыми доказательствами. В решении суда не обоснован период, за который взыскана компенсация с марта 2019 г. Действия, совершенные до даты государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак, не могут быть расценены как нарушение исключительного права Истца. В решении суда не обоснована двукратная стоимость контрафактного товара, которая была положена в основу расчета взысканного размера компенсации. Истец не представил правомерность предъявления требования в заявленном размере. Судом не исследованы и не дана оценка представленным Ответчиком документам, связанным с подготовкой макета товара, утверждением ТУ и подготовкой к производству. В решении суда не указано, на основании каких критериев суд пришёл к выводу о смешении обозначений и введении потребителей в заблуждение относительно товара производимого Ответчиком и товара производимого Истцом.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.llaas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу,  в котором просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, просил не принимать во внимание в качестве надлежащих доказательств скриншоты страниц интернет-сайтов.

Другие лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, отзывов не представили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в связи с чем жалоба рассмотрена в их отсутствие по правилам ч.1 ст. 122, ч.1 ст.123, ч.1 ч.3 ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, выслушав объяснения представителя заявителя апелляционной жалобы, явившегося в судебное заседание,  проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции.

Как следует из материалов дела, и установлено судом первой инстанции, ООО «Торговый дом «Первый Мясокомбинат» является правообладателем словесного товарного знака «ТЕМЛЕ» на товары 29 класса МКТУ на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак № 309537 от 07.03.2019, зарегистрированного в ФИПС 25.07.2019 по свидетельству № 721159.

ООО «Первый Мясокомбинат» на основании договора от 29.07.2019 является лицензиатом, то есть лицом, обладающим правом использования товарного знака в определенных лицензионным договором пределах и правомочным осуществлять защиту товарного знака «ТЕМЛЕ» в судебном порядке.

Использование (предложение к продаже) ответчиком товарного знака «ТЕМЛЕ» было обнаружено в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте ответчика https://www.vmp-halal.ru/pk-temle/ и на сайте https://otkorobki.ru/g/kolbasa_polukopchenaya_ihlyas_temle_halyal.htm , что подтверждается скриншотами. При этом, лицензионный договор на использование товарного знака ООО «ТД «Первый Мясокомбинат» с ответчиком не заключало.

В обоснование исковых требований истец указал, что ответчик производит и реализует колбасные изделия с изображением на этикетке товарного знака истца на территории Ульяновска и Ульяновской области, то есть на той же территории, где реализует однородную продукцию ООО «Первый мясокомбинат». При этом, уменьшение объема продаж колбасной продукции «Темле» ООО «Первый мясокомбинат» является одном из негативных последствий неправомерного использования товарного знака «Темле» ответчиком. 

Обозначение которым ответчик маркирует указанную продукцию, является тождественным, сходным до степени смешения с товарным знаком «ТЕМЛЕ», зарегистрированным по свидетельству № 721159. Колбасные изделия в составе товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) входят в перечень товаров и услуг, для которых зарегистрирован словесный товарный знак «ТЕМЛЕ», является нарушением исключительного права Истцов на товарный знак «ТЕМЛЕ». 

ООО «Первый мясокомбинат» направил ответчику досудебную претензию от 25.10.2019 исх.№66 с требованием о прекращении неправомерного использования товарного знака «Темле» и требованием выплаты компенсации в порядке ч.4 ст.1515 Гражданского кодекса РФ в размере 1000000 руб. за нарушение исключительного права истца на товарный знак «ТЕМЛЕ». Полагая, что имеются основания для взыскания с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака, истец обратился в суд.

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из следующего.

Согласно статье 1225 ГК РФ к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров , работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), отнесены, в том числе, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, а также коммерческие обозначения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак ). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак .

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров , работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака : на товарах , в том числе на этикетках, упаковках товаров , которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров , о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров , для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров , если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров , на которых незаконно размещен товарный знак , или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака , определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака .

Как разъяснено в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Пленум N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Довод о несоблюдении истцом обязательного досудебного порядка урегулирования спора был заявлен ответчиком в ходе судебного разбирательства в первой инстанции и получил надлежащую оценку.

Отклоняя ходатайство ответчика об оставлении искового заявления без рассмотрения суд первой инстанции указал, что в обоснование своего ходатайства, ответчик ссылается на то, что Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Первый Мясокомбинат", как правообладатель товарного знака «Темле», в нарушение пункта 5.1 статьи 1252 ГК РФ, не обращался с досудебной претензией к ответчику. При этом, Общество с ограниченной ответственностью "Первый Мясокомбинат", по мнению ответчика, не обладает правом на обращение с требованиями о взыскании какой-либо компенсации за незаконное использование товарного знака «Темле», поскольку, согласно лицензионному договору, заключенному истцами, лицензия, выдаваемая лицензиату по настоящему договору, является простой (неисключительной). Таким образом, как считает ответчик,  Общество с ограниченной ответственностью "Первый Мясокомбинат" имеет право на защиту товарного знака только в случае наличия у него исключительной лицензии.

Между тем, ответчик факт получения претензии от ООО «Первый Мясокомбинат» не оспаривает.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1236 ГК РФ лицензионный договор может предусматривать: предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая ( неисключительная ) лицензия ); предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия ).

Гражданское законодательство в области защиты интеллектуальных прав предусматривает защиту не только лиц, являющихся собственниками объектов интеллектуальной и промышленной собственности, но также и тех лиц, которые получают в рамках договорных правоотношений с правообладателями объем правомочий, связанных с использованием тех или иных объектов интеллектуального права.

На основании вышеизложенного, если интеллектуальные права лицензиата нарушаются вследствие неправомерных действий третьих лиц, тогда, интеллектуальные права лицензиата нарушаются одновременно с правами лицензиара, то есть непосредственного правообладателя.

В п.2.8 лицензионного договора, заключенном между ООО «Торговый Дом «Первый Мясокомбинат» и ООО «Первый Мясокомбинат», установлено, что если лицензиару или лицензиату станет известно, что товарный знак противоправно используется третьими лицами, то они должны незамедлительно информировать об этом друг друга.

Из материалов дела следует, что при обнаружении факта незаконного использования товарного знака «ТЕМЛЕ» ООО «Первый Мясокомбинат», во исполнение лицензионного договора, направило соответствующее уведомление  от 25.10.2019 №65 правообладателю.

Согласно п.2.9. лицензионного договора, если третьи лица нарушают права, предоставленные по настоящему договору лицензиату, то лицензиат предъявит иск к таким лицам.

Поскольку для выполнения своих обязательств в рамках лицензионного договора обязательно соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, ООО «Первый Мясокомбинат», обнаружив в торговой точке, а затем и в сети Интернет колбасное изделие, маркированное обозначением "ТЕМЛЕ" производства ООО «Ихляс», уведомил о нарушении прав и законных интересов правообладателя - ООО «Торговый Дом «Первый мясокомбинат», и направил досудебную претензию Ответчику.

Довод  заявителя, о том, что ООО «Первый Мясокомбинат», являясь лицензиатом простой (неисключительной) лицензии, является ненадлежащим ответчиком подлежит отклонению по следующим основаниям. 

Как указано выше, материалами дела подтверждается, что ООО «Торговый дом «Первый Мясокомбинат» является правообладателем словесного товарного знака «ТЕМЛЕ» на товары 29 класса МКТУ на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак № 309537 от 07.03.2019г., зарегистрированного в ФИПС 25.07.2019г. по свидетельству № 721159. 

Согласно п.5.1. Договора отчуждения договор вступает в силу с момента подписания, таким образом прежний правообладатель зафиксировал свое волеизъявление относительно дальнейшего использования и отчуждения товарного знака ТЕМЛЕ в отношении части товаров 29 класса МКТУ, в том числе товара - «мясные продукты». Таким образом, исходя из изложенного, период фактического использования товарного знака действующим правообладателем начал течь именно с марта 2019г. Данный факт был установлен ранее при рассмотрении дел № А55-37887/2019 и А55-32850/2019.

ООО «Первый Мясокомбинат» является лицензиатом - лицом, обладающим правом использования товарного знака в определенных лицензионным договором пределах и правомочным осуществлять защиту товарного знака «ТЕМЛЕ» в судебном порядке в рамках заключенного зарегистрированного лицензионного договора. Копии договора отчуждения товарного знака, лицензионного договора и изменения к свидетельству №721159, подтверждающие регистрацию лицензионного договора в ФИПС, имеются в материалах дела. Таким образом, оба лица - лицензиар в силу закона, а лицензиат в силу договора являются надлежащими истцами по данному спору. 

Довод заявителя о том, что решение суда не содержит обоснований принадлежности исключительного права в отношении товара «колбаса», отклоняется судом апелляционной инстанции. 

Согласно свидетельства №721159 «ТЕМЛЕ», имеющегося в материалах дела спорный товарный знак зарегистрирован в отношении части товаров 29 класса МКТУ, в том числе на мясные продукты. Мясные продукты являются родовым понятием, включающим в себя видовое понятие колбасные изделия.

В материалах дела имеются доказательства, подтверждающие подготовку к производству, производство и реализацию мясных колбасных изделий Истцами.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 15.10.2020 по делу №СИП-336/2020, подтвержден факт введения в гражданский оборот  товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 721159 в отношении товаров 29-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков «мясные продукты». 

Кроме того, в Палату по патентным спорам относительно товарного знака «ТЕМЛЕ» по свидетельству № 721159 было подано возражение, в котором имеются утверждения об использовании большим количеством производителей мясной колбасной продукции товарного знака истца «ТЕМЛЕ» и к которому приложены изображения продукции, в том числе продукции ответчика. В решении Роспатента от 30.07.2020 по заявке № 2004730326,  принятом по результатам рассмотрения на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 14.07.2020 возражения от 07.02.2020. поданного ООО "Шатлык" против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) ТЕМЛЕ дана оценка представленным возражениям и приложенным к ним документам. При этом, коллегия установила, что размещение информации на сайтах датировано позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Данными фактами также опровергается довод заявителя о том, что сам правообладатель не производит и не реализует товары с использованием товарного знака «Темле».

Заявитель апелляционной жалобы указывает, что вывод суда первой инстанции о том, что ООО "Ихляс" производил, предлагал к реализации  реализовывал товары с использованием товарного знака, сходного до степени смешения с  товарным знаком истца "Темле", является необоснованным, одновременно утверждая, что не производил и не реализовывал колбасы с использованием товарного знака истца.  В материалах дела имеется копия изображения колбасы «Темле Халяль», которое отличается от изображения колбасы, представленной на скриншоте с интернет-сайта. Кроме того, ответчик не является ни владельцем сайта в сети «Интернет», ни администратором доменного имени https://otkorobki.ru/, в связи с чем, не несёт ответственности за содержание данного сайта.

Данный довод опровергается материалами дела. 

Согласно п.55 Постановления Пленума Верховного суда РФ №10 от 23.04.2019 при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ).

Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей,вчастностисети «Интернет».

Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. 

Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 71 АПК РФ).Факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, производство, предложение к продаже и реализация  продукции ответчиком помимо имеющихся в материалах дела скриншотов с официального сайта ответчика и сайта интернет-магазина, предлагающего продукцию ООО «Ихляс» к продаже всем желающим потребителям, также подтверждается оформленными ответчиком декларациями о соответствии №ЕАЭС NRU Д-Яи.АЯ72.В.00296/18 от 07.12.2018 на изделия колбасные вареные: колбасы вареные третий сорт: «ТэмлеХаляль»; сосиски третий сорт: «ТэмлеХаляль» и №ЕАЭС NRU Д-RU.A-H72.B.00297/18 от 07.12.2018 на изделия колбасные - колбасы полукопченые с мясом птицы: ТемлеХаляль, подтверждающими подготовку ответчика к промышленному производству однородной контрафактной продукции еще в 2018 году.

Кроме того, в материалах дела имеются доказательства заключения 20.08.2019 между ответчиком и ООО «Чики-Брики» заключен договор № 2019-12 на разработку и вёрстку Интернет-сайта. Сайт был закончен и сдан ответчику только 11 ноября 2019 г. по Акту № 676 выполненных работ.

В соответствии с пунктом 3.3. пользовательского соглашения, изображения продукции указанные на сайте являются виртуальными макетами и не могут быть признаны в качестве ассортимента товара изготавливаемого или предлагаемого к реализации.

В силу пункта 4.3.7. пользовательского соглашения, пользователь сайта обязуется не использовать содержание сайта, как предложение к продаже реальных товаров (продукции), производимых, реализуемых, либо имеющихся в гражданском обороте.

Согласно пункту 4.3.8. пользовательского соглашения, пользователь сайта обязуется использовать содержание сайта только в целях получения информации о продукции именуемой «халяль».

Согласно доводам апелляционной жалобы, на сайте были выложены макеты планируемого к изготовлению ассортимента продукции. Сайт сделан в информационных целях, чтобы дать информацию потребителю о том, что такое продукция «халяль». После обнаружения факта регистрации товарного знака "Темле" добровольно отказался от производства данного ассортимента колбасной продукции. 

Однако, из скриншотов интернет-сайтов усматривается, что  какая-либо предупредительная информация, о том, что изображения мясной колбасной продукции «ТЕМЛЕ ХАЛЯЛЬ» не являются продукцией изготовителя/товаром ООО «Ихляс», на сайте Ответчика отсутствовала

В материалах дела имеются письменные пояснения третьего лица ООО «Чики-Брики» о том, что заказчиком сайта с доменным именем https://www.vmp-halal.ru/, были предоставлены электронные файлы с рисунками, фотографиями макетов продукции, планируемой к изготовлению, по просьбе которого указанные файлы размещены на разрабатываемом интернет-сайте. В дальнейшем вносились корректировки в содержание сайта, в том числе по желанию заказчика были убраны лишние фотографии макетов колбас. 

Таким  образом, материалами дела и самим апеллянтом опровергается утверждение о том, что ООО «Ихляс» не имеет никакого отношения к исследованным судом содержанию интернет-сайтов о предложении к реализации колбасных изделий, маркируемых знаком "Темле". 

Доводы апелляционной жалобы о том, что в обжалуемом решении не обоснован период, за который взыскана компенсация  и  стоимость контрафактного товара, которая была положена в основу расчета взысканного размера компенсации, не соответствуют действительности. 

Судом первой инстанции были исследованы возражения ответчика о том, что на дату фиксации неправомерного использования (24.10.2019) и на дату обращения с досудебной претензией в адрес ответчика (25.10.2019) право на использование товарного знака ещё не было предоставлено, поскольку предоставление данного права по лицензионному договору зарегистрировано позднее - 11.12.2019, в то время, как расчёт компенсации, в двукратном размере стоимости права, осуществлен с марта по декабрь 2019 г. Согласно возражениям ответчика, применительно к данным обстоятельствам, при определении размера компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, расчет суммы компенсации должен быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования спорного товарного знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом предполагаемого правонарушения.

В целях проверки возражений ответчика определением от 08.10.2020 суд первой инстанции истребовал от Управления Россельхознадзора по Самарской области с целью получения информации из системы «Меркурий» информацию об объеме производства и продет (кг), размере товарооборота (руб.) колбасной продукции маркированной обозначением «ТЁМЛЕ»/«ТЕМЛЕ ХАЛЯЛЬ» ООО «ИХЛЯС» (ИНН: 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 445009, 

<

...>) из системы «Меркурий» за период с марта 2019г. по июль 2020г. включительно.

В ответ от 29.10.2020 исх.№4446/2-2 на запрос суда Управление Россельхознадзора по Самарской области сообщило, что при мониторинге деятельности ООО «Ихляс» в период с 01.03.2019 по 31.07.2020 было установлена выработанная колбасная продукция, маркированная обозначение «Темле халяль» 1902,43 кг. При этом реализовано 1983,88 кг. 

С учетом информации, полученной из официального источника истец уточнил размер заявленных требований, поскольку система ГИС «Меркурий» из которой предоставлена информация уполномоченным государственным органом не содержит сведений о размере товарооборота истцы для обоснования расчета размера требований согласно пп.4 п.2 ст. 1515 ГК РФ берут среднюю стоимость 1 кг контрафактной продукции, маркированной обозначением «ТЕМЛЕ» производителя ООО «Ихляс», имеющейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» равную 300 рублей (312,5+277/2), в связи с чем расчет исковых требований  составляет: объем реализованной ответчиком продукции умножаем на среднюю стоимость 1 кг продукции и умножаем на 2 (пп.4 п.2 статья 1515 ГК), а именно: 1983.88кг*300р./2=1 190 328 руб.,  уменьшив по своей инициативе сумму компенсации с 1с указанной суммы до 1 000 000 руб.

Доказательств применения иной цены ответчиком в материалы дела не представлено. 

Доводы о том, что сведения из системы «Меркурий» не могут быть использованы в качестве доказательства использования товарного знака на товаре, упаковке и этикетке, поскольку данные сведения не содержат сведения о внешнем виде продукции, а словесное обозначение «Темле халяль» использовалось в качестве наименования ТУ 9213-012-54780900-08, что прямо указано на этикетке продукции, также были предметом рассмотрения в суде первой инстанции и им дана надлежащая оценка.

Отклоняя данные доводы, суд первой инстанции верно указал, что перед запуском производства мясной колбасной продукции производитель оформляет ТУ и/или СТО в которых указывает наименования продукции, которые он планирует использовать при маркировке продукции. Параллельно производитель оформляет декларацию о соответствии, направляя в уполномоченный орган образцы выработанной продукции на исследование, в том числе для установления срока годности продукции, в которой также указывает наименования, которые он планирует использовать при маркировке продукции. Если в будущем производитель принимает решение о том. что указанных в ТУ/СТО/декларациях о соответствии наименований для маркировки продукции недостаточно, он может внести соответствующие изменения в ТУ/СТО, оформить новую декларацию о соответствии. 

В представленной ответчиком копии ТУ 9213-012-54780900-08 указано, что предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции своими фирменными или фантазийными названиями. Из содержания листа с названием «характеристики продукции» следует, что «Темле халяль» указано в качестве наименования колбасной продукции наряду с остальными.

Ответчиком в тексте апелляционной жалобы в качестве подтверждения отсутствия правонарушения с его стороны в отношении принадлежащего истцу права на товарный знак "Темле" представлены изображения колбасного изделия с наименованием «Колбаса Халяль», а также подтверждающие подготовку к введению данного товара в гражданский оборот, этикетку товара из которых видно, что к названию продукции относится не весь текст, указанный Ответчиком в качестве названия и размещенный на этикетке. К названию товара относится исключительно крупно изображенные словесные элементы «Колбаса Халяль». 

Однако, из материалов дела не усматривается, что ответчик привлекается к гражданско-правовой ответственности за реализацию данного товара, на котором акцентирует внимание заявитель. А поскольку этикетка для данной колбасы, согласно утверждениям, изложенным самим заявителем в апелляционной жалобе, была разработана и введена в оборот на основании документов представленных Ответчиком в материалы дела 05.12.2020 (Договор авторского заказа № 12 от 15 января 2019 г., Акт выполненных работ от 21 января 2019 г., Приказ руководителя ООО «Ихляс» от 22 января 2019 г., Приказ руководителя ООО «Ихляс» от 05 ноября 2019 г., Фотоизображения продукции и этикетки), то оценка данных документов не имеет значения для разрешения настоящего спора. 

Оценивая период правонарушения в соотношении со сроком действия лицензионного договора, с учетом установленных и вышеизложенных обстоятельств заключения и действия договоров об отчуждении исключительного права и лицензионного договора,  и отклоняя довод ответчика о необходимости исключения лицензионного договора в качестве допустимого доказательства, суд первой инстанции верно отметил, что действующее законодательство не связывает выражение согласия правообладателя на использование его товарного знака с определенной формой. Соответствие выраженной воли правообладателя товарного знака на его использование другим лицом требованиям гражданского законодательства по форме и порядку подтверждения не имеет значения для целей определения незаконного использования средств индивидуализации, учитывается лишь формализованное выражение данной воли правообладателя исключительного права на использование товарного знака. Отсутствие зарегистрированного лицензионного или сублицензионного договора при наличии согласия правообладателя на использование товарных знаков влечет лишь гражданско-правовые последствия, определенные законом.

На дату обращения с настоящим иском лицензионный договор, заключенный истцами, был зарегистрирован, процедура государственной регистрации договора в Роспатенте была завершена внесением записи о регистрации 11.12.2019, что не отрицается ответчиком. Доказательств, подтверждающих признание данного договора в порядке действующего законодательства недействительным в материалы дела не представлено. Таким образом, являясь владельцем исключительного права на спорный товарный знак №309537 на основании договора об отчуждении от 07.03.2019, Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Первый Мясокомбинат" распорядилось своим правом в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Первый Мясокомбинат", который  с учетом заключенного лицензионного договора вправе осуществлять защиту товарного знака «ТЕМЛЕ» в судебном порядке. Таким образом, оба лица лицензиар в силу закона, а лицензиат в силу договора являются надлежащими истцами по данному спору, и вправе требовать компенсацию за вменяемое ответчику нарушение с марта 2019 года.

Рассматривая довод об отсутствии доказательств, свидетельствующих о смешении обозначений и введении потребителей в заблуждение относительно товара производимого Ответчиком и товара производимого Истцом, суд первой инстанции правомерно исходил из следующего.

По смыслу пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков , знаков обслуживания, коллективных знаков , утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением ( товарным знаком ), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением ( товарным знаком ), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Таким образом, при сопоставлении обозначения и товарного знака основное правило заключается в том, что вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления от товарного знака В пункте 41 Правил также указывается, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением ( товарным знаком ), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым ( фонетическим ), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. и противопоставляемого обозначения.

Применяя указанные нормы к фактическим обстоятельствам дела, суд установил, что доминирующим в составе комбинированного обозначения ответчика является словесный элемент "Темле". 

Доминирующий элемент "Темле" в обозначении ответчика представляет собой словесное обозначение, написанное буквами русского алфавита, что соответствует зарегистрированному товарному знаку . 

Русскоязычное произношение слова "Темле" не предполагает каких-нибудь фонетических различий. Усиливает сходство до степени смешения анализируемого обозначения и товарного знака истца и семантическое сходство.

С учетом изложенного, а также исходя из положений, закрепленных в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", согласно которым вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, суд первой инстанции, основываясь на осуществленном им сравнении обозначений и изображений на товаре, и товарными знаками истца, пришел к обоснованному выводу о том, что они являются сходными до степени смешения с товарными знаками истца в глазах потребителя ввиду наличия достаточного количества совпадающих признаков.

Таким  образом, довод апелляционной жалобы об отсутствии в обжалуемом решении оснований для вывода о смешении обозначений и введении потребителей в заблуждение относительно товара производимого Ответчиком и товара производимого Истцом, является несостоятельным.

Как следует из материалов дела, ответчик в ходе судебного разбирательства в первой инстанции доказательств в подтверждение несоразмерности компенсации и заявления о необходимости ее уменьшения не представил.

Доказательств, подтверждающих правомерность использования указанного товарного знака, ответчиком в материалы дела в суд первой инстанции не представлено.

На основании вышеизложенного, требования истца  о взыскании с ответчика  1 000 000 руб.  компенсации  правомерно удовлетворены. 

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции установлено, что доводов, основанных на доказательственной базе и позволяющих отменить обжалуемый судебный акт, апелляционная жалоба не содержит.

Материалы дела исследованы судом первой инстанции полно, всесторонне и объективно, представленным сторонами доказательствам дана надлежащая правовая оценка, изложенные в обжалуемом судебном акте выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Несогласие заявителя жалобы с выводами суда, иная оценка им фактических обстоятельств дела, представленных доказательств и иное толкование положений закона не являются основанием для отмены судебного акта суда первой инстанции.

Суд первой инстанции при рассмотрении дела не допустил нарушения норм материального и процессуального права. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ основаниями для безусловной отмены судебного акта, при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции также не установлено.

При указанных обстоятельствах решение суда является законным и обоснованным.

В силу ч.1 ст. 110 АПК РФ расходы по оплате госпошлины по апелляционной жалобы относятся на заявителя. 

   Руководствуясь статьями 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Самарской области от 2 февраля 2021 года по делу № А55-3248/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Ихляс" – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья                                                                          А.Э. Ануфриева

Судьи                                                                                                                   Н.Б. Назырова

                                                                                                                              Л.Л. Ястремский