АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-18745/2018

г. Владивосток

20 мая 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 13 мая 2019 года. 

Полный текст решения изготовлен 20 мая 2019 года.

Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Чугаевой И.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 304770000419281, дата государственной регистрации 25.10.2001)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Азиатско-тихоокеанская торговая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации 24.12.2012)

треть лицо, не заявляющее самостоятельных требований: Владивостокская таможня

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки (знаки обслуживания) «Praktik» и «PRAKTIKA» по свидетельствам о регистрации товарных знаков РФ № 455744 (дата регистрации – 07.03.2012, приоритет – от 16.05.2011) и № 469404 (дата регистрации – 16.01.2008, приоритет – от 21.11.2005) в размере 19 403 725,40 рублей

при участии: от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности от 20.12.2018 № АТ106 сроком до 31.12.2019.

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – предприниматель) обратился в Арбитражный суд Приморского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Азиатско-тихоокеанская торговая компания" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав предпринимателя на товарные знаки (знаки обслуживания) «Praktik» и «PRAKTIKA» по свидетельствам о регистрации товарных знаков РФ № 455744 (дата регистрации – 07.03.2012, приоритет – от 16.05.2011) и № 469404 (дата регистрации – 16.01.2008, приоритет – от 21.11.2005) в размере 19 403 725,40 рублей.

Определением суда от 13.09.2018 к участию в деле в качестве третьего лица,  не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,  привлечена Владивостокская таможня.

Истец, третье лицо в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом. В порядке статьи 156 АПК РФ судебное заседание проводится в их отсутствие. Ранее от истца поступали ходатайства о рассмотрении дела в его отсутствие.

До начала судебного заседания от истца поступили письменные пояснения с приложением  решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 28.03.2019 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «MILLENNIUM PRAKTIK» по свидетельству №671503, предоставленной ООО «Самотлор Тракт», в отношении следующих товаров 19 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): полы неметаллические, пороги дверные неметаллические, пробка прессованная строительная, брусы неметаллические, пиломатериалы строительные тонкие, пиломатериалы пропитанные для строительства, лесоматериалы неметаллические, лесоматериалы обработанные, лесоматериалы пиленные, лесоматериалы частично обработанные, древесина поделочная, древесина фанеровочная, древесина формуемая, фанера клееная многослойная, покрытия напольные деревянные, неметаллические напольные покрытия, ламинат, ламинированный паркет, массивная доска, инженерная доска, паркет, паркетная доска, штучный паркет, неметаллические строительные материалы.

В судебном заседании ответчик ходатайствовал об истребовании у  Федеральной службы по интеллектуальной собственности в порядке ст.66 АПК РФ лицензионных договоров, заключенных  с правообладателем ИП ФИО2 о предоставлении права использования товарного знака «Praktik» (свидетельство о государственной регистрации №455744) с 07.03.2012 по настоящее время.

В обоснование ходатайства  ссылается на то, что указанные лицензионные договоры необходимы ответчику для обоснования чрезмерности заявленной истцом суммы компенсации.

Рассмотрев ходатайство ответчика об истребовании у Федеральной службы по интеллектуальной собственности лицензионных договоров,  суд не находит оснований для его удовлетворения, поскольку лицензионные договоры необходимы ответчику для обоснования своей позиции относительно заявленной суммы компенсации, и не относятся к числу доказательств, необходимых для рассмотрения данного дела по существу. Кроме того, ответчик не лишен возможности обосновать чрезмерный размер компенсации, ссылаясь на другие доводы и документы, однако, при рассмотрении спора по существу, ответчик не представил таких доводов и документов, что свидетельствует о том, что заявленное в судебном заседании ходатайство об истребовании доказательств направлено на затягивание рассмотрения данного дела.

На основании изложенного, суд  отказал в удовлетворении ходатайства ответчика об истребовании доказательств.

Ответчик поддержал заявленное ранее ходатайство о прекращении производства по делу по п.2 ч.1 ст.150 АПК РФ, указав на то, что фактически требования истца, заявленные в рамках данного дела, были предметом рассмотрения Арбитражного суда Приморского края по делу №А51-25126/2017, и были удовлетворены судом в рамках дела №А51-25126/2017.

Ходатайство ответчика о прекращении производства по делу судом рассмотрено и отклонено в силу следующего.

В соответствии с п.2 ч.1 ст.150 АПК РФ Арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт арбитражного суда, суда общей юрисдикции или компетентного суда иностранного государства, за исключением случаев, если арбитражный суд отказал в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда.

Между тем, предметом спора по делу №А51-25126/2017,  с учетом уточнений истца, являлось взыскание компенсации в размере 14 487 330 рублей 98 копеек за нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки, в связи с ввозом на территорию Российской Федерации товаров, задекларированных по  ДТ № 10702020/040716/0027827, № 10702020/071016/0028296, № 10702020/081116/0031758, в то время как предметом рассмотрения по настоящему делу является взыскание компенсации в размере 19 403 725,40 рублей за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки в отношении товаров, задекларированных по ДТ № 10702020/040816/0020656, № 10702020/080916/0024871, № 10702020/080916/0024920, № 10702020/081116/0031806.

Таким образом, предмет и основания спора по делу №А51-25126/2017 и по делу №А51-18745/2018 отличны, в связи с чем, у   суда отсутствуют основания для прекращения производства по делу в порядке пункта 2 части 1 статьи 150 АПК РФ.

В обоснование заявленных требований истцом указано, что он является правообладателем товарных знаков «Praktik», «PRAKTIKA» по свидетельствам о регистрации  товарных знаков Российской Федерации № 455744 (дата регистрации 12.04.2012), № 469404 (дата регистрации 25.09.2012). Товарные знаки зарегистрированы и охраняются на территории Российской Федерации  в отношении 19 класса МКТУ (№ 455744 – ламинат, паркет; № 469404 – паркет).

Истец считает, что ввезенный ответчиком товар по ДТ №10702020/040816/0020656, № 10702020/040716/0027827, № 10702020/071016/0028296, № 10702020/080916/0024871, № 10702020/080916/0024920, № 10702020/081116/0031758, № 10702020/081116/0031806 с нанесенными на него товарными знаками сходен до степени смешения с товарными знаками истца. 

Факты ввоза товара в Российскую Федерацию по вышеуказанным ДТ, маркированного обозначением «praktik» подтверждены ответом Владивостокской таможни № 28-41/06657 от 02.02.2017. 

Истец указал на то, что решением суда от 16.04.2018 по делу №А51-25126/2017 удовлетворены исковые требования о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использования товарного знака по факту ввоза товаров по трем ДТ № 10702020/040716/0027827, № 10702020/071016/0028296, № 10702020/081116/0031758. Поскольку на момент обращения с иском по делу №А51-25126/2017 был соблюден претензионный порядок только в отношении указанных трех ДТ, то истец был лишен возможности защитить свои права по всем семи ДТ.

Ссылаясь на нарушение ответчиком исключительных прав истца на принадлежащие ему товарные знаки, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ответчика компенсации.

Ответчик против иска возражал, указав на то, что все семь деклараций являлись предметом рассмотрения по делу №А51-25126/2017, в связи с чем заявил ходатайство о прекращении производства по делу на основании п.2 ч.1 ст.150 АПК РФ, полагая, что истец реализовал свое право на судебную защиту. Кроме этого в своем отзыве ответчик указал, что слова «praktik» и «praktiks» указаны в декларациях в графе 31 как «дополнительная информация» и указывают на характеристики товара, а не его индивидуализацию.

Ответчик также указал на то, что спорный товар ввозился под торговым знаком «MILLENNIUM» (№ регистрации 476668 на основании лицензионного договора с ООО «Самотлор Тракт»).

Из материалов дела судом установлено следующее.

ИП ФИО2 является правообладателем товарных знаков «PRAKTIK» и «PRAKTIKA» по свидетельствам Российской Федерации № 455744 и № 469404, зарегистрированных в отношении товаров 19-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) «ламинат; паркет» и «паркет» соответственно. 

Предпринимателю стало известно, что ООО "Азиатско-тихоокеанская торговая компания" использует сходное до степени смешения с его товарными знаками обозначение «practik», «practik s» и «praktik» при ввозе на территорию Российской Федерации по декларациям на товары № 10702020/040716/0017101, № 107020020/040816/0020656, № 10702020/040716/0027827, № 10702020/071016/0028296, № 10702020/080916/0024871, № 10702020/080916/0024920, № 10702020/081116/0031758, № 10702020/081116/0031806 однородных товаров — ламинированных панелей (ламината). 

В целях досудебного урегулирования спора ИП ФИО2 направил в адрес общества 28.11.2016 претензию о необходимости прекращения последним незаконного использования обозначений, сходных до степени смешения с его товарными знаками, и выплате компенсации. 

Указанная претензия осталась без ответа.

ИП ФИО2 обратился в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением, уточненным в порядке ст.49 АПК РФ, о взыскании с ответчика 14 487 330 рублей 98 копеек компенсации.

Решением суда от 16.04.2018 по делу №А51-25126/2017 исковые требования удовлетворены в полном объеме. При этом, как следует из решения суда  по делу №А51-25126/2017 (стр.9), незаконное использование ответчиком товарных знаков «praktik» и «praktik s» установлен по факту ввоза товара, задекларированного  по декларациям № 10702020/040716/0027827, № 10702020/071016/0028296, № 10702020/081116/0031758.

20.04.2018 ИП ФИО2 обратился с претензией к ООО "Азиатско-тихоокеанская торговая компания" о прекращении незаконного использования обществом обозначения «PRAKTIK» и «PRAKTIKA» и выплате компенсации в размере 19 546 070 рублей 26 копеек по четырем ДТ №10702020/040816/0020656, №10702020/080916/0024871, №10702020/080916/0024920, №10702020/081116/003180.

Указанная претензия осталась без ответа.

Настаивая на том, что используемые обществом обозначения «praktik» и «praktik s» в товаросопроводительных документах  на товар, ввезенный по четырем ДТ нарушает исключительные права предпринимателя на товарные знаки, истец обратился в Арбитражный суд с рассматриваемым исковым заявлением.

Изучив представленные в дело доказательства, по правилам статьи 71 АПК РФ, суд полагает требования подлежащими удовлетворению в силу следующего.

В силу части 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно части 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака, в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (часть 3 настоящей статьи). Для признания сходства обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя (соответствующая правовая позиция выражена в постановлении Президиума ВАС РФ от 18.07.2006. по делу № 3691/06). Понятия тождественности и сходства определяются в п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003. № 32. Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии со статьями 1477, 1481 ГК РФ товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно абзацу 2 пункта 41 Правил подачи и рассмотрения документов (утверждены приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482; далее - Правила подачи и рассмотрения документов)  составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил подачи и рассмотрения документов сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил подачи и рассмотрения документов, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Принципиальным в данном случае является то, что согласно разъяснениями пункта 13 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» (далее - Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 № 122) вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлениях от 18.07.2006 № 2979/06 по делу № А40-63533/2004 и от 17.04.2012 № 16577/11 по делу № А40-2569/2011, в пункте 37 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав», утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Сходство до степени смешения используемых ответчиком обозначений «praktik» с товарными знаками является очевидным и не требующим дополнительного исследования, поскольку уже при первичном сравнении можно однозначно установить: используемое ответчиком обозначение «praktik» по фонетическому   (звуковому)   и семантическому   (смысловому)   признаку полностью совпадает с товарными знаками истца.

Информация, содержащаяся в ответе Владивостокской таможни от 02.02.2017 № 28-41/06657, также свидетельствует о том, что ответчик осуществляет ввоз на территорию России товаров, относящихся к 19 классу МКТУ (ламинат, паркет), маркированных обозначением «praktik».

Более того, ответчик использовал сходное с товарными знаками обозначение «praktik» при ввозе на территорию Российской Федерации товаров, относящихся к 19 классу МКТУ (ламинат, паркет), предназначенных для продажи потенциальным клиентам указанных товаров, что способствуют смешению деятельности истца и ответчика и введению потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Кроме этого ответчик обращался в Палату по патентным спорам Роспатента с возражениями против предоставления правовой охраны по спорным товарным знакам по результатам рассмотрения которых, были приняты решения (№ 2011714965, № 2005729755 от 21.03.2017) об отказе в удовлетворении возражений ответчика с одновременным решением оставить в силе правовую охрану товарных знаков.

Суд отклоняет доводы ответчика о том, что указание в товаросопроводительных документах в качестве артикула «praktik» и «praktik s»  не является нарушением товарных знаков истца исходя  из  следующего.

Артикул (от лат. Articulus – раздел, статья) – торговый термин, означающий тип товара и его цифровое и буквенное обозначение (ФИО4, ФИО5, ФИО6 «Современный экономический словарь.-6-е изд., перераб. и доп. – М.» (ИНФРА-М, 2011).

Артикул – тип или род изделия, товара, а также его цифровое или буквенное обозначение для кодирования; параграф, раздел параграфа, статья, глава. В настоящее время больше употребляется как обозначение марки, разновидности товара или его кода, используемого для организации учета товаров продавцами (https://ru.wikipedia.org/wiki/, Википедия – Свободная энциклопедия).

Используя для целей гражданского оборота в отдельных нормативных правовых актах понятие «артикул», действующее законодательство не содержит определения понятия «артикул».  

В частности законодательная конструкция и содержание норм пункта 1 статьи 18, пунктов 1, 2 статьи 24 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1  «О защите прав потребителей» прямо указывают на единую правовую природу товарного знака и артикула, представляющие собой обозначения, служащие для индивидуализации конкретного товара.

Значение термина «артикул» сходно по значению с термином «маркировка». 

Маркировка (от нем. markieren, от фр. marquer, англ. Mark  - отмечать, ставить знак) — нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков или надписей на объект, с целью его дальнейшей идентификации (узнавания), указания его свойств и характеристик (https://ru.wikipedia.org/wiki/, Википедия – Свободная энциклопедия).

Из представленных в материалы дела деклараций на товары и товаросопроводительных документов (упаковочных  листов) следует, что  спорный товар был маркирован как товарным знаком  «MILLENNIUM», правообладателем является ответчик, так и путем проставления на нем  артикула состоящего  из как словесного обозначения («praktik» и «praktik s») так и цифрового обозначения, что не оспаривается  ответчиком. 

Ответчик указывает, что из таможенных деклараций следует, что спорные обозначения были использованы в качестве дополнительной информации о товаре в целях его характеристики. Указанный довод не имеет правового значения, поскольку ответчик использовал сходное с товарными знаками обозначение «praktik» при ввозе на территорию Российской Федерации товаров, относящихся к 19 классу МКТУ (ламинат, паркет), предназначенных для продажи потенциальным клиентам указанных товаров, что способствуют смешению деятельности истца и ответчика и введению потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

При таких обстоятельствах  суд приходит  к выводу о том, что на ввезенном ответчиком товаре имеются обозначения (маркировка) сходные до степени смешения с товарными знаками истца.

Истец не передавал ответчику право на использование товарных знаков № 455744, № 469404.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ, устанавливающей ответственность за незаконное использование товарного знака, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

По смыслу положений подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ законом не предусмотрено право суда по своему усмотрению устанавливать размер компенсации, обусловленный стоимостью товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Как установлено судом, в декларациях на товары №10702020/040816/0020656, №10702020/080916/0024871, №10702020/080916/0024920, №10702020/081116/003180, в которых в качестве декларанта товара указано общество с ограниченной ответственностью «Азиатско-тихоокеанская торговая компания», отражены количество и стоимость товара, на котором незаконно размещен товарный знак «PRAKTIK», «praktik S». 

Учитывая изложенное, суд считает, что требование истца о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на принадлежащие ему товарные знаки, определенной в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, подлежит удовлетворению и взысканию с ответчика в размере 19 403 725  рублей 40 копеек. 

При  этом, суд, проверив расчет  представленный истцом,  установил, что расчет обосновано произведен  на основании  данных о стоимости, количестве товара с учетом курса валют в рублевом эквиваленте, исходя из фактических данных  указанных в декларациях на товары.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по оплате госпошлины относятся на ответчика.

Государственная пошлина, излишне уплаченная истцом, подлежит возврату на основании статьи 333.40 Налогового кодекса РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

В удовлетворении ходатайства общества с ограниченной ответственностью "Азиатско-тихоокеанская торговая компания» о прекращении производства по делу по пункту 2 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Азиатско-тихоокеанская торговая компания" в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 19 403 725 рублей 40 копеек компенсации,  120019 рублей госпошлины по иску.

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.

Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО2 из федерального бюджета государственную пошлину в размере 711 (семьсот одиннадцать) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 03.09.2018 №99.

Выдать справку на возврат государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.

Судья      Чугаева И.С.