ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Ленина, 100б, г. Чита, 672000, http://4aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

дело №А19-327/2017

г. Чита

14 сентября 2017 года

Резолютивная часть постановления объявлена 07 сентября 2017 года

В полном объеме постановление изготовлено 14 сентября 2017 года

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Капустиной Л.В.,

судей Макарцева А.В., Скажутиной Е.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом заседании в помещении суда апелляционные жалобы истца и ответчика  на решение Арбитражного суда Иркутской области от 20.04.2017 по делу №А19-327/2017 по исковому заявлению открытого акционерного общества «Рот Фронт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 115184, 

<

...>) к закрытому акционерному обществу «Иркутский хлебозавод» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 664011, 

<

...>) о взыскании 1 200 000 руб. (суд первой инстанции: судья Архипенко А.А.),

с участием в судебном заседании представителя истца ФИО2, действовавшего по доверенности от 06.10.2016,

у с т а н о в и л :

открытое акционерное общество «Рот Фронт» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Иркутской области к закрытому акционерному обществу «Иркутский хлебозавод» (далее – ответчик) с требованием о взыскании 300 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству №126784, 300 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству №141755 и 600 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству №150317.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 20.04.2017 исковые требования удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взыскано 900 000 руб. компенсации, 18 750 руб. расходов на уплату государственной пошлины.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом,  стороны обжаловали его в апелляционном порядке.

Доводы жалобы истца сводятся к несогласию с решением в части отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации за использование товарного знака «Ромашка». Истец полагал ошибочным вывод суда о не нарушении ответчиком его (истца) права на использование товарного знака «Ромашка».

Доводы жалобы ответчика сводятся к несогласию с решением в части удовлетворения требований о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков «Лакомка» и «Артек». Ответчик сослался на то, что его продукции с наименованием «Лакомка с корицей» относится к хлебобулочным изделиям и отличается от продукции выпускаемой истцом - кондитерских изделий. Полагал, что между товарным знаком «Артек» и наименованием выпускаемых им (ответчиком) кондитерских изделий «Солнце Артека» отсутствует сходство до степени смешения. Указал, о чрезмерности размера компенсации понесенным убыткам, несоответствии принципам разумности и справедливости.

Ответчик в отзыве полагал апелляционную жалобу истца оставить без удовлетворения.

От истца отзыв на апелляционную жалобу ответчика не поступил.

В судебных заседаниях представитель истца поддержал правовую позицию, изложенную в обоснование доводов, сформулированных в своей апелляционной жалобе.

Ответчик извещен о возбуждении судебного производства, однако в судебное заседание апелляционной инстанции своего представителя не направил.

При таком положении, в силу части 3 статьи 156 Арбитражного кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание представителя ответчика не препятствовала судебному разбирательству.

В заседании суда апелляционной инстанции, состоявшемся 31.08.2017, в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 07.09.2017. Информация о перерыве в судебном заседании размещена на официальном сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда в сети «Интернет».

Законность и обоснованность обжалованного судебного акта проверены в апелляционном порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Оценив доказательства в деле в их совокупности, достаточности и взаимной связи, проверив доводы сторон, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, ОАО «Рот Фронт» является правообладателем товарных знаков: «Лакомка» - по свидетельству Российской Федерации №126784, дата приоритета 30.09.1993; «Артек» - по свидетельству Российской Федерации №150317, дата приоритета 22.12.1995; «Ромашка» - по свидетельству Российской Федерации №141755, дата приоритета 17.09.1993. Правовая охрана всем вышеуказанным товарным знакам предоставлена, в том числе в отношении товаров 30-го класса МКТУ: хлебобулочные изделия, кондитерские изделия.

Ответчик не имеет права на использование обозначений сходных с товарными знаками истца.

Истец обнаружил, что ответчик производит, предлагает к продаже и вводит в гражданский оборот, хлебобулочную и кондитерскую продукцию с использованием обозначений булочка «Лакомка» с корицей, печенье сдобное песочное «Твини» с фруктовой начинкой (Ромашка), вафли «Солнечный Артек» и «Солнце Артека».

Для ввода в гражданский оборот в 2014 году ответчик демонстрировал вафли «Солнечный Артек» на выставке в Казахстане. Данный факт отражен в сети «Интернет» (т. 2, л.д. 21-23).

В январе 2016 года информация о производстве ответчиком булочки «Лакомка» с корицей размещена на официальном сайте ответчика в сети «Интернет» (т. 2, л.д. 15-16).

27.04.2016 истец осуществил закупка у предпринимателя ФИО3 (продукции ответчика, маркированной вышеуказанными обозначениями. Эти факты зафиксированы в товарном чеке от 27.04.2016 №105 и фактуре от 27.04.2016.

08.06.2016 истец обратился к ответчику с требованиями прекратить незаконное использование товарных знаков и рассмотреть возможность уплаты компенсации в средних размерах.

Ответ не выполнил требований истца, продолжил выпускать и предлагать к продаже кондитерские и хлебобулочные изделия, незаконно используя принадлежащие истцу товарные знаками «Лакомка», «Артек» и «Ромашка». Эти факты установлены при закупках 06.07.2017, 29.07.2016 и 03.10.2016 у предпринимателя ФИО3 продукции ответчика, маркированной обозначениями «Лакомка», «Ромашка», «Солнце Артека». Указанные факты подтверждены содержанием товарного чека и фактуры от 06.07.2016, счет-фактура и товарного чека от 29.07.2016, товарного чека и фактуры от 03.10.2016.

В повторной претензии от 23.08.2016 №05-03/2765 истец вновь потребовал от ответчика прекратить незаконное использование товарных знаков и уплатить компенсацию в средних размерах.

На упаковках (коробках) контрафактного товара с датами производства 27.04.2016 булочки «Лакомка» с корицей, 06.04.2016 и 03.07.2016 печенья сдобного песочного «Твини» с фруктовой начинкой (Ромашка), 20.04.2016, 27.07.2016 и 18.09.2016 вафель «Солнце Артека» содержится информация об ответчике как производителе (т. 1, л.д. 52-56).

Незаконное использование ответчиком обозначений товарного знака, правообладателем которых является истец, и неисполнение требования истца об уплате компенсации за незаконное использование товарных знаков стало основанием обращения истца в арбитражный суд с иском.

Принимая решение, суд первой инстанции сослался на положения статьи 428, части 1, 2 статьи 492, статей 493, 1229, 1477, 1480 1484, 1512, 1514, статьи 1515, части 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, учел правовую позицию, сформулированную в пункте 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 19.06.2006 №15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» и постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 №2050/13. Суд исходил из обоснованности исковых требований в части взыскания 300 000 руб. компенсации за использование товарного знака «Лакомка» и 600 000 руб. компенсации за использование товарного знака «Артек». Суд посчитал недоказанным нарушение ответчиком права истца на использование товарного знака «Ромашка» постольку, поскольку не усмотрел признаков звукового, графического и смыслового сходства использованного ответчиком обозначения с товарным знаком истца, полагал использование слова «ромашка» в наименовании печенья с фруктовой начинкой обозначением формы (внешнего вида) изделия.

Действительно, в соответствии со статьей 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статьи 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Согласно разъяснениям в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 №122 «Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Помимо того, как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 №2050/13, что нашло отражение в решении суда первой инстанции, для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Факты производства, ввода в гражданский оборот и предложения к продаже ответчиком хлебобулочных и кондитерских изделий в названии которых использованы термины, использованные в товарных знаках «Лакомка», «Артек» и «Ромашка», правообладателем которых является истец, подтверждены представленными истцом доказательствами. Их ответчик не оспаривал. Словесное обозначение «лакомка», «Артек» и «ромашка», использованное ответчиком имеют сематическое, звуковое и графическое сходство и позволяют ассоциировать сравниваемые объекты один с другим. С позиции потребителя они тождественны до степени смешения с товарным знаками «Лакомка», «Артек» и «Ромашка».

В данном случае суд первой инстанции не учел, что для установления нарушения на использование товарного знака не имеет правого значения, для обозначения ли названия продукции или для определения ее формы использовал ответчик словесное обозначение «ромашка» в наименовании печенья «Твини» с фруктовой начинкой (Ромашка).

При таких данных у суда не было оснований для отказа истцу в защите нарушенного права истца незаконным использованием ответчиком, как товарных знаков «Лакомка», «Артек», так и товарного знака «Ромашка».

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление №5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Размер компенсации определяется судом, исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков (пункт 43.3 Постановления №5/29).

Определяя размер компенсации, суд апелляционной инстанции как и суд первой инстанции принял во внимание длительное время - с 2014 года по 2016 год неправомерное использование ответчиком обозначения схожего до степени смешения с товарным знаком «Артек». Суд учел, что, не смотря на требование истца прекратить незаконное использование товарных знаков, изложенное в претензии 08.06.2016, ответчик продолжил выпускать продукцию, имеющую в своем наименовании обозначение, схожее до степени смешения с товарными знаками истца. Такое поведение ответчика повлекло повторное обращение к ответчику с претензией от 23.08.2016 №05-03/2765, содержащей требование прекратить незаконное использование товарных знаков. И после этого истец вновь установил производство ответчиком хлебобулочных и кондитерских изделий с наименованиями, схожими с товарными знаками, принадлежащими истцу. Ответчик является коммерческой организацией, использовал словесные обозначения «лакомка», «Артек», «ромашка» умышленно, с целью привлечения потребителей и увеличения материального дохода. Суд принял во внимание вероятные убытки правообладателя, исходил из принципов разумности и справедливости.

Кроме того, вопреки требованиям части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не представил доказательств несоразмерности отыскиваемых сумм компенсаций допущенным нарушениям.

В этой связи соразмерна нарушению исключительного права истца на использование товарных знаков «Лакомка» и «Ромашка» сумма 300 000 руб. за каждое нарушение, товарного знака «Артек» - 600 000 руб.

Доводы ответчика в апелляционной жалобе не приняты ввиду того, что не основаны на законе и не соответствовали документально подтвержденным обстоятельствами дела. Товарным знаком «Лакомка» защищен приоритет его использования на товарах 30 класса МКТУ, к которому относятся не только кондитерские изделия, но и хлебобулочные изделия, а ответчик производил и ввел в гражданский оборот, как он сам указал, хлебобулочное изделие – булочку «Лакомка» с корицей.

По изложенным причинам апелляционная жалоба ответчика не подлежала удовлетворению.

Поскольку выводы суда первой инстанции в части защиты права истца на использование товарного знака «Ромашка» и требования компенсации за это нарушение не соответствуют обстоятельства дела, решение арбитражного суда по делу в указанной части подлежит отмене на основании пункта 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с принятием нового судебного акта об удовлетворении требования истца. Общая сумма компенсации, подлежащая взысканию с ответчика  в пользу истца составит всего  1 200 000 руб.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца в сумме 25 000 руб. на уплату государственной пошлины по исковому заявлению и в сумме 3 000 руб. на уплату государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на ответчика. Кроме того, на ответчике остаются расходы в сумме 3 000 руб. на уплату государственной пошлины по своей апелляционной жалобе.

Руководствуясь статьей 268, пунктом 2 статьи 269, статьями 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

П О С Т А Н О В И Л :

решение Арбитражного суда Иркутской области от 20 апреля 2017 года по делу №А19-327/2017 отменить в части, принять новый судебный акт.

Иск удовлетворить полностью.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Иркутский хлебозавод» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес местонахождения: 664011, 

<

...>) в пользу открытого акционерного общества «РОТ ФРОНТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес местонахождения: 115184, 

<

...>) 1 200 000 руб. компенсации, 28 000 руб. расходов на уплату государственной пошлины по исковому заявлению и апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев с даты принятия через арбитражный суд первой инстанции.

 

Председательствующий судья                                                                  Капустина Л.В.

Судьи                                                                                                           Макарцев А.В.

 

Скажутина Е.Н.