АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-22130/2017

08 октября 2018 года

г. Екатеринбург

 

 

Резолютивная часть решения объявлена 04 октября 2018 года

Полный текст решения изготовлен 08 октября 2018 года

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи М.В. Артепалихиной,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи К.А. Каргаполовой, рассмотрел дело №А60-22130/2017 по иску общества с ограниченной ответственностью торговый дом "Милана" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Гигиена-Трейд" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о прекращении нарушения права и взыскании компенсации в связи с незаконным использованием товарного знака  в сумме 5000000 руб.,

третьи лицо: ЗАО Фирма «Гигиена», ООО «Хайтекслаб»

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 27.10.2017;

от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности от 09.06.2018;

от ЗАО Фирма «Гигиена»: ФИО2, доверенность от 09.08.2018.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

 

общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Милана» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ГигиенаТрейд» с требованиями: о запрете осуществлять предложение к продаже товара, маркированного товарным знаком «Милана» по свидетельству Российской Федерации № 241373; об обязании опубликовать решение арбитражного суда, принятого по настоящему делу, о допущенном нарушении прав истца; о взыскании компенсации в связи с незаконным использованием указанного товарного знака в размере 5 000 000 рублей. В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Хайтекслаб» и закрытое акционерное общество «Фирма «Гигиена». 

При рассмотрении настоящего спора в суде первой инстанции истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил заявленные требования и просил запретить обществу «Гигиена-Трейд» осуществлять предложения к продаже, продажу товара, маркированного товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 241373, и взыскать с общества «Гигиена-Трейд» компенсацию в размере 300000 рублей. 

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 08.12.2017, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2018, уточненные требования удовлетворены. 

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 08 августа 2018 года решение Арбитражного суда Свердловской области от 08.12.2017 по делу№ А60-22130/2017 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2018 по тому же делу отменены.

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Назначено предварительное судебное заседание.

Истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований с приложением документов, согласно которому, просит взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака "Милана" в размере 300000 руб.

Ходатайство судом рассмотрено и на основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворено.

Ответчик представил отзыв на иск, в котором против заявленных требований возражает, настаивая на том, что у ООО ТД "Милана" отсутствует право на подачу настоящего искового заявления, так как лицензионный договор между ЗАО «Фирма Гигиена» и истцом расторгнут решением Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-54491/17, которое вступило в законную силу. Таким образом, истец не является исключительным лицензиатом. Так же полагает, что истец не в праве обращаться в суд в отсутствие аналогичного требования от ЗАО «Фирма Гигиена».

В настоящем судебном заседании истец уточнённые требования поддержал, ответчик поддержал заявленные возражения, представил дополнение к отзыву.

Рассмотрев материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

общество "Фирма "Гигиена" является правообладателем товарного знака со словесным элементом "Милана" по свидетельству Российской Федерации № 241373 (дата приоритета: 16.08.2001, дата регистрации: 26.03.2003, дата истечения срока действия регистрации: 16.08.2011), зарегистрированного в отношении товаров 5-го: "гигиенические повязки, бинты, бандажи; салфетки гигиенические; подушечки гигиенические; прокладки; тампоны; гигроскопическая вата; дезинфицирующие средства для гигиенических целей; перевязочные материалы медицинские", услуг 35-го: "реклама; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; факторные операции", 39-го: "упаковка и хранение товаров; перевозки; пакетирование; доставка товаров", 42-го: "консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; предоставление оборудования для выставок; промышленные и научные исследования и разработки; создание новых видов товаров; реализация указанных товаров 05 класса" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Между обществом "Фирма "Гигиена" (лицензиар) и обществом "Милана" (лицензиат) был заключен лицензионный договор от 01.10.2014 (зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) 05.06.2015 N РД0174673), в соответствии с которым лицензиар предоставляет лицензиату право использовать указанный товарный знак "Милана" в отношении всех товаров и услуг, для которых ему предоставлена правовая охрана, на срок до 16.08.2021.

В соответствии с пунктом 1.3 лицензионного договора предоставляемая лицензия является исключительной без права выдачи лицензий третьим лицам в пределах прав, которые предоставлены лицензиату по указанному договору. При этом за лицензиаром сохраняется право использования товарного знака в отношении производимого и реализуемого им товара в полном объеме.

Пунктом 2.6 лицензионного договора установлено, что лицензиат вправе передавать третьим лицам право на использование товарного знака для обозначения товара (заключать сублицензионные договоры).

В последующем стороны заключили дополнительное соглашение № 1 к лицензионному договору, в котором в разделе I стороны признали п. 1.3 лицензионного договора утратившим силу.

Названным дополнительным соглашением пункт 2.2 лицензионного договора изложили в следующей редакции "Лицензиат вправе использовать товарный знак на всей территории Российской Федерации, при этом лицензиар не вправе передавать третьим лицам право на реализацию товара с товарным знаком на указанной территории за исключением положений, обозначенных в п. 2.14 договора".

При этом стороны дополнили лицензионный договор пунктом 2.14, в котором установили, что "лицензиат обязуется осуществлять закупку товаров 05-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 241373, у лицензиара в объеме 2800 000 штук ежемесячно, в ассортиментом перечне, согласно поданной заявке, в период с февраля текущего года по декабрь. В январе текущего года лицензиат обязуется осуществлять закупку товаров 05-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 241373, у лицензиара, в ассортиментном перечне согласно поданной заявке, в объеме 1500000 штук. В случае, если указанный объем товара согласно ассортименту, указанному в заявке, не был закуплен лицензиатом, лицензиар оставляет за собой право передать товар на реализацию в невостребованном лицензиатом объеме, в ассортиментном перечне согласно поданной заявке, третьему лицу с маркировкой товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 241373 на всей территории Российской Федерации".

Указанные изменения в лицензионный договор были зарегистрированы Роспатентом 10.01.2017 № РД0214258.

Как следует из материалов дела, истец - общество "Милана", установив, что общество "Гигиена-Трейд" предлагает к продаже товар, однородный товарам 5-го класса МКТУ, для которого зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 241373 и маркированный этим товарным знаком, полагая, что его права нарушены такими действиями, обратился в суд с настоящим иском.

Суд полагает исковые требования не подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Как следует из статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Так, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Указанный перечень не является исчерпывающим.

Таким образом, исходя из указанных норм права, правообладатель товарного знака вправе свободно использовать принадлежащий ему товарный знак и свободно распоряжаться исключительным правом на него.

При этом согласно пункту 5 статьи 1229 ГК РФ ограничения исключительных прав на товарные знаки устанавливаются в отдельных случаях при условии, что такие ограничения учитывают законные интересы правообладателей и третьих лиц.

Исходя из положений статей 1235, 1489 ГК РФ правообладатель, распоряжаясь своим исключительным правом, вправе заключить с любым третьим лицом лицензионный договор, которым предоставить такому третьему лицу право на использование товарного знака в определенных договором пределах как на условиях простой (неисключительной) лицензии (с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам), так и на условиях исключительной лицензии (без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам).

При этом, как следует из пункта 2 статьи 1235 ГК РФ, лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.

Пунктом 2.2 лицензионного договора (в редакции дополнительного соглашения к лицензионному договору от 01.10.2014, зарегистрированному Роспатентом 10.01.2017 N РД0214258 стороны установили, что лицензиар не вправе передавать третьим лицам право на реализацию товара, обозначенного товарным знаком "Милана", за исключением случаев, указанных в пункте 2.14.

Как следует из пункта 2.14 лицензионного договора (в редакции дополнительного соглашения, в случае, если лицензиат не выкупает у лицензиара продукцию, маркированную товарным знаком "Милана", в согласованном объеме в установленные сроки, последний вправе реализовать ее третьим лицам.

Указанный пункт лицензионного договора направлен на защиту имущественных интересов правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 241373 и не противоречит действующему законодательству. 

Таким образом, условиями лицензионного договора не предусмотрено ограничение ЗАО «Фирма «Гигиена» использовать принадлежащий ему товарный знак «Милана» по свидетельству № 241373 способами, предусмотренными ст. 1484 ГК РФ, за исключением п. 2.2 лицензионного договора, согласно которому ЗАО «Фирма «Гигиена» вправе реализовывать товары «Милана» третьим лицам в случае неисполнения ООО ТД «Милана» своего обязательства по закупке товаров «Милана» в согласованном п. 2.14 лицензионного договора объеме.

Следовательно, по условиям указанного договора в предусмотренных договором случаях за обществом «Фирма «Гигиена» сохранилось право передавать товар, маркированный указанным товарным знаком третьим лицам.

В соответствии с п.  2.14 лицензионного договора лицензиат обязуется осуществлять закупку товаров 05 класса, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 241373, у лицензиара в объеме 2 800 000 штук ежемесячно, в ассортиментом перечне согласно поданной заявке, в период с февраля текущего года по декабрь. В январе текущего года лицензиат обязуется осуществлять закупку товаров 05 класса, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 241373, у лицензиара, в ассортиментном перечне согласно поданной заявке, в объеме 1 500 000 штук. В случае если указанный объем товара согласно ассортименту, указанному в заявке, не был закуплен лицензиатом, лицензиар оставляет за собой право передать товар на реализацию в невостребованном лицензиатом объеме, в ассортиментном перечне согласно поданной заявке, третьему лицу с маркировкой товарного знака № 241373 на всей территории Российской Федерации.

Помимо этого, во исполнение обязательств лицензиата, сторонами в договор включен п.6.2, предусматривающий право лицензиара на расторжение договора в одностороннем порядке в случае приобретения лицензиатом по итогам квартала товаров 05 класса, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 241373  в количестве менее 90 % от объема товара, подлежащего приобретению в течение квартала в количестве и ассортименте, согласованного в ежемесячных заявках, в соответствии с п.2.14 договора.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Свердловской области от 30 марта 2918 по делу № А60-54491/2017 удовлетворены требования ЗАО «Фирма «Гигиена» о расторжении лицензионного договора на основании п. 6.2 лицензионного договора и ст. 450 ГК РФ в связи с невыкупом ООО ТД «Милана» товаров, маркированных товарным знаком «Милана» и существенными нарушениями ООО ТД «Милана» условий лицензионного договора.

Суд по интеллектуальным правам в Постановлении от «28» сентября 2018 г. по делу № 54491/2018, отказывая в удовлетворении кассационной жалобы ООО ТД «Милана» указал, что невыкуп спорного товара стал возможен по вине ООО ТД «Милана», которое не оплачивало ранее поставленный товар, что вынудило ЗАО «Фирма «Гигиена» прекратить поставки этого товара. 

Более того Суд по интеллектуальным правам в этом же Постановлении указал, что ООО ТД «Милана» неоднократно уведомлялось ЗАО «Фирма «Гигиена» о ненадлежащем исполнении им взятых на себя обязательств по оплате поставляемого товара и одностороннем отказе ЗАО «Фирма «Гигиена» от исполнения договора поставки № 1 от «08» апреля 2014 г. Вместе с тем ООО ТД «Милана» не предприняло всех зависящих от него мер по устранению обстоятельств, обусловливающих прекращение ЗАО «Фирма «Гигиена» поставок товаров, а напротив, своими действиями, указало на возможную утрату интереса в сохранении договорных отношений.

Кроме того, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Свердловской области от 14.07.2017 по делу № А60-14875/2017, имеющим преюдициальное значение в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установлено, что во исполнение договора от 08.04.2014 № 1 обществом «Фирма «Гигиена» в период с 18.08.2016 по 03.11.2016 в адрес общества ТД «Милана» была поставлена продукция на сумму 111 604 772 рубля 38 копеек, которая не была оплачена обществом ТД «Милана». 

Неисполнение обществом ТД «Милана» обязательств по оплате поставленного товара послужило основанием для направления обществом «Фирма «Гигиена» в адрес общества ТД «Милана» уведомлений от 27.02.2017 и от 24.04.2017 об одностороннем отказе от исполнения договора от 08.04.2014 № 1. 

При этом судом кассационной инстанции при рассмотрении дела № А60-54491/2017 не принята ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что общество «Фирма «Гигиена» перестало поставлять истцу товар, маркированный товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 241373, начиная с сентября 2016 года, поскольку это утверждение противоречит фактическим обстоятельствам, установленным в судебных актах по делу № А60-14875/2017, а доказательства отказа общества «Фирма «Гигиена» от передачи товара в период с сентября по декабрь 2016 года в материалы дела не представлены. 

Указанным постановлением Суда по интеллектуальным правам установлено, что представленные обществом ТД «Милана» акты о неполучении от общества «Фирма «Гигиена» товара по договору от 08.04.2014 № 1 были оценены судами первой и апелляционной инстанций по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и признаны ненадлежащими доказательствами ввиду отсутствия доказательств их представления на подпись представителю общества «Фирма «Гигиена». Более того, данные акты датированы после периода неоплаты обществом ТД «Милана» товара, поставленного с 18.08.2016 по 03.11.2016, и не могут быть признаны доказательствами недобросовестного поведения общества «Фирма «Гигиена», преследующего цель расторжения лицензионного договора. 

Ссылки ООО ТД «Милана» на преюдициальность судебного акта по делу № А60-2886/2017 отклоняется, поскольку  Суд по интеллектуальным правам, в Постановлении от «28» сентября 2018 г. по делу № А60-54491/2017 (имеющем преюдициальное значение для настоящего дела) указал, что то обстоятельство, что суды в рамках дела № А60-2886/2017 не усмотрели оснований для расторжения договора поставки № 1 от «08» апреля 2014 г., не имеет непосредственного отношения к рассматриваемому спору, поскольку в рамках указанного дела суды исходили из недоказанности наступления оснований для расторжения договора, изложенных в уведомлении об одностороннем отказе ответчика от исполнения договора, доказывание которых возложено на него. 

Не могут быть приняты и ссылки ООО ТД «Милана» на судебные акты по делам № А60-53440/2017 и А60-30259/2017, которыми с ЗАО «Фирма «Гигиена» в пользу ООО ТД «Милана» взыскана неустойка по договору поставки № 1 от «08» апреля 2014 г. В рамках данных дел не устанавливались обстоятельства, обуславливающие нарушение ЗАО «Фирма «Гигиена» условий лицензионного договора. 

Таким образом, судебными актами по делу № А60-54491/2017 установлено нарушение ООО ТД «Милана» условий лицензионного договора в виде невыкупа товаров, дающее ЗАО «Фирма «Гигиена» право реализовать третьим лицам товары, маркированные товарным знаком «Милана» по свидетельству № 241373 на основании п. 2.14 лицензионного договора, что не образует нарушения прав ООО ТД «Милана» как лицензиата по лицензионному договору, и, следовательно, не является основанием для взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака по настоящему делу.

Кроме того, в соответствии со ст. 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. 

В связи с этим, действия ООО «Гигиена-Трейд» по использованию товарного знака по свидетельству РФ № 241373 в отношении оригинальных товаров, законно введенных в гражданский оборот, не могут являться  нарушением исключительного права на товарный знак (исчерпание права). 

Кроме того, п. 2.10 лицензионного договора установлено, что, если третьи лица нарушают права, предоставленные лицензиату, лицензиат и лицензиар совместно предъявят иск к таким лицам. 

Однако ЗАО «Фирма «Гигиена» аналогичных требований к ООО «Гигиена-Трейд» о запрете использования товарного знака «Милана» по свидетельству РФ № 241373 или о выплате компенсации за незаконное использование этого товарного знака не предъявляло. Более того, в ходе производства по настоящему делу ЗАО «Фирма «Гигиена» неоднократно указывало на отсутствие со стороны ООО «Гигиена-Трейд» нарушений исключительного права на товарный знак «Милана» по свидетельству РФ № 241373 и просило в удовлетворении исковых требований отказать.

С учётом изложенного отклоняются возражения истца, как основанные на неверном толковании ст. 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации и противоречащие обстоятельствам дела, установленным судом, исковые требования удовлетворению не подлежат.

Судебные расходы по уплате госпошлины в силу ст. 1110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на истца.

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. В иске отказать.

2. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом "Милана" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 48000 рублей госпошлины, уплаченной платёжным поручением от 27 января 2017 № 22.

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

4. С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

Выдача исполнительных листов производится не позднее пяти дней со дня вступления в законную силу судебного акта.

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии 371-42-50.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

 

Судья                                                                М.В. Артепалихина