Арбитражный суд Краснодарского края

350063, г. Краснодар, ул. Постовая,32,

http://krasnodar.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

                           

РЕШЕНИЕ

Дело № А32- 8379/2021

г. Краснодар

05 марта 2022 г.

Резолютивная часть решения объявлена «24» февраля 2022г.

Решение в полном объеме изготовлено «05» марта 2022 г.

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Язвенко В.А. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Педько Л.О. рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

ИП ФИО2 (ИНН 

<

***>) 

к ООО «МУРАВЕЙ» (ИНН 

<

***>) 

о признании незаконным использования товарного знака; взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, 

 

при участии: 

от истца: не явился, уведомлен; 

от ответчика: ФИО1 по доверенности. 

 

УСТАНОВИЛ:

ИП ФИО2 обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ООО «МУРАВЕЙ» о признании незаконным использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 543558; взыскании 850 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №543558 за период с 01.01.2018 по 31.12.2019 (требования, уточненные в порядке ст.49 АПК РФ в определении суда от 22.04.2021).

Исковые требования мотивированы нормами ст. 1229, 1484, пп. 2 п. 4 ст. 1515 , ГК РФ и обоснованы использованием ответчиком обозначения «МУРАВЕЙ» при осуществлении своей деятельности, в том числе в доменном имени сайта http://www. tdmuravey.ru, а также в фирменном наименовании без заключения с Истцом лицензионного договора на использование товарного знака.

Истец в судебное заседание не явился, направил в материалы дела дополнительное правовое обоснование заявленных требований содержащее возражения на дополнительный отзыв ответчика.

Ответчик в судебном заседании против уточненных исковых требований возражал, настаивал на злоупотреблении истцом правом на защиту, в том числе в части отыскиваемого размера компенсации.

В судебном заседании 16.02.2022 объявлялся перерыв до 14 час. 30 мин. 24.02.2022, по окончании которого судебное заседание продолжено в отсутствие сторон.

Лица, участвующие в деле уведомленные о дате, времени и месте судебного заседания до объявления перерыва, считаются надлежащим образом извещенными о времени и месте судебного заседания, и их неявка в судебное заседание после окончания перерыва не является препятствием для его продолжения (часть 5 статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Российской Федерации).

В силу абз. 2 п. 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 99 «О процессуальных сроках» если продолжение судебного заседания назначено на иную календарную дату, арбитражный суд не позднее следующего дня размещает в информационном сервисе «Календарь судебных заседаний» на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о времени и месте продолжения судебного заседания. 

Таким образом, с учетом положений части 6 статьи 121 АПК РФ и размещения такой информации на официальном сайте арбитражного суда, суд полагает участников процесса извещенными надлежащим образом о дате, времени и месте продолжения судебного заседания с учетом правил статей 122, 123 Кодекса.

Выслушав представителей сторон, исследовав документы, и оценив в совокупности все представленные доказательства, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Истец является правообладателем товарного знака (знака обслуживания)  по свидетельству Российской Федерации № 543558, зарегистрированного 26.03.2001 г. с приоритетом от 29.11.1999 г. в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров».

В подтверждение своих доводов о ведении деятельности по реализации товаров при торговле в розничном магазине и совершении подготовительных действий в дальнейшем осуществлять эту деятельность с использованием обозначений «Муравей», истец представил следующие доказательства: скриншоты из Гугл карт и Яндекс карт Торгового дома «Муравей, расположенного по адресу: 

<

...> нотариальный осмотр от 12.01.2021 сайта http://www. tdmuravey.ru, на котором согласно претензии истца ответчик осуществляет торговую деятельность с использованием обозначения «Муравей»; выписка ЕГРЮЛ в отношении ответчика, содержащее в фирменном наименование обозначение «Муравей». 

Истец указывал, что вид деятельности, осуществляемый ответчиком, однороден услугам 42 класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак.

С точки зрения ФИО2, поскольку ООО «Муравей» осуществляет деятельность по продаже товаров, то под стоимостью оказываемых им услуг понимается согласованная в договорах розничной купли-продажи цена, а общая стоимость оказанных услуг по реализации товаров равна выручке от реализации товаров. 

Как указал истец, согласно бухгалтерской отчетности Ответчика, выручка Ответчика от реализации товаров за 2018 составила 286 844 руб. и выручка Ответчика от реализации товаров за 2019 составила 255 529 руб., то есть всего выручка Ответчика от реализации товаров за период с 01.01.2018 по 31.12.2019 составила 542 373 руб., ввиду чего просит на основании п.п.2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ взыскать с ответчика сумму компенсации исходя из двукратной стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров, при оказании которых использовалось спорное обозначение, уменьшенное до 850 000 руб. 

Полагая, что указанными действиями нарушается исключительное право предпринимателя на поименованный товарный знак, последний обратился к обществу «Муравей» с претензией, которая была оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд с рассматриваемым исковым заявлением.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик в отзыве на иск указывает на злоупотребление истцом правом при предъявлении своих требований ввиду фактического отсутствия использования спорного товарного знака и направленности деятельности ответчика на аккумулирование товарных знаков с целью предъявления требований о взыскании компенсации с различных хозяйствующих субъектов, при этом фактически не используя товарные знаки ни самостоятельно ни предоставляя лицензию.  Кроме того, ответчик указывает, что ему принадлежат товарные знаки № 367891 и № 389180, ввиду чего полагает правомерным использование спорного обозначения, в том числе в фирменном наименовании с учетом регистрации в качестве юридического лица 26.11.2009. 

При этом, как следует из материалов дела, 14.09.2021 Истец получил от Ответчика документ без даты, в котором Ответчик заявляет, что Общество с ограниченной ответственность «МУРАВЕЙ» (ИНН 

<

***>) получило выручку в размере 80 000 рублей от использования обозначения «МУРАВЕЙ» за период с 01.01.2018 по 31.12.2019.

Истец считая, что указанное представленное Ответчиком доказательство является сфальсифицированным, заявил ходатайство в порядке ст.161 АПК РФ.

В обоснование заявленного ходатайства истец указал, что из бухгалтерской отчетности Ответчика следует, что выручка от реализации товаров за период с 01.01.2018 по 31.12.2019 составила 542 373 тыс.руб., а как следует из выписки из ЕГРЮЛ в отношении Ответчика, единственным видом его деятельности является торговая деятельность. При этом, Истец представил доказательства осуществления Ответчиком деятельности по реализации товаров с использованием спорного обозначения, а Ответчик не представил никаких доказательств осуществления им какой-либо иной деятельности.

Согласно п.1 ст. 161 АПК РФ если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд: 1) разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления; 2) исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу; 3) проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.

В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

После разъяснения судом в порядке ст.161 АПК РФ уголовно-правовые последствия такого заявления сторонами, по согласию ответчика указанное доказательство в виде справки о выручке Ответчика в размере 80 000 рублей от использования обозначения «МУРАВЕЙ» за период с 01.01.2018 по 31.12.2019 исключено из материалов дела судом.

При рассмотрении дела и разрешении спора, суд полагает исходить из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу данной нормы закона, нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения

 Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В абзаце пятом пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/2004 и от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/2011, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153.

В соответствии с пунктом 41 Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила от 20.07.2015 N 482) обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 тех же Правил от 20.07.2015 N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как отмечалось выше, в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Так, для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений (высокой, средней, низкой) и степени однородности товаров (услуг) для обычных потребителей соответствующих товаров, которая так же, как и сходство может быть высокой, средней или низкой.

При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (высокой степени однородности) услуг, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве или высокой степени сходства спорного обозначения и товарного знака.

Вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарного знака, в защиту исключительного права на который обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком в своей деятельности, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

Оценивая сходство используемого ответчиком «МУРАВЕЙ» обозначения с принадлежащим истцу товарным знаком «МУРАВЕЙ» по звуковому, графическому и смысловому признакам сходства, суд приходит к выводу о высокой степени сходства сравниваемых обозначений по этим признакам сходства за счет тождества доминирующего элемента «МУРАВЕЙ» используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца, в то время как словесный элемент «Торговый дом», расположенный на здании, где ответчик реализует свою деятельность, ниже надписи «МУРАВЕЙ», выполненный другим шрифтом буквами белого цвета, существенно не влияет на различительную способность обозначения «МУРАВЕЙ».

Суд учитывает, что товарный знак по свидетельству № 543558 является словесным, а при регистрации данного товарного знака не испрашивалась правовая охрана цветовому исполнению этого товарного знака, а как указано в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 июля 2019 г. по делу N СИП-819/2018, отличия только в шрифте, его размере не влияют на оценку обозначения как тождественного, а в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 N 16577/11 отмечено, что для словесных обозначений отличие шрифта не влияет на оценку обозначения.

Кроме того, суд учитывает, что вопрос о сходстве используемого ответчиком обозначения с товарным знаком по свидетельству № 543558 разрешен компетентным органом (Роспатентом) при регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2015735952.

Также суд учитывает, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц, при этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Как следует из материалов дела, ответчик использует обозначение при осуществлении деятельности по реализации товаров, являющейся идентичной (близкой к идентичности) услуге «реализация товаров» 42 класса МКТУ, в отношении которой зарегистрирован товарный знак истца.

По смыслу определения понятия «торговая деятельность», данного в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», под сбытом или реализацией товаров следует понимать услугу в торговой деятельности, которая включает в себя доведение (продажу) товара до покупателей за определенную плату.

Деятельность по сбыту и реализации своих товаров не подпадает под понятие услуги, поскольку под услугой понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, то есть услуга оказывается третьим лицам. Реализация же своих товаров направлена на удовлетворение собственных потребностей. 

С этой точки зрения под данной услугой подразумеваются действия по сбыту и реализации товаров иных лиц, например путем непосредственной продажи таких товаров либо путем оказания посреднических услуг при продвижении этих товаров на рынке и пр. (аналогичная позиция изложена в постановлении СИП-23/2019 от 19.01.2019).

Как следует из пункта 2 Информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 N 2 "О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ, до принятия 8-й редакции МКТУ услуга, отражающая деятельность торговых предприятий, была отнесена практикой экспертизы с формулировкой "реализация товаров" к 42 классу МКТУ, который включал в это время все услуги, не отнесенные к другим классам, по общему принципу построения МКТУ.

С учетом установленной судом высокой степени сходства используемого ответчиком обозначения и идентичности (близкой к идентичности) деятельности ответчика, в отношении которой используется ответчиком обозначение, с услугой, в отношении которой зарегистрирован товарный знак истца, суд приходит к выводу о наличии вероятности смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком (знаком обслуживания) истца по свидетельству № 543558.

Согласно положениям пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, права, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет. Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Возражая относительно требований истца о признании незаконными использования товарного знака при осуществлении деятельности в том числе в фирменном наименовании, ответчик указывает на принадлежность ему товарных знаков № 367891 и № 389180.

Общество было зарегистрировано в качестве юридического лица 26.11.2009 г.

С даты включения в ЕГРЮЛ, а именно с 26.11.2009, Ответчику принадлежит исключительное право на фирменное наименование ООО «Муравей».

Ответчик является правообладателем товарного знака № 389180 (дата приоритета - 25.09.2007 г., дата регистрации - 11.09.2009 г.) включающего словесные элементы «МУРАВЕЙ» и «ТОРГОВЫЙ ДОМ», зарегистрированного в отношении товаров и услуг 01, 02,03,06,08,09,11, 17,19,21,22, 27 и 37 классов МКТУ.

Ответчик считает, что является правообладателем изобразительного товарного знака № 367891 (дата приоритета - 25.09.2007 г., дата регистрации -18.12.2008 г.), включающего в свой состав изображение муравья, одетого в специализированную для ремонтных работ одежду, а также держащего строительные инструменты.

Ответчик также указал, что согласно Протокола осмотра сайта https://tdmuravey.ru/, следует, что на сайте используются фирменное наименование и товарные знаки Ответчика, под которыми он, в соответствии с действующим законодательством, имеет право вести свою деятельность на рынке. Также согласно предоставленным стороне и Суду скриншоты из Гугл карт и Яндекс мапс Торгового дома «МУРАВЕЙ» по адресу: 

<

...> Ответчик ссылается на использование в вывеске принадлежащих ему, вышеуказанных товарных знаков № 389180, №367891.

Однако суд учитывает, что фирменное наименование Ответчика зарегистрировано 26.11.2009, в то время как принадлежащий Истцу товарный знак по свидетельству №543558 зарегистрирован с приоритетом от 29.11.1999, а дата перехода исключительного права на данный товарный знак на имя Истца не имеет значения, поскольку переход права товарный знак не изменяет дату приоритета.

Из указанного следует, что товарный знак №543558 по отношению к фирменному наименованию Ответчика является старшим, а следовательно, указанный товарный знак имеет преимущество по отношению к фирменному наименованию Ответчика.

Довод Ответчика о наличии у него исключительного права на товарные знак №543558 судом отклоняется, поскольку данный товарный знак принадлежит Истцу.

Относительно ссылки Ответчика на наличие у него исключительного права на товарный знак по свидетельству №367891 Истец отмечает, что данный товарный знак (графическое изображения муравья) представляет собой обозначение, тогда как основанием иска по настоящему делу является незаконное использование Ответчиком обозначения «МУРАВЕЙ», сходного до степени смешения с товарным знаком Истца по свидетельству №543558.

Относительно ссылки Ответчика на наличие у него исключительного права на товарный знак по свидетельству №389180 суд отмечает, что данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 06, 08, 09, 11, 17, 19, 21, 22, 37 классов МКТУ, в то время как в силу п.2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. 

В связи с чем, обладая исключительным правом на товарный знак по свидетельству №389180, Ответчик имеет право использовать этот товарный знак для индивидуализации товаров и услуг, перечисленных в 01, 02, 03, 06, 08, 09, 11, 17, 19, 21, 22, 37 классах МКТУ в свидетельстве на этот товарный знак, но не использовать этот товарный знак при оказании услуг по реализации товаров (42 класса МКТУ), в отношении которой зарегистрирован принадлежащий Истцу товарный знак по свидетельству №543558.

Вместе с тем ответчик в Отзыве указал, что товарный знак Истца зарегистрирован не в отношении товаров, а в отношении услуг по реализации товаров, причем, без указания в наименовании услуг на конкретные товары, тогда как продажа товара (реализация товара) и оказание услуг по реализации товара не являются тождественными и имеют различный объект и направленность. В рассматриваемом случае деятельность Ответчика не связана с оказанием услуг третьим лицам, Ответчик осуществлял реализацию конкретных товаров, что не позволяет исчислить размер компенсации по варианту истца.

Однако используемое Ответчиком обозначение «МУРАВЕЙ» является тождественным с принадлежащим Истцу товарным знаком (знаком обслуживания) «МУРАВЕЙ» по свидетельству №543558, а осуществляемая Ответчиком деятельность по Продаже товаров с использованием спорного обозначения является идентичной услуге «реализация товаров», в отношении которых зарегистрирован указанный товарный знак. Довод Ответчика о том, что продажа товара (реализация товара) и оказание услуг по реализации товара не являются тождественными и имеют различный объект и направленность, является необоснованным и неподтвержденным, в связи с чем подлежит отклонению.

Относительно доводов ответчика о недостатках видеозаписи закупа товара, суд полагает исходить из следующего. 

По смыслу статей 12, 14 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации видеосъемка при фиксации факта реализации товаров в магазине с наименованием (вывеской), содержащий спорный товарный знак, является допустимым способом самозащиты и отвечает признакам относимости, допустимости и достоверности доказательств. 

Ведение видеозаписи (в том числе скрытой камерой) в местах, очевидно и явно открытых для общего посещения и не исключенных в силу закона или правового обычая от использования видеозаписи, является элементом самозащиты гражданского права, что соответствует статьей Гражданского кодекса Российской Федерации и корреспондирует часть 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Видеосъемка, произведенная истцом в целях самозащиты на основании статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является допустимым доказательством, в связи с чем доводы ответчика относительно нарушения истцом законодательства при проведении видеозаписи отклоняются. Таким образом, принадлежащий истцу знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 543558 был использован ответчиком на вывеске принадлежащего ему магазина.

Как уже выше было указано, определяя размер компенсации, истец ссылается на подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, по сути, исходя из предполагаемой выручки ответчика от реализации товаров. 

Между тем, примененный истцом способ определения размера компенсации не предусмотрен подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 27.09.2011 № 3602/11 разъяснил, что пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению.

При этом размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения. 

Поскольку порядок расчета исковых требований является правом истца, а уточнения к исковому заявлению, изменяющие способ расчета компенсации в соответствии с требованиями статьи 1515 ГК РФ истцом поданы не были, то в соответствии со статьями 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации последствия несовершения процессуальных действий относятся не истца. 

С учетом изложенного, истцом определен размер компенсации способом не установленным законом, а именно: пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ

Ответчик пояснял, что не оказывает услуг по реализации товаров, соответственно не может представить сведения об их стоимости. 

В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 20 декабря 2021 года по делу № А07-758/2020 указано, что цена реализуемых в розницу товаров (выручка от реализации товаров) не является эквивалентом цены оказываемых услуг по реализации товаров. Иное предпринимателем не обосновано и не доказано. 

В свою очередь, подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ не предусмотрен расчет компенсации на основании общего размера выручки ответчика, если не доказано, что такой размер эквивалентен стоимости услуг. 

Таким образом, поскольку расчет стоимости услуг истцом в материалы дела не представлялся, доказательств, подтверждающих стоимость таких услуг, в деле не имеется, суд полагает необходимым указать на несоответствие избранного истцом способа расчета компенсации подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. 

Поскольку истцом в письменных пояснениях по делу явно выражена направленность исковых требований на взыскание компенсации указанного им вида и исходя из представленного расчета двукратного размера стоимости товаров, реализованных ответчиком, суд пришел к выводу о том, что подобное процессуальное поведение истца исключает возможность рассмотрения требований с применением иного способа расчета размера компенсации, в том числе предусмотренного подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ из двукратной стоимости использования исключительного права на товарный знак, в связи с чем, в удовлетворении иска следует отказать.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 59 Постановления N 10, при заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. 

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации. 

Следовательно, применительно к данным обстоятельствам, с учетом указанных выше разъяснений суда высшей судебной инстанции, при определении размера компенсации в двукратном размере стоимости права использования указанных Товарных знаков, расчет суммы компенсации должен быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования спорных Товарных знаков, сложившейся в период, соотносимый с моментом предполагаемого правонарушения. 

Кроме того, суд приходит к выводу о наличии в действиях ИП ФИО2 признаков злоупотребления правом, что также является основанием для отказа в удовлетворении требований.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно пункту 2 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 данной статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. 

Следуя разъяснениям, изложенным в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. 

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

 Таким образом, при установлении факта злоупотребления правом суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу. 

При этом бремя доказывания наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом лежит на ответчике, а сам факт злоупотребления правом устанавливается применительно к конкретным обстоятельствам дела и не может быть основан на предположениях. 

Как разъяснено в пункте 154 Постановления № 10, в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ. 

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом. 

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ с учетом правовых подходов, изложенных в пункте 166 Постановления Пленума № 10 и в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 № 14503/10 и от 17.09.2013 № 5793/13, следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. 

Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. 

Не оспаривая, что в собственной предпринимательской деятельности он спорный товарный знак не использует, истец указывал на то, что им заключены лицензионные договоры, предоставляющие иным лицам права пользования товарным знаком «МУРАВЕЙ». 

Судом было предложено истцу представить возражения на отзыв ответчика, который указал на злоупотребление истцом правом, а также доказательства фактического использования товарного знака.

Между тем, истцом не представлено лицензионных договоров и доказательств фактической их оплаты. Из копии лицензионного договора от 15.10.2019, представленного ответчиком (т. 2 л.д.47), усматривается, что он заключен с ИП ФИО3 на предоставление неисключительного права на товарный знак «МУРАВЕЙ». 

В соответствии с пунктом 2 договора лицензиат обязуется выплачивать правообладателю ежегодно 6 000 руб., начиная с 15.10.2019, единовременно не позднее 1 ноября каждого года. Договор заключен сроком на 5 лет (пункт 5). 

В пункте 7 стороны согласовали, что правообладатель обязан обеспечить государственную регистрацию предоставления права использования товарного знака, при этом расходы по регистрации в Роспатенте несет правообладатель. 

Дата регистрации указанного договора в Роспатенте 21.02.2020. Иные договоры истец не представил, в связи с чем их условия суду неизвестны. 

Согласно свидетельству № 543558 (т. 1, л.д.11), истец заключал лицензионные договоры на предоставление права использования с ФИО4 (дата регистрации договора 26.04.2017, срок предоставления права использования до 22.12.2019), и с ФИО5 (дата регистрации договора 01.06.2017, срок предоставления права использования до 29.03.2019). 

Как следует из общедоступных сведений ЕГРИП, ФИО4 (ИНН 

<

***>) прекратила свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 18.06.2019, следовательно, после этой даты использовать товарный знак в своей деятельности не могла. 

Как разъяснено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. 

По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. 

Суд отмечает, что, являясь правообладателем товарного знака, истец имеет право на предъявление требований о взыскании компенсации (пункт 4 статьи 1515 ГК РФ).

 В пункте 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

 Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом. 

Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Оценивая условия представленного истцом лицензионного договора от 15.10.2019, суд отмечает, что он содержит обязанность истца нести за свой счет издержки по регистрации договора в Роспатенте. 

В соответствии с пунктом 3.11 приложения № 1 Постановления Правительства РФ от 10.12.2008 № 941 «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора» размер пошлины за рассмотрение заявления о государственной регистрации предоставления права использования товарного знака, знака обслуживания по лицензионному (сублицензионному) договору и принятие решения по результатам его рассмотрения составлял 13500 руб. + 11500 руб. за каждый товарный знак, знак обслуживания свыше одного.

 Таким образом, издержки истца по регистрации лицензионного договора превысили возможный доход по нему сразу за два года, а если в период срока действия договора он будет надлежащим образом исполняться лицензиатом, то данные издержки составят 45 % процентов от возможного дохода за пять лет. 

Заключение единичного договора на таких условиях, с точки зрения суда, отличается от обычных, общепринятых правил делового оборота, поскольку действия предпринимателей по общему правилу направлены на достижение максимальной прибыли при минимизации своих затрат. Разумного объяснения экономической целесообразности заключения одного договора с такими условиями истец не представил. 

При таких обстоятельствах, суд находит возможным согласиться с доводами ответчика о том, что данные действия истца возможно расценить как имитацию деятельности, направленной на создание видимости осуществления предпринимательской деятельности по использованию приобретенного товарного знака. 

Кроме того, истец на основании пп. 2 п.4 ст. 1515 ГК РФ просил взыскать 850 000 руб. компенсации, определенной им в результате увеличенного вдвое размера выручки ответчика от реализации товаров при осуществлении им деятельности за период с 01.01.2018 по 31.12.2019 в сумме 1 084 746 руб., и самостоятельно уменьшенной истцом (т. 1, л.д. 66-68). 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 20.11.2012 № 8953/12 указывал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. 

Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. 

Из содержания представленного истцом лицензионного договора следует, что за вычетом издержек за регистрацию, истец определил стоимость правомерного использования своего права 3300 руб. в год, при этом просит взыскать сумму компенсации, которая несопоставима со стоимостью использования товарного знака. 

Вместе с тем суд не может признать в достаточной степени обоснованным доводы истца о том, что практически безвозмездное предоставление права использования товарного знака (знака обслуживания) является проявлением обычной хозяйственной практики лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

При этом суд исходит из того, что товарный знак (знак обслуживания) является средством индивидуализации товаров, работ, услуг и предназначен для достижения целей предпринимательской деятельности, прежде всего для достижения прибыли. На этом основано содержащееся в статье 1478 ГК РФ правило о том, что обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 

С учетом данного обстоятельства предоставление права использования товарного знака (знака обслуживания) иным лицам, не относящихся к числу аффилированных с правообладателем лиц, на безвозмездной основе скорее является исключением из обычной деловой практики (аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении СИП № С01-219/2019 от 27.08.2021).

Это обстоятельство в совокупности с иными может учитываться при установлении цели обладания исключительным правом на товарный знак и применения мер защиты. 

При рассмотрении довода о наличии в действиях лица по применению конкретных мер защиты исключительного права признаков злоупотребления правом суд должен исходить из оценки совокупности фактических обстоятельств, которые могут свидетельствовать о преследуемой правообладателем цели.

Суд пришел к выводу о том, что, предоставляя право использовать знак обслуживания практически безвозмездно, ФИО2 определяет фактическую ценность данного средства индивидуализации, которая в рассматриваемом случае стремится к нулю. 

Обращение ФИО2 к лицу, использующему сходное с этим же знаком обслуживания обозначение, с иском о взыскании компенсации в размере 850 000 рублей свидетельствует не о стремлении данного лица защитить право на знак обслуживания, а исключительно о намерении причинить другому лицу вред путем взыскания с него необоснованно высокой и не соответствующей определенной им самим ценности знака обслуживания компенсации. 

Суд полагает, что названное обстоятельство в совокупности с иными установленными по делу обстоятельствами (приобретение ФИО2 спорного знака обслуживания 25.05.2015, предъявление спустя некоторое время после приобретения исключительного права требований к лицу, широко и длительно до этой даты использующему сходное обозначение с даты регистрации в ЕГРЮЛ (26.11.2009), о прекращении использования и взыскании компенсации, неиспользование им самим данного знака, использование лицензиатом знака обслуживания для индивидуализации сельского магазина, свидетельствует о наличии в действиях ФИО2 по обращению с настоящим иском злоупотребления правом, что в силу части 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в иске. 

Суд также принимает во внимание, что по данным информационного ресурса «Картотека арбитражных дел» в сети «Интернет» ИП ФИО2 является истцом по многочисленным инициированным им искам о взыскании компенсации за нарушение принадлежащих ему товарных знаков, в которых используются общеупотребительные слова. 

Истец является «массовым» владельцем товарных знаков (более 100), из Картотеки арбитражных дел, следует, что истец массово обращается за взысканием компенсации за нарушением его прав на товарные знаки с лиц, осуществляющих реальную предпринимательскую деятельность, однако дел, которые бы свидетельствовали о реальном осуществлении правообладателем деятельности по использованию товарных знаков (например, вытекающие из лицензионного договора) не обнаружено. 

Согласно правовой позиции, изложенной в определениях Верховного Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2016 № 310-ЭС15-12683, от 23.07.2015 № 310-ЭС15- 2555, с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса является злоупотреблением соответствующего лица. 

Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК, статьи 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора, установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака. 

Исходя из совокупности всех указанных обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что обращение истца к лицу, использующему сходное с этим же знаком обслуживания обозначение, с иском о взыскании компенсации в размере 850 000 рублей свидетельствует не о стремлении данного лица защитить право на знак обслуживания, а исключительно о намерении причинить другому лицу вред путем взыскания с него необоснованно высокой и не соответствующей определенной им самим ценности знака обслуживания компенсации. 

Указанное свидетельствует о наличии в действиях индивидуального предпринимателя ФИО2 по обращению с настоящим иском злоупотребления правом, что в силу части 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в иске.

Таким образом, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимной связи представленные в материалы дела доказательства, установив, что фактически спорный товарный знак не используется его правообладателем или под его контролем, проанализировав последующее поведение правообладателя, суд пришел к выводу о том, что целью приобретения исключительного права на эти товарные знаки служило получение необоснованных преимуществ путем предъявления материальных требований о взыскании компенсации. 

Признание наличия в действиях истца по приобретению и использованию спорного товарного знака злоупотребления правом в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в защите нарушенного права.

При указанных обстоятельствах, у суда отсутствуют правовые основания для удовлетворения заявленных исковых требований.

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия, в арбитражный  суд кассационной  инстанции - в течение двух месяцев  со дня  вступления  решения  в законную силу, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                             В.А. Язвенко