ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

Березина ул., д. 4, г. Владимир, 600017

http://1aas.arbitr.ru,  тел/факс: (4922) телефон 44-76-65, факс 44-73-10 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А43-35777/2023

24 мая 2024 года

г. Владимир

Первый арбитражный апелляционный суд в составе судьи ФИО1, рассмотрев апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО2 на решение Арбитражного суда Нижегородской области от 11.03.2024 по делу № А43-35777/2023, рассмотренному в порядке упрощенного производства, 

по иску индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 

<

***>) о запрете действий, об обязании опубликовать решение суда, о взыскании 100 000 руб., без вызова сторон,

установил.

Индивидуальный предприниматель ФИО3 (далее – истец, ИП ФИО3) обратилась в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик, ИП ФИО2) о запрете осуществлять предложение к продаже, рекламу, продажу, хранение в указанных целях и любой иной ввод в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации изделий, в которых использовано изобретение, охраняемое патентном № 219923; об обязании в течение двух месяцев с даты вступления в законную судебного акта по настоящему делу за свой счет опубликовать решение суда в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности; о взыскании 100 000 руб. компенсации за незаконное использование исключительного права на патент № 219923; а также 50 000 руб. расходов на оплату услуг представителя.

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства, по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 16.02.2024, принятым путем подписания резолютивной части, исковые требования удовлетворены частично: суд запретил ответчику осуществлять предложение к продаже, рекламу, продажу, хранение в указанных целях и любой иной ввод в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации изделий, в которых использовано изобретение, охраняемой патентном № 219923; обязал ответчика в течение двух месяцев с даты вступления в законную судебного акта по настоящему делу за свой счет опубликовать решение суда в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности; взыскал с ответчика в пользу истца 30 000 руб. компенсации за незаконное использование исключительного права на патент № 219923; а также 9 000 руб. расходов на оплату услуг представителя; во взыскании остальной суммы компенсации истцу отказал. Мотивированное решение изготовлено 11.03.2024.

Не согласившись с принятым судебным актом, ИП ФИО2 обратился в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска.

Заявитель указывает, что партия реализуемого товара имеет все необходимые документы, с подтверждением закупки за пределами РФ. Апеллянт отмечает, что из текста экспертного исследования, представленного в дело, предложенный истцом образец никогда не продавался в открытых источниках, включая сеть интернет, ИП ФИО2

Истец отзыв на апелляционную жалобу в материалы дела не представил.

В соответствии с частью 1 статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде апелляционной инстанции судьей единолично без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам.

Повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ИП ФИО3 является правообладателем патента на полезную модель № 219923, выдан по заявке № 2020128684, поданной 29.08.2020, и опубликован 14.08.2023 Бюл. № 23 (ранее – полезная модель № 201528 согласно Заключению Палаты по патентным спорам от 17.03.2023 (Приложение к решению Роспатента от 17.05.2023 по заявке № 2020128684/09) «О признании патента Российской Федерации на полезную модель недействительным частично и выдаче нового патента на полезную модель с уточненной формулой»).

На интернет-сайте с доменным именем wildberries.ru был обнаружен и зафиксирован факт неправомерного использования вышеуказанного объекта интеллектуальной деятельности посредством размещения и предложения изделия «Велосипедки для фитнеса пуш ап «Topline».

Данный факт подтверждается скриншотами осмотра страниц сайта сети «Интернет», представленными в материалы дела.

По результатам исследования, специалистом было подготовлено экспертное заключение по поводу предполагаемого использования полезной модели № 201528 в изделии «Велосипедки для фитнеса пуш ап «Topline» в которых содержится следующий вывод: Полезная модель «ПРЕДМЕТ ОДЕЖДЫ ДЛЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА» по патенту РФ № 201528 использована в изделии «Велосипедки для фитнеса пуш ап «Topline».

Таким образом, как указывает специалист, следует, что признаки изделия «Велосипедки для фитнеса пуш ап «Topline» соответствуют всем признакам из независимого пункта формулы полезной модели «ПРЕДМЕТ ОДЕЖДЫ ДЛЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА» по патенту РФ №201528.

Истец не давал разрешение ответчику на пользование результат интеллектуальной собственности, договорные отношения между сторонами отсутствуют. По мнению истца ответчик незаконно использует полезную модель - патент РФ № 219923 (ранее - 201528), а именно: осуществляет изготовление и продажу продукции, защищенной патентом РФ № 219923.

В адрес ответчика была направлена досудебная претензия с требованием выплаты компенсации и пресечении действий, нарушающих права истца. Данная претензия осталась без удовлетворения. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения ИП ФИО3 в суд с настоящим иском.

Проанализировав материалы дела и доводы жалобы, суд апелляционной инстанции признал выводы суда соответствующими действующему законодательству и установленным по делу обстоятельствам.

Согласно статье 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В силу статьи 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории 4 Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно статье 1347 ГК РФ автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.

На основании пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пп.1 п.2 ст. 1358 ГК РФ, использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора, при этом, вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Оценив представленные документы в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил факт нарушения ответчиком принадлежащих истцу исключительных прав в форме распространения без соответствующего разрешения правообладателя.

Добросовестное использование спорного промышленного образца в своей деятельности, и соответственно наличие у лица права преждепользования предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное. Обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право.

Вместе с тем, согласно п. 1 ст. 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Из содержания п. 2 ст. 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

Из смысла приведенной нормы следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Из пункта 30 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав», утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015. следует, что необходимое приготовление квалифицируется как установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное патенту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать.

Научные и иные исследования, не связанные с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта (изделия) или применения способа, не составляют необходимого приготовления к использованию тождественного решения.

При определении объема использования тождественного технического решения необходимо учитывать критерий возможности реализации этого технического решения всеми ресурсами ответчика, существовавшими на момент создания такого решения, как если бы они все использовались только для выпуска изделий на его основе.

Таким образом, право преждепользования по факту может возникнуть только при наличии: приготовления или использования решения, тождественному запатентованному решению. Лицо, указывающее на наличие у него права преждепользования, обязано доказать использование до даты приоритета тождественного технического решения, независимость создания им такого технического решения, а также объем преждепользования и его территорию.

Вместе с тем, ответчиком не представлено надлежащих доказательств не только права преждепользования, но и создания какого-либо охраняемого объекта интеллектуальной собственности.

Согласно п.1 ст. 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Вопрос о сходстве до степени смешения между промышленным образцом истца и производимым и (или) реализуемым ответчиком товаром также является вопросом факта, в связи с чем может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2020 № С01-1497/2019 по делу № А28-9060/2018). Данная позиция соответствует позиции из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 № 305-ЭС16-7224.

Общее впечатление от восприятия совокупности признаков у информированного потребителя никак не зависит от отдельных элементов в спорном изделии, поскольку его узнаваемость предопределяется внешней формой, а не техническими характеристиками.

Суд провел сравнительный анализ патента истца и изделий, используемых ответчиком, а также экспертного заключения, представленного истцом, и пришел к следующему выводу.

В данном случае изделие, используемое Ответчиком, содержит совокупность признаков, касающихся эстетических особенностей внешнего вида изделия, производящую на рядового потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при этом изделия имеют тождественное назначение.

Потребитель, при обращении внимания на изделия, которые реализуются ответчиками, однозначно может воспринимать их именно как продукт истца, что подтверждает тождество реализуемого ответчиками изделия с промышленным образцом, принадлежащим истцу.

Как правило, первое впечатление является наиболее важным при определении сходства объемных изделий, так как именно первое впечатление наиболее близко к восприятию промышленного образца потребителями, уже приобретавшими такой товар. Следовательно, если при первом впечатлении сравниваемые изделия представляются сходными, а последующий анализ выявляет некоторое отличие за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

На основании изложенного суд, с учетом установления факта принадлежности исключительных прав истцу и нарушения ответчиком прав истца, как правообладателя промышленного образца по патенту Российской Федерации, установил, что требования истца о запрете предлагать к продаже, реализовывать изделия, нарушающие права на промышленный образец согласно патенту Российской Федерации № 219923, обосновано и подлежит удовлетворению.

Также истцом заявлено требование о взыскании компенсации за незаконное использование промышленного образца размере 100 000 рублей.

Статьей 1406.1 ГК РФ установлено, что в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на произведение в сумме 10 000 рублей.

Истец, воспользовавшись правом, установленным п.1 ст. 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, определил размер компенсации за незаконное использование промышленного образца № 219923 в сумме 100 000 руб.

Согласно пункту 43.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суд, исходя из характера нарушения, установленных в ходе судебного разбирательства и указанных выше, фактических обстоятельств дела, степени вины, принимая во внимание большой объем товара предлагавшегося к продаже, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным взыскать с ответчика компенсацию в размере 30 000 руб.

 Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, с целью пресечения нарушений исключительных прав истца в установленной части, суд счел обоснованной и соразмерной сумму компенсации в размере 30 000 руб.

В отношении требований истца о запрете использовать патент и опубликовании резолютивной части судебного акта, суд пришел к следующим выводам.

В порядке положений п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия (п. 2),

о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права (п. 5).

Согласно подпункту 5 пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном данным Кодексом, требования о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя- к нарушителю исключительного права.

Как разъяснено в пункте 58 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10, заявляя требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя (пп. 5 пункту 1 статьи 1252 ГК РФ), истец должен указать, где требуется осуществить соответствующую публикацию, и обосновать причины своего выбора. Ответчик вправе представить свои возражения о месте публикации решения. Оценивая доводы истца и возражения ответчика по предложенному месту публикации, суд вправе определить место публикации решения исходя из того, что выбор такого места должен быть направлен на восстановление нарушенного права (например, в том же печатном издании, где была опубликована недостоверная информация о правообладателе; в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности; в источнике, место распространения которого определяется местом производства и распространения контрафактных товаров или местом осуществления и характером деятельности истца).

Учитывая установленные по делу обстоятельства, отсутствие доказательств снятия с реализации спорного товара, суд признал обоснованным и подлежащим удовлетворению требование истца запрете ответчику осуществлять предложение к продаже, рекламу, продажу, хранение в указанных целях и любой иной ввод в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации изделий, в которых использовано изобретение, охраняемой патентном № 219923, а также об обязании ответчика опубликовать за свой счет решение суда о допущенном нарушении.

Кроме того, учитывая документальное подтверждение понесенных истцом судебных расходов на оплату услуг представителя, руководствуясь статьями 101, 106, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции правомерно удовлетворил требование истца о взыскании с ответчика судебных издержек частично в сумме 9000 руб.

Исследовав материалы дела, проверив доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, суд апелляционной инстанции считает обоснованным решение суда первой инстанции о частичном удовлетворении исковых требований. 

Обстоятельства дела судом первой инстанции исследованы полно, объективно и всесторонне, им дана надлежащая правовая оценка в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Доводы апелляционной жалобы проверены судом апелляционной инстанции и отклонены как не опровергающие законность принятого судебного акта и не нашедшие своего подтверждения в материалах дела.

Судебный акт  соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы – установленным по делу  фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. 

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно пункту 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на заявителя апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 271, 2721 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Нижегородской области от 11.03.2024 по делу № А43-35777/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО2- без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

          Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок со дня его принятия. 

Судья 

            ФИО1