№ 09АП-57749/2017

Дело № А40-98282/16

г. Москва

06 декабря 2017 года

Резолютивная часть постановления объявлена  29 ноября 2017 года

Постановление

 изготовлено в полном объеме 06 декабря 2017 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В.Пирожкова,

судей А.И. Трубицына, О.Г. Головкиной,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

ООО «СейлНеймс» и ООО «НЕТЛИНК»   на решение Арбитражного суда г. Москвы от 05 сентября 2017 года по делу №А40-98282/2016, принятое судьей Фатеевой Н.В.,  по иску  ООО "НИКОХИМ" (ОГРН 

<

***>) к 1) ООО «НЕТЛИНК» (NETLINK LTD),  2) ООО «СейлНеймс» 

о защите прав на товарный знак

при участии в судебном заседании:

от истца: ООО "НИКОХИМ" – ФИО2 (доверенность от  23.12.2015) 

от ответчика: ООО «СейлНеймс» - ФИО3 (доверенность от 30.01.2017)

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "НИКОХИМ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском (с учетом принятого судом уточнения в порядке ст.49 АПК РФ, а также замены ответчика в порядке ст. 47 АПК РФ) к Обществу с ограниченной ответственностью "НЕТЛИНК", Обществу с ограниченной ответственностью "СейлНеймс"  о признании действий ООО «НЕТЛИНК» по регистрации и использованию доменного имени «nikochem.ru», сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 327150 нарушением исключительных прав на товарный знак ООО «НИКОХИМ»; запрете ООО «НЕТЛИНК» использовать доменное имя «nikochem.ru», сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №327150; предоставлении ООО «НЕТЛИНК» регистратором доменного имени ООО «СейлНеймс» преимущественного права администрирования доменным именем «nikochem.ru», сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №327150; взыскании компенсации в размере 300 000 руб.

Определением суда от 22.03.2017 произведена замена ответчика АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» на ООО «НЕТЛИНК».

Определением суда от 24.05.2017 к участию в деле в качестве соответчика привлечено ООО «СейлНеймс».

Решением от 05 сентября 2017 года по делу № А40-98282/2016 Арбитражный суд города Москвы запретил ООО «НЕТЛИНК» (NETLINK LTD) использовать обозначение «NIKOCHEM», сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 327150 в доменном имени nikochem.ru в сети Интернет; признал действия ООО «НЕТЛИНК» (NETLINK LTD) по регистрации и использованию доменного имени nikochem.ru нарушением исключительных прав ООО "НИКОХИМ"  на товарный знак по свидетельству № 327150; обязал ООО «СэйлНэймс» аннулировать регистрацию доменного имени nikochem.ru с одновременным предоставлением ООО "НИКОХИМ" преимущественного права на регистрацию вышеуказанного домена; взыскал с ООО «НЕТЛИНК» (NETLINK LTD) в пользу ООО "НИКОХИМ"  компенсацию в размере 50 000 руб., расходы по уплате госпошлины в размере 6 000  руб., а также взыскал с ООО «СэйлНэймс» в пользу ООО "НИКОХИМ" расходы по уплате госпошлины в размере 6 000  руб.

Не согласившись с принятым судебным актом ответчики обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просят решение суда  отменить, в удовлетворении  заявленных требований отказать.

В судебном заседании представитель ответчика доводы апелляционных жалоб поддержал в полном объеме.

Представитель истца против удовлетворения апелляционных жалоб возражал, решение суда считает законным и обоснованным.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционных жалоб,  приходит к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемого решения в части, исходя из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене. RU и.РФ, утвержденными Координационным центром национального домена сети Интернет (в редакции от 20.09.2012), пользователь самостоятельно выбирает доменное имя и несет ответственность за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем товарного знака NIKOCHEM в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 04, 16, 17, 19, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ (свидетельство № 327150, приоритет от 10.02.2006г.) (Товарный знак).

Истцом было обнаружено незаконное использование доменного имени «nikochem.ru», в названии которого без согласия правообладателя используется обозначение, сходное до степени смешения с Товарным знаком истца.

Данный факт зафиксирован нотариусом города Волгограда ФИО4 в протоколе обеспечения письменного доказательства путем доступа к Интернет-странице от 04.04.2016г. 34АА1608548.

Определением от 30.01.2017 у регистратора ООО «СейлНеймс» была истребована информация об администраторе доменного имени «nikochem.ru».

Согласно ответу регистратора от 22.02.2017 администратором доменного имени «nikochem.ru» является ООО «НЕТЛИНК».

Суд первой инстанции установил, что ООО «СэйлНэймс» незаконно зарегистрировало доменное имя «nikochem.ru», администратором которого является ООО «НЕТЛИНК», с использованием словесного обозначения NIKOCHEM, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, при этом истец не давал ООО «НЕТЛИНК» согласия на использование Товарного знака на территории Российской Федерации каким-либо способом, не заключал лицензионных договоров об использовании своего товарного знака с ООО «НЕТЛИНК», в связи с чем, указанными действиями ООО «НЕТЛИНК» нарушает исключительные права истца на товарный знак., в связи с чем, пришел к правомерному выводу о необходимости признать действия ООО «НЕТЛИНК» по регистрации и использованию доменного имени nikochem.ru нарушением исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству № 327150.

С учетом правовой позиции изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.11.2011  № 18012/10, руководствуясь  ст.12, 1229, 1252  Гражданского кодекса Российской Федерации,  суд первой инстанции   установив факт незаконного использования ООО «НЕТЛИНК» Товарного знака истца, в целях устранения нарушения исключительных прав истца на использование Товарного знака,  правомерно пришел к выводу о необходимости запретить ООО «НЕТЛИНК»  использовать обозначение «NIKOCHEM», сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 327150 в доменном имени nikochem.ru в сети Интернет.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оценив размер предъявленной ко взысканию суммы компенсации, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд апелляционной инстанции считает определенный судом первой инстанции размер компенсации в размере 50 000 руб. соответствующим степени вины нарушителя ООО «НЕТЛИНК».

Доводы апелляционной жалобы ООО «НЕТЛИНК» подлежат отклонению, поскольку по смыслу нормы подпункта 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации уже само включение в доменное имя сходного до степени смешения с товарным знаком обозначения является нарушением исключительного права правообладателя.

Также суд первой инстанции, учитывая доводы истца, приведенные в обоснование его требований, в том числе об исполнимости судебного акта, исходя из целей обращения в суд с заявленными требованиями (о предоставлении ООО «НЕТЛИНК» регистратором доменного имени ООО «СейлНеймс» преимущественного права администрирования доменным именем «nikochem.ru», сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 327150), что истец не заключал лицензионных договоров об использовании своего товарного знака, то ООО «НЕТЛИНК» незаконно использует результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также принимая во внимание правовую позицию, изложенную в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.06.2013 № 445/3, удовлетворил требование об обязании ООО «СэйлНэймс» аннулировать регистрацию доменного имени nikochem.ru с одновременным предоставлением ООО "НИКОХИМ" преимущественного права на регистрацию вышеуказанного домена.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда первой инстанции об  обязании ООО «СэйлНэймс» аннулировать регистрацию доменного имени с предоставлением ООО "НИКОХИМ" преимущественного права на регистрацию вышеуказанного домена по следующим основаниям.

Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Администратор домена вправе в любое время, за исключением периодов, указанных в Правилах, передать права администрирования домена другому лицу, направив регистратору письменную заявку, в которой должны содержаться сведения, позволяющие однозначно установить лицо, которому передаются права (получателя), и указание на регистратора, который будет осуществлять поддержку домена. Если поддержка домена сохраняется за действующим регистратором, то он вносит информацию о получателе в Реестр в течение трех рабочих дней, при условии, что получатель подтвердил свое согласие на получение прав администрирования домена, заключил соответствующий договор и выполнил его условия.

Поскольку фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего интернет-ресурса, владелец домена несет ответственность за содержание размещенной на соответствующем сайте информации.

В соответствии с пунктом 6.3 Положения "О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах" (приложение к правилам регистрации доменных мен в доменах .RU и .РФ), лицо, в пользу которого вынесен судебный акт, пользуется преимущественным правом регистрации доменного имени. Для реализации этого права это лицо должно в течение 30 календарных дней с даты вступления судебного акта в законную силу заключить договор с регистратором, осуществляющим поддержку этого доменного имени, оплатить услугу по регистрации доменного имени и подтвердить свое согласие на получение права администрирования в порядке, установленном процедурами регистратора. В этом случае регистратор уведомляет Координатора в течение одного рабочего дня о намерении произвести соответствующую регистрацию доменного имени.

Таким образом, в соответствии с названными правилами регистрация домена и реализация преимущественного права регистрации доменного имени носит заявительный характер.

Кроме того, пунктом 6.1 названного Положения установлено, что регистратор самостоятельно прекращает право администрирования доменного имени в течение 45 календарных дней после вступления в законную силу судебного акта, запрещающего администратору использование в доменном имени обозначения, правами на которое обладает истец и (или) запрещающего администратору использование соответствующего доменного имени и (или) признающего администрирование домена администратором нарушением прав истца.

Факт регистрации домена не является фактом использования обозначения  в отношении товаров или услуг регистратором,  регистратор осуществляет в заявительном порядке  техническую функцию по регистрации доменов по заявкам граждан и юридических лиц, в связи с чем, действия регистратора по регистрации домена не могут  являться  нарушением  исключительного права на  товарный знак. 

Лицо, полагающее, что администрирование доменного имени его администратором, нарушает права этого лица на объекты интеллектуальной собственности или средства индивидуализации, в праве предъявить претензию администратору.

На этом основании исковое требование об  обязании ООО «СэйлНэймс» аннулировать регистрацию доменного имени с предоставлением ООО "НИКОХИМ" преимущественного права на регистрацию вышеуказанного домена удовлетворению не подлежит.

При указанных обстоятельствах апелляционная жалоба ООО «СэйлНэймс» подлежит удовлетворению, решение суда в части требований к ООО «СейлНеймс» подлежит отмене.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 05 сентября 2017 года по делу  №А40-98282/2016 отменить в части удовлетворения требований к ООО «СейлНеймс».

В удовлетворении требований к ООО «СейлНеймс» отказать.

Взыскать с ООО "НИКОХИМ" в пользу ООО «СейлНеймс» в возмещение расходов по оплате госпошлины 3 000 руб.

В остальной части решение оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО «НЕТЛИНК» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам. 

Председательствующий судья:  Д.В. Пирожков 

Судьи:  О.Г. Головкина 

 А.И. Трубицын 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.