АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕШЕНИЕ

 Именем Российской Федерации

Дело № А40-244611/23-12-1999

г. Москва

20 декабря 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 14 декабря 2023 года  Решение в полном объеме изготовлено 20 декабря 2023 года  

Арбитражный суд в составе: Председательствующего судьи Чадова А.С. протокол судебного заседания составлен секретарем ФИО1 

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению:  ООО «Юниконт СПб» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к ответчикам: 1) ООО «МЛС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), 2) ФИО2  

3-е лицо: ООО «НПК Морсвязьавтоматика» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> о взыскании компенсации в размере 500.000 рублей, в заседании приняли участие: согласно протоколу. 

УСТАНОВИЛ:

ООО «Юниконт СПб» (далее – истец, правообладатель) обратился в  Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «МЛС» и ФИО2 (далее - ответчик) о взыскании компенсации в размере 500.000 рублей.  

Иск основан на ст.ст. 12, 14, 1229, 1260, 1272, 1484, 1515 Гражданского кодекса  Российской Федерации и мотивирован тем, что ответчики незаконно используют  товарный знак, правообладателем которого является истец.  

Представитель истца и третьего лица требования поддержал в полном объеме. 

Представитель ответчиков против удовлетворения требований возражал,  поддержал заявленное ранее ходатайство о замене ответчика.  

В соответствии с ч. 1 ст. 47 АПК РФ В случае, если при подготовке дела к  судебному разбирательству или во время судебного разбирательства в суде первой  инстанции будет установлено, что иск предъявлен не к тому лицу, которое должно  отвечать по иску, арбитражный суд может по ходатайству или с согласия истца  допустить замену ненадлежащего ответчика надлежащим.  

Представитель Истца возражал в удовлетворении ходатайства о замене  

ненадлежащего ответчика и на привлечение этого лица в качестве второго ответчика.  

Согласно ч. 5 ст. 47 АПК РФ Если истец не согласен на замену ответчика другим  лицом или на привлечение этого лица в качестве второго ответчика, арбитражный суд  рассматривает дело по предъявленному иску.  

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих  в деле, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования  заявителя подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью  «Юниконт СПб» (далее - ООО «Юниконт СПб». Правообладатель) является  правообладателем товарного знака «UNIMACH», зарегистрированный Федеральной  службой по интеллектуальной собственности по свидетельству Российской Федерации   № 424969, срок действия продлен до 04.03.2029 г.  

Приоритет товарного знака «UNIMACH» по свидетельству № 424969 установлен  с 04.03.2009, по классу МКТУ 07 - держатели для режущих инструментов машин,  станков; инструменты режущие [детали машин]: корпуса машин; машины гибочные;  машины для гофрирования, теснения; машины для доводки; машины для штамповки;  машины правильные; машины резальные; машины формовочные; механизмы зубчатые;  механизмы подающие [детали машин]; направляющие машин, станков; ножи [детали  машин]; ножи электрические; ножницы электрические; передачи зубчатые; передачи  редукционные понижающие; передачи силовые; прессы [машины промышленные];  прессы штамповочные [для горячей штамповки]; приводы [трансмиссии] для машин;  резаки [детали машин]; станины машин; станки; станки металлообрабатывающие;  станки фрезерные; суппорты станков [детали машин]; устройства для управления  машинами или двигателями;  

по классу МКТУ 09 - аппараты для электродуговой резки; аппаратв1 для  электродуговой сварки; аппараты для электросварки; установки электрические для  дистанционного управления произволственными процессами [на промышленных  предприятиях];  

по классу МКТУ 42 - изучение технических проектов; инжиниринг; инсталляция  программного обеспечения; исследования и разработка новых товаров [для третьих  лиц]; исследования технические; консультации в области компьютерной техники;  консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного  обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; проектирование  компьютерных систем; размножение компьютерных программ; разработка  программного обеспечения; составление программ для компьютеров; экспертиза  инженерно-техническая.  

Правообладателем было выявлено нарушение исключительного права на  товарный знак «UNIMACH».  

На интернет-сайте https://mlsgroup.ru/ неправомерно используются обозначения  сходные до степени смешения с защищаемым средством индивидуализации по  свидетельству № 424969. В частности, при переходе на сайт https://mlsgroup.ru/  указывается словесное обозначение «UNIMACH», сходное до степени смешения с  защищаемым товарным знаком № 424969.  

При поиске в поисковой системе «Яндекс» по запросу «UNIMACH» на  поименованном сайте под обозначением «UNIMACH» / «Юнимаш» рекламируются и  предлагаются к продаже следующие товары: сопло; сопло двойное. Поименованные  факты подтверждаются скриншотами, сделанными в порядке, предусмотренном абз. 2 п.  55 Постановления № 10.  

Сайт https://mlsgroup.ru/ содержит следующие контактные данные: Общество с  ограниченной ответственностью «Мировые лазерные системы»; ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***> (далее - ООО «МЛС»; Нарушитель 1).  

29 августа 2023 года ООО «Юниконт СПб» направило запрос в адрес  регистратора доменного имени mlsgroup.ru - ООО «РЕГ.РУ», от которого поступил ответ  

Исх. № 13404 от 13.09.2023 г. с информацией об администраторе доменного имени  mlsgroup.ru, которым является: Махраков Игорь Владимирович.  

Неограниченному кругу лиц предлагается к продаже металлообрабатывающее  оборудование, его комплектующие; также предлагаются услуги ремонта и модернизации  станочной продукции. Рекламируемые и предлагаемые к продаже товары являются  однородными к товарам, в отношении которых зарегистрирован и активно используется  товарный знак «UNIMACH» по свидетельству № 424969.  

Использование обозначений «UNIMACH», сходного до степени смешения с  товарным знаком UNIMACH по свидетельству № 424969 подтверждается распечатками  с сайта https://mlsgroup.ru/ от 21.08.2023 года, а также осмотром сайта Нарушителей  после направления претензионных писем, которые были проигнорированы  Нарушителями, что подтверждается , от распечатками с сайта https://mlsgroup.ru/ от  18.10.2023 года, что свидетельствует о грубости совершенного нарушения  исключительных прав.  

Между Истцом и Ответчиками отсутствует лицензионный договор. Истец не  давал разрешение на использование ответчикам товарного знака какими-либо  способами.  

Истец считает справедливой компенсацию в общей сумме в размере 500.000 руб.,  рассчитанную на основании пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.  

На основании изложенного истец обратился в суд. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации  гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат  интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель),  вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым  не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться  исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство  индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не  предусмотрено иное.  

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим  лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства  индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).  

Другие лица не могут использовать соответствующие результат  интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия  правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.  

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства  индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия  правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.  

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное  право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ  или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем  размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров,  которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на  выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории  Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на  территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на  документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о  продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на  вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других  способах адресации.  

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного  Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 122 вопрос о сходстве до степени  смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть  разрешен судом без назначения экспертизы.  

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с  товарным знаком истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.  

Доводы ответчиков, изложенные в отзыве, не исключают факт нарушения прав  истца-владельца товарного знака.  

Факт нарушение ответчиком путем использования товарного знака  подтверждается фотоматериалам.  

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для  установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить  наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с  зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в  отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и  товарный знак заявителя.  

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их  природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же  источнику происхождения.  

В соответствии с п. 41 «Правил составления, подачи и рассмотрения документов,  являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по  государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных  знаков», утв. Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, обозначение  считается сходным до степени смешения с товарным знаком, если оно ассоциируется с  ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.  

Словесные обозначения сравниваются со словесными, а также  комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.  Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим),  графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам (п. 42 Правил).  

Как видно из представленной выше сравнительной таблицы, обозначение  Ответчика содержит охраняемый элемент товарного знака Истца.  

Сравниваемые обозначения состоят из идентичных слогов и звуков, которые  полностью совпадают по количеству и набору, расположены последовательно, в  непосредственной близости друг к другу, имеют одинаковое ударение, одно обозначение  полностью входит в состав второго. Следовательно, можно сделать вывод о звуковом  тождестве обозначения «UNIMACH» и товарного знака с номером государственной  регистрации № ° 424969.  

Для подтверждения однородности товаров, в отношении которых Нарушителями  использовалось обозначение «UNIMACH» Правообладатель обратился патентному  поверенному ФИО3 (per. № 1826). Заключение от 20.04.2023 г. содержит  следующие выводы относительно однородности продукции, представленной на сайте  https: mlsgroup.ru/ под вышеуказанными обозначениями: Товары (сопло; сопло двойное)  являются однородными для части товаров 07 и/или 09 классов МКТУ. в отношении  которых действует правовая охрана товарного знака № 424969. а именно: 07 класс  МКТУ: держатели для режущих инструментов машин, станков; инструменты режущие  |детали машин]; машины резальные; резаки |детали машин|; станки; станки  металлообрабатывающие; станки фрезерные: 09 класс МКТУ: аппараты для  электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для  электросварки.  

Довод Ответчика об информационных целях использования словесного элемента  товарного знака № 424969 "UNIMACH" является не состоятельным.  

Ответчик 1 в своем Отзыве указывает, что Элемент использовался не в целях  индивидуализации реализуемых товаров, а для соблюдения требований ст. 10 Закона РФ  от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" - предоставление информации о  товаре потребителям. Однако, описательный или информационный характер имеет  место в том случае, если зарегистрированный товарный знак размещен в статье на сайте,  не связанной с осуществлением коммерческой деятельности и предложением к продаже  

товаров и услуг.  

Между тем, из материалов дела следует, что реализуемый Ответчиком товар  является специализированным оборудованием круг потребителей которого являются  субъекты предпринимательства, на которых действие данного закона не  распространяется в силу понятий, определенных в Законе, а именно: "потребитель -  гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий,  приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для  личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением  предпринимательской деятельности".  

Исходя из скриншотов, сделанных Истцом, Ответчик индивидуализировал  конкретный товар - Сопло NK 10 с различными техническими параметрами Элементом,  в целях предложения его к продаже неограниченному кругу лиц без согласия  правообладателя.  

Обозначение, которое используется Ответчиком для рекламы и продажи товаров,  а также при оказании им услуг имеет безусловное сходство до степени смешения с  товарным знаком Истца по признаку наличия идентичного словесного элемента и  однородности реализуемых товаров.  

Доводы Ответчика 2 о ненадлежащем определении солидарного Ответчика 2 -  ФИО2 по причине того, что только Ответчик 1 фактически использует сайт  несостоятельны в силу следующего:  

В силу пункта 17 статьи 2 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об  информации, информационных технологиях и о защите информации" владелец сайта в  сети "Интернет" - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок  использования сайта в сети "Интернет", в том числе порядок размещения информации  на таком сайте.  

Приложенное к Отзыву Ответчика 2 информационное письмо ООО  "ТАЙМВЭБ.КЛАУД" не подтверждает отсутствие какой-либо участия в деятельности  сайта Ответчика 2. Более того, согласно информации с сайта https://timeweb.cloud/about  ООО "ТАЙМВЭБ.КЛАУД" это организация, специализирующая на хранении данных, в  том числе персональных.  

ООО "ТАЙМВЭБ.КЛАУД" не является регистратором доменного имени  mlsgroup.ru. В свою очередь, регистратором доменного имени является ООО «Рег.РУ».  ответом которого от 13.09.2023 исх. № 13404 установлено, что администратором  доменного имени mlsgroup.ru является ФИО2 - Ответчик 2.  

Ни Истцу, ни суду не может быть достоверно известно о коммерческом  взаимодействии между администратором доменного имени - Ответчиком 2 и ООО  «МЛС» - Ответчиком 1, в котором Ответчик 2 выполняет функции единоличного  исполнительного органа и является учредителем со 100% долей уставного капитала.  

Согласно п. п. 71 и 78 Постановления № 10 администратор сайта и фактический  бенефициар от нарушения исключительных прав на товарный знак несут солидарную  ответственность.  

Вышеуказанные информация и документы подтверждают совместное нарушение  Ответчиком 1 и Ответчиком 2 исключительных прав Истца на товарный знак по  свидетельству РФ № 424969.  

Таким образом, требования истца к ответчикам являются обоснованными. 

Требуя взыскание компенсации в заявленном размере, истец указывал, что  данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям  нарушения.  

Согласно ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации,  интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий  нарушения этого права.  

Исходя из конструкции данной нормы, можно отметить, что существенным  

условием для определения размера компенсации за нарушения интеллектуальных прав  является установление последствий таких прав.  

Истец, воспользовавшись правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского  кодекса Российской Федерации, правомерно требует компенсацию.  

Между тем, судом установлены основания для снижения суммы компенсации. 

Согласно положениям пункта 3 статьи 1252 Кодекса, если одним действием  нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств  индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно  используемый результат интеллектуальной деятельности или средство  индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или  средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер  компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения  может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не  может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех  компенсаций за допущенные нарушения.  

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления  Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении  части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» размер подлежащей  взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера  компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом  нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного  нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем  или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра  самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования  результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и  степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер,  допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя,  являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств  индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью  хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов  разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям  нарушения.  

При снижении размера компенсации суд принял во внимание добровольное  прекращение ответчиком использования результатов интеллектуальной собственности  истца, а также учел стоимость реализуемых товаров, которая существенно ниже размера  заявленной компенсации.  

Предоставленная суду возможность снизить размер компенсации в случае ее  чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательства является одним  из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против  злоупотребления правом, то есть по существу, на реализацию требований части 3 статьи  17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод  человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Степень  соразмерности заявленной истцом компенсации последствиям нарушения  исключительного права является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе  дать оценку указанному критерию, исходя из обстоятельств конкретного дела. Целью  компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных  последствий нарушения, восстановления имущественного положения пострадавшей  стороны, а не наказания ответчика.  

Таким образом, исходя из вышеуказанных обстоятельств, доводов ответчика в  отношении оснований для снижения компенсации, суд полагает, что разумным и  соразмерным будет снизить компенсацию до общей суммы 200 000 рублей.  

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему  

убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном  исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость,  достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и  взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается  арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования  выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.  

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 14, 1229, 1263, 1270, 1273, 1274,  1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст.  4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства ФИО2 о замене ненадлежащего  ответчика – отказать.  

Взыскать солидарно с Общества с ограниченной ответственностью «МИРОВЫЕ  ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> и ФИО2 (ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «Юниконт СПб» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак «UNIMACH» по  свидетельству № 424969 в размере 200.000 (двести тысяч) руб.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «МИРОВЫЕ  ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> в пользу Общества с  ограниченной ответственностью «Юниконт СПб» уплаченную государственную  пошлину в размере 6.500 (шесть тысяч пятьсот) руб.  

Взыскать с ФИО2 (ИНН: 

<

***>) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью «Юниконт СПб» уплаченную  государственную пошлину в размере 6.500 (шесть тысяч пятьсот) руб.  

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в  течении одного месяца со даты его принятия.  

Судья: А.С.Чадов