ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Суворова, д. 21, Севастополь, 299011, тел. 8 (8692) 54-62-49, 8 (8692) 54-74-95

 E-mail: info@21aas.arbitr.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело №А83-12650/2021

08 июня 2022 года

город Севастополь

Резолютивная часть постановления объявлена 02.06.2022.

В полном объёме постановление изготовлено 08.06.2022.

 

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Тарасенко А.А., судей Колупаевой Ю.В., Сикорской Н.И.

при ведении протокола и аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы акционерного общества «Нарзан» (включая дополнение к апелляционной жалобе от 21.02.2022) и общества с ограниченной ответственностью «Тэсти» на решение Арбитражного суда Республики Крым от 20.01.2022 по делу №А83-12650/2021

по иску акционерного общества «Нарзан»

к обществу с ограниченной ответственностью «Нарзан Крымский», 

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика общества с ограниченной ответственностью «Кисловодский Нарзан», 

           о признании продукции контрафактной и понуждении совершить определенные действия,

при участии в судебном заседании:

от общества с ограниченной ответственностью «Нарзан Крымский» - ФИО2, представитель на основании доверенности от 04.04.2022 б/н, 

от акционерного общества «Нарзан» - ФИО3, представитель на основании доверенности от 01.01.2020 б/н, 

от общества с ограниченной ответственностью «Тэсти» - ФИО4, представитель на основании доверенности от 01.09.2020 б/н,  

 

у с т а н о в и л:

акционерное общество «Нарзан» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Нарзан Крымский» (далее – ответчик), в котором просит суд: признать контрафактной произведенную по заказу ответчика продукцию – минеральную воду под наименованием «НАРЗАН Тавриды», содержащую на этикетках и упаковках незаконно используемые обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком №452165 «Нарзан»; признать контрафактной произведенную по заказу ответчика продукцию – минеральную воду под наименованием «НАРЗАН Тавриды», содержащую на этикетках и упаковках незаконно используемое наименование места происхождения товара «НАРЗАН»; обязать ответчика прекратить незаконное использование размещение и ввод в гражданский оборот минеральной воды, на этикетках и упаковке которой используются наименование места происхождения товара «НАРЗАН», а также товарный знак №452165 и сходные с ним до степени смешения обозначения; обязать ответчика изъять из оборота и уничтожить за его счет этикетки, упаковки и готовую продукцию – бутилированную минеральную воду, содержащую обозначения, сходные до степени смешение с товарным знаком №452165 «Нарзан» и наименованием места происхождения товара «НАРЗАН»; взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за незаконное использование на этикетках и упаковках товара обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком №452165 в размере 5 000 000 руб.; взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за незаконное использование на этикетках и упаковках товара обозначений, сходных до степени смешения с наименованием места происхождения товара «Нарзан» в размере  5 000 000 руб. Исковые требования мотивированы тем, что в нарушение исключительных прав истца на наименование и место происхождение товара, ответчик осуществляет выпуск и реализацию минеральной воды с этикеткой и иными обозначениями схожими до степени смешения с принадлежащими истцу средствами индивидуализации товаров, что вводит в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя. 

Решением Арбитражного суда Республики Крым от 20.01.2022  в удовлетворении иска отказано. Суд первой инстанции руководствовался отсутствием в материалах дела доказательств, подтверждающих незаконное использование ответчиком товарного знака и недоказанностью нарушения ответчиком прав и законных интересов истца. Кроме того, суд первой инстанции указал, что совпадение некоторых элементов не создает той степени сходства, при которой имело место смешивание обозначений, и можно было бы говорить о нарушении прав истца.

Не согласившись с указанным решением суда первой инстанции, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, принять новый судебный акт. Апеллянт указывает на нарушение ответчиком исключительного права на товарный знак №452165 и исключительного права на НМПТ.

Общество с ограниченной ответственностью «Кисловодский Нарзан» явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, надлежащим образом извещено о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы согласно положениям статей 121, 123 АПК РФ.

Представители истца и ответчика в судебном заседании поддержали соответственно свою апелляционную жалобу и возражения против апелляционной жалобы иной стороны.

Апелляционный суд считает необходимым прекратить производство по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью «Тэсти» на решение Арбитражного суда Республики Крым от 20.01.2022 по делу №А83-12650/2021 на основании следующего.

В обоснование апелляционной жалобы апеллянт ссылается на то, что обжалуемым судебным актом затрагиваются его права как правообладателя наименования места происхождения товара «Нарзан» (далее - НМПТ).

В соответствии со статьей 42 АПК РФ лица, не участвовавшие в деле, о правах и об обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт, вправе обжаловать этот судебный акт, при этом такие лица пользуются правами и несут обязанности лиц, участвующих в деле.

По смыслу приведенной нормы лица, не участвующие в деле, как указанные, так и не указанные в мотивировочной или резолютивной частях судебного акта, вправе его обжаловать в случае, если он .принят об их правах и обязанностях, то есть данным судебным актом непосредственно затрагиваются их права и обязанности, в том числе создаются препятствия для реализации субъективного права или надлежащего исполнения обязанности по отношению к одной из сторон спора.

При этом наличие у заявителя жалобы какой-либо заинтересованности в исходе дела само по себе не предоставляет этому лицу право оспаривать судебный акт, поскольку по смыслу статьи 42 АПК РФ такое право появляется только у лица, о правах и обязанностях которого суд уже принял решение.

Таким образом, для возникновения у лиц, не привлеченных к участию в деле, права на обжалование судебных актов необходимо, чтобы судебные акты были приняты непосредственно о правах и обязанностях таких лиц.

Лица, не участвовавшие в деле, должны обосновать, каким образом оспариваемым судебным актом непосредственно затрагиваются их права или обязанности. При этом заинтересованность заявителя жалобы в исходе дела не является основанием для отнесения его именно к числу лиц, имеющих право на обжалование судебных актов.

Для возникновения права на обжалование судебных актов у лиц, не привлеченных к участию в деле, необходимо, чтобы оспариваемые судебные акты не просто затрагивали права и обязанности этих лиц, а были приняты непосредственно о правах и обязанностях этих лиц.

Из материалов дела следует, что общество с ограниченной ответственностью «Тэсти» не является лицом, участвующим в настоящем деле. При этом из содержания обжалуемого решения суда не следует, что судебный акт принят о его правах. Ни в мотивировочной, ни в резолютивной частях указанного судебного акта не содержится суждений и выводов непосредственно о правах и обязанностях апеллянта.

Кроме того, права апеллянта относительно предмета спора не установлены, никакое субъективное право апеллянта не ограничено, какие-либо обязанности по отношению к одной из сторон спора на него не возложены. 

Наличие у апеллянта, как у правообладателя НМПТ, заинтересованности в исходе настоящего дела само по себе не наделяет его правом на обжалование судебного акта. Какие-либо доказательства, объективно свидетельствующие о нарушении прав и законных интересов апеллянтом в материалы дела не представлены.

Сам по себе факт наличия у общества с ограниченной ответственностью «ТЭСТИ» права использования НМПТ не наделяет указанное лицо правом на обжалование решения суда первой инстанции по настоящему делу. При этом предполагаемая апеллянтом вероятность наступления для него неблагоприятных последствий не является основанием для предоставления ему права на апелляционное обжалование. Обстоятельства, установленные обжалуемым судебным актом, в силу статьи 69 АПК РФ не будут иметь преюдициального значения для заявителя апелляционной жалобы.

Апелляционный суд также принимает во внимание, что апеллянт никак не ограничен в праве на подачу самостоятельного иска о защите своих прав на НМПТ.

Ссылка апеллянта на предрешение судом результатов иных судебных разбирательств с его участием не принимается апелляционным судом.

В силу положений части 2 статьи 69 АПК РФ, пункта 2 постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств», пункта 16.2 постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», пункта 4 совместного постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29.04.2010              № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» принцип правовой определенности не препятствует возможности арбитражному суду иным образом оценить обстоятельства, ранее уже оцененные в рамках другого дела, но лишь при условии указания надлежащих мотивов иной оценки тех же обстоятельств.

Апелляционный суд учитывает, что в оспариваемом судебном акте отсутствуют какие-либо запреты, обязанности, которые были бы наложены на апеллянта, права данного лица применительно к предмету спора в обжалуемом судебном акте не устанавливались, какие-либо обязанности судом на него не возлагались, доводы о возможных нарушениях его прав не подтверждены. 

Кроме того, в оспариваемом судебном акте не усматривается какой-либо вывод об отказе апеллянту в защите его права на НМПТ. Требование апеллянта об удовлетворении иска направлено на преодоление выводов Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-1006/2020 об отсутствии вероятности смешения между товарным знаком №538926 «Нарзан Тавриды» и наименованием места происхождения товаров «Нарзан». При рассмотрении дела №СИП-1006/2020 общество с ограниченной ответственностью «ТЭСТИ», являясь стороной судебного процесса по указанному делу, не выступало с инициативой об участии в деле всех правообладателей НМПТ, несмотря на их потенциальную заинтересованность в исходе дела, так как товарному знаку № 538926 противопоставлялось именно НМПТ «Нарзан»

На основании изложенного, производство по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью «Тэсти» на решение Арбитражного суда Республики Крым от 20.01.2022 по делу №А83-12650/2021 подлежит прекращению.

Проверив законность и обоснованность принятого по делу решения в порядке главы 34 АПК РФ, исследовав доводы апелляционной жалобы истца, изучив материалы дела, апелляционный суд считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, а апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению, по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, на территории Российской Федерации зарегистрировано НМПТ «Нарзан». Регистрация НМПТ «Нарзан» за №15 произведена по заявке №95711384, поданной открытым акционерным обществом «Нарзан» 10.10.1995.

По сведениям из Государственного реестра НМПТ в Российской Федерации заявленное наименование зарегистрировано 29.12.1995 в отношении товара «минеральная вода» Кисловодского месторождения минеральных вод.

НМПТ «Нарзан» содержит следующее описание вида и особых свойств товара: «Минеральная вода «НАРЗАН» относится к категории углекислых маломинерализированных (минерализация М = 2-3 г/л) сульфатно-гидрокарбонатных магниево-кальциевых. Особые свойства: прозрачная, без цвета, без запаха и обладает вкусом родниковой воды. Основной состав воды, мг/л: гидрокарбонаты 1 000-1 500, сульфаты 300-500, хлориды 100-150, магний 80-120, кальций 300-400, натрий + калий 130-200. Используется в лечебной, курортной и диетической практике».

Исключительное право использования данного наименования было предоставлено открытому акционерному обществу «Нарзан» по Свидетельству               №0015/1  со сроком действия до 10.10.2005, который далее продлевался до 10.10.2015 (приложение №1 к свидетельству на право пользования НМПТ №0015/1).

Из материалов дела следе дует, что истец является обладателем свидетельства об исключительном праве на НМПТ «Нарзан» №15/6, выданным по заявке за №2018737512, поданной им 31.08.2019, о регистрации в Государственном реестре НМПТ Российской Федерации 19.08.2019, срок действия свидетельства истекает 31.08.2028. При этом в нем указано следующее место происхождения (производства) товара (границы географического объекта): Центральный и Березовский участки Кисловодского месторождения минеральных вод Ставропольского края (скважины №107-Д, №7-РЭ, №2-Б-бис).

Согласно информации ФИПС в настоящее время обладателями свидетельства об исключительном праве на НМПТ «Нарзан» являются также: общество с ограниченной ответственностью Универсальный завод розлива минеральной воды «Аква-Вайт» (свидетельство №15/3, дата подачи заявки: 24.04.2017, номер заявки: 2017716160, дата государственной регистрации: 27.10.2017, дата истечения срока действия свидетельства: 24.04.2027, место происхождения (производства) товара (границ географического объекта): Центральный участок Кисловодского месторождения минеральных вод Ставропольского края (скважина №5/0)); акционерное общество «Кавминкурортресурсы», (свидетельство №15/4, дата подачи заявки: 04.09.2017, номер заявки: 2017736300, дата государственной регистрации: 04.12.2017, дата истечения срока действия свидетельства: 04.09.2027, место происхождения (производства) товара (границ географического объекта): Центральный участок Кисловодского месторождения минеральных вод Ставропольского края (скважина №5/0)) и общество с ограниченной ответственностью «ТЭСТИ» (свидетельство              №15/5, дата подачи заявки: 16.07.2018, номер заявки: 2018729759, дата государственной регистрации: 16.10.2018, дата истечения срока действия свидетельства: 16.07.2028, место происхождения (производства) товара (границ географического объекта): Центральный участок Кисловодского месторождения минеральных вод Ставропольского края, скважина №5/0).

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ответчик является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) «Нарзан Тавриды» по свидетельству Российской Федерации №538926, зарегистрированному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.04.2015 на основании заявки                            №2014800952, поданной 17.12.2014 с приоритетом товарного знака 11.05.2004 по свидетельству №54229 (UA). Дата истечения срока действия исключительного права: 11.05.2014, в дальнейшем продлено до 11.05.2024, о чем в Государственный реестр внесена запись 24.07.2015.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 5-го класса МКТУ «минеральные воды для медицинских целей; соли для лечебных ванн из минеральных вод; соли, входящие в состав минеральных вод; ванны из минеральных вод; напитки лечебные», 32-го класса МКТУ «минеральные, столовые, сельтерские, газированные воды; минеральные, безалкогольные напитки» и услуг 43-го класса МКТУ «услуги по обеспечению продуктами и напитками; услуги по предоставлению мест для временного жилья; все услуги, включенные в 43 класс».

Кроме того, истец является правообладателем комбинированных товарных знаков (знаков обслуживания): свидетельства №452165 по заявке №2010730760 с приоритетом знака 24.09.2010, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.01.2012, дата истечения срока действия регистрации: 24.09.2020. Согласно ФИПС действие исключительного права на товарный знак продлено до 24.09.2030, о чем в Государственный реестр внесена запись 30.07.2020. Неохраняемые элементы товарного знака: все цифры и слова. Цвета или цветового сочетания: сине-зеленый, светло-сине-зеленый, белый, черный, голубой, синий, зеленый, темно-зеленый, светло-зеленый, желто-зеленый. Классы Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) и перечень товаров и/или услуг: 32 – минеральная вода; свидетельства №465041 по заявке №2011701138 с приоритетом товарного знака 20.01.2011, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.06.2012, дата истечения срока действия регистрации: 20.01.2021. Согласно ФИПС действие исключительного права на товарный знак продлено до 20.01.2031, о чем в Государственный реестр внесена запись 03.09.2020. Неохраняемые элементы товарного знака: Все цифры и слова. Цвета или цветового сочетания: черный, белый, светло-коричневый, голубой, зеленый, темно-зеленый, синий. Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 32 - минеральная вода. Непосредственным предметом судебной защиты являются права на товарный знак №452165.

Установив, что ответчик производит и реализует минеральную воду «Нарзан Тавриды», этикетка на упаковке которой, по мнению истца, схожа до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком №452165, а также содержит НМПТ «Нарзан», истец обратился к ответчику с претензией от 08.09.2020 №235, в которой потребовал прекратить производство, размещение и ввод в хозяйственный оборот минеральной воды, на этикетках, упаковке которой используется НМПТ «Нарзан» и схожих до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком №452165.

Обстоятельства оставления ответчиком указанной претензии без удовлетворения послужили причиной обращения истца с данным иском в арбитражный суд.

При решении вопроса об обоснованности доводов апелляционной жалобы суд руководствуется следующим.

Как верно указал суд первой инстанции со ссылкой на положения статьи 1225 ГК РФ, 1226 ГК РФ, пункта 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление №10) правовая охрана в Российской Федерации предоставляется результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (интеллектуальная собственность), к которым относятся, в том числе, товарные знаки и знаки обслуживания (подпункт 14 статьи 1225 ГК РФ), НМПТ (подпункт 15 статьи 1225 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1516 ГК РФ НМПТ, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, включающее такое наименование или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На территории данного географического объекта должны осуществляться все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование особых свойств товара

Из положений статьи 1517 ГК РФ, пункта 3 статьи 1516 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на географическое указание или НМПТ, зарегистрированное федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации; правила настоящего Кодекса о географических указаниях применяются к НМПТ, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Соответственно, на использование НМПТ может быть признано исключительное право (статьи 1229 и 1519 ГК РФ) производителей такого товара.

Исключительное право использования НМПТ в отношении того же наименования может быть предоставлено любому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий теми же особыми свойствами (пункт 2 статьи 1518 ГК РФ).

Таким образом, в силу статьи 1229, пункта 1 статьи 1516, пунктов 1 и 4 статьи 1519, пункта 1 статьи 1521 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право на НМПТ, при этом распоряжение правообладателем своим исключительным правом на такое наименование не допускается.

С учетом особенностей данного средства индивидуализации законодательно предусмотрена возможность предоставления исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ любому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий теми же особыми свойствами (пункт 1 статьи 1522, абзац 2 пункта 2 статьи 1518 ГК РФ), при запрете на использование зарегистрированного НМПТ лицами, не имеющими соответствующего свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара (пункт 3 статьи 1519 ГК РФ).

Ответственность за незаконное использование географического указания и НМПТ установлена статьей 1537 ГК РФ.

Под товарным знаком, в свою очередь, понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (пункт 1 статьи 1477 ГК РФ).

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации (статья 1479 ГК РФ).

Содержание исключительного права на товарный знак отражено в статьях 1229, 1484 ГК РФ.

В силу пунктов 1, 2 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак; исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3).

Отсутствие запрета на такое использование не считается разрешением (пункт 1 статьи 1229 ГК РФ).

Суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использовано в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ), способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Ответственность за незаконное использование товарного знака установлена в статье 1515 ГК РФ, согласно которой товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Как следует из материалов дела, на спорных этикетках ответчиком указан принадлежащий ему товарный знак №538926, представляющий собой словесный элемент «Нарзан Тавриды».

Апелляционной суд соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что  то обстоятельство, при котором спорная этикетка содержит слово «НАРЗАН», соответствующее НМПТ «НАРЗАН» не свидетельствует о нарушении прав истца на последнее, поскольку права истца на НМПТ «НАРЗАН» не могут противопоставляться правам ответчика на товарный знак №538926, которым государством гарантируется при прочих равных условиях равная защита.

По общему правилу, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя (подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ), также не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с географическим указанием или НМПТ, охраняемыми в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое географическое указание или такое наименование либо сходное с ними до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право использования такого географического указания или такого наименования, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано такое географическое указание или такое НМПТ.

Таким образом, сам факт регистрации товарного знака ответчика, пока в установленном порядке не доказано обратное, свидетельствует о законном использовании ответчиком при производстве, продвижении и реализации продукции словесного товарного знака «Нарзан Тавриды».

Доводы истца о том, что товарный знак ответчика зарегистрирован на основании статьи 19 Федерального закона от 30.11.1994 No 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» в порядке признания действия на территории Российской Федерации исключительных прав на товарные знаки, удостоверенные официальными документами Украины, действовавшими по состоянию на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, не влияет на выводы суда первой инстанции, поскольку возникший спор не связан с оспариванием предоставления правовой охраны товарному знаку истца.

Если допустить обратное, то истцом избран ненадлежащий способ защиты, что являлось бы самостоятельным основанием для отказа в иске.

Апелляционный суд принимает во внимание, что обладатели свидетельств на право использования НМПТ «Нарзан», в том числе истец, в установленном статьями 1512, 1513 ГК РФ порядке обращались в Роспатент с возражениями об оставлении в силе правовой охраны товарного знака «Нарзан Тавриды» по свидетельству Российской Федерации №538926 и о признании предоставления правовой охраны указанному средству индивидуализации недействительным в отношении всех товаров 5-го и 32-го классов и всех услуг 43-го класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Как следует из материалов дела, решением Роспатента от 20.11.2017 было отказано в удовлетворении возражений истца, поступивших 08.08.2017, о нарушении исключительных прав истца на НМПТ «НАРЗАН» и товарные знаки  №452165 и №465041.

Суд первой инстанции верно указал, что вопреки доводам истца, Роспатент исходил не только из отсутствия заинтересованности истца, не имевшего на тот момент исключительного права на использование НМПТ «НАРЗАН», но также дал оценку обоснованности возражений истца, основанных на пункте 3 стати 1483 ГК РФ, указав на отсутствие ассоциации обозначения «Нарзан» с Кисловодским месторождением и/или что обозначение «НАРЗАН ТАВРИДЫ» ассоциируется с каким-либо конкретным географическим объектом (г. Кисловодском или Республикой Крым). Информацию об оспаривании истцом данного решения материалы дела не содержат.

Кроме того, решением Роспатента от 26.08.2020 было отказано в удовлетворении возражений акционерного общества «Кавминкурортресурсы» и общества с ограниченной ответственности «Тэсти» от 27.04.2020, об оставлении в силе правовой охраны товарного знака «Нарзан Тавриды» по свидетельству Российской Федерации №538926.

Как следует из материалов дела, решением Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2021, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2021 и определением Верховного Суда Российской Федерации от 25.11.2021 №300-ЭС21-22009 по делу №СИП-1006/2020, отказано в удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью «Тэсти» о признании недействительным такого решения Роспатента от 26.08.2020.

Проведя анализ на предмет сходства сравниваемых НМПТ «НАРЗАН» и товарного знака ответчика №538926, Роспатент, с которым согласились суды при рассмотрении дела №СИП-1006/2020, пришли к выводу об отсутствии между ними сходства до степени смешения и принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых товаров одному производителю.

При этом Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что наличие в сравниваемых обозначениях схожих словесных элементов является недостаточным для вывода, что спорное обозначение и противопоставленное ему НМПТ «Нарзан» ассоциируются друг с другом в целом.

Содержащиеся в решении Арбитражного суда Ставропольского края от 04.12.2018 по делу №А63-14231/2017, оставленном без изменения постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2019 по иску                  ответчика к акционерному обществу «Кавминкурортресурсы», которым установлено отсутствие вероятности смешения словесного обозначения «Нарзан» в товарном знаке №538926 и НМПТ «Нарзан».

Хотя АО «Нарзан» не участвовало при рассмотрении дел №СИП-1006/2020 и №А63-14231/2017 и установленные решениями судов по ним факты не освобождаются от доказывания в порядке статьи 69 АПК РФ, не обладая преюдициальной силой для истца. 

В то же время, принцип правовой определенности как основополагающий аспект принципа верховенства права, реализуемый через единообразное применение закона, в том числе единство судебной практики, позволяет суду учитывать содержащиеся в них выводы применительно к тому, что требования заявлялись иными обладателями права на использование НМПТ «Нарзан», помимо истца, и поскольку истцом в обоснование своей позиции в части использования на продукции ответчика НМПТ «Нарзан» приводятся аналогичные доводы, посему основания для иных выводов при рассмотрении настоящего дела у суда отсутствуют.

Суд первой инстанции верно указал со ссылкой на положения  статьи 1516 ГК РФ, для признания производимой ответчиком минеральной воды «Нарзан Тавриды» контрафактной в силу незаконного использования НМПТ «Нарзан», суду необходимо установить не только наличие у истца зарегистрированного исключительного права на НМПТ, но и границы географического объекта, на который распространяется действие НМПТ, а также факт производства ответчиком тождественного товара в границах такого географического объекта. Поскольку географический объект «Нарзан» на территории Российской Федерации не существует, границы географического объекта, на который распространяется действие исключительного права истца, определяются по его свидетельству на НМПТ.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте ФИПС, свидетельство №15/6 выдано истцу в отношении места происхождения (производства) товара (границ географического объекта): Центральный и Березовский участки Кисловодского месторождения минеральных вод Ставропольского края (скважины №107-Д, №7-РЭ, №2-Б-бис).

Как следует из материалов дела, ответчиком реализовалась минеральная вода Кисловодского месторождения, скважины №114-Э, №115-Э, сульфатный нарзан, что указано на этикетках, не оспаривается ответчиком (часть 3.1. статьи 71АПК РФ) и подтверждается договором поставки природной минеральной воды от 06.12.2019 №01, заключенным между акционерным обществом «Кавминкурортресурсы» (поставщиком) и ответчиком, а также товарными накладными к нему от 04.06.2020 №975, от 07.08.2020 №1427, от 25.09.2020                    №1834.

С учетом изложенного, апелляционный суд соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что поскольку ответчик производство и реализацию товара - минеральной воды, в границах указанного в свидетельстве истца №15/6 географического объекта (скважин №107-Д, №7-РЭ, №2-Б-бис), не осуществляет, в его действиях отсутствуют признаки незаконного использования НМПТ по свидетельству №15/6, исключительное право истца на НМПТ «НАРЗАН» в отношении минеральной воды, добываемой из скважин №114-Э, №115-Э не распространяется.

Вопреки утверждению истца о том, что минеральная вода из скважин № 114-Э, № 115-Э Кисловодского месторождения не относятся к нарзанам прямо противоположное следует из ГОСТ Р 54316-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия (далее – ГОСТ Р 54316-2011), который утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.04.2011 №55-ст и содержит перечень, наименование, гидрохимические и химические показатели типов минеральных вод, солевой и ионный состав, а также минерализацию природной минеральной воды.

Данный Национальный стандарт распространяется на минеральные природные питьевые воды, предназначенные для реализации потребителям.

Согласно пункту 5.1 ГОСТ Р 54316-2011 минеральные воды должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и вырабатываться по технологической инструкции с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно Приложению Б, в котором содержатся Требования к химическим показателям групп, гидрохимических типов минеральных вод и их лечебному применению, к минеральным водам группы X сульфатно-гидрокарбонатным натриево-магниево-кальциевым (магниево-кальциевым, магниево-натриево-кальциевым) относятся воды гидрохимического типа Кисловодские, в отношении выделены следующие наименования и представители гидрохимического типа и местонахождение: Нарзан (скважины 7-РЭ, 107-Д, 5/0, 5/0-бис, 2Б-бис), Кисловодское месторождение, Ставропольский край; Аршан №6 (скважина 37), Аршанское месторождение, Республика Бурятия,Доломитный Нарзан (скважины 7, 5/0), Кисловодское месторождение, Ставропольский край; Сульфатный Нарзан (скважины 8-бис, 23, 1-ОП, 2-ПЭ-бис, 114-Э, 115-Э), Кисловодское месторождение, Ставропольский край.

Таким образом, ГОСТ Р 54316-2011 конкретно закреплено наименование воды, добываемой из скважин №114-Э, №115-Э, как сульфатный нарзан и по иному она называться не может.

Указание наименования группы минеральной воды на потребительской таре является прямым требованием пункта 5.4.1 ГОСТ Р 54316-2011.

С учетом изложенного, указание на этикетках ответчика торгового знака «Нарзан Тавриды» и/или типа минеральной воды по ГОСТ Р 54316-2011, поскольку оно не является указанием места происхождения товара, хотя и содержит слово «Нарзан», не может расцениваться как нарушение прав истца на НМПТ «Нарзан». В связи с чем, суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований истца о признании контрафактной продукции ответчика как содержащей на этикетках и упаковках НМПТ «Нарзан». 

Поскольку с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 59 Постановления №10, компенсация подлежит взысканию только при доказанности факта нарушения, соответственно, не подлежит удовлетворению и вытекающее требования о взыскании компенсации за использование НМПТ «Нарзан».

Проверяя доводы истца в части сходства до степени смешения этикеток ответчика с товарным знаком истца №452165, суд первой инстанции верно руководствовался положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, а также нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 №38572, далее - Правила №482), разъяснениями, содержащимися в Постановлении №10.

Согласно пункту 41 Правил №482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 указанных Правил №482.

В частности, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил № 482).

Изобразительные и объемные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с изобразительными, объемными, в том числе представленными в виде трехмерных моделей в электронной форме, и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 43 Правил № 482).

В данном случае, поскольку все слова и цифры включены в товарный знак истца в качестве неохраняемых элементов, сходство следует определять, прежде всего, по графическому сходству словесного обозначениям и по сходству изобразительных обозначений, в том числе в их сочетании.

Приказом ФИПС от 20.01.2020 №12 утверждено Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, в пункте 7.1.2.2 которых отмечается, что при сравнении изобразительных и объемных обозначений сходство может быть установлено, например, если в этих обозначениях совпадает какой-либо элемент, существенным образом влияющий на общее впечатление, или в случае, если обозначения имеют одинаковые или сходные очертания, композиционное построение, либо если они сходным образом изображают одно и то же, в связи с чем ассоциируются друг с другом.

Как правило, первое впечатление является наиболее важным при определении сходства изобразительных и объемных обозначений, так как именно первое впечатление наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, уже приобретавшими такой товар. 

Следовательно, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявляет отличие за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Хотя данные рекомендации не являются обязательными, апелляционный суд считает возможным принять их во внимание поскольку аналогичный подход разделяется и правоприменительной практикой.

Так, в пункте 162 Постановления №10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, разъяснено, что при проверке сходства до степени смешения обозначений с товарными знаками судом учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначения и товарные знаки (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Существенное значение для установления факта нарушения исключительного права на товарный знак имеют, таким образом, обстоятельства, связанные с определением сходства товарного знака, в защиту исключительного права на который обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства (статьи 9, 65 АПК РФ).

В соответствии с заключением патентного поверенного индивидуального предпринимателя ФИО5 от 19.05.2020, которым в порядке подпункта 6 пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2008 № 316-ФЗ «О патентных поверенных» которым рассматривались, в том числе, вопросы наличия различий или сходства до степени смешения между товарными знаками №№ 452165 и 465041 и обозначениями на пластиковой бутылке с минеральной водой «НАРЗАН Тавриды» (разливается по заказу ООО «Кисловодский Нарзан») и на стеклянной бутылке с минеральной водой «НАРЗАН Тавриды» (разливается по заказу ответчика, изготовитель ООО «Кисловодский Нарзан»), при этом сделан вывод о наличии сходства до степени смешения между таковыми.

Так при сравнительном анализе оформления этикеточного поля на фронтальной части корпуса объектов исследования выявлены та же совокупность существенных признаков, что и в товарном знаке №452165, а именно:

1. Наличие в сравниваемых обозначениях пространственного доминирующего семантически и фонетически идентичного неохраняемого словесного элемента «НАРЗАН», что обусловлено: центральным расположением данного элемента в композиции сравниваемых этикетов; исполнением в более крупном, чем другие элементы размере; цветовым выполнением контрастным ярким белым с черной теневой обводкой на фоне остальных элементов этикеточного поля, выполненного преимущественно в сине-зеленых тонах с использованием бежевого; применением специальных изобразительных приемов написании словесного элемента «НАРЗАН» с использованием практически идентичной оригинальной выразительной шрифтовой графики заглавными буквами белого цвета в кириллице с черной обводкой с эффектом тени и характерными утолщениями литер на концах в местах пересечения их элементов.

2. Наличием в сравниваемых обозначениях сходного композиционного построения и одинакового месторасположения элементов композиции, обеспечивающих выполнение индивидуализирующей функции, а именно: выполнение доминирующего словесного элемента «Нарзан» с эффектом наложения в виде горизонтального диаметра в центре рамки, образованного концентрическими округлыми фигурами с геометрическими орнаментами внутри, на фоне стилизованного изображения заснеженных горных вершин, возвышающихся над словесным элементом.

3. Сходным колористическим оформлением с использованием контрастного белого с черной обводкой для написания доминирующего словесного элемента «Нарзан» на фоне преимущественно зеленого цвета с использованием синего и белого, а также бежевого для рапортного орнамента и полей внутри округлой рамки.

В отношении выявленных отличий, в том числе, в наличии в оформлении этикеточного поля объектов исследования словесного элемента «Тавриды», различия в узоре геометрического орнамента, в наличии слабых графических элементов в виде ряда стилизованных изображения герба или бювета, различных визуально не доминирующих неохраноспособных словесных элементов на сравниваемых объектах, сделан вывод о том, что они носят нюансный характер и не оказывают существенного влияния на восприятие.

С учетом проведенного сравнения патентным поверенным установлено их сходное композиционного построение, одинакового местоположение пространственного доминирующего неохраноспособного словесного элемента «НАРЗАН» и сходное местоположение элементов композиции, а также сходное графическое оформление словесных элементов, что в совокупности позволило сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения при различии в деталях являются сходными до степени смешения.

При этом, в Заключении Союза «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» от 29.01.2021 №04/20, сделан обратный вывод о невозможности признать сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг товарные знаки истца и этикетку ответчика ввиду следующего: по фонетическому и семантическому аспекту образцы не тождественны и не сходны до степени смешения, однако по графическому признаку они могут быть признаны сходными, но не до степени смешения, так как имеются графические различи в написании и расположении словесных элементов. «НАРЗАН» на этикетке ответчика выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами, с широкими отступами букв друг от друга, с имеющими завитками букв «Н» и «А» и располагается вверху композиции, «НАРЗАН» и «NARZAN» на товарных знаках истца выполнены оригинальными шрифтами с расположением по центру композиции, с учетом чего не создается одинаковое общее зрительное впечатление с этикетками ответчика;  анализ изобразительных элементов выявил сходство по сочетанию цветов и тонов, но не до степени смешения. Доминирующим цветом композиции выступает зеленый, однако различные оттенки зеленого и комбинация с другими цветовыми элементами не создают одинаковое общее впечатление.

Таким образом, проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что обозначение не тождественно, а сходство присутствует, но не до степени смешения сравниваемых образцов.

Принимая данные заключения в качестве доказательств по делу и отклоняя возражения истца относительно Заключения от 29.01.2021 №04/20-61, суд первой инстанции верно исходил из того, что они подлежат принятию и оценке в порядке статьи 89 АПК РФ как иные документы по делу.

При этом то обстоятельство, что предоставленное ответчиком заключение подготовлено по заказу третьего лица не имеет правового значении, тем более, что согласно договору на производство продукции под товарным знаком заказчика от 12.07.2017 №12/07/2017 с учетом дополнительного соглашения от 01.11.2018 заключенному между ответчиком и ООО «Кисловодский Нарзан», последний как производитель принял на себя обязательства разработать макет упаковки, включающий в себя дизайн, товарный знак и информационные блок, которые будут использоваться при производстве продукции под товарным знаком «Нарзан Тавриды», при этом несет ответственность, в том числе, за макет упаковки.

В основу вывода суда о необоснованности ссылки истца на недопустимость заключения от 29.01.2021 №04/20-6 ввиду отсутствия сведений о наличии у подготовившего его лица специальной компетенции в области товарных знаков легло то, что данный вопрос как вопрос факта не требует специальных познаний, оценивается с точки зрения среднестатистического потребителя, с учетом чего разрешается, в том числе судом, без назначения экспертизы (пункт 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

В то же время, такие доказательства не имеют для суда обязательного значения и оцениваются в порядке статьи 71 АПК РФ на общих началах наряду с иными доказательствами по делу.

Анализируя самостоятельно сходство товарного знака истца №452165 и этикетки ответчика, суд отмечает, что наличие определенного сходства признают обе стороны.

Также очевидны для сторон и различия этикетки и товарного знака истца. При этом, товарный знак истца №452165 представляет собой и может быть использован в качестве этикетки, с учетом чего судом сопоставляется товарный знак и спорная этикетка ответчика, в целом.

При этом, судом апелляционной инстанции усматривается наличие следующих различий: по внешней форме товарный знак истца представляет собой изображение, вписанное в эллипс, тогда как на этикетке ответчика имеется только нижнее полукружие, товарный знак истца выполнен симметрично по вертикали и по горизонтали, а этикетка ответчика несимметрична по вертикали, его нижняя часть занимает более 2/3, изображение на товарных знаках истца представляет собой натуралистичное изображение гор и зеленой долины у их основания, тогда как на этикетках истца имеется только стилизованное изображение горных вершин, по цветовому сочетанию товарный знак истца представляет собой эллипс на светлом фоне, тогда как этикетка не содержит такого контрастно-цветового выделения.

Решающее значение для первого впечатления о сходстве имеет, очевидно, название «Нарзан».

Однако, в отношении определенного сходства расположения, шрифта, цветового исполнения словесного обозначения «Нарзан» как на товарном знаке истца, так и на этикетке ответчика, апелляционный суд констатирует, что оно является типичным, так как названия часто наносятся контрастным по цвету шрифтом и занимают более 20 % от этикетки по высоте с учетом чего даже в своей совокупности графическое исполнение надписи относится судом к слабым элементам товарного знака.

Вывод о сходстве основывается, преимущественно, на фонетическом и семантическом содержании словесного обозначения, так как «нарзан» представляет собой общеизвестный и легкоузнаваемый в глазах среднестатистического современного потребителя тип минеральной воды.

Как верно определил суд первой инстанции, само слово «нарзан» относится к неохраняемым элементам товарного знака истца, в связи с чем доминирующее сходство по неохраняемым элементам не может быть принято во внимание для установления сходства до степени смешения. Если бы аналогичным образом на этикетке ответчика было написано иное слово, основания утверждать наличие сходства до степени смешения между товарным знаком истца и этикеткой на продукции ответчика отсутствовали бы, тем более в данном случае при прочих, помимо указанных выше, различающихся элементах: герб на этикетке вместо бювета, дополнительное слово «Тавриды» и т.п.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований полагать, что смотря на этикетку ответчика потребитель воспринимает ее (этикетку) как товарный знак истца хотя бы речь в данном случае и шла об однородных товарах: минеральной воде, для которой зарегистрированы товарные знаки истца и ответчика и на которой размещаются спорные этикетки.

Отклоняя выводы, содержащиеся в Заключении патентного поверенного ФИО5 от 19.05.2020, об обратном, суд первой инстанции верно исходил из того, что в той мере, в которой они основаны на сходстве семантического и фонетического содержания словесного элемента товарного знака истца и этикетки ответчика, они не могут быть признаны методологически верными.

Кроме того, название «Нарзан Тавриды» на этикетках ответчика представляет собой принадлежащий последнему товарный знак, размещается со знаком охраны ®.

Использование ответчиком принадлежащего ему товарного знака для индивидуализации продукции не может расцениваться как нарушение прав ответчика на товарный знак, иное означало бы оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку ответчика, что, как указано выше, не принимается судом во внимание, поскольку для этого установлен иной порядок.

То обстоятельство, что на предоставленных истцом распечатках с сайтов в сети Интернет в качестве производителя минеральной воды ответчика «Нарзан Тавриды» указан истец, не свидетельствует о незаконном использовании ответчиком товарного знака истца, поскольку последний при этом не приводится, тем более, что доказательства того, что такая информация размещена самим ответчиком или по его указанию, чем именно ответчик нарушил права и законные интересы истца, в материалах дела отсутствуют.

Доказательств того, что этикетка ответчика вводит или может ввести в заблуждение конечного потребителя, суду не предоставлено.

Апелляционный суд соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что в отношении требования об изъятии из оборота и уничтожении этикетки, упаковки и готовой продукции – бутилированной воды, содержащей обозначения сходные до степени смешения с товарным знаком No 452165 и НМПТ «НАРЗАН», необходимо исходить из того, что решение об изъятии из оборота и уничтожении принимается судом в случае, если установлено наличие у ответчика контрафактных материальных носителей согласно разъяснению пункта 75 Постановления №10. В связи с чем, истцу надлежало указать, какую именно продукцию (партию) ответчику необходимо изъять из гражданского оборота и уничтожить, в том числе период ее производства (розлива), место нахождения.

С учетом установленных по делу обстоятельств, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Доводы апеллянта о нарушении исключительного права на товарный знак №452165 не принимаются апелляционным судом.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарного знака, и обозначения, используемого иным лицом, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительного права на товарный знак, с учетом представленных сторонами доказательств.

С учетом приведенных выше правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений, для чего производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев и с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

В случае установления сходства осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений. При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемых товарных знаков.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, рассмотрев вопрос о сходстве сравниваемых товарного знака истца и обозначения ответчика с точки зрения рядового потребителя, пришел к правильному выводу о том, что совпадение некоторых элементов не создаст той степени сходства, при которой можно было бы говорить о нарушении прав истца, тем самым установил, что опасность смешения сравниваемых обозначений отсутствует.

Доводы апеллянта о нарушении ответчиком исключительного  права на НМПТ отклоняются апелляционным судом.

Как указывалось ранее, методология определения вероятности смешения товарных знаков в гражданском обороте, определена Правилами №482 и пунктом 162 постановления Пленума ВС РФ № 10 и используется также при оценке вероятности смешения товарных знаков и наименования места происхождения товара, за исключением учета степени однородности товаров.

В соответствии с указанной методологией при выяснении степени сходства между НППТ и этикеткой ответчика сравнению на сходство подлежат только словесные элементы «Нарзан» и «Нарзан Тавриды». С учётом определения сильных элементов в сравниваемых обозначениях указанные обозначения являются несходными по семантическому, фонетическому и графическому критериям сходства.

Вероятность смешения сравниваемых средств индивидуализации отсутствует даже при определенном сходстве за счет совпадения словесного элемента «Нарзан», содержащегося в обоих словесных элементах, поскольку словесный элемент «Тавриды» представляет собой историческое название Крымского полуострова, в связи с чем семантика спорного товарного знака совершенно иная; именно словесный элемент «Тавриды» указывает на связь с полуостровом Крым, исторически являющегося широко известным. Напротив, НППТ «Нарзан» не содержит географическую коннотацию.

Отсутствие вероятности смешения обозначения обозначений «Нарзан» и «Нарзан Тавриды» подтверждено вступившими в законную силу судебными актами по делу №А63-14231/2017.

Как указывалось ранее, имеющие значение для настоящего дела обстоятельства и отсутствие вероятности смешения обозначения обозначений «Нарзан» и «Нарзан Тавриды» установлены Судом по интеллектуальным правам по делу № СИП- 1006/2020.

Принцип правовой определенности является обязательным как для судов, так и всех государственных органов, уполномоченных определять правовой режим имущества и имущественных прав участников гражданского оборота.

Если в двух самостоятельных делах дается оценка одним обстоятельствам, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, принимается во внимание судом, рассматривающим второе дело. В том случае, если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен мотивировать такой вывод. Иная оценка может следовать, например, из иного состава доказательств по второму делу,, нежели те, на которых основано решение по первому делу (пункт 2 постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств», пункт 16.2 постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», пункт 4 совместного постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»).

В отсутствие обоснованных мотивов для иного вывода, нежели вывод Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1006/2020 об отсутствии вероятности смешения обозначений «НАРЗАН» и «НАРЗАН ТАВРИДЫ», суд первой инстанции по настоящему делу и правомерно пришёл к такому же выводу, не установив обстоятельств, опровергающих этот вывод.

При отсутствии вероятности смешения спорного товарного знака «Нарзан Тавриды» и наименования места происхождения товаров «Нарзан» само по себе существование минеральной воды «Нарзан», производимой в пределах                              г.Кисловодска, не свидетельствует о способности товарного знака «Нарзан Тавриды» ввести потребителя в заблуждение в отношении места происхождения (производства) товара.

Ссылка апеллянта на необходимость прекращения введения в гражданский оборот минеральной воды со спорными обозначениями и изъятия из оборота с уничтожением этикетки, упаковки и готовой продукции отклоняется апелляционным судом.

Ответчик не имеет возможности исполнить указанные требования истца ни в судебном порядке (мировое соглашение либо принудительное исполнение), ни в внесудебном порядке ввиду отсутствия у него сведений о местонахождении спорной продукции и её количестве и права распоряжения ею.

При рассмотрении дела судом первой инстанции установлено, что производство продукции под товарным знаком ответчика осуществлялось по договору от 12.07.2017 № 12/07/2017, с учетом дополнительного соглашения от 01.11.2018, заключенного между ответчиком и третьим лицом. 

Пунктом 9.5 указанного договора предусмотрен уведомительный порядок его расторжения и договор считается расторгнутым с момента получения одной стороной соответствующего уведомления от другой стороны.

О расторжении договора от 12.07.2017 № 12/07/2017 заказчик уведомил производителя ООО «Кисловодский Нарзан» 16.12.2020, что следует из отчета об отслеживании отправления с почтовым идентификатором № 29810053143235 и описи вложения в конверт.

Таким образом в настоящее время ответчик не является заказчиком продукции - бутилированной минеральной воды со спорной этикеткой и требования истца о понуждении совершить определенные действия имеют абстрактный характер, являются ненадлежащими способами защиты.

Кроме того, по дополнительному соглашению от 01.11.2018 к договору от 12.07.2017 № 12/07/2017 ответчик с 01.11.2018 передал третьему лицу контроль за соответствием действующему законодательству макета упаковки, а также дизайна бутылки и этикетки, оставив за собой ответственность за легальность предоставления права использования товарного знака «Нарзан Тавриды» по свидетельству № 538926.

Легальность использования ответчиком в гражданском обороте товарного знака «Нарзан Тавриды» по свидетельству №538926 следует из результата рассмотрения дела №СИП-1006/2020 Судом по интеллектуальным правам, подтвердившим правомерность регистрации указанного товарного знака в качестве средства индивидуализации товаров и услуг.

Вместе с тем производство минеральной воды под товарным знаком ответчика «Нарзан Тавриды», добываемой из скважин №114-Э, №115-Э Кисловодского месторождения, осуществлялось ранее вне границ географического объекта, для которого зарегистрировано наименование места происхождения товаров № 15/6 «НАРЗАН» (Центральный и Березовский участки Кисловодского месторождения минеральных вод Ставропольского края (скважины №107-Д, №7-РЭ, №2-Б-бис)), что не нарушает права истца на НМПТ.

При этом, суд первой инстанции, сравнив этикетки ответчика с товарным знаком истца № 452165, руководствуясь вышеуказанными нормами, верно установил, что указанные комбинированные обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, до степени смешения не сходны, вероятность их смешения в глазах среднего потребителя отсутствует.

Судебной практикой выработан правовой подход, согласно которому при анализе возможности смешения сравниваемых обозначений учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемых товарных знаков.

Элементы сравниваемых обозначений в виде стилизованного и натуралистического изображения гор, равно как и зелёный цвет или оттенок этикеток, имеют слабую различительную способность ввиду широкого использования при индивидуализации однородных товаров.

Если бы этикетка ответчика содержала иной словесный элемент, нежели товарный знак ответчика «Нарзан Тавриды» по свидетельству №538926, у истца отсутствовали бы основания утверждать о наличии сходства до степени смешения между товарным знаком истца и этикеткой ответчика.

Так как фактические обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора по существу, установлены судом на основании полного и всестороннего исследования доказательств, нормы материального права применены правильно, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения оспариваемого судебного акта. Поэтому апелляционная жалоба акционерного общества «Нарзан» удовлетворению не подлежит.

В связи с прекращением производства по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью «Тэсти», апелляционный суд считает необходимым вернуть обществу государственную пошлину в размере 3 000 руб. за подачу апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцать первый арбитражный апелляционный суд,

п о с т а н о в и л:

производство по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью «Тэсти» на решение Арбитражного суда Республики Крым от 20.01.2022 по делу № А83-12650/2021 прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Тэсти»  государственную пошлину в размере 3 000 руб., уплаченную на основании платежного поручения от 18.02.2022 №379.

Решение Арбитражного суда Республики Крым от 20.01.2022 по делу                    №А83-12650/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу акционерного общества «Нарзан» без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам только по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Председательствующий                                                          А.А. Тарасенко                                                        

 

Судьи                                                                                        Ю.В. Колупаева                       

 

                                                                                                   Н.И. Сикорская