АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-8758/2021

г. Ярославль

18 января 2022 года

Резолютивная часть решения оглашена  12 января 2022 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Чистяковой О.Н. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Стракановой Е.Д.,   

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Компании "Самсунг Электроникс., Лтд 

к обществу с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  обществу с ограниченной ответственностью «Верхневолжский монолит» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ермак» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о  защите исключительных прав на товарные знаки

при участии:

от истца – ФИО1, юрист по доверенности от 11.11.2021, 

от ответчика 1 – ФИО2, юрист по доверенности от 12.07.2021,

от ответчиков 2,3 – не явились,

Компания "Самсунг Электроникс., Лтд обратилась с иском, с учетом уточнения, о запрете обществу с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (ответчик1), обществу с ограниченной ответственностью «Верхневолжский монолит» (ответчик2), обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ермак» (ответчик3) использовать обозначение SAMSUNG в рекламных модулях в магазине SAMSUNG, находящемся в ТЦ «Альтаир» по адресу: 

<

...>; о взыскании 1 000 000 руб. компенсации.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал. Полагает доказанным факт использования ответчиком1 товарных знаков истца с 24.03.2021. По состоянию на 08.11.2021 ответчик1 продолжал использование спорных товарных знаков.

Представитель ответчика1 в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в отзыве. Сообщил о прекращении использования товарных знаков истца в конце 2021 года. Просит снизить размер компенсации.

Ответчик2, надлежащим образом извещенный, в судебное заседание своего представителя не направил. В ранее представленном отзыве исковые требования не признал.

Направленное в адрес ответчика3 определение суда возвращено почтовым отделением связи с отметкой «за истечением срока хранения». 

Дело рассматривается судом без участия представителей ответчиков 2,3 в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей истца и  ответчика1, суд установил.

Компании «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.» является правообладателем следующих товарных знаков: 

- товарный знак «Samsung GALAXY» по свидетельству № 450351 с датой приоритета 20.07.2011, зарегистрированный в Роспатенте 28.12.2011; 

- товарный знак «Samsung GALAXY S» по свидетельству № 441897 с датой приоритета 25.03.2010, зарегистрированный в Роспатенте 29.07.2011; 

- товарный знак «SAMSUNG» по Свидетельству № 268518 с датой приоритета 05.05.2003, зарегистрированный в Роспатенте 12.05.2004; 

- товарный знак «SAMSUNG PREMIER» по Свидетельству № 664921 с датой приоритета 28.09.2017, зарегистрированный в Роспатенте 31.07.2018.

Как указывает истец, ответчик1 разместил обозначение «SAMSUNG» на рекламных модулях в магазине «SAMSUNG» в торговом центре «Альтаир» по адресу: 

<

...>, что является нарушением исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 268518, 450351, 441897, 664921. Обозначение «SAMSUNG» использовалось в отношении однородных товаров (мобильные, сотовые телефоны). По мнению истца, потребители водятся в заблуждение, поскольку ответчик1 не является официальным дилером.

Таким образом, занимаясь коммерческой деятельностью в сфере продажи сотовых телефонов и телевизоров марки «SAMSUNG», ответчик1 незаконно использует указанные товарные знаки истца. Использование обозначения «Самсунг», а также его размещение на рекламных модулях является продвижением самого магазина за счет известности товарных знаков компании «Самсунг».

Истец направил в адрес ответчика1 претензию от 24.03.2021 с требованием прекратить использование товарных знаков истца и выплаты компенсации за незаконное использование. Данная претензия была оставлена ответчиком1 без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Поскольку ответчик 1 арендует помещения в Торгово-развлекательном комплексе «Альтаир» по адресу: 

<

...>, истец также предъявляет требования об устранении нарушения своих исключительных прав в виде прекращения использования товарных знаков на всех рекламных вывесках к ответчикам 2,3 – собственнику ТРК и его управляющей компании. 

Оценивая материалы дела, суд считает, что исковое заявление подлежит удовлетворению частично.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), отнесены, в том числе, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, а также коммерческие обозначения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 ГК РФ; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Пленум № 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Факт принадлежности истцу спорных товарных знаков подтверждается свидетельствами на товарные знаки.

Ответчик1 не оспаривает факт размещения на рекламных модулях и наименовании магазина обозначения «SAMSUNG». 

Возражая относительно заявленных требований, ответчик1 указывает на то, что истцом не доказан факт использования им товарного знака № 664921, а товарный знак № 268518 распространяет свое действие в отношении иного класса товаров МКТУ.

Возражения ответчика1 судом не принимаются.

Товарные знаки истца зарегистрированы, в том числе, в отношении следующих товаров/услуг: 

Товарный знак SAMSUNG по свидетельству № 268518 

37 класс – ремонт, установка оборудования. 

Товарный знак SAMSUNG PREMIER по свидетельству № 664921 

37 класс – установка, ремонт и техническое обслуживание светодиодных экранов, мониторов, информационных указателей/телевизоров в театрах/сценических площадках/домах/других местах. 

Товарный знак SAMSUNG GALAXY S по свидетельству № 441897 

09 класс – мобильные, сотовые телефоны и смартфоны. 

Товарный знак SAMSUNG GALAXY по свидетельству № 450351 

09 класс – мобильные, сотовые телефоны, мониторы, дисплеи для компьютеров, телефоны, телевизоры.

Согласно Руководству по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденных приказом Роспатента от 24.07.2018 и согласно Методическим рекомендациям по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198, к основным признакам однородности товаров относятся: род (вид) товара, назначение товара, вид материала, из которого изготовлены товары. При установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком как назначение услуги.

Товары, предлагаемые к продаже в магазине ответчика1 (сотовые телефоны компании Самсунг), и товары 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца являются однородными.

 Услуги, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, и товары, предлагаемые к продаже в магазине ответчика1 могут быть признаны однородными так как имеют одно назначение на основании Методических рекомендаций по составлению перечня товаров и услуг для заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания.

Согласно Методическим рекомендациям по составлению перечня товаров и услуг для заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (М.: ИМИЦ Роспатента, 2000) товары и услуги могут быть признаны однородными. В частности, в данных Методических рекомендациях указано, что «однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги. Например, наземные транспортные средства и ремонт и прокат наземных транспортных средств». 

Истец не давал ответчику1 своего согласия на использование товарных знаков по свидетельствам №268518, №450351, 441897, 664921. Таким образом, ответчик1 неправомерно без согласия правообладателя использовал принадлежащие истцу указанные товарные знаки.

Истцом заявлено к взысканию с ответчика1 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

Как разъяснено в пункте 61 Пленума № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

В соответствии с пунктом 62 Пленума № 10 суд, рассматривая дела о взыскании компенсации, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Таким образом, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, однако такое уменьшение должно быть обоснованно.

Суд пришел к выводу о снижении размера компенсации в силу следующих обстоятельств.

Истец не предстал доказательств, обосновывающих размер компенсации. 

Заявленный размер компенсации не должен служить неосновательным обогащением истца за счет ответчика, но компенсировать возможные убытки правообладателя. 

Учитывая вышеизложенное, суд полагает заявленный истцом размер компенсации чрезмерно завышенным. Суд принимает во внимание также тот факт, что ответчиком1 реализовалась оригинальная продукция истца, а также незначительный период использования товарных знаков истца (с 24.03.2021 по декабрь 2021 года), добровольное прекращение использования спорных товарных знаков. 

Суд полагает соразмерной допущенному нарушению прав истца компенсацию в размере 200 000 рублей. 

В отношении требования истца о запрете ответчикам использовать обозначение SAMSUNG в рекламных модулях в магазине SAMSUNG, суд указывает следующее.

Как уже отмечалось, согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия (подпункт 2).

Однако, в соответствии с правовым подходом, изложенным в пункте 57 Постановления № 10, такое требование о пресечении действий, нарушающих исключительное право, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права.

Так, не подлежит удовлетворению требование об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац 3 пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Из материалов дела усматривается и ответчик1 утверждает, что он добровольно прекратил использование товарных знаков истца. Доказательств обратного истцом не представлено.

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения требования о пресечении нарушения исключительных прав истца отсутствуют.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы истца на уплату государственной пошлины подлежат возмещению за счет ответчика 1 пропорционально удовлетворенным требованиям.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (часть 1 статьи 177 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 65, 71, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу  Компании "Самсунг Электроникс., Лтд 200 000 руб. компенсации, а также 4 600 руб. в возмещение расходов на уплату государственной пошлины. 

В остальной части иска отказать.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет», ( через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

Чистякова О.Н.