АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-40760/20

18 ноября 2022 г.

г. Ростов-на-Дону

Резолютивная часть решения объявлена   14 ноября 2022 г.

Полный текст решения изготовлен            18 ноября 2022 г.

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Золотарёвой О.В., 

при ведении протокола секретарём судебного заседания  ФИО1, 

рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Ералаш» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании компенсации за нарушение  исключительных прав на товарный знак,

           при участии:

от истца – представитель  не явился, 

от ответчика – представитель ФИО3 по доверенности от 11.05.2021,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Ералаш»  обратилось с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2, ООО «Гринмар» с иском об обязании ООО «Гринмар» прекратить администрирование доменного имени eralash-ka.com; о взыскании с ответчиков солидарно денежной компенсации в размере 900 000 рублей за нарушения исключительного права ООО «Ералаш» на товарный знак по свидетельству № 193377.

Решением суда от 15 декабря 2021 г. с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ералаш» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) взыскано 450 000 руб. компенсации за использование товарного знака по свидетельству №193377; 10 500 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказано. 

 Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда 17.03.2022 решение Арбитражного суда Ростовской области оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам 30.06.2022 решение Арбитражного суда Ростовской области от 15.12.2021 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2022 по делу № А53-40760/2020 в части взыскании с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу общества «Ералаш» компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству № 193377 в размере 450 000 рублей и судебных расходов по уплате государственной пошлины отменено. Дело в указанной части передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.   

При этом суд  кассационной инстанции указал, что выводы судов о возможности снижения компенсации до 450 000 рублей ( ниже минимального размера) не соответствуют разъяснениям Конституционного Суда Российской Федерации, изложенным в постановлении № 40-П, поскольку вывод судов об однократном нарушении предпринимателем исключительных не соответствует фактическим обстоятельствам.

При новом рассмотрении дела истец исковые требования о взыскании с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу общества «Ералаш» компенсации 900 000 руб. компенсации поддержал. 

Ответчик возражал против удовлетворения иска. Истец не представил надлежащие доказательства, подтверждающие размер стоимости права, и, соответственно компенсации. Представленные истцом лицензионные договоры не пригодны для исполнения требований о сопоставимости условий лицензионного пользования и обстоятельств фактического (незаконного) использования товарного знака ответчиком. 

В судебное заседание истец явку представителей не обеспечил. Направил дополнительные пояснения  по размеру заявленной компенсации в размере ранее представленных лицензионных договоров, а также ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя. 

Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска. Представленные истцом лицензионные договоры не сопоставимы по условиям лицензионного пользования и обстоятельствам фактического (незаконного) использования товарного знака ответчиком и не могут быть использованы для определения размера компенсации. 

 Как установлено судом и следует из материалов дела,  истец является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 193377 

 

с датой приоритета 26.01.1999 в отношении широкого перечня товаров и услуг 01, 02, 3, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

При проведении мониторинга сети Интернет в августе 2020 года истцом был установлен действующий веб-сайт https://eralash-ka.com. На страницах веб-сайта https://eralash-ka.com содержалась следующая информация и изображения:

1. На главной странице веб-сайта https://eralash-ka.com было указано наименование магазина: "Детские игрушки Ералаш-ка" 

<

...> лит. А, ЦТ "Атлант" сектор "Изумруд" 8 ряд 3 место".

2. На странице https://eralash-ka.com/kontakty указано: "Ералаш-ка - оптовый интернет-магазин детских игрушек, спортивных товаров и детской мебели".

19 августа 2020г. в адрес ответчика ИП ФИО2 была направлена досудебная претензия с требованием прекратить неправомерное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 193377, а также о взыскании денежной компенсации.

Полагая, что используемое предпринимателем обозначение на сайте https://eralash-ka.com является сходным до степени смешения с указанным товарным знаком, в досудебном порядке спор не урегулирован, общество "Ералаш" обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ), способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, или однородных им, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом меры ответственности за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности применяются исходя из сведений, полученных на дату их обнаружения (пункт 25 Постановления N 10).

Факт использования ИП ФИО2 товарного знака истца подтвержден материалами дела. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Пленум N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. 

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации. 

Компенсацию истец рассчитал на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак N 193377 в сумме 900 000 руб.

Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 30.06.2022, отменяя решение Арбитражного суда Ростовской области от 15.12.2021 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2022 по делу № А53-40760/2020 в части взыскания с ответчика 450 000 руб. компенсации (размер компенсации снижен судом  ниже установленных законом пределов), признал выводы судов о возможности снижения компенсации  с 900 000 руб. до 450 000 рублей не соответствующими  разъяснениям Конституционного Суда Российской Федерации, изложенным в постановлении № 40-П, изложенным в постановлении N 40-П, ввиду отсутствия одного из условий такого снижения -  однократное нарушение предпринимателем исключительных прав. В рамках дел N А53-38052/2019, А53-22537/2020, А53-8118/2021 и т.д. были установлены факты нарушения предпринимателем исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

При новом рассмотрении дела по иску о взыскании компенсации  за нарушение  исключительных прав на товарный знак N 193377 истец ссылался на правовую позицию суда кассационной инстанции об отсутствии оснований для снижения размера компенсации, просил взыскать компенсацию в заявленном в иске размере 900 000 руб. 

Ответчиком размер заявленной истцом ко взысканию компенсации оспорен. Представленные истцом лицензионные договоры не пригодны для исполнения требований о сопоставимости условий лицензионного пользования и обстоятельств фактического (незаконного) использования товарного знака ответчиком. 

В абзаце 2 пункта 61 Пленума N 10 указано, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. 

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель (абз. 5 п. 61 Пленума N 10). 

ООО «Ералаш» в обоснование размера компенсации за использование товарного знака в материалы дела представлены информационная справка о ценовой политике ООО «Ералаш» при определении размера лицензионных платежей за использование товарных знаков, согласно которой торговля детскими товарами (свидетельство №193377) сумма лицензионных платежей (минимальное значение) составляет 5% от выручки, но не менее 450 000 руб. для региональных центров и городов от 100 000 жителей, а также следующие  лицензионные договоры на использование товарного знака «Ералаш»: 

Лицензионный договор с ООО «Юникс б/н от 05.07.2012 о предоставлении права использования товарного знака № 193377.

Лицензионный договор № 483-НЛ от 01.06.2019 с ООО «Стоматология в Марьино». Неисключительная лицензия на срок по 30.09.2022 включительно на территории РФ в отношении услуг 42 класса МКТУ. Срок действия - с 01.09.2019 до 30.09.2022. ТЗ № 193377

Лицензионной договор № РД0003178 от 23.08.2005 с ООО «Йон-Рус». Лицензия в отношении товаров 28 класса МКТУ. Срок действия: с 23.08.2005 по 23.08.2011. ТЗ № 193377.

Лицензионный договор № 23-08/2005 от 23.08.2005 с ООО «ПФК «Линда». Исключительная лицензия до 23.08.2008 в отношении товаров 03 кл. ,05 кл. ТЗ № 193377.

Лицензионный договор № 13Е/08 от 08.10.2008 с ООО «МОЛВЕСТ».  В отношении товаров 29 класса.

Лицензионной договор № 02/2012-НЛ от 01.03.2012 с ООО «Седьмой кадр».  ТЗ №175896   в  отношении  16  кл.,  40 кл. 42 кл.; для ТЗ №333227 в отношении 41 кл.

Лицензионный договор № 01/СЗ/2019-НЛ от 19.02.2019 между ООО «Ералаш» и ООО «Студия Звезд» на использование товарных знаков № 153354 (41 класс МКТУ), № 175896 (16, 35, 40, 42 класс МКТУ), № 333227 (41 класс МКТУ).

Лицензионный договор № 01/СЗЗ/2019-НЛ от 19.02.2019 между ООО «Ералаш» и ООО «Студия Звезд-Запад» на использование товарных знаков № 153354 (41 класс МКТУ), № 175896 (16, 35, 40, 42 класс МКТУ), № 333227 (41 класс МКТУ) вознаграждение было определено в размере 7% от суммы дохода с деятельности, связанной с использованием товарного знака.

Лицензионный договор № 06/2015-НЛ от 13.05.2015 между ООО «Ералаш» и ООО «Студия Звезд Юг» на использование товарных знаков № 153354 (41 класс МКТУ), № 175896 (16, 35, 40, 42 класс МКТУ), № 333227 (41 класс МКТУ) вознаграждение было определено в размере 7% от суммы дохода с деятельности, связанной с использованием товарного знака.

Лицензионный договор № 08/2015-НЛ от 23.07.2015 между ООО «Ералаш» и ООО «Студия Звезд-Центр» на использование товарных знаков № 153354 (41 класс МКТУ), № 175896 (16, 35, 40, 42 класс МКТУ), № 333227 (41 класс МКТУ) вознаграждение было определено в размере 7% от суммы дохода с деятельности, связанной с использованием товарного знака.. 

Ответчиком указано, что представленные лицензионные договоры  заключены в отношении иных товарных знаков либо, территории действия,  их  срок их действия не соответствует  периоду нарушения. Наиболее приемлемым является лицензионный договор в отношении  товарного знака №193377 товаров класса 28 МКТУ, заключенный с ООО ЙОН- РУС". Компенсацию надлежит рассчитать по курсу евро, действующему на дату расторжения между сторонами договора- 23.08.2011. 

В целях установления стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, суд исследовал представленные договоры и соглашается с ответчиком, что наиболее сопоставимым является лицензионный договор, заключенный, заключенный с ООО ЙОН- РУС" № РД0003178 от 23.08.2005 ( в отношении спорного товарного знака и класса МКТУ). Стоимость права пользования товарным знаком №193377 определена в договоре 6 800 евро в год. 

Правовая позиция ответчика заключается в том, что поскольку стоимость права пользования 6 800 евро, а курс евро на дату прекращения договора составляла 23.08.2011 – 42,02, то компенсация составляет 571 472 (285 736 Х2).  

Между тем, суд, с учетом того, что периодом нарушения является 2019-2020 годы, при условии действия данного договора в указанный период,  с учетом самого низкого курса евро в этот период ( 67,8162), установил, что размер платы составлял бы 461 150 , 16 руб.  Соответственно, размер компенсации – 922 300, 32 руб. При этом с уд отмечает, что  договоры, заключенные в период, более приближенный к дате нарушения, которым должен быть отдан приоритет, отсутствуют.

Между тем, суд учитывает, что все представленные истцом лицензионные  договоры, определяющие общую ценовую политику по спорному товарному знаку, соотносятся  с приведенной судом и заявленной истцом суммой. 

Судом также учтено, что вывод судов об обоснованности заявленного истцом размера компенсации и факт его доказанности Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 30.06.2022 не опровергнут. Суд кассационной инстанции не согласился с выводами судов о наличии оснований для  снижения заявленного размера компенсации. 

С учетом изложенного с индивидуального предпринимателя ФИО2  в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Ералаш» 900 000 руб. компенсации надлежит взыскать 900 000 руб. компенсации.

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации   расходы истца  по уплате государственной пошлины по иску в размере 21  000 руб. подлежат возмещению ответчиком. 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2  в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Ералаш» 900 000 руб. компенсации, а также 21 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через суд, вынесший решение, в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам, в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

     Судья                                                                                                    О.В. Золотарёва