Пятый арбитражный апелляционный суд

ул. Светланская, 115, г. Владивосток, 690001

http://5aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело

№ А59-7163/2022

г. Владивосток

26 декабря 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 20 декабря 2023 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 26 декабря 2023 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Е.А. Грызыхиной,

судей С.Б. Култышева, С.М. Синицыной,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Амальфи»,

апелляционное производство № 05АП-6112/2023

на решение от 31.08.2023 судьи О.А. Портновой

по делу № А59-7163/2022 Арбитражного суда Сахалинской области

по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 320508100389567 ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Амальфи» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)

о признании использования комбинированного обозначения «mioki» нарушением исключительного права, о запрете использования комбинированного обозначения «mioki»

для реализации товара, об обязании прекратить использование обозначения «mioki», о взыскании компенсации за использование исключительных прав в размере 3 000 000 рублей,

третье лицо - Федеральная служба по интеллектуальной собственности,

в отсутствие представителей участников спора,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – ИП Попова, предприниматель) обратилась в Арбитражный суд Сахалинской обалсти с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Амальфи» (далее – ООО «Амальфи», общество) о признании использования комбинированного обозначения «mioki» нарушением исключительного права, о запрете использования комбинированного обозначения «mioki» для реализации товара, об обязании прекратить использование обозначения «mioki», о взыскании 3 000 000 рублей компенсации за использование исключительных прав.

Определением суда от 17.05.2023 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечена Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

Решением суда от 31.08.2023 иск удовлетворен частично. Суд признал использование обществом комбинированного обозначения «mioki» нарушением исключительных прав ИП Поповой; запретил обществу использование комбинированного обозначения «mioki» для реализации товара 05 класса МКТУ; обязал общество прекратить использование обозначения «mioki», в том числе удалить обозначение «mioki» с рекламных материалов вывесок, внутреннего оформления магазинов, в Интернете, запретить использовать промышленный дизайн коробок упаковок, полотна, подгузников. 

Кроме того, с общества в пользу ИП Поповой взыскано 100 000 рублей компенсации за допущенное нарушение исключительных прав. 

Срок для добровольного исполнения решения суда в части требований об обязании удалить обозначение «mioki» с рекламных материалов вывесок, внутреннего оформления магазинов, в Интернете установлен судом в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу; на случай неисполнения судебного акта в части требований об обязании удалить обозначение «mioki» с рекламных материалов вывесок, внутреннего оформления магазинов, в Интернете установлена судебная неустойка в размере 3 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта. 

В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ООО «Амальфи» обжаловало его в апелляционном порядке.

В обоснование жалобы заявителем приведены доводы о чрезмерности суммы взысканной компенсации, мотивированные отсутствием нарушения прав и причинения какого – либо ущерба истцу, не использующему бренд «kioki» в предпринимательских целях. 

При этом, общество, по утверждению апеллянта добросовестно использующее зарегистрированный в установленном порядке товарный знак «mioki», было лишено возможности подтвердить свою позицию ввиду отказа суда первой инстанции в удовлетворении ходатайства об истребовании у предпринимателя бухгалтерских документов, подтверждающих осуществление ею деятельности, связанной с использованием товарного знака «kioki», а также ходатайства о назначении судебной экспертизы по социологическому исследованию для целей определения степени смешения спорных товарных знаков для конечного потребителя.

Также апеллянтом отмечено отсутствие надлежащего уведомления о судебном процессе третьего лица ФИО3 и допущение судом первой инстанции выхода за пределы исковых требований установлением трехмесячного срока для исполнения судебного акта в части обязанности удалить обозначение «mioki» с рекламных материалов.

В опровержение доводов заявителя жалобы истцом представлены письменные пояснения об использовании товарного знака «kioki» с приложением документов согласно перечню, в том числе скриншотов с сайта https://www.wildberries.ru/, дистрибьюторского договора от 23.04.2019 с дополнительными соглашениями, документов об отчуждении товарного знака № 715075 «kioki» в пользу ИП Поповой, транспортных накладных, договоров поставки, лицензионного договора.

Данные документы приобщены к материалам дела в порядке абзаца второго части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  (далее - АПК РФ) как обосновывающие возражения истца относительно доводов апелляционной жалобы.

Извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства участники спора явку представителей в заседание суда не обеспечили, что не препятствовало коллегии рассмотреть апелляционную жалобу в их отсутствие в соответствии со статьей 156 АПК РФ.

Исследовав материалы дела, проверив в порядке, предусмотренном статьями 266, 268, 271 АПК РФ правильность применения судом норм материального и процессуального права, проанализировав доводы, содержащиеся в апелляционной жалобе, судебная коллегия считает, что решение суда первой инстанции не подлежит отмене или изменению по следующим основаниям.

Как установлено судом, ИП Попова является правообладателем исключительных прав на товарный знак № 715075, словесное обозначение «kioki», что подтверждается свидетельством о государственной регистрации товарного знака и информацией с сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Товарный знак зарегистрирован по заявке № 2018716910 с приоритетом от 25.04.2018 в отношении услуг 05 класса МКТУ.

Из искового заявления следует, что на интернет-ресурсах https://www.wildberries.ru/ и https://www.ozon.ru/ правообладателем было обнаружен факт осуществления обществом «Амальфи» реализации товаров с маркировкой «mioki», сходной до степени смешения с товарным знаком «kioki».

Решением Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 14.03.2022 было рассмотрено и удовлетворено возражение ФИО2 против предоставления правовой охраны товарному знаку  по свидетельству № 815091 «mioki».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2022 по делу № СИП-366/2022 указанное решение Роспатента признано правомерным.

Полагая, что использование ответчиком товарного обозначения «mioki», сходного до степени смешения с товарным знаком истца, является нарушением его исключительных прав, ИП Попова направила обществу претензию № 4522 от 04.05.2022 с требованием в течение семи дней удалить из информационных ресурсов в сети Интернет, с этикеток, упаковок обозначение «mioki», прекратить продажу товаров.

Оставление ответчиком претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Принадлежность истцу исключительных прав на товарный знак «kioki» подтверждена материалами дела, а его сходство до степени смешения с товарным знаком «mioki» проверено и установлено в рамках Решения Роспатента от 14.03.2022, признанного законным Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2022 по делу № СИП-366/2022.

Исходя из обязательности вступивших в законную силу судебных актов (статья 16 АПК РФ), с учетом отсутствия доказательств передачи истцом ответчику права использования товарного знака «kioki», суд первой инстанции сделал верный вывод о нарушении ответчиком исключительных прав истца.

При этом, сомнения общества относительно сходства до степени смешения товарных знаков «kioki» и «mioki» для конечного потребителя и указание в связи с этим на необходимость проведения судебной социологической экспертизы, в удовлетворении которого было необоснованно отказано судом первой инстанции, вышеприведенный вывод суда не опровергают.

Как отмечено в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума № 10), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Таким образом, в настоящем случае какого – либо специального исследования для установления сходства товарных знаков суду первой инстанции не требовалось, в том числе с учетом изложенных  в решении от 14.03.2022 выводов Роспатента, поддержанных Судом по интеллектуальным правам в решении от 11.07.2022 по делу № СИП-366/2022,  о наличии звукового, графического сходства товарных знаков, их ассоциировании друг с другом. 

В соответствии со статьей 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. 

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. 

В этой связи суд первой инстанции обосновано удовлетворил требования истца о запрете обществу использовать комбинированное обозначение «mioki»; прекращении обществом использования обозначения «mioki», в том числе путем удаления его с рекламных материалов, вывесок, внутреннего оформления магазинов, в интернете; о запрете использования промышленного дизайна: коробок, упаковок, полотна, подгузников и т.д.

Также истцом заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации в размере 3 000 000 рублей.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Из материалов дела усматривается, что истцом выбран способ определения компенсации из расчета от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей за каждый случай нарушения исключительного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В пункте 61 Постановления Пленума № 10 отмечено, что заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Из материалов дела усматривается, что при определении размера компенсации в сумме 3 000 000 рублей истец исходил из того, что недобросовестное поведение ответчика и факт осведомленности о товарном знаке истца и его корпоративном стиле свидетельствует о намеренном характере нарушения и желании получить доход на имени истца. Действия общества по использованию товарного знака истца может рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции и попытка введения потребителей в заблуждение, что не допустимо.

Суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства, доводы сторон, принимая во внимание степень вины нарушителя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, счел необходимым снизить размер компенсации и взыскать с ответчика 100 000 рублей.

Указанная сумма компенсации оспорена ответчиком как завышенная и необоснованная при отсутствии убытков на стороне истца, не использующего товарный знак «kioki» в своей деятельности, однако апелляционный суд полагает, что установленный судом первой инстанции размер компенсации не противоречит принципу соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению как общепризнанному принципу права, предполагающему дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.

Оснований для вывода о том, что ИП Попова не использовала товарный знак в своей предпринимательской деятельности при предоставлении истцом опровергающих документов (пояснения от 11.12.2023) коллегия не усматривает. Кроме того, данные доводы апеллянта не опровергают факта неправомерного использования им товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, что недопустимо.

Таким образом, компенсация в размере 100 000 рублей не является чрезмерной, соответствует принципу соразмерности гражданско-правовой ответственности. Доказательств обратного заявителем жалобы в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлено. Оснований для снижения размера компенсации до минимального размера в 10 000 рублей (как на то указывал апеллянт) суд апелляционной инстанции не усматривает, при этом учитывает, что компенсация является штрафной мерой ответственности и преследует, помимо прочих целей, цель общей превенции совершения правонарушений, что не выполняется в случае необоснованного снижения компенсации со стороны суда.

Доводы ответчика о неизвещении о судебном процессе третьего лица ФИО3 судом апелляционной инстанции не принимаются, поскольку указанное лицо не было привлечено к участию в деле. Более того из протоколов судебных заседаний не следует, что ходатайство о его привлечении поддерживалось представителем ответчика, пояснения были даны только в отношении Роспатента, который и был привлечен к участию в деле в качестве третьего лица (протокол и Определение суда от 17.05.2023).

Относительно указания апеллянта на неправомерность определения судом первой инстанции сроков исполнения решения коллеги отмечает, что предоставленный судом срок для исполнения решения суда соответствует требованиям части 1 статьи 174 АПК РФ, является разумным и не нарушает прав сторон по настоящему делу.

Оснований для вывода о необходимости предоставления ответчику дополнительного срока для исполнения решения в части запрета использования комбинированного обозначения «mioki» для реализации товара 05 класса МКТУ суд не усматривает.

Таким образом, доводы апелляционной жалобы не нашли своего подтверждения и не опровергают выводы суда первой инстанции, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исследованным судом первой инстанции, дана надлежащая правовая оценка по правилам, установленным статьей 71 АПК РФ, выводы суда первой инстанции соответствуют материалам дела и действующему законодательству.

Нарушений норм материального и процессуального права, в том числе являющихся в силу статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены принятого судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.  

В соответствии со статьей 110 АПК РФ понесенные при подаче апелляционной жалобы судебные расходы относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 АПК РФ, Пятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Сахалинской области от 31.08.2023  по делу №А59-7163/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам через Арбитражный суд Сахалинской области в течение двух месяцев.

Председательствующий

Е.А. Грызыхина

Судьи

С.Б. Култышев

С.М. Синицына