АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А48-3455/2023

город Орёл

25 декабря 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 20.12.2023.

Решение в полном объеме изготовлено 25.12.2023.

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Л.П. Парфёновой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев судебном онлайн-заседании дело по исковому заявлению Акционерного общества «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» (107143, 

<

...>,  ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к Акционерному обществу «Орловский мясоперерабатывающий комбинат» (303032, 

<

...> ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика  Общества с ограниченной ответственностью  «Агросоюз Любава» (143005, Московская область, Одинцово г., Можайское шоссе, дом 130, кабинет 7 этаж 3, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

1) о запрете производить, предлагать к продаже и реализовывать на территории Российской Федерации колбасную продукцию, маркированную обозначением «ИМПЕРСКАЯ», тождественную с товарным знаком истца «ИМПЕРСКАЯ» по свидетельству РФ №242227;

2) о взыскании 11 445 369 руб. 64 коп. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «ИМПЕРСКАЯ» по свидетельству РФ №242227 за период с 10.02.2020 по 10.07.2023,

при участии:

от истца  – представитель ФИО2 (доверенность №ЧМПЗ/22/0064 от 11.05.2022, диплом);

от ответчика – представитель ФИО3 (доверенность №17Д/22 от 17.10.2022, диплом), представитель ФИО4 (доверенность №5ю от 25.07.2023, диплом, паспорт);

от третьего лица – представитель не явился, извещен надлежащим образом.

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» (далее – истец, АО «ЧМПЗ») обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к Акционерному обществу «Орловский мясоперерабатывающий комбинат» (далее – ответчик, АО «Орловский мясоперерабатывающий комбинат», АО «ОМПК») 1) о запрете производить, предлагать к продаже и реализовывать на территории Российской Федерации колбасную продукцию, маркированную обозначением «ИМПЕРСКАЯ», тождественную с товарным знаком истца «ИМПЕРСКАЯ» по свидетельству РФ №242227;  2) о взыскании 11 445 369 руб. 64 коп. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «ИМПЕРСКАЯ» по свидетельству РФ №242227 за период с 10.02.2020 по 10.07.2023.

Ответчик признал факт использования тождественного  обозначения «Имперская» принадлежащего истцу товарного знака, требования в части взыскания размера, подлежащей взысканию компенсации  не признал и в письменном отзыве на иск указал, что истцом пропущен срок исковой давности по требованию о взыскании  компенсации, рассчитываемой в отношении стоимости товара, реализованного в период с 10.02.2020 по 10.03.2020. Ответчик также полагает, что из расчета компенсации подлежат  исключению суммы НДС, поскольку получаемая продавцом товаров сумма НДС фактически не принадлежит продавцу и не формирует суммы его доходов от реализации, что следует п. 1 ст. 168, п. 1 ст. 248, ст. 249 НК РФ и подтверждается Постановлением Конституционного Суда РФ от 17.12.1996 №20-П.  При определении размера компенсации ответчик полагает, что необходимо использовать среднюю цену за 1 кг. продукции – 214,67 руб. без учета НДС, определенной в заключении ООО АС «АРТ». Так же, по мнению ответчика, усматриваются основания для снижения размера компенсации до однократной стоимости, поскольку АО «ОМПК» прекратило производство и реализацию колбасы «Имперская», что подтверждается данными ФГИС «Меркурий» и не оспаривается истцом. Использование АО «ОМПК» обозначения «Имперская» не являлось существенной частью предпринимательской деятельности ответчика и не является основным доходом от деятельности ответчика. Ответчик производит различные колбасные изделия, при этом продукция с наименованием «Имперская» является незначительной частью общего ассортимента товаров ответчика (менее 0,3%). Ответчик предпринял действия по урегулированию спора истцом, предложив к уплате компенсацию в сумме 500 000 руб. АО «ОМПК» - исполнитель государственных контрактов, в том числе по обеспечению продовольствием участников специальной военной операции. Ответчик полагает, что заявленный истцом размер компенсации превышает размер  платы за правомерное использование  товарного знака в обычных рыночных условиях, что свидетельствует о намерении истца не восстановить свои возможные потери, а обогатиться  за счет ответчика.

ООО «Агросоюз Любава» в объяснениях указало, что истец так же обратился к ООО «Агросоюз Любава» с претензией о выплате компенсации в размере двукратной стоимости той же самой продукции производства АО «ОМПК» (тех же партий товара), которая является предметом спора в настоящем деле, в связи с чем, заявитель считает необходимым вступить  в дело в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика, в виду того, что принятый судебный акт повлияет на его права и обязанности, поскольку в случае удовлетворения требований истца к АО «ОМПК» истец не сможет  требовать взыскания двукратной  стоимости того же самого товара с ответчика.

Определением  от 07.07.2023 суд удовлетворил ходатайство о вступлении в дело в качестве третьего лица и привлек к участию  в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика  ООО «Агросоюз Любава».

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, в материалах дела имеются доказательства его надлежащего извещения в порядке ст. ст. 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Суд, руководствуясь ч. 5 ст. 156 АПК РФ счел возможным рассмотреть дело в отсутствие третьего лица по представленным в дело доказательствам.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, общество "ЧМПЗ" является правообладателем товарного знака "по свидетельству Российской Федерации N 242227, зарегистрированного 04.04.2003 с приоритетом от 17.04.2001 в отношении товаров 16, 18, 29-го (в том числе: "колбасные изделия; сосиски") и услуг 35, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Основным видом деятельности АО «ЧМПЗ» является переработка и консервирование мяса. Дополнительные виды деятельности -  производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы; торговля оптовая мясом и мясными продуктами, торговля оптовая мясом и мясом птицы.

Истцу стало известно о том, что ответчик  производит, предлагает к продаже в розничных магазинах, в том числе сетевых – колбасу полукопченую "Имперская", на которую нанесено обозначение тождественное, принадлежащему истцу товарному знаку. При этом согласия на использование этого товарного знака истец ответчику не давал.

С целью фиксации, допущенного ответчиком нарушения, истец осуществил контрольную закупку товара, что подтверждается кассовым чеком от 09.12.2022 и фотографиями продукции ответчика, имеющимися в материалах дела.

После обнаружения нарушения исключительного права на товарный знак, истец в целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, направил ответчику претензию №02-01/07-10-58 от 27.02.2023 с требованием прекратить нарушение и выплатить компенсацию в размере 32 926 075,72 руб.

Поскольку претензия истца осталась без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Оценив имеющиеся в  материалах дела доказательства, арбитражный суд считает, что исковые требования  подлежат удовлетворению частично  по следующим основаниям.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

На основании пункта 3 статьи 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Наличие у АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №242227 подтверждается представленным в материалы дела свидетельством на товарный знак, что  не оспаривается ответчиком.

Представленными в материалы дела фотоизображениями продукции - колбасы полукопченой, на этикетке которой имеется обозначение "Имперская", указание на ответчика в качестве производителя, сведениями из ФГИС "Меркурий", универсальными передаточными документами, также содержащими указание на наименование товара - колбаса "Имперская", отчетами о проводках, подтверждается, что ответчик является производителем колбасы под обозначением "Имперская", предлагает ее к продаже и продает.

Ответчиком данные обстоятельства не оспариваются. Вместе с тем, как следует из материалов дела и объяснений ответчика, АО «Орловский мясоперерабатывающий комбинат» прекратило производство и реализацию колбасы «Имперская» с 10.07.2023.

Частью 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации установлен запрет использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, противоправным является использование обозначений, создающих угрозу смешения. Для признания сходства обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482  утверждены правила "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак"

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 этих Правил.

Пунктом 42 данных правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство до степени смешения обозначения, использованного ответчиком, с товарным знаком, исключительное право на который принадлежит истцу, ответчиком не оспаривается.

Как указано в пункте 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Судом установлено, что однородность товаров ответчиком также не оспаривается.

Однако ответчик, в нарушение статьи 65 АПК РФ, не представил в материалы дела надлежащих доказательств, свидетельствующих о законности использования спорного товарного знака.

На основании изложенного, принимая во внимание вышеперечисленные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что материалами дела подтверждается факт незаконного использования ответчиком товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 242227, в связи с чем, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных истцом требований.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

В пункте 57 постановления от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю совершать те или иные действия.

Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права в будущем.

Учитывая обстоятельства дела, суд считает, что требование истца о запрете  производить, предлагать к продаже и реализовывать на территории РФ колбасную продукцию, маркированную обозначением «Имперская» является обоснованным.

Представленными в материалы дела доказательствами в их совокупности и взаимной связи подтверждается, что ответчик использовал обозначение "Имперская", сходное до степени смешения с товарным знаком истца, в отношении колбасной продукции при ее производстве, предложении к продаже и продаже.

Разрешение истца на использование указанного обозначения в отношении колбасной продукции ответчиком, вопреки положениям статьи 65 АПК РФ, в материалы дела не представлено. Учитывая, срок незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности, а так же то, что ответчик прекратил осуществлять производство, предложение к продаже и продажу колбасы "Имперская", только после предъявления иска в суд, суд пришел к выводу о том, что требование истца о запрете ответчику использовать производить, предлагать к продаже и реализовывать на территории Российской Федерации колбасную продукцию, маркированным обозначением "ИМПЕРСКАЯ", подлежит удовлетворению.

Как усматривается из содержания искового заявления, размер компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак Имперская» рассчитан в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, то есть в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с п.п. 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 62 Постановления от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее – Постановление №10), рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Вместе с тем, в постановлении от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

Согласно представленному истцом расчету размер компенсации за допущенное ответчиком нарушение составляет 11 445 369,64 руб. (5 677 949,28 руб. (стоимость товаров, на которых незаконно размещен товарный знак) х 2 + 89471,08 руб. (189,445 кг. количество реализованного товара с 10.02.2020 по 10.03.2020) х (236,14 кг средняя стоимость 1 кг. продукции согласно заключению ООО АС «АРТ» с учетом НДС) х 2.

Ответчик сделал заявление о пропуске истцом срока исковой давности по требованию о взыскании компенсации за период с 10.02.2020 по 10.03.2020.

Суд, рассмотрев заявление ответчика о пропуске истцом срока исковой давности за период с 10.02.2020 по 10.03.2020, находит его обоснованным и подлежащим удовлетворению. При этом, арбитражный суд исходит из следующего.

В соответствии со статьями 195, 196 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено; общий срок исковой давности устанавливается в три года.

В силу пункта 1 статьи 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Согласно п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом или договором для соблюдения претензионного порядка.

Согласно п. 14 Обзора практики применения арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22.07.2020, если ответ на претензию не поступил в течение 30 дней или срока, установленного договором, или поступил за их пределами, течение срока исковой давности приостанавливается на 30 дней либо на срок, установленный договором для ответа на претензию.

Как следует из материалов дела, истец предъявил иск о взыскании за период с 10.02.2020 по 10.07.2023, при этом претензию направил 27.02.2023, а иск предъявил в суд 11.04.2023.

Поскольку законодательством Российской Федерации не установлены иные правила исчисления исковой давности для требований о защите исключительных прав на товарный знак, то к спорным правоотношениям сторон подлежит применению общий срок исковой давности три года.

То обстоятельство, что незаконное использование товарного знака является длящимся правонарушением, не исключает применение исковой давности к требованию о взыскании денежной компенсации в случаях, когда она определяется исходя из двукратного размера стоимости товаров (услуг), на которых незаконно использовался товарный знак, в отношении тех периодов неправомерного использования товарного знака, которые находятся за пределами исковой давности (постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 N 15187/12).

Следовательно, требование о взыскании компенсации могло быть предъявлено с 11.03.20 по 10.07.23, следовательно, требование в части взыскания компенсации за период с 10.02.20 по 10.03.20 – заявлено за пределами срока исковой давности.

Аналогичная позиция по применению срока исковой давности в данном случае изложена судом по интеллектуальным правам в постановлении от 03.11.2023 №С01-1997/2023 по делу N А70-22503/2022.

Судом установлено, что размер компенсации за нарушение исключительного права истца на товарный знак «ИМПЕРСКАЯ» по свидетельству РФ № 242227 исчислен, исходя  из цены реализации с учетом НДС, что, по мнению истца, соответствует положениям Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Россий Федерации» и сложившейся судебной практики.

Учитывая обстоятельства дела, а также заявление ответчика о необходимости исключения сумм НДС из расчета, суд принимает доводы ответчика о том, что в данном случае из расчета суммы компенсации подлежат исключению суммы НДС, как обоснованные по следующим мотивам.

Одним из критериев определения размера компенсации в подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ указана стоимость товаров, на которые нанесен товарный знак правообладателя.

При этом, в силу п. 1 ст. 168, п. 1 ст. 248, ст. 249 НК РФ продавец не вправе распоряжаться по своему усмотрению полученной от покупателя товаров суммой НДС, а обязан перечислить сумму налога в бюджет. То есть, получаемая продавцом товаров сумма НДС фактически не принадлежит продавцу и не формирует сумму его доходов от реализации. Данный вывод соответствует правовой позиции, изложенной в Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.1996 N 20-П, согласно которой налогоплательщик не вправе распоряжаться по своему усмотрению той частью своего имущества, которая в виде определенной денежной суммы подлежит взносу в казну, и обязан регулярно перечислять эту сумму в пользу государства, так как иначе были бы нарушены права и охраняемые законом интересы других лиц, а также государства.

Согласно правовой позиции, отраженной в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 17.12.1996 N 20-П налог - необходимое условие существования государства, поэтому обязанность платить налоги, закрепленная в статье 57 Конституции Российской Федерации, распространяется на всех налогоплательщиков в качестве безусловного требования государства; налогоплательщик не вправе распоряжаться по своему усмотрению той частью своего имущества, которая в виде определенной денежной суммы подлежит взносу в казну, и обязан регулярно перечислять эту сумму в пользу государства, так как иначе были бы нарушены права и охраняемые законом интересы других лиц, а также государства.

Таким образом, НДС не может быть  включено в стоимость  товара, применяемую при расчете суммы компенсации, поскольку подлежит перечислению в бюджет.

Так же из указанного постановления суда следует, что сумма налога на добавленную стоимость, не может быть принята при расчете компенсации, поскольку налог на добавленную стоимость подлежит перечислению в бюджет, соответственно расчет следует производить из количества, произведенной ответчиком контрафактной продукции умноженного на среднюю оптовую стоимость за 1 кг товара без учета НДС  и умноженную на 2.

Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении суда по интеллектуальным правам от 21.02.2023 №С01-114/2023 по делу №А40-27603/2022 и постановлении Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2023 №20АП-5240/2023 по делу №А62-10541/2022.

Ссылки истца по п. 61 Постановления Пленума ВС РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» не приняты судом, поскольку вопрос в расчете указанной компенсации не рассматривался.

Ссылки истца по постановлению суда по Интеллектуальным правам от 1.12.2022 №С01-2048/2022 по делу №А40-234493/2021, Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2013 по делу №А36-4347/2010 (постановление суда по интеллектуальным правам от 25.03.2014 №С01-94/2014)  судом так же не приняты, поскольку ответчики не возражали против расчета компенсации с учетом НДС, т.е. данные доводы не являлись предметом оценки судов по указанным делам.

Из представленного в материалы дела заключения ООО АС «АРТ» от 1.12.23 следует, что согласно данным анализа и произведенным расчетам на основе полученной для анализа информации, эксперт производит следующий вывод о размере выручки продукции под товарным знаком «Имперская», реализованной АО «ОМПК» за период с 10.03.2020 по 10.07.2023:

- 5 677 949,28 руб., в том числе НДС 10%-516177,21

- 5161772,07 без НДС.

Следовательно, размер обоснованно заявленной истцом суммы компенсации за период с 10.03.2020 по 10.07.2023, с учетом выводов, изложенной в заключении ООО АС «АРТ» от 1.12.23 без НДС составляет 5 161 722 х 2 = 10323444 руб.

Как следует из материалов дела, ответчиком было представлено мотивированное ходатайство о снижении заявленного размера компенсации до размера стоимости права, используемого товарного знака.

Истец полагает, что оснований  для удовлетворения данного ходатайства ответчика не имеется, поскольку  ответчик прекратил производство контрафактного товара, только 10.07.23, в то время как претензия истца была направлена ответчику в феврале 2023, т.е. нарушение носило грубый характер.

Согласно пункту 3 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П предусмотренная пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ компенсация, будучи мерой гражданско-правовой ответственности, имеет целью восстановить имущественное положение правообладателя, но при этом, отражая специфику объектов интеллектуальной собственности и особенности их воспроизведения, носит и штрафной характер.

Штрафной ее характер - наряду с возможными судебными расходами и репутационными издержками нарушителя - должен стимулировать к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности и вместе с тем способствовать, как следует из определения Конституционного Суда Российской Федерации от 10.10.2017 N 2256-О, восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 24.07.2020 N 40-П, с учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины. При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (то есть не может быть менее стоимости права использования товарного знака). Снижение судом размера компенсации ниже низшего размера возможно при соблюдении критериев, приведенных в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П, при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

В пункте 4.3 Постановления N 40-П разъяснено, что поскольку компенсация, по смыслу взаимосвязанных положений статей 1250, 1252 и 1515 ГК РФ, имеет штрафной характер, принципиальное значение приобретает норма абзаца второго пункта 3 статьи 1252 данного кодекса о критериях, которыми должны руководствоваться суды при определении размера компенсации: он определяется в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Из чего следует, что суд не лишен возможности снизить размер компенсации, рассчитанный по подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, приняв во внимание обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив представленные ответчиком в материалы дела доказательства о бухгалтерской и финансовой отчетности, финансовое положение ответчика в совокупности с его поведением по прекращению использования товарного знака истца с учетом характера допущенного правонарушения и вероятных убытков истца, а также возражения истца против снижения размера компенсации, арбитражный суд пришел к выводу о возможности применения в рассматриваемом случае правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П, и снижения размера компенсации, определенного за период с 10.03.20 по 10.07.23, ввиду установления добровольного прекращения ответчиком использования спорного обозначения, а также то обстоятельство, что правонарушение совершено ответчиком впервые, использование  ответчиком обозначения «Имперская» не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности или основным доходом.

Так же суд учитывает, что ответчик принимал действия по урегулированию настоящего спора, ответчик является исполнителем государственных контрактов, в т.ч.  по обеспечению  продовольствием участников специальной военной  операции.

При этом, суд не находит оснований для признания нарушения, допущенного ответчиком грубым.

Таким образом, учитывая все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения, добросовестное поведение ответчика в рамках досудебного разрешения спора, совершение нарушения впервые, с учетом степени вины ответчика, характера и последствий нарушения, исходя из принципов справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, недоказанности вероятных убытков правообладателя в заявленном размере, а также то, что согласно положениям Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П заявленная ко взысканию компенсация не может составлять менее однократной стоимости права использования товарного знака, размер компенсации снижается судом до 5 161 772,07 руб.

Таким образом, размер компенсации, подлежащей взысканию за допущенное ответчиком нарушение составляет 5 161 772,07 руб. за период с 10.03.2020 по 10.07.2023.

Учитывая изложенное, требования  истца  в части взыскания компенсации подлежат удовлетворению в размере 5 161 772,07 руб.

Расходы по оплате государственной пошлины распределены судом в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

При обращении в арбитражный суд истцом была уплачена государственная пошлина в сумме 193630 руб. по платёжному поручению от 10.04.2023 №997022.

Рассматриваемая ситуация не может приравниваться к частичному удовлетворению исковых требований и соответственно не дает оснований для пропорционального распределения судебных расходов, за исключением периода срока исковой давности.

Учитывая, что истцом был уменьшен размер исковых требований до 11 445 369 руб. 64 коп., то расходы по государственной пошлине в сумме 110906 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета РФ. Судебные расходы в размере 74616 руб. следует отнести на ответчика, 8108 руб. расходов по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь ст. ст. 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Запретить Акционерному обществу «Орловский мясоперерабатывающий комбинат» (303032, 

<

...> ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) производить, предлагать к продаже и реализовывать на территории Российской Федерации колбасную продукцию, маркированную обозначением «ИМПЕРСКАЯ».

Взыскать с Акционерного общества «Орловский мясоперерабатывающий комбинат» (303032, 

<

...> ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)   в пользу Акционерного общества «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» (107143, 

<

...>,  ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  5 161 772,07 руб. компенсации за период с 10.03.2020 по 10.07.2023 за нарушение исключительного права на товарный знак «ИМПЕРСКАЯ» по свидетельству РФ №242227, 74616 руб. расходов по оплате государственной пошлины, в остальной части требования оставить без удовлетворения.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения суда в законную силу.

Возвратить Акционерному обществу «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» (107143, 

<

...>,  ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину 110906 руб., уплаченную по платежному поручению от 10.04.2023 № 997022, о чем выдать справку.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в г. Воронеже через Арбитражный суд Орловской области в течение месяца со дня его принятия.

Судья                                                                                               Л.П. Парфёнова