АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕШЕНИЕ

 Именем Российской Федерации

Дело № А40-186918/22-110-1405

г. Москва

28 июля 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 21 июля 2023 года  Решение в полном объеме изготовлено 28 июля 2023 года  

Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Мищенко А.В. /единолично/, при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью "МЕДИА СИСТЕМС" (111024, РОССИЯ, МОСКВА Г.,  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО ВН.ТЕР.Г., АВИАМОТОРНАЯ УЛ., Д.  50, СТР. 2, ПОМЕЩ./КОМ./ОФИС XIV/65/6, ОГРН: 1217700391446) к 1. акционерному  обществу "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" (123308,  РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ХОРОШЕВОМНЕВНИКИ, 3-Я ХОРОШЁВСКАЯ УЛ., Д. 2, СТР. 1, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ.  I, КОМ. 41, ОГРН: 1067746823099), 2. обществу с ограниченной ответственностью  "ТОМЕ" (394036, РОССИЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., ГОРОД ВОРОНЕЖ Г.О.,  ВОРОНЕЖ Г., ВОРОНЕЖ Г., КОМИССАРЖЕВСКОЙ УЛ., Д. 10, ОФИС 1203, ОГРН:  1193668003583), 3. Никитенко А. А. об обязании, о запрете,  

при участии: от истца –Костина М.А. по дов. от 25.05.2023 

от ответчика- Туркина Н.М. по дов. о 01.01.2023, Логачева Н.Ю. по дов. от  02.09.2022,  

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "МЕДИА СИСТЕМС" обратилось с  иском к 1. акционерному обществу "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ  ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР", 2. обществу с ограниченной ответственностью  "ТОМЕ", 3. Никитенко А. А. об обязании Акционерное общество " Региональный  сетевой информационный центр" аннулировать регистрацию доменного имени tome.ru;  о запрете Обществу с ограниченной ответственностью "Томе", Никитенко Алексею  Алексеевичу использовать обозначение, сходное с товарным знаком Общества с  ограниченной ответственностью «Медиа Систем» "Tome", свидетельство № 849294) в  

доменном имени "tome.ru" в отношении оказания услуг 09, 35, 36, 38, 39, 42, 45 классов  МКТУ, однородных услугам оказываемым Обществом с ограниченной  ответственностью "Медиа Системс"; об обязании Акционерное общество "  Региональный сетевой информационный центр" безвозмездно передать Обществу с  ограниченной ответственностью "Медиа Систем" права на доменное имя "tome.ru".  

Ответчики иск не признали по основаниям, изложенным в отзыве. 

Заслушав представителей сторон участвующих в деле, исследовав и оценив  представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.  

Как усматривается из материалов дела, ООО "Медиа Системс" принадлежит  исключительное право на товарный знак "Tome", зарегистрированного для 09, 35, 36,  38, 39, 42, 45 классов МКТУ, что подтверждается свидетельством на товарный знак от  "20" января 2022 года № 849294.  

Приоритет товарного знака – "21" сентября 2021 года, срок действия  регистрации истекает "21" сентября 2031 года.  

Основным видом деятельности истца является разработка компьютерного  программного обеспечения. Истец использует вышеуказанный товарный знак в том  числе для продвижения услуг инновационной системы расчетов за услуги фриланса в  сети "Интернет" (организация прямых расчетов с самозанятыми и комплексные  решения для приема платежей в маркетплейсах).  

Истцу стало известно, что АО "Региональный сетевой информационный центр"  осуществило регистрацию домена tome.ru, а Никитенко Алексей Алексеевич является  администратором доменного имени tome.ru, сходного до степени смешения с товарным  знаком Истца.  

Никитенко А.А. является единственным участником и генеральным директором  ООО "Томе", основным видом деятельности которого является разработка  компьютерного программного обеспечения.  

Регистрация Ответчиками доменного имени tome.ru в качестве доменного имени  влечет для других лиц невозможность зарегистрировать и использовать такое же  обозначение в качестве доменного имени. Расширение ".RU" является обязательной  частью всех доменных имен, регистрируемых в российской доменной зоне.  Регистрация двух и более идентичных доменных имен технически невозможна.  

Как следует из заключения специалиста № 28-07/22 по исследованию цифровой  информации, доменное имя tome.ru используется ООО "Томе".  

Это подтверждается сведениями, размещенными в Перечне операторов,  осуществляющий информационный обмен с ФНС России, из которого следует, что  ООО "Томе" использует домен tome.ru в целях оказания услуг самозанятым по поиску  работы, заказов или покупателей и передачи информации о доходах и удержании  налогов для уплаты, то есть деятельность, сходную до степени смешения с услугами  (продуктом) истца.  

При этом истец не предоставлял ООО "Томе", Никитенко А.А. права на  использование каким-либо способом товарного знака "Tome", к коммерческой  деятельности истца вышеуказанные лица отношения не имеют.  

Согласно п. 1 ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами,  предусмотренными данным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и  последствий нарушения этого права.  

Согласно ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты  интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в  частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования о  пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к  лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые  приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о  возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат  

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения  соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом  нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на  товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или  услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем  размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при  других способах адресации.  

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без  разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении  товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или  однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность  смешения.  

В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 18.11.2011 № 18012/10 разъяснено, что в отсутствие законных прав и  интересов у администратора домена, создание правообладателю препятствий для  регистрации домена в российском сегменте сети интернет, воспроизводящего  принадлежащий правообладателю товарный знак, не позволяет реализовать его  законные права на товарные знаки, и иск о запрете использования домена таким  администратором подлежит удовлетворению.  

Статья 10.bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной  конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие  акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.  

Сам факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени  смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, уже свидетельствует о  нарушении исключительных прав истца, противоречит требованиям статьи 10.bis  Парижской конвенции, согласно которой актом недобросовестной конкуренции  считается всякий акт конкуренции, противоречащий частным обычаям в  промышленных и торговых делах.  

Как указал Арбитражный суд города Москвы в решении по делу № А40119557/18-15-832 от 18.09.2019, в отличие от товарного знака, в отношении которого  возникает и охраняется исключительное право его обладателя, доменное имя не  является объектом исключительных прав, а действующее гражданское  законодательство не устанавливает какого-либо преимущества в обладании и  использовании доменного имени в зависимости от даты его регистрации по отношению  к дате приоритета средства индивидуализации.  

Таким образом, уже само включение в доменное имя сходного с товарным  знаком обозначения является нарушением исключительного права правообладателя, в  связи с чем включение Ответчиками в доменное имя сходного до степени смешения с  товарным знаком обозначения, является нарушением исключительного права истца и  является препятствием для использования товарного знака путем размещения его в  сети Интернет, в том числе в доменном имени.  

В сложившихся обстоятельствах действиях Ответчиков по регистрации на свое  имя доменного имени tome.ru создают угрозу нарушения исключительного права Истца  на вышеуказанные средства индивидуализации, поскольку обладание правами  администратора доменного имени влечет за собой право у ответчика использовать  доменное имя для адресации в сети Интернет к информации по любым товарам и  услугам, в том числе, однородным товарам и услугам, для индивидуализации которых  зарегистрирован товарный знак истца, и одновременно влечет невозможность  регистрации тождественного доменного имени на имя истца.  

На основании изложенного истец обратился с настоящим иском в суд.  

Вместе с тем, ответчик 1 оспаривая исковые требования указал, что  администратором домена является:  

ФИО администратора Никитенко Алексей Алексеевич 

Адрес регистрации 2014786432, выдан Отделом УФМС России по Воронежской обл. в  

Советском р-не, г. Воронежа, дата выдачи: 02.10.2014, адрес регистрации: Воронеж, ул. Путиловская 13/73 

Дата рождения 19-MAR-1987 

Регистратор не нарушает и не может нарушать какие-либо права  правообладателей средств индивидуализации юридических лиц - товарных знаков,  фирменных наименований, обозначения которых используются пользователями в  доменных именах и в информации, размещаемой на сайте, адресуемом посредством  доменного имени, а также права иных третьих лиц, претендующих на доменные имена,  поддержку сведений о которых осуществляет Регистратор.  

АО «РСИЦ» является Регистратором доменных имен второго уровня в доменах  .RU и .РФ, то есть аккредитованным Координационным центром национального  домена сети Интернет (далее -«Координационный центр») юридическим лицом,  осуществляющим деятельность по регистрации и поддержке доменных имен, что  подтверждается информацией, представленной на веб-сайте Координационного центра  национального домена сети Интернет - http://cctld.ru/ru/registrators  

Регистратор осуществляет свою деятельность, руководствуясь нормами  действующего законодательства РФ, Соглашением об аккредитации, заключенным с  Координационным центром, положениями Правил регистрации доменных имен в  доменах .RU и .РФ, утвержденных решением Координационного центра № 2011-18/81  от 05.10.2011г. (далее - «Правила») (доступны на официальном веб-сайта Координатора  доменов .RU и .РФ по адресу: http://cctld.ru/ru/docs). и являющихся для Регистратора в  соответствии с п. 3.1. Соглашения об аккредитации обязательными для исполнения,  положениями Положения «О процедурах, подлежащих применению при  возникновении споров о доменных именах» (далее - «Положение») (доступно на  официальном веб-сайта Координатора доменов .RU и .РФ по адресу:  http://cctld.ru/ru/docs/rules.php), а также руководствуясь условиями договора об  оказании услуг и приложений к нему, заключенного с пользователем (актуальный текст  Соглашения опубликован на официальном веб-сайта Координатора доменов .RU и .РФ  по адресу: http://cctld.ru/ru/docs/rfaccaggr new.php).  

Регистрация доменного имени — внесение в Реестр сведений о доменном  имени, его администраторе и иных сведений, установленных Правилами. (раздел 1  Правил)  

В целях предотвращения возможных нарушений пользователю рекомендуется  перед подачей заявки убедиться в отсутствии сходных с регистрируемым доменным  именем товарных знаков, фирменных наименований, другой интеллектуальной  собственности, наименований некоммерческих организаций и государственных  органов. (п.3.1.4 Правил)  

Поскольку регистратор не вправе отказать в регистрации выбранного  пользователем доменного имени на основаниях, не предусмотренных настоящими  Правилами, пользователь (администратор) самостоятельно несет ответственность за  выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с  выбором и регистрацией доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с  такими нарушениями. (п. 3.1.3. Правил)  

Таким образом, именно на администратора доменного имени возложена  обязанность по соблюдению прав третьих лиц при выборе и регистрации домена.  

В соответствии с п. 3.2.1. Правил, регистрация доменного имени осуществляется  на основании заявки пользователя при условии выполнения пользователем требований  настоящих Правил и договора. Исчерпывающий перечень причин, по которым  

Регистратор вправе отказать в регистрации доменного имени, содержится в настоящих  Правилах.  

Согласно п. 3.1.3. Правил поскольку регистратор не вправе отказать в  регистрации выбранного пользователем доменного имени на основаниях, не  предусмотренных настоящими Правилами, пользователь (администратор)  самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени и за возможные  нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени, а  также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.  

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене RU  администратор домена, как лицо, заключившее договор о регистрации доменного  имени, осуществляет администрирование домена, т.е. определяет порядок  использования домена. Право администрирования существует в силу договора о  регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в  течение срока действия регистрации.  

Администратор домена — физическое лицо, или индивидуальный  предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя.  

Таким образом, ответственность за содержание информации на сайте  администратора домена должен нести владелец домена, т.к. фактическое использование  ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена,  являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для  посетителей своего Интернет-ресурса.  

Администратор доменного имени определяет порядок использования домена,  несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих  лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск  убытков, связанных с такими нарушениями.  

Доказательств, что ответчик осуществляет использование доменного имени в  материалы дела не представлено. Также в нарушении ст. 65 АПК РФ не представлено  доказательств, которые свидетельствовали бы о возможности взыскания компенсации с  ответчика за нарушение исключительных прав.  

Требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и  выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1  статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к  администратору соответствующего доменного имени.  

Требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного  знака в доменном имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3  пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору  соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное  имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в  отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрирован  этот товарный знак. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.  При наличии соответствующих оснований администратор доменного имени вправе  предъявить регрессное требование к лицу, фактически разместившему информацию об  однородных товарах на соответствующем ресурсе сети "Интернет" под спорным  доменным именем.  

По ходатайству истца данные об администраторе доменного имени истребуются  у регистратора доменного имени в порядке, предусмотренном статьей 57 ГПК РФ,  статьей 66 АПК РФ. (п. 159 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля  2019 г. № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской  Федерации")  

Таким образом, Верховный суд РФ прямо определил, что надлежащим  ответчиком по данной категории дел является не регистратор, а администратор  доменного имени.  

Между тем, доменное имя было зарегистрировано гораздо раньше, чем  товарный знак истца.  

По данным общедоступного сервиса о доменных именах whois дата регистрации  домена - 27 марта 2006 г.  

Информация о домене Доменное имя: TOME.RU Статус: Делегирован Дата регистрации: 2006-03-27 20:00:00 UTC Дата окончания регистрации: 2023-03-27 21:00:00 UTC Удаление после: 2023-04-28 Сервер DNS: ns-816.awsdns-38.net Сервер DNS: ns-1146.awsdns-15.org Сервер DNS: ns-376.awsdns-47.com Сервер DNS: ns-1783.awsdns-30.co.uk Поддержка DNSSEC: Отсутствует Информация по состоянию на: 29.11.2022, 12:56:31 MSK Источник данных: «Реестр доменных имен .RU/.РФ» 

Товарный знак № 849294 зарегистрирован намного позднее – 20 января 2022 г.  

Как указал ответчик 1, АО «РСИЦ» не может осуществить одновременное  аннулирование регистрации домена и передачу его истцу.  

Аннулирование регистрации — исключение информации о доменном имени из  Реестра. ( раздел 1 Правил)  

Аннулирование регистрации удаляет не только саму запись о доменном имени  из реестра доменных имен, но также делает недоступной всю историю изменения  доменного имени( в том числе, сведения об администраторе домена). У регистратора  нет возможности восстановить запись в реестре в полном соответствии с той, что  существовала до аннулирования.  

Конституционный суд РФ в определении от 29.01.2019 N 61-О указывает на  невозможность исполнения решения, как одно из оснований для отказа в защите:  «Исполнение судебного решения, в том числе вынесенного в пользу кредитора в случае  нарушения должником гражданско-правового обязательства, по смыслу статьи 46  (часть 1) Конституции Российской Федерации, гарантирующей каждому судебную  защиту его прав и свобод, следует рассматривать как элемент судебной защиты;  соответственно, защита нарушенных прав не может быть признана действенной, если  судебный акт или акт иного уполномоченного органа своевременно не исполняется.»  

При этом в целях защиты интересов правообладателей в рамках Положения «О  процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах»,  утвержденного решением Координационного центра национального домена сети  Интернет № 2012-07/47 от 20.09.2012 разработан порядок реализации  преимущественного права.  

Доказательств того, что регистратор уклонился или отказал в проведении  указанной процедуры в материалы дела не представлено.  

В материалы дела не представлено доказательств и не приведено нормативных  обоснований почему передача прав администрирования должна быть произведена на  безвозмездной основе.  

Как следует из пп. 2, 3 п.4.2.3. Положения правообладатель в рамках реализации  преимущественного права, помимо прочего, обязан заключить договор с  регистратором, осуществляющим поддержку вышеуказанного доменного имени и  оплатить услугу по регистрации доменного имени.  

Условия и порядок оказания услуг, связанных с регистрацией доменных имен,  определяются Правилами и договором об оказании услуг регистрации. (п. 2.1. Правил)  

Регистратором утверждена форма оферты, доступная для неограниченного круга  лиц на сайте компании по ссылке - https://www.nic.ru/help/upload/file/contract_NIC_D_Y_16032022.pdf  

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, а Заказчик обязуется принять  и оплатить оказываемые ему Исполнителем услуги в порядке, размере и в сроки,  установленные настоящим договором.( п. 1.1. Договора)  

В этом случае отсутствие согласия по условию о цене или порядке ее  определения не может быть восполнено по правилу п. 3 ст. 424 ГК РФ и договор не  может считаться заключенным до тех пор, пока стороны не согласуют названное  условие или сторона, предложившая условие о вознаграждении или заявившая о его  согласовании, не откажется от своего предложения (п. 2 Постановления Пленума  Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49, п. 11 Обзора судебной практики по спорам,  связанным с признанием договоров незаключенными (Информационное письмо  Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165)  

Таким образом, регистрация домена осуществляется на основании возмездного  договора. Он заключается между регистратором и администратором домена.  

Между тем, как указал ответчик 2, регистрация товарного знака «Тоmе»  произведена с нарушением части 8 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской  Федерации.  

ООО «ТОМЕ» является обладателем исключительного права на фирменное  наименование ООО «ТОМЕ» с 05.02.2019 г., что подтверждается Выпиской из  государственного реестра юридических лиц.  

Согласно п. 1 ст. 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации  оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание  решения о государственной регистрации товарного знака (п. 2 ст. 1499 Гражданского  кодекса Российской Федерации) и основанного на ней признания исключительного  права на товарный знак (ст. ст. 1477 и 1481 Гражданского кодекса Российской  Федерации).  

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному  знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по  интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.  

Согласно ч. 1 ст. 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации  юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском  обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его  учредительных документах и включается в единый государственный реестр  юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.  

Юридическое лицо должно иметь одно полное фирменное наименование и  вправе иметь одно сокращенное фирменное наименование на русском языке.  Юридическое лицо вправе иметь также одно полное фирменное наименование и (или)  одно сокращенное фирменное наименование на любом языке народов Российской  Федерации и (или) иностранном языке (ч. 3 ст. 1473 ГК РФ).  

В силу положений ч. 1 ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации  юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего  фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не  противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное  наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной  документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети  "Интернет".  

Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на  языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются  исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в  единый государственный реестр юридических лиц.  

Таким образом, фирменное наименование подлежит охране в качестве средства  индивидуализации с момента внесения соответствующей записи в Единый  государственный реестр юридических лиц.  

Как следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц   № ЮЭ9965-22-156902058 от 26.08.2022 г. ООО «ТОМЕ» приобрело права на  следующие фирменные наименования:  

- Общество с ограниченной ответственностью «ТОМЕ» - полное  фирменное наименование;  

- ООО «ТОМЕ» - сокращенное фирменное наименование.  

Указанные фирменные наименования распространяются, в том числе, на  следующие виды осуществляемой Заявителем экономической деятельности:  

62.01 - Разработка компьютерного программного обеспечения;  

63.11.9 - Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации  прочая;  

66.19 - Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме  страхования и пенсионного обеспечения;  

69.20.2 - Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета; 

69.20.3 - Деятельность области налогового консультирования.  

В силу ч. 8 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не могут быть  в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков  обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в  Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением  (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием  селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре  охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации  возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.  

Руководствуясь указанными положениями Гражданского кодекса РФ, а также п.  169 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019г.   № 10 «О применении части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации», ООО  «ТОМЕ» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности подано  возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «Тоше», которое  было принято к рассмотрению (Заявка № 2021760310), а также дополнительные  пояснения от 21.11.2022г.  

В соответствии спунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 23.04.2019г. № 10, согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ  никто не вправе использовать -без разрешения правообладателя сходные с его  товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых  товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого  использования возникнет вероятность смешения.  

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального  смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями  соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на  отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в  качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что  обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому  принадлежит товарный знак.  

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется  исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для  указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но  идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров,  но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.  

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности  возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о  принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род  (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия  сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и  другие обстоятельства.  

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения  товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому  критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему  убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство -  сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь  неохраняемых элементов во внимание не принимается.  

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и  однородности товаров не требуется.  

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность  смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в  том числе:  

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных  товаров;  

длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; 

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории  товаров и их цены);  

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со  спорным обозначением элементом.  

При определении вероятности смешения также могут учитываться  представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения  обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей  соответствующего товара.  

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности  товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из  соответствующих обстоятельств друг на друга».  

С учетом специфики доменных споров, нарушение исключительных прав на  товарный знак предполагается в случае, когда Истцом одновременно доказаны три  обстоятельства:  

доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком  третьего лица;  

у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в  отношении доменного имени;  

доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно. 

Указанные обстоятельства применяются арбитражными судами со ссылкой на  параграф 4(a) (i-iii) «Единых правил разрешения споров в отношении доменных имен»,  принятых 24.10.1999г. Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров  (ICANN).  

В силу параграфов 4(a) (i-iii), аннулирование, передача регистрации или  изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих  критериев:  

(i) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения  с товарным знаком истца;  

(ii) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных  интересов в отношении спорного доменного имени;  

(iii) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором  доменного имени (ответчиком) недобросовестно.  

Критерии недобросовестности администратора домена установлены также  «Едиными правилами разрешения споров в отношении доменных имен» и  Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам № СП-21/4 от  28.03.2014г. «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении  доменных споров».  

Недобросовестность регистрации и использования доменного имени  администратором доменного имени (ответчиком), указанная в параграфе 4 (а) (iii),  согласно параграфам 4 (b)(i-iv) Правил, определяется как одно или несколько из  следующих ниже обстоятельств, например:  

(i) обстоятельства, указывающие на то, что администратор доменного имени  зарегистрировал или приобрел доменное имя с основной целью его продажи, сдачи в  аренду или передачи использования другим способом истцу, являющемуся  правообладателем исключительного права на товарный знак, либо конкуренту истца за  денежную сумму, превышающую подтвержденные расходы администратора доменного  имени, прямо относящиеся к приобретению доменного имени;  

(ii) администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя с целью  помешать правообладателю исключительного права на товарный знак использовать  спорное доменное имя при условии, что раньше администратор доменного имени уже  занимался подобного рода деятельностью;  

(iii) администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя главным  образом для того, чтобы помешать деятельности конкурента;  

(iv) используя доменное имя, администратор доменного имени намеренно  привлекал с коммерческой целью пользователей сети «Интернет» на свой веб-сайт или  иной ресурс сети «Интернет» путем создания сходства с товарным знаком истца,  который якобы является участником (или учредителем), спонсором, партнером или  поддерживает веб-сайт администратора спорного доменного имени или иной ресурс,  либо товар или услугу, предоставляемую на веб-сайте администратора спорного  доменного имени или ином ресурсе.  

Регистрация доменного имени может быть аннулирована, если будет доказано,  что:  

1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным  знаком третьего лица;  

2) у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов  в отношении доменного имени;  

3) доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно. 

Следовательно, если хотя бы одно из указанных обстоятельств не находит  своего подтверждения, исковые требования подлежат оставлению без удовлетворения.  

В доменном имени tome.ru Ответчиком были использованы исключительные п  рава на принадлежащие Ответчику фирменные наименования.  

С учетом презумпции добросовестности участников гражданского оборота,  бремя доказывания недобросовестности Ответчика при использовании доменного  имени tome.ru возложено на Истца.  

Администратором домена второго уровня «tome.ru» с 30.08.2018 г. и по  настоящее время является единственный учредитель и генеральный директор ООО  «ТОМЕ» Никитенко Алексей Алексеевич, что подтверждается Справкой о  принадлежности домена от 03.09.2022 г. и учредительными документами ООО  «ТОМЕ».  

ООО «ТОМЕ» с 2019 года осуществляет под своим фирменным наименованием  реальную предпринимательскую деятельность по приведенным кодам ОКВЭД,  

аналогичную (однородную) указанной Истцом в исковом заявлении, якобы для  индивидуализации которой Истцом зарегистрирован спорный товарный знак «Тоme».  

При этом Истец не представляет доказательств осуществления им какой-либо  деятельности с использованием принадлежащего ему товарного знака.  

Обстоятельства фактического осуществления реальной хозяйственной  деятельности ООО «ТОМЕ» в сети Интернет посредством использования сайта  «tome.ru» документально подтверждаются: Договором № 100220 о сотрудничестве с  банковским платежным агентом-агрегатором от 10.02.2020 г., Соглашением об  информационно-технологическом взаимодействии с Небанковской кредитной  организацией «Платежный стандарт» от 12.02.2020 г., Договором на проведение  расчетов между ПАО «Сбербанк» и предприятием по операциям с использованием  банковских карт (Эквайринг) № 13-8592-РБ-270121302 от 27.01.2021 г., Заявлением #  142409 о присоединении Заказчика к Договору об оказании услуг от 11.03.2019 г.,  Договором о переводе денежных средств № Е2С 0321/ТОМЕ01 от 09.03.2021 г.,  Договором ЖГМ.2376 от 19.11.2021г., Актом - отчетом к указанному договору,  выпиской по счету ООО «ТОМЕ» в Альфа-Банк за период с 19.02.2019 по 20.01.2021г.  

Кроме того, ООО «ТОМЕ» является оператором, осуществляющим  информационный обмен с ФНС России, что подтверждается Заявкой в ФНС России и  сведениями, опубликованными на сайте ФНС России, а также сведениями, указанными  в чеках ОФД. которых за 2021 года сформировано ООО «ТОМЕ» более 60 тысяч штук.  

Истцом в материалы дела не представлено доказательств наличия в действиях  ответчиков целей, указанных в параграфах (i-iv) Правил, а, следовательно, признаки  недобросовестных действий ответчиков, в том числе ООО «ТОМЕ» и Никитенко А.А. - отсутствуют.  

Таким образом, действия Ответчика по приобретению права администрирования  доменного имени являются добросовестными.  

В соответствии с ч. 6 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации  если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак,  знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или  сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут  быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет  средство индивидуализации, исключи тельное право на которое возникло ранее, либо в  случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство  индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.  

Как следует из материалов настоящего дела, дата государственной регистрации  Истца - 20 августа 2021г., а дата приоритета товарного знака Tome по Свидетельству21 сентября 2021 года.  

Ответчик Никитенко А.А. является администратором доменного имени  TOME.RU с 30.08.2018г. по настоящее время, а Ответчик ООО «ТОМЕ» с 05.02.2019 г.  использует свое сокращенное фирменное наименование и принадлежащее его  единственному учредителю и директору, производное от него доменное имя в  предпринимательской деятельности (применительно к 36 классу МКТУ), то есть  добросовестно использовали указанный домен не только до получения иска, но и в  течение 2,5 лет до государственной регистрации Истца в качестве юридического лица.  

23.05.2022г. ООО «ТОМЕ», не зная о произведенной регистрации товарного  знака Истца , подана заявка на государственную регистрацию товарного знака ТОМЕ,  которая принята к рассмотрению.  

Вследствие указанных обстоятельств ООО «ТОМЕ» обладает законным  интересом в использовании доменного имени tome.ru, а деятельность ООО «ТОМЕ» и  Никитенко А.А. не может быть признана недобросовестной.  

Кроме того, решением Роспатента от 14.04.2023г. ООО «ТОМЕ» отказано в  удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку  

«Тоmе», поступившего 16.09.2022г., оставлена в силе правовая охрана товарного знака  по свидетельству № 849294.  

Однако, принимая во внимание мотивировочную часть указанного решения,  можно сделать вывод о том, что Роспатент не подтвердил факт осуществления ООО  «ТОМЕ» и ООО «Медиа Системе» однородных видов деятельности, вследствие чего  отсутствует вероятность смешения «однородных товаров (услуг)».  

Как указал ответчик 2, регистрация товарного знака «Тоmе» 06.03.2023г. в  соответствующем государственном реестре Республики Казахстан связана  исключительно с тем, что на территории Республики Казахстан в г. Алматы  28.03.2022г. зарегистрировано Товарищество с ограниченной ответственностью  «ТОМЕ», учредителем (участником) которого является Никитенко Алексей  Алексеевич. Кроме того, данная организация внесена в реестр платежных организаций,  вследствие чего она вправе оказывать платежную услугу по обработке платежей,  инициированных клиентом в электронной форме, и передаче необходимой информации  банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, для  осуществления платежа и (или) перевода либо принятия денег по данным платежам.  

При указанных обстоятельствах иск не подлежит удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167-170  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца с даты его принятия.  

Судья: А.В. Мищенко