﻿/

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-31426/2018

г. Нижний Новгород              			                                 25 ноября 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 18 ноября 2021 года

Полный текст решения изготовлен 25 ноября 2021 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:судьи Главинской Алёны Александровны (шифр 55-76), при ведении протокола судебного заседаниясекретарем судебного заседания Соиновой И.И.,рассмотрев в судебном заседании дело по искуоткрытого акционерного общества "Царицыно" (ИНН 7724017435, ОГРН 1027700321274), г. Москва, к ответчику обществу с ограниченной ответственностью "Первый мясокомбинат" (ИНН 5256050730, ОГРН 1045207055002), г.Нижний Новгород, о взыскании 10 798 520 руб. 76 коп. (с учетом уточнения)от истца: Исаевой М.В. (по доверенности от 11.01.2021 № Ц/2021-7),от ответчика: Гучмазовой К.К. (по доверенности от 15.09.2021),посредством видеоконференц-связи при содействии 

Арбитражного суда Московского округа

установил:

иск заявлен о взыскании 10 798 520 руб. 76 коп. (с учетом уточнения).

Производство по делу приостанавливалось до вступления в законную силу итогового судебного акта Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-418/2019.

Определением от 18.08.2020 производство по делу возобновлено в связи с  вступлением в законную силу решения Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2020 по делу № СИП-418/2019 об отказе в удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью «Первый мясокомбинат».

Истец исковые требования поддержал с учетом уточнений.

Ответчик с исковыми требованиями не согласен,   ссылается на решение суда СИП  от 04.06.2021 по делу № СИП-150/2021, которым установлено досрочное прекращение  правовой охраны спорного товарного знака, указывает на злоупотребление правом со стороны истца, преследуя цель обогащения за счет ответчика,  ходатайствовал о снижении размера компенсации ниже минимального, установленного ст. 1515 ГК РФ.

Изучив представленные доказательства, оценив доводы и возражения лиц, участвующих в деле, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, истец являлся правообладателем на товарный знак «ДВА ДВАДЦАТЬ» по свидетельству Российской Федерации №435523 с приоритетом от 18.09.2009, зарегистрированного 20.04.2011 в отношении товаров 29-го класса МКТУ «изделия колбасные».

Вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2021 по делу № СИП-150/2021 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака № 435523.

В ходе закупки 11.04.2018 в магазине Индивидуального предпринимателя Магомедовой Айши Магомед-кызы (ИНН 33190615 5193, ОГРНИП 311333414300060) по товарному чеку №9 от 11.04.2018  приобретена колбаса вареная «2.20» мясная, на упаковке которой указано «Изготовитель: ООО «Первый мясокомбинат», Россия, 603041, г.Нижний Новгород, пр.Молодежный, 92. Тел.: (831)233-11-80. Официальный сайт: www.lmk-nn.ru».

В мае 2018г. на территории Ивановской области в магазине «ГЛАВМАГ гипермаркет» (ЗАО «ЭКСТРА», 153037, г.Иваново, ул.8 Марта, д.32, ИНН 3702550522) приобретена колбаса вареная «2.20» (кассовый чек №615288 от 16.05.2018 в 15:01), на упаковке которой указано «Изготовитель: ООО «Первый мясокомбинат», Россия, 603041, г.Нижний Новгород, пр.Молодежный, 92. Тел.: (831)233-11-80. Официальный сайт: www.lmk-nn.ru» .

В июне 2018г. в г.Москве в магазине торговой сети «КАРУСЕЛЬ» (АО ТД «ПЕРЕКРЕСТОК», ИНН 7728029110) приобретена колбаса вареная «2.20» (кассовый чек №2741 от 27.06.2018 в 11:35), на упаковке которых указано «Изготовитель: ООО «Первый мясокомбинат», Россия, 603041, г.Нижний Новгород, пр.Молодежный, 92. Тел.: (831)233-11-80. Официальный сайт: www. 1 mk-nn.ru» .

В июле 2018г. в г.Нижний Новгород в магазине «ПЕРЕКРЕСТОК» (АО ТД «ПЕРЕКРЕСТОК», ИНН 7728029110) приобретена колбаса вареная «2.20» (кассовый чек №4801 от 04.07.2018 в 14:24), на упаковке которой указано «Изготовитель: ООО «Первый мясокомбинат», Россия, 603041, г.Нижний Новгород, пр.Молодежный, 92. Тел.: (831)233-11-80. Официальный сайт: www. 1 mk-nn.ru»

При этом информация о регистрации таких же товарных знаков за ООО «Первый мясокомбинат» на сайте ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (Роспатент) отсутствует.

Полагая, что ответчик, размещая на своем товаре обозначение, сходное до степени смешения с охраняемым товарным знаком «ДВА ДВАДЦАТЬ», нарушает исключительные права правообладателя - ОАО «Царицыно».

Истец в адрес ответчика направлял претензии	исх.№63-юр от 18.07.2016, исх.№ 174/17-юр от 31.08.2017,  исх.№118/18-юр от 10.05.2018, а также исх. № 196/18-юр от 15.08.2018 о прекращении использования товарного знака и выплате компенсации, которые оставлены последним без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили истцу основанием для обращения с настоящим иском в суд. 

Правоотношения сторон, связанные с защитой исключительных прав, регулируются положениями части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 1225 ГК РФ товарные знаки и фирменные наименования являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. 

Согласно пункту 2 статьи 1481 ГК РФ выданный правообладателю охранный документ на товарный знак подтверждает само исключительное право, приоритет и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это исключительное право. Товарный знак служит средством индивидуализации производимых товаров. Основным назначением товарного знака является отличительная функция, которая позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Так, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых, товарный знак зарегистрирован, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Из содержания приведенных норм следует, что предусмотренная законом ответственность может наступить в случае, если действия нарушителя могут повлечь возможность неправильного субъективного восприятия в сознании покупателя информации об изготовителе продукции или товаре. 

Как установлено частью 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из пункта 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Истец в настоящем деле за нарушение исключительных прав на товарный знак «ДВА ДВАДЦАТЬ» просит взыскать компенсацию в сумме 10 798 520 руб. 26 коп. на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ - в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее по тексту - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком.

Факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак «ДВА ДВАДЦАТЬ» с приоритетом от 18.09.2009, зарегистрированный 20.04.2011 в отношении товаров 29-го класса МКТУ «изделия колбасные» подтвержден материалами дела.

Правовая охрана указанного товарного знака досрочно прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2021 по делу № СИП-150/2021.

В пункте 154 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 разъяснено, что в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Из разъяснений, данных в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 следует, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Ответчик факт сходства обозначения «2 20» до степени смешения с товарными знаком  истца оспаривает со ссылкой на пункт 44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, указывая на то, что товарный знак  истца не входит в состав комбинированных обозначений «2 20», поскольку последний не содержат никаких словесных элементов. Кроме того, ответчик ссылается на уведомления о результатах проверки соответствия заявленных истцом обозначений требованиям законодательства, в которых эксперт Роспатент указал, что заявленные  обозначения «два девяносто», «два двадцать» косвенно указывают на свойство заявленных товаров, а именно цену; не обладают различительной способностью; не способны выполнять функцию товарного знака, то есть индивидуализировать товары конкретного юридического лица.

Наряду с этим ответчик указывает, что обозначение «2 20»   состоит только из неохраняемых элементов и их использование не может быть признано нарушением. Представленные истцом сведения не являются надлежащими доказательствами, подтверждающими факт использования вышеуказанных обозначений. На этикетках ответчика размещен его товарный знак, в связи с чем довод истца об использовании ответчиком на своих этикетках товарного знака истца является необоснованным. Действия истца по государственной регистрации товарного знака №435523 является злоупотреблением правом. 

Таким образом, с учетом доводов и возражений сторон при рассмотрении настоящего спора для установления факта нарушения права на товарный знак подлежат установлению следующие обстоятельства:

- однородность товаров введенных в гражданский оборот нарушителем и товарных знаков правообладателя;

- тождественность или сходность до степени смешения обозначения с охраняемым товарным знаком;

- возможность возникновения вероятности смешения для потребителя.

Согласно пункту 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Из материалов дела, а именно информации, размещенной на сайте «100 лучших товаров России», кассовых чеков от 11.04.2018, от 16.05.2018, от 27.06.2018 фотоматериалов,  а также данных из ФГИС «Меркурий» следует, что ответчиком к продаже предлагается, а также продается колбаса вареная, реализуемая как через розничную, так и оптовую сеть.

Исходя из представленных в материалы дела копий оболочек товара, реализуемого истцом, а также копий товарных накладных, следует, что истцом осуществлялась реализация потребителям оптовой сети товара – колбаса вареная «ДВА ДВАДЦАТЬ».

В связи с чем, проведя анализ, исходя из вышеуказанных критериев, суд полагает, что товар, а именно: колбаса вареная, введенный в гражданский оборот ответчиком является однородным с товаром, предлагаемым к продаже и  продаваемым истцом.

Согласно пункту 41 Правил №482, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Критерии сравнения обозначений приведены в пунктах 42 - 44 Правил № 482.

Согласно пункту 42 Правил №482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

С учетом вышеуказанных критериев при оценке обозначения «ДВА ДВАДЦАТЬ» правообладателем которого являлся истец, и обозначение «2 20»,  используемого ответчиком, определяется звуковое (фонетическое) и смысловое (семантическое) сходство.

Таким образом, на основании приведенного анализа, а также с учетом указанных положений Методических рекомендаций, сравниваемые обозначения признаются судом сходными до степени смешения, поскольку в отсутствие качественно иного восприятия этих обозначений, они в целом ассоциируются друг с другом ввиду совпадения указанных звуковых и смысловых элементов, что свидетельствует о возможности возникновения вероятности смешения для потребителя.

Данное обстоятельство подтверждается выводами Суда по интеллектуальным правам, содержащимися в решении от 04.06.2021 по делу № СИП-150/2021 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 435523 вследствие его неиспользования, имеющим в силу  части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации преюдициальное значение при рассмотрении настоящего дела.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

Из материалов дела следует, что ответчик использовал обозначение «2 20», которое является тождественным товарному знаку истца в виде словесного обозначения «ДВА ДВАДЦАТЬ», путем реализации ответчиком колбасы вареная «2 20», «220».

Довод Ответчика о том, что отсутствуют иные доказательства, фиксирующие процедуру приобретения товара и выдачи представленного в материалы дела товарного чека, несостоятельным, поскольку отсутствуют нормы права, устанавливающие, что по делам о защите интеллектуальной собственности  особый порядок приобретения товара и выдачи кассового или товарного чека.

Согласно статье 493 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьям  67 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара.

Представленные в материалы дела чеки содержат необходимые реквизиты, содержат ИНН ответчика, стоимость покупки, отвечают требованиям, следовательно, являются достаточными доказательствами заключения договора розничной купли-продажи.

В представленных ответчиком накладных в наименовании товара указано «вареная колбаса «220» ц/о, ручная вязка (100 Лучших товаров России). ХИТ ПРОДАЖ!!!», что соотносится с фотографией продукции, представлено в каталоге «100 лучших товаров России».

Довод ответчика о том, что представленные материалы не содержат информацию, свидетельствующую о введении в гражданский оборот товаров, маркированных товарными знаками истца противоречит материалам дела.

Суд критически оценивает письмо ООО «Первый Мясокомбинат» от 03.09.2021 № 77 за подписью управляющего - ИП ООО «Первый Мясокомбинат» Плеханова М.А. о технической ошибке при внесении сведений в ГИС Меркурий, поскольку доказательств исправления данной технической ошибки и сообщения о ней в уполномоченный орган в материалы дела не представлено.

При этом суд отмечает, что при представлении результатов опроса потребителей, осуществленных  ВЦИОМ  в отношении наличия у потребителей понимания сходства обозначений «ДВА ДВАДЦАТЬ» в отношении производителей колбасной продукции подлежат оценке судом наряду с другими доказательствами, как с точки зрения выводов, сделанных по результатам опроса мнения потребителей, так и с точки зрения использованной методики, круга опрошенных лиц, поставленных вопросов, предоставленных респондентам наглядных материалов и других обстоятельств.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2017 по делу N СИП-171/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.10.2018 N 300-ЭС18-11894 отказано в передачи кассационной жалобы на данное постановление для ее рассмотрения в судебной заседании Экономической коллегии Верховного Суда Российской Федерации).

Остальные доводы ответчика судом рассмотрены и отклонены как не влияющие на исход настоящего дела.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все представленные в материалы дела доказательства, заслушав доводы и пояснения сторон, суд приходит к выводу о нарушении ответчиком прав истца на принадлежащие ему товарные знаки, поскольку использование ответчиком обозначения «2 20», «220»   на этикетках произведенного и реализованного товара (колбасы) приводит к заблуждению потребителей относительно производителя товара и к смешению в сознании потребителей принадлежности товара с обозначением «ДВА ДВАДЦАТЬ».

При таких обстоятельствах, суд считает, что ответчик  незаконно  использовал для маркировки продукции, а именно колбасы, обозначения «2 20», «220» сходные до степени смешения с товарными  знаками истца.

Учитывая, что факт нарушения исключительных прав на товарные знаки подтвержден документально, требование о взыскании компенсации предъявлено истцом правомерно.

Доводы ответчика о том, что заявленное  обозначение  «два двадцать» косвенно указывают на свойство заявленных товаров, а именно цену; не обладают различительной способностью; не способны выполнять функцию товарного знака, то есть индивидуализировать товары конкретного юридического лица, состоят только из неохраняемых элементов, основанные на выводах эксперта Роспатента, сделанные при анализе, представленных истцом документов, а также относительно того, что действия истца по государственной регистрации товарного знака №435523 являются злоупотреблением правом не принимаются судом за их необоснованностью в силу следующего.

По общему правилу, требования правообладателя, направленные на защиту исключительного права на товарный знак, подлежат удовлетворению даже в случае прекращения правовой охраны товарного знака в случае, если нарушение права допущено в период действия правовой охраны такого товарного знака.

При этом, как разъяснено в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, действия  правообладателя по защите исключительного права на товарный знак не могут быть признаны злоупотреблением правом, если требование о защите предъявлено ранее требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Как установлено судом и следует из материалов дела, иск по настоящему делу подан ОАО «Царицыно» 16.08.2018, тогда как исковое заявление в рамках дела № СИП-150/2021 подано 17.02.2021.

В Определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 № 310-ЭС15-2555 изложена правовая позиция, согласно которой с учетом установленного Гражданским кодексом Российской Федерации общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Верховным Судом Российской Федерации также указано, что в случае установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Таким образом, в удовлетворении иска, направленного на защиту нарушенного права, может быть отказано по основаниям статьи 10 ГК РФ, в случае, когда такое средство индивидуализации используется правообладателем не с целью индивидуализации товаров и услуг, а исключительно с целью причинения вреда иным хозяйствующим субъектам, в том числе исключительно с целью взыскания с таких субъектов компенсации за использование тождественных или сходных до степени смешения обозначений.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

При рассмотрении настоящего спора судом не установлено, что спорный товарный знак был зарегистрирован с недобросовестной целью и в целом использовался правообладателем только и исключительно с целью причинения вреда иным лицам.

При таких обстоятельствах у суда отсутствуют достаточные основания для вывода о том, что товарный знак правообладателем был зарегистрирован не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение.

Очевидность таких целей из материалов настоящего дела не следует.

При этом судебная коллегия обращает внимание на то обстоятельство, что положения статьи 10 ГК РФ носят оценочный характер, применяются судом исходя из установленных при рассмотрении конкретного спора фактических обстоятельств, с учетом возможных форм злоупотребления правом.

Мнение ответчика, что требования, заявленные в рамках настоящего дела и дела № А43-39246/2017 являются однородными судом отклоняется.

Как следует из материалов настоящего дела, предметом настоящего искового заявления являются требование о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "ДВА ДВАДЦАТЬ" за период с 30.08.2018 по 18.09.2018 ,  в то время как в рамках спора по делу № А43-39246/2017 заявлены требования о взыскании компенсации в размере 5 555 856 руб. 90 коп., в том числе:  4 755 856 руб. 90 коп. компенсации за незаконное использование товарного знака «ДВА ДЕВЯНОСТО» и 800 000 руб. 00 коп. компенсации за незаконное использование товарного знака «ДВА ДВАДЦАТЬ», учитывая различные периоды реализации ответчиком спорного товара в рамках указанных дел, а также наличие претензий истца о прекращении нарушения его прав и выплаты компенсации. 

Таким образом, исковые требования, заявленные в рамках указанных дел, не однородны, содержат самостоятельные основания и различны по предмету доказывания, что предполагает необходимость формирования и оценки самостоятельной доказательственной базы для рассмотрения каждого из заявленных требований. 

Также необходимо отметить следующее.

Из положений статьи 10.bis Парижской конвенции, корреспондирующих статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, следует, что не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

При этом для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей), злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

За нарушение исключительных прав на товарный знак «ДВА ДВАДЦАТЬ» истец выбрал способ определения компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, заявив ко взысканию 10 798 520 руб. 76 коп., исходя из следующего расчета: 11 892,644 кг х 454 руб. 00 коп. х 2.

Расчет предъявленной к взысканию суммы истцом основан на сведениях из ФГИС Меркурий от 05.02.2021, представленных в материалы дела по запросу суда (количество реализованной продукции, маркированной сходным обозначением с товарным знаком истца - 11 892,644 кг) за период с 30.08.2018 по 18.09.2018, а также розничной стоимости поставки этой продукции (454 руб. 00 коп. за 1 кг).

При этом истцом приняты во внимание  только те позиции (эВСД) в отношении которых заполнена графа "Дата погашения". 

Ссылка на п.161 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 No10 в части обязательности учета оптовой цены при расчете компенсации, является необоснованной, поскольку Ответчиком в материалы дела не представлено доказательств, что реализация продукции производилась по договорам оптовой торговли. 

Согласно представленным оператором ФГИС «Меркурий» сведениям, в период с 30.08.2018 по 18.09.2018 Ответчиком производилась реализация продукции (колбасное изделие) с обозначением «2 20» в количестве от 1кг до 9 кг, что не позволяет сделать вывод об оптовых поставках. 

Приведенная Ответчиком судебная практика относительно применения оптовых цен основана на том, что в материалах дела имелись надлежащие доказательство отпускной цены на товар, тогда как в данном деле Ответчиком таких доказательств не представлено.

Кроме того, представленный контррасчет,  пояснениями, документальными доказательствами  ответчика не подкреплен.  

Ответчик заявил ходатайство о снижении размера компенсации ниже установленных Гражданским кодексом Российской Федерации пределов.

Согласно пункту 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Как отмечено в пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Согласно абзацу шестому пункта 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимости контрафактных товаров, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Суд отмечает, что определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Судом установлена двукратная стоимость контрафактных товаров, составляющая 10 798 520 руб. 76 коп.

Как отмечено в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» (далее - постановление № 28-П), вводимые федеральным законодателем ограничения должны обеспечивать достижение конституционно значимых целей и не быть чрезмерными; принцип соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению, относящийся к числу общепризнанных принципов права, нашедших отражение в Конституции Российской Федерации, предполагает дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.

Из приведенной правовой позиции следует, что если использование юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при осуществлении предпринимательской деятельности результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, в нарушение этих прав носит очевидно грубый характер либо размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным правилам, сопоставим с размером причиненных правообладателю убытков, то тяжесть последствий применения данной меры ответственности, как обусловленная целями охраны интеллектуальной собственности, должна презюмироваться соразмерной содеянному и не может влечь негативную конституционную оценку.

Вместе с тем нельзя исключать, что при некоторых обстоятельствах размер ответственности, к которой привлекается нарушитель прав на объекты интеллектуальной собственности, в сопоставлении с совершенным им деянием может превысить допустимый с точки зрения принципов равенства и справедливости предел и тем самым привести к нарушению статей 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, а в конечном счете - к нарушению ее статьи 21, гарантирующей охрану государством достоинства личности и не допускающей наказаний, унижающих человеческое достоинство.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении № 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» (далее - постановление № 40-П), с учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины.

При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (то есть не может быть менее стоимости права использования товарного знака).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Суд отмечает, что снижение судом размера компенсации ниже низшего размера возможно при соблюдении критериев, приведенных в Постановлении № 28-П и Постановлении № 40-П, при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

При рассмотрении настоящего дела ответчиком представлено мотивированное ходатайство о снижении заявленного размера компенсации.

Суд соглашается с доводами истца о том, что снижение судом размера компенсации ниже низшего размера, обусловленного законом, в данном конкретном случае ниже двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, является экстраординарной мерой, возможной лишь при наличии условий, предусмотренных Постановлениями № 28-П и № 40-П.

Вместе с тем, установление наличия или отсутствия фактических обстоятельств, являющихся основанием для такого снижения компенсации, относится к компетенции суда.

Согласно Постановлению № 40-П суды не лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины. При этом, с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое, то есть применительно к данному спору не может составлять менее однократной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Суд, оценив в совокупности и взаимной связи представленные в материалы дела доказательства, пришел к выводу о возможности применения в рассматриваемом случае правовых позиций, изложенных в Постановлении № 28-П и Постановлении № 40-П, и снижения размера компенсации до однократного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, поскольку установил, что в материалах дела отсутствуют  доказательства, подтверждающие, что использование спорного товарного знака являлось существенной частью предпринимательской деятельности ответчика и носило грубый характер, правонарушение в отношении указанного товарного знака совершено впервые, тяжелое материальное положение ответчика, которое подтверждены соответствующими доказательствами.

Суд учел, что при определении размера компенсации необходимо учитывать не только интересы истца, но и интересы ответчика, в том числе его имущественное положение, продолжительность его коммерческой деятельности, иные обстоятельства и пришел к выводу, что взыскание компенсации в заявленном размере (10 798 520 руб. 76 коп.), нарушит баланс интересов сторон.

При этом, суд не принимает во внимание ссылку ответчика на лицензионный договор от 31.12.2015, на котором истец основывал изначально свои исковые требования с учетом постановления Суда по интеллектуальной собственности от 29.11.2018 по настоящему делу, а также не принимает во внимание ссылку на Отчет об оценке №192-2/ОНа-2021 от 15.06.2021 объекта товарный знак «ДВА ДВАДЦАТЬ» (номер государственной регистрации № 435523), в котором определена  рыночная стоимость товарного знака в размере 83 716 руб. 00 коп. с учетом заявленных исковых требований о взыскании двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, а не двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

С учетом изложенного, суд исходит из доказанности наличия обстоятельств для снижения заявленного размера компенсации до однократного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак истца № 435523, что составит  5 399 260 руб. 38 коп.  компенсации.

По мнению суда, такой размер компенсации отвечает принципам разумности, справедливости и соразмерности последствиям нарушения, исходя из обстоятельств настоящего дела, с учетом характера допущенного нарушения прав истца.

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

На основании статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с осмотром доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В порядке пункта 1 части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При этом согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 28.10.2021    N 46-П снижение компенсации нельзя приравнивать к частичному удовлетворению иска. Это решение подтверждает доказанность нарушения. Снижение минимальной компенсации связано не с ее чрезмерным размером, а с применением особого права суда с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя, учитывая, что размер компенсации определен истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, который по смыслу пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом.

В обоснование произведенных почтовых расходов на предъявление ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов истец представил почтовые квитанции на сумму 404 руб. 85 коп.

Соответственно, суд считает возможным отнести на ответчика указанные судебные издержки  в виде почтовых расходов в сумме 404 руб. 85 коп.

Таким образом, заявленные истцом требования о взыскании судебных расходов, не противоречат закону, подтверждены документально, поэтому подлежат удовлетворению в указанной сумме.

Расходы по государственной пошлине по правилам ст. 110 АПК РФ относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца в размере 9 640 руб. 00 коп., в доход федерального бюджета Российской Федерации в размере 67 353 руб. 85 коп., с учетом увеличения исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-170, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Первый мясокомбинат" (ИНН 5256050730, ОГРН 1045207055002), г.Нижний  Новгород, в пользу открытого акционерного общества "Царицыно" (ИНН 7724017435, ОГРН 1027700321274), г. Москва, 5 399 260 руб. 38 коп. компенсации, а также 9 640 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине и 404 руб. 85 коп. почтовых расходов.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Первый мясокомбинат" (ИНН 5256050730, ОГРН 1045207055002), г.Нижний  Новгород, в доход федерального бюджета Российской Федерации 67 353 руб. 85 коп. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Настоящее решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента его принятия.

Решение может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда апелляционной инстанции или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

 

Судья                                                                                                               А.А. Главинская