ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ 

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

«

Дело № А14-13238/2022

город Воронеж

23» марта 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 16 марта 2023 года  Постановление в полном объеме изготовлено 23 марта 2023 года  

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Воскобойникова М.С., 

судей Кораблевой Г.Н.,  

 ФИО1,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2, 

при участии: от общества с ограниченной ответственностью «СИТРАС»: 

ФИО3, представителя по доверенности № C-20/09/2022 от  20.09.2022, паспорт РФ;  

от общества с ограниченной ответственностью «Талай»: ФИО4,  представителя по доверенности от 01.03.2023, паспорт РФ;  

рассмотрев в открытом судебном заседании при использовании системы  веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел»  апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Талай»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) на решение Арбитражного суда  Воронежской области от 28.11.2022 по делу № А14-13238/2022 по иску  общества с ограниченной ответственностью «СИТРАС»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Талай» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о  взыскании 11 683 231 руб. компенсации,   

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «СИТРАС» (далее – ООО  «СИТРАС», истец) обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с  иском к обществу с ограниченной ответственностью «Талай» (далее – ООО  «Талай», ответчик) о взыскании 11 683 231 руб. компенсации.  

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 28.11.2022 по  делу № А14-13238/2022 с ООО «Талай» в пользу ООО «СИТРАС» взыскано  2 121 712 руб. 69 коп., в том числе 2 107 029 руб. 60 коп. компенсации за  нарушение исключительных прав, 14 683 руб. 09 коп. расходов по оплате  государственной пошлины. В остальной части иска отказано.  

Не согласившись с принятым судебным актом, ссылаясь на его  незаконность и необоснованность, ООО «Талай» обратилось в суд  апелляционной инстанции с жалобой, в которой просило обжалуемое  решение отменить, принять по делу новый судебный акт, которым в  удовлетворении заявленных исковых требований отказать.  

Аргументируя доводы апелляционной жалобы, заявитель ссылался на то,  что при вынесении обжалуемого решения арбитражным судом области не  доказаны имеющие значение для дела обстоятельства, которые суд посчитал  установленными, в частности: однородность услуг, оказываемых торговым  центром, по отношению к услугам, для которых предоставлена охрана истцу.  

По мнению заявителя апелляционной жалобы, приведенные в  заключении специалиста № 2072-1 от 20.02.2021 сведения не могут  подтверждать размер ставки роялти, применяемой на территории Российской  Федерации для оценки предпринимательской деятельности российских  юридических лиц.  

Кроме того, как указал заявитель апелляционной жалобы, при  определении подлежащего взысканию размера компенсации судом не учтены  такие обстоятельства, как характер допущенного нарушения, фактическое  устранение нарушения ответчиком, срок незаконного использования  результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя,  отсутствие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права  данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя и их  соразмерность компенсации последствиям нарушения, а также статус  ответчика как субъекта малого и среднего предпринимательства.  

Определением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от  03.02.2023 указанная жалоба принята к производству.  

В судебное заседание суда апелляционной инстанции 09.03.2023 ООО  «СИТРАС» явку полномочных представителей не обеспечило.  

В материалы дела через электронный сервис «Мой арбитр» от ООО  «СИТРАС» поступило ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в  отсутствие его представителя.  

Учитывая наличие в материалах дела доказательств надлежащего  извещения указанного лица о месте и времени судебного заседания,  апелляционная жалоба была рассмотрена в отсутствие его представителей в  порядке статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации (далее – АПК РФ).  

Через электронный сервис «Мой арбитр» от ООО «СИТРАС» поступили  письменные возражения.  

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель  ООО «Талай» поддержал доводы апелляционной жалобы, считая решение  незаконным и необоснованным, полагая, что оно принято с нарушением  норм материального и процессуального права, а также при неполном  выяснении обстоятельств дела, просил суд его отменить и принять по делу  новый судебный акт.  

В судебном заседании судом апелляционной инстанции в порядке статей  163, 184, 266 АПК РФ был объявлен перерыв до 16.03.2023.  

Информация о перерыве в судебном заседании была размещена на  официальном сайте Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда  (http://19aas.arbitr.ru/) и в картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru).  

В продолженное после перерыва в том же судебном составе судебное  заседание стороны обеспечили явку полномочных представителей.  

Представитель ООО «Талай» поддержал доводы апелляционной жалобы.  

Представитель ООО «СИТРАС» возражал против доводов  апелляционной жалобы, считая решение суда первой инстанции законным,  обоснованным и не подлежащим отмене, а доводы апелляционной жалобы не  состоятельными, по основаниям, изложенным в приобщенном к материалам  дела отзыве, просил обжалуемое решение оставить без изменения, а  апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

Иных заявлений, ходатайств, дополнений не поступило.  

Арбитражный суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело  в порядке статей 268, 269 АПК РФ, исследовав материалы дела, изучив  доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, заслушав пояснения  представителей сторон, считает необходимым решение суда первой  инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без  удовлетворения.  

Как следует из материалов дела и установлено арбитражным судом  области, истец является правообладателем исключительных прав на  товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 464912,  

 № 651329, № 654261, № 654260, № 643516, № 643514, № 656434, № 656435,   № 656432 зарегистрированные, в том числе в отношении услуг 35, 39, 41, 44,  45-го классов МКТУ.  

Принадлежность истцу исключительных прав на спорные товарные  знаки установлена судом на основании представленных в материалы дела  доказательств и ответчиком не оспаривается.  

В отношении истца в Едином государственном реестре юридических лиц  (далее - ЕГРЮЛ) содержатся сведения о том, что в качестве основного вида  экономической деятельности ООО «СИТРАС» указан ОКВЭД 68.20.21  «Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом  недвижимого имущества».  

По утверждению истца, ответчик использует товарные знаки для  индивидуализации торговых центров в г. Пушкино Московской области, г.  Волгограде, г. Тольятти, рекламирует товарные знаки на сайте  https://aquarelle-centre.ru/, и в социальных сетях  https://vk.com/aquarelle.pushkino, https://www.facebook.com/aquarelle.pushkino/,  https://vk.com/aquarele, https://www.facebook.com/aquarele/,  https://ok.ru/aquarele, https://vk.com/aquarelle_tlt, https://ok.ru/aquarelletlt,  https://www.facebook.com/aquarelletlt/, в подтверждении чего истцом  представлены скриншоты соответствующих сайтов в сети «Интернет».  

ООО «СИТРАС» указывало, что зарегистрированные за ним товарные  знаки широко известны среди потребителей, что подтверждает скриншотами  страниц сайтов yandex.карты и google.maps.  

Из представленных истцом фотографий торговых центров и скринштов  страниц интернет-сайтов https://aquarelle-centre.ru/, https://yandex.ru/maps,  https://www.google.com/ усматривается, что обозначение «АКВАРЕЛЬ»  используется для обозначения торговых развлекательных центров  «АКВАРЕЛЬ» в г. Пушкино Московской области, г. Волгограде, г. Тольятти  и услуг и товаров, которые в них можно получить.  

Истцом в обоснование довода о том, что ответчик использует  обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца для  индивидуализации торгового центра «АКВАРЕЛЬ» в Москве, г. Щербинке,  путем использования обозначения на вывеске, в рекламе, в доменном имени  http://tk-akvarel.ru/, а также на адресуемом им интернет-сайте, предоставлен  протокол осмотра нотариусом информации в сети «Интернет» от 02.11.2020,  из которого следует, что временно исполняющий обязанности нотариуса  города Москвы произвел осмотр информации, находящейся в электронном  виде в информационной и телекоммуникационной сети общего пользования  Интернет, на странице информационного ресурса (сайта), расположенного по  адресу: http://tk-akvarel.ru. Согласно произведенному осмотру на страницах  указанного сайта размещена информация о четырёхэтажном торговом  комплексе поименованным словесным обозначением «Акварель»,  находящимся по адресу Москва, 

<

...>, в  котором имеются магазины, предлагающие к продаже различные группы  товаров, в том числе «Gloria Jeans», «Л`Этуаль», «MILAVITSA», «М.Видео»,  на территории торгового комплекса имеются «фуд корт» и рестораны,  установлены банкоматы наиболее востребованных банков, детский игровой  клуб, так же в комплексе есть возможность воспользоваться услугами  химчистки, ателье и маникюрного салона. Кроме того на интернет-сайте  

http://tk-akvarel.ru предоставлена информация о том, как добраться до  торгового комплекса, время работы, контактный телефон.  

Из представленного истцом заключения специалиста, подготовленного  адвокатом, патентным поверенным Российской Федерации № 183913  ФИО5, следует, что обозначение торгового комплекса  «Акварель», принадлежащего ООО «Талай» фонетически, визуально и  семантически сходно с группой товарных знаков «АКВАРЕЛЬ»  принадлежавших ООО «СИТРАС». Из представленного истцом заключения  специалиста № 2072-1 от 20.02.2021, ООО «Джи Би Эй», следует:  

1) Собственником торгового комплекса «Акварель» по адресу: г.Москва,  

<

...>, использующим обозначение  «Акварель» для целей индивидуализации указанного торгового комплекса,  является ООО «Талай»;  

2) Срок использования обозначения «Акварель» для целей  индивидуализации торгового комплекса «Акварель» по адресу: г.Москва,  

<

...> по состоянию на дату составления  заключения составляет 7,4 года;  

3) Размер ущерба, нанесенного правообладателю группы товарных  знаков «Акварель» посредством неправомерного использования обозначения  «Акварель» для целей индивидуализации торгового комплекса «Акварель»  по адресу: г.Москва, 

<

...>, составляет  

6 050 968 руб. 

Ответчик в отзыве на исковое заявление и в ходе судебного  разбирательства подтвердил указанное истцом обстоятельство, о том, что  ООО «Талай» является собственником 4-х этажного здания торгового  комплекса «Акварель», с кадастровым номером 77:13:0010201:3,  расположенного по адресу: Москва, 

<

...>, а также администратором доменного имени tk-akvarel.ru в сети Интернет.  

Основным видом экономической деятельности ООО «Талай» согласно  сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ является «Аренда и управление  собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом»  (68.20.2).  

Ответчиком в материалы дела представлены договоры аренды нежилых  помещений, заключенные с ОАО «Сбербанк России» и с ЗАО «Торговый  Дом «Перекрёсток» и соглашение о пользовании помещением с ООО  «М.видео Менеджемент» в 4-х этажном торговом комплексе, расположенном  по адресу: Москва, 

<

...>, ТК  «Акварель».  

Кроме того, постановлением Девятнадцатого арбитражного  апелляционного суда от 11.10.2022 по делу № А14-8974/2021 решение  Арбитражного суда Воронежской области от 14.01.2022 по делу  

 № А14-8974/2021 отменено. С ООО «Талай» в пользу ООО «Нью иммо  сервисиз» взыскана компенсация за незаконное использование товарных  знаков в размере 418 705 руб. и расходы по госпошлине в размере 20 374 руб.  

Ссылаясь на незаконное использование ответчиком группы товарных  знаков истца при индивидуализации торгового центра «Акварель» в Москве,  г. Щербинка, путем размещения вывески с этим обозначением на здании  центра и внутри него, а также в сети Интернет для продвижения своих услуг  по сдаче в аренду торговых помещений в этом здании, истец обратился в  арбитражный суд с рассматриваемым иском.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса  Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо,  обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной  деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе  использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению  любым не противоречащим закону способом.  

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на  результат интеллектуальной деятельности или на средство  индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.  Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать  другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или  средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием  (разрешением).  

Другие лица не могут использовать соответствующие результат  интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без  согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК  РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства  индивидуализации (в том числе их использование способами,  предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без  согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность,  установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда  использование результата интеллектуальной деятельности или средства  индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия  допускается ГК РФ.  

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого  зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит  исключительное право использования товарного знака любым не  противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).  Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с  его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для  индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных  товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность  смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).  

Под незаконным использованием товарного знака признается любое  действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака:  несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о  продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с  этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или  

обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность  воспроизведения чужого товарного знака является признаком  контрафактности.  

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права  защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа  нарушенного права и последствий нарушения этого права.  

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных  Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности  или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права  правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от  нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.  Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.  При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается  от доказывания размера причиненных ему убытков.  

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных  Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела  с учетом требований разумности и справедливости.  

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного  права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.  

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи  65 АПК РФ, при предъявлении требования о взыскании компенсации за  нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт  принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком  путем незаконного использования.  

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела  и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос  оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость,  относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего  спор.  

Право истца на товарные знаки, включающие словесное обозначение  «Акварель», подтверждено свидетельствами на товарные знаки (знаки  обслуживания) № 464912, № 651329, № 644261, № 654260, № 643516, №  643514, № 655634, № 656435, № 656432. При этом, с учетом положений  пункта 2 статьи 58 ГК РФ, к истцу перешли исключительные права ООО  «Гера» на товарный знак № 464912, зарегистрированный 22.06.2012 с датой  приоритета от 28.12.2009. Кроме того, исключительные права на  вышеуказанные товарные знаки отчуждены истцом в пользу ООО «Нью  иммо сервисиз», государственная регистрация отчуждения осуществлена  16.11.2020.  

Согласно разъяснениям, данным в пункте 162 Постановления Пленума  Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении  части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее-  Постановление № 10), для установления факта нарушения достаточно  опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения  

обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение  возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное  обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве  соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать,  что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с  лицом, которому принадлежит товарный знак.  

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения  определяется исходя из степени сходства обозначений и степени  однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и  при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или  при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой  степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.  

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения  товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и  смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств  по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении  каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов  товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во  внимание не принимается.  

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и  однородности товаров не требуется.  

В пункте 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов,  являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по  государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,  коллективных знаков, требований к документам, содержащимся в заявке на  государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания,  коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, порядка  преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного  знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака  обслуживания и наоборот, перечня сведений, указываемых в форме  свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства  на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак  обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденных  приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от  20.07.2015 № 482 (далее - Правила), предусмотрено, что обозначение  считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним  во всех элементах.  

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим  обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом,  несмотря на их отдельные отличия.  

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со  словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в  композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных  

обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим  (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:  

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:  наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;  близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и  звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и  их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих  звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость  состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение  одного обозначения в другое; ударение;  

2) графическое сходство определяется на основании следующих  признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое  написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные,  заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу;  алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;  

3) смысловое сходство определяется на основании следующих  признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности,  совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из  элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который  имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в  обозначениях понятий, идей.  

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в  отдельности, так и в различных сочетаниях.  

Проведя сравнительный анализ словесного обозначения «Акварель»,  размещенного ответчиком на здании торгового центра, а также в сети  «Интернет», и зарегистрированных товарных знаков истца № 464912,  

 № 651329, № 644261, № 654260, № 643516, № 643514, № 655634, № 656435,   № 656432 арбитражный суд области пришел к выводу о том, что  использованное ответчиком словесное обозначение «Акварель» сходно до  степени смешения с упомянутыми товарными знаками, принадлежащими  истцу, поскольку словесное обозначение «Акварель» является элементом  вышеуказанных товарных знаков и тождественно им по звуковым и  смысловым признакам, а также имеется графическое сходство по  используемому алфавиту.  

Данное обстоятельство ответчиком не оспаривается. 

Доказательств наличия у ООО «Талай» права на использование  указанных товарных знаков не представлено.  

Довод ответчика о том, что услуги, оказываемые торговым центром, не  являются однородными по отношению к услугам, для которых предоставлена  охрана истцу, в связи с отсутствием правовой охраны у истца в отношении 36  класса МКТУ, был предметом рассмотрения арбитражного суда области и  обоснованно отклонен по следующим основаниям.  

В соответствии с пунктом 2 «Проверка классификации заявленных  товаров и/или услуг в соответствии с МКТУ» главы 1 раздела IV приказа  ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12 (ред. от 25.03.2022) «Об утверждении  Руководства по осуществлению административных процедур и действий в  рамках предоставления государственной услуги по государственной  регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и  выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный  знак, их дубликатов» недопустимы следующие термины, так как все они,  несмотря на то, что связаны с продажей, охватывают другие сопутствующие  услуги: - «торговые центры», «услуги торговых центров» (деятельность  торговых центров может состоять, в том числе, в сдаче в аренду торговых и  складских помещений и не может относиться к 35 классу МКТУ).  

Таким образом, деятельность торговых центров заключается не только в  сдаче в аренду торговых и складских помещений, а включает в себя широкий  перечень услуг, относящихся к разным классам.  

Из материалов дела следует, что ООО «Талай» предоставляются в  аренду помещения, непосредственно предназначенные для осуществления  розничной торговли товарами различного назначения с соблюдением  ассортиментного перечня товаров.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009   № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой  деятельности в Российской Федерации» торговый объект - это здание или  часть здания, строение или часть строения, сооружение или часть  сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и  используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания  покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже  товаров.  

Из приведенной нормы следует, что торговый объект представляет  собой здание (строение, сооружение), имеющее специальное оборудование  для обеспечения ведения торговой деятельности.  

При этом предоставление собственником объекта недвижимости  площадей, предназначенных исключительно для осуществления торговой  деятельности, в аренду иным лицам имеет целью создание объективной  возможности этим лицам осуществлять деятельность по реализации  конечному потребителю своего товара.  

Следовательно, арендодатель торговой площади обязан создать условия,  при которых арендатор сможет эффективно использовать предоставленное  ему помещение для целей осуществления своей торговой деятельности, в том  числе по выкладке, демонстрации товаров, обслуживанию покупателей и  проведению денежных расчетов с покупателями при продаже товаров.  

Пунктом 10 статьи 2 Закона № 381-ФЗ предусмотрено, что услуги по  продвижению товаров - это услуги, оказываемые хозяйствующим субъектам,  осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети, в  целях продвижения продовольственных товаров, в том числе путем  

рекламирования продовольственных товаров, осуществления их специальной  выкладки, исследования потребительского спроса, подготовки отчетности,  содержащей информацию о таких товарах, либо осуществления иной  деятельности, направленной на продвижение продовольственных товаров.  Указанное определение применимо и к промышленным товарам.  

Таким образом, продвижение товаров для третьих лиц - это комплексная  услуга, совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в  целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения  рыночного поля товаров.  

В широком смысле услуги торговых предприятий (торговых центров)  также могут считаться услугами по продвижению товаров для третьих лиц,  которые являются неотъемлемым элементом посредничества в товарном  обороте.  

Как следует из материалов дела, ответчик осуществляет деятельность по  предоставлению коммерческой информации и консультаций потребителям  по вопросам выбора товаров и услуг, продвижению продаж для третьих лиц,  прокату рекламных щитов, публикации рекламных текстов, рекламы,  рекламы интерактивной и компьютерной сети, рекламы наружной,  соответствующую 35 классу МКТУ, а также деятельность по организации  досуга, проведению мастер-классов, услугам клубов, развлечениям,  соответствующую 41 классу МКТУ.  

При таких обстоятельствах деятельность ответчика способствует  продвижению товаров его арендаторов, в связи с чем, может быть признана и  услугой по продвижению товаров третьих лиц, в отношении которой  зарегистрированы товарные знаки истца.  

Аналогичная позиция содержится в постановлениях Суда по  интеллектуальным правам от 23.06.2017 № С01-333/2017 по делу № СИП758/2016, от 04.05.2022 № С01-341/2022 по делу № А40-146572/2021.  

Учтены также выводы Верховного Суда РФ, изложенные в определении  от 21.06.2019 № 300-КГ18-13820 по делу СИП-450/2017, указавшего, что  услуга 36-го класса МКТУ «аренда недвижимого имущества» является  однородной услуге 35-го класса МКТУ «аренда площадей для размещения  рекламы», в отношении которой зарегистрированы противопоставленные  товарные знаки предпринимателя, поскольку они относятся к одному и тому  же виду услуг (аренда), имеют один круг потребителей (арендаторы), схожее  функциональное назначение (предоставление имущества в аренду).  

Принимая во внимание изложенное, основываясь на осуществленном  сравнении используемых ответчиком и принадлежащих истцу обозначений,  однородности осуществляемой сторонами с применением спорных  обозначений деятельности, арбитражный суд области пришел к выводу о  сходстве до степени смешения, а, следовательно, о нарушении прав истца на  товарные знаки действиями ответчика.  

В силу статьи 1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права  на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от  нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от  десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда  исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на  которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере  стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из  цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за  правомерное использование товарного знака.  

Истец, воспользовавшись правом, установленным подпунктом 2 пункта  4 статьи 1515 ГК РФ, требует компенсации за нарушение исключительных  прав на товарные знаки в размере 11 683 231 руб., рассчитанной из  двукратной стоимости права использования товарного знака за период с  12.10.2013 по 16.11.2020, исходя из цены, которая при сравнимых  обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного  знака.  

Расчет стоимости иска, как указано в исковом заявлении, произведен на  основании представленного в материалы дела заключения специалиста  

 № 2072-1 от 20.02.2021. 

Согласно указанному заключению, стоимость права использования  группы товарных знаков «Акварель» в рамках исследования определена как  сумма лицензионных платежей, которые взимались бы за правомерное  использование (предоставление права использования) указанной группы  товарных знаков для целей индивидуализации торгового центра в течение  срока использования обозначения «Акварель». Годовой лицензионный  платеж определен специалистом как произведение ставки роялти и валовой  выручки (действительного валового арендного дохода) исследуемого  торгового центра и составляет 174 819 803 руб./год х 0,0047 = 821 653  руб./год.  

Срок использования обозначения «Акварель», указанный истцом равен  7,1 года и определен периодом с 12.10.2013 по 16.11.2020 (не включительно),  как разница между датой открытия торгового центра ответчика и датой  регистрации отчуждения истцом исключительных прав на товарные знаки: с  12.10.2013 по 16.11.2020 (не включительно).  

Размер компенсации, рассчитанный истцом, составил 11 683 230 руб., из  расчета 822763 руб. * 7,1*2.  

При этом, истцом не представлено обоснование примененного в расчете  размера годовой платы за использование товарного знака в сумме 822763  руб., отличного от суммы годовой платы, установленной в представленном  истцом заключении специалиста № 2072-1 от 20.02.2021 (821 653 руб. в год).  

Вместе с тем, во вступившем в законную силу постановлении  Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.10.2022 по делу  А14-8974/2021 расчет компенсации, взысканной с ООО «Талай» в пользу  нового правообладателя спорных товарных знаков ООО «НЬЮ ИММО  

СЕРВИСЕЗ», произведен на основании представленного истцом  вышеуказанного заключения специалиста исходя из суммы годовой платы в  размере 821 653 руб.  

Учитывая изложенное, арбитражный суд области счел возможным при  определении размера компенсации руководствоваться представленным  истцом заключением специалиста № 2072-1 от 20.02.2021.  

Заявленные ответчиком возражения относительно указанного  заключения, суд полагает необоснованными.  

Представленное ответчиком заключение от 15.08.2022 и рецензия от  11.07.2022 не могут быть приняты во внимание, поскольку составлены  ФИО6 и ФИО7,  имеющими базовое педагогическое образование и дальнейшее образование в  сфере патентоведения и судебной экспертизы с квалификацией  «Исследование объектов патентных прав и средств индивидуализации с  целью установления их использования».  

Таким образом, рецензенты не относятся к специалистам в области  оценочной деятельности согласно требованиям статей 3 и 4 Федерального  закона № ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», не  обладают профессиональными знаниями и не имеют должной квалификации  как для проведения самостоятельного исследования, так и для проведения  анализа и дачи оценки заключения профессиональных оценщиков по  заключению специалиста № 2072-1 от 20.02.2021.  

Вопреки доводу ответчика, заявленному в суде апелляционной  инстанции, ставка роялти в заключении специалиста определена не только с  использованием международной базы ставок роялти RoyaltyRange, но и с  использованием средних отраслевых ставок роялти в РФ.  

Ответчиком в ходе рассмотрения дела о назначении по делу судебной  экспертизы в целях обоснования своих возражений относительно указанного  истцом размера платы за пользование спорными обозначениями не  заявлялось (статьи 9, 65 АПК РФ).  

При вынесении обжалуемого решения арбитражным судом учтены  представленные истцом в материалы дела сведения о плате за пользование  спорными товарными знаками, вносимой в настоящее время истцом на  основании лицензионного договора о предоставлении права использования  товарных знаков, заключенного 15.02.2021 с ООО «НЬЮ ИММО  СЕРВИСИЗ» (плата за неисключительную лицензию составляет 882 000 руб.  ежеквартально).  

Рассчитанный за период с 12.10.2013 по 15.11.2020 включительно размер  компенсации составил 11 665 200 руб. 20 коп., из расчета 2251 руб. 10 коп.  (сумма дневной платы: 821 653 руб. / 365) * 2591 день (количество дней в  периоде с 12.10.2013 по 15.11.2020)*2.  

В ходе рассмотрения дела арбитражным судом области ответчиком  представлено ходатайство об уменьшении размера взыскиваемой  компенсации в порядке пункта 3 статьи 1252 ГК РФ.  

Снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов  возможно лишь в исключительных случаях, с учетом абзаца 3 пункта 3  статьи 1252 ГК РФ, постановлений Конституционного Суда Российской  Федерации от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности  подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4  статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с  запросами Арбитражного суда Алтайского края», от 24.07.2020 «По делу о  проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515  Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом  Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» № 40-П и лишь при  мотивированном заявлении об этом ответчика.  

Суды не лишены возможности учесть все значимые для дела  обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое  материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего  заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной  подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины.  

С целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу  ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к  бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности -  размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое, то  есть не может составлять менее стоимости права использования товарного  знака (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от  24.07.2020 № 40-П).  

Предусмотренная пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ компенсация, будучи  мерой гражданско-правовой ответственности, имеет целью восстановить  имущественное положение правообладателя, но при этом, отражая  специфику объектов интеллектуальной собственности и особенности их  воспроизведения, носит и штрафной характер.  

Штрафной ее характер - наряду с возможными судебными расходами и  репутационными издержками нарушителя - должен стимулировать к  правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной  собственности и вместе с тем способствовать, как следует из определения  Конституционного Суда Российской Федерации от 10.10.2017 № 2256-О,  восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя (пункт  3 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от  24.07.2020 № 40-П).  

Таким образом, в соответствии с приведенными правовыми позициями  снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено  Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием  ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым в  соответствии со статьей 65 АПК РФ возлагается именно на ответчика.  

Оценив совокупность представленных по делу доказательств, учитывая  характер нарушения исключительных прав истца и степень вины  нарушителя, с учетом разумного срока использования товарных знаков  

арбитражный суд области пришел к выводу об определении компенсации за  нарушение исключительных прав истца в размере 2 107 029 руб. 60 коп.  

Оснований для переоценки выводов суда в части определения  соразмерности суммы компенсации у апелляционного суда не имеется.  

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводы суда, а дают  иную правовую оценку установленным обстоятельствам и, по существу,  сводятся к переоценке доказательств, положенных в обоснование  содержащихся в обжалуемом судебном акте выводов, в связи с чем, не могут  служить основанием для отмены решения суда первой инстанции в  обжалуемой части.  

Нарушений норм процессуального законодательства, являющихся в силу  части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены принятого  судебного акта, допущено не было.  

При таких обстоятельствах решение Арбитражного суда Воронежской  области от 28.11.2022 по делу № А14-13238/2022 следует оставить без  изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.  

Расходы по оплате госпошлины за рассмотрение апелляционной  жалобы, в соответствии со статьей 110 АПК РФ, относятся на ее заявителя и  возврату либо возмещению не подлежат.  

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд  

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда Воронежской области от 28.11.2022 по  делу № А14-13238/2022 оставить без изменения, а апелляционную жалобу –  без удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может  быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным  правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции в  порядке, установленном статьями 273-277 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации.  

председательствующий судья М.С. Воскобойников  

судьи 

 

Г.Н. Кораблева 

 

ФИО1