СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки 24.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Томск                                                                                          Дело № А45-1629/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 18 января 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 января 2024 года.

           Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего  

ФИО1,

судей

Зайцевой О.О.,

ФИО2,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Жулевой К.А., рассмотрев в судебном заседании дело по апелляционной жалобе индивидуального предпринимателя ФИО3 (№ 07АП-9888/23), на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 09.10.2023 по делу № А45-1629/2023 (судья Голубева Ю.Н.) по иску 1) открытого акционерного общества «Рот Фронт», г. Москва (ИНН 

<

***>); 2) публичного акционерного общества «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь», г. Москва (ИНН 

<

***>); 3) открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский», г. Москва (ИНН 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО3, Новосибирская область, г. Черепаново (ИНН 

<

***>) третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: 1) АО «ЛОТТЕ Рахат», Республика Казахстан, г. Алматы; 2) АО «Баян Сулу», Республика Казахстан, г. Костанай, о взыскании компенсации в размере 1 900 000 рублей,

           В судебном заседании приняли участие: 

От открытого акционерного общества «Рот Фронт», г. Москва: ФИО4, представитель по доверенности от 22.12.2021, паспорт; публичного акционерного общества «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь», г. Москва: ФИО4, представитель по доверенности от 21.12.2021, паспорт; открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский», г. Москва: ФИО4, представитель по доверенности от 21.12.2021, паспорт;

от ответчика: ФИО5, представитель по доверенности от 25.12.2021, паспорт;

от лиц, участвующих в деле: без участия (извещены);

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество «Рот Фронт», публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь», открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» (далее по тексту – истец) обратились в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее по тексту – ответчик) о взыскании: - в пользу ОАО «РОТ ФРОНТ» компенсации за незаконное использование товарных знаков «Барбарис» по свидетельству №137558, общеизвестного товарного знака «Барбарис» по свидетельству № 116, «Школьные» по свидетельству № 156618, в соответствии с подп. 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в размере 800 000 рублей (300 000 руб. за ТЗ «Школьные» и 500 000 руб. за ТЗ и ОТЗ «Барбарис»); - в пользу ПАО «Красный Октябрь» компенсации за незаконное использование изобразительного товарного знака девочки в платочке по свидетельству № 375587, товарного знака «Мишка косолапый» по свидетельству №78644, общеизвестного товарного знака «Мишка косолапый» по свидетельству №160, в соответствии с подп. 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в размере 800 000 (300 000 руб. за ТЗ «изображение девочки в красном платочке» и 500 000 руб. за ТЗ и ОТЗ «Мишка косолапый») рублей. - в пользу ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» компенсации за незаконное использование товарного знака «МАКИ» по свидетельству №164784, в соответствии с подп. 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в размере 300 000 (триста тысяч) рублей. - в пользу ОАО «РОТ ФРОНТ» судебных расходов в виде государственной пошлины за рассмотрение настоящего искового заявления в арбитражном суде в размере 19 000 рублей; - в пользу ПАО «Красный Октябрь» судебных расходов в виде государственной пошлины за рассмотрение настоящего искового заявления в арбитражном суде в размере 19 000 рублей; - в пользу ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» судебных расходов в виде государственной пошлины за рассмотрение настоящего искового заявления в арбитражном суде в размере 9 000 рублей.

Решением суда от 09.10.2023 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился в суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, полагает его подлежащим отмене ввиду несоразмерности суммы заявленной компенсации.

Истцы в отзыве, представленном в суд в соответствии со статьей 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) доводы апелляционной жалобы отклонили, просят решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании представители поддержали свои правовые позиции.

Иные лиц, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы стороны своих представителей в судебное заседание не направили, в связи с чем апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие на основании статей 123, 156 АПК РФ.

Исследовав материалы дела, вещественные доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыв, проверив законность и обоснованность решения арбитражного суда первой инстанции в порядке статьи 268 АПК РФ, арбитражный суд апелляционной инстанции считает его не подлежащим отмене, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, ОАО «РОТ ФРОНТ» является правообладателем следующих товарных знаков: - «Барбарис» по свидетельству № 137558; - Общеизвестный товарный знак «Барбарис» по свидетельству № 116; - «Школьные» по свидетельству № 156618. Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (далее – ПАО «Красный Октябрь») является правообладателем следующих товарных знаков: - «Мишка косолапый» № 78644; - Общеизвестный товарный знак «Мишка косолапый» по свидетельству № 160; - Изобразительный товарный знак с изображением девочки в красном платочке по свидетельству № 375587. Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» (далее – ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский») является правообладателем товарного знака «Маки» по свидетельству № 164784. 

Правовая охрана вышеуказанным товарным знакам предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе в отношении кондитерских изделий. 

В ходе мониторинга кондитерского рынка истцами было установлено, что индивидуальный предприниматель ФИО3 (далее – ИП ФИО3) предлагает к продаже и реализует кондитерскую продукцию с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими ОАО «РОТ ФРОНТ», ПАО «Красный Октябрь» и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», а именно: 1. карамель «Со вкусом барбариса» (изображение этикетки приложено к исковому заявлению); 2. конфеты «Школьные» (изображение этикетки приложено к исковому заявлению); 3. конфеты «Мишутка» (изображение этикетки приложено к исковому заявлению); 4. конфеты «Сказки детства» (изображение этикетки приложено к исковому заявлению); 5. конфеты «Маки Алатау» (изображение этикетки приложено к исковому заявлению).

Факт реализации ответчиком указанной выше продукции подтверждается фискальными документами - чеками, а также видеофискацией закупки. ОАО «РОТ ФРОНТ», ПАО «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» не давали своего согласия ИП ФИО3 на использование принадлежащих им товарных знаков. 

Каких-либо лицензионных договоров с ответчиком на использование указанных товарных знаков истцы не заключали. 

В виде компенсации за нарушение исключительных прав на вышеуказанные объекты интеллектуальной собственности истцы просят взыскать с ответчика следующий размер компенсации: - в пользу ОАО «РОТ ФРОНТ» – за незаконное использование товарных знаков «Барбарис» по свидетельству №137558, общеизвестного товарного знака «Барбарис» по свидетельству № 116, «Школьные» по свидетельству № 156618 в размере 800 000 рублей (300 000 руб. за ТЗ «Школьные» и 500 000 руб. за ТЗ и ОТЗ «Барбарис»); - в пользу ПАО «Красный Октябрь» – за незаконное использование изобразительного товарного знака девочки в платочке по свидетельству №375587, товарного знака «Мишка косолапый» по свидетельству №78644, общеизвестного товарного знака «Мишка косолапый» по свидетельству №160, в соответствии с подп. 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в размере 800 000 (300 000 руб. за ТЗ «изображение девочки в красном платочке» и 500 000 руб. за ТЗ и ОТЗ «Мишка косолапый») рублей; - в пользу ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» компенсации за незаконное использование товарного знака «МАКИ» по свидетельству №164784, в соответствии с подп. 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в размере 300 000 рублей. 

В связи с выявленными фактами нарушения исключительных прав истцами в порядке досудебного урегулирования спора ответчику были направлены претензии №152-ОИС от 01.06.2022, №139-ОИС от 28.04.2022, которые были оставлены ответчиком без удовлетворения. 

Полагая, что, осуществляя реализацию кондитерских товаров с использованием указанных обозначений, ответчик допустил нарушение принадлежащих истцам исключительных прав на поименованные товарные знаки, с учетом того, что ответчик претензионные требования истцов не удовлетворил, истцы обратились в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из их обоснованности.

Рассмотрев материалы дела повторно, суд апелляционной инстанции считает выводы суда обоснованными, апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. В соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Как отмечено в пункте 162 Постановления № 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. 

Таким образом, одним из юридических значимых обстоятельств, подлежащих установлению судами при рассмотрении дел соответствующей категории, является установление тождественности или сходства до степени смешения либо их отсутствие между товарным знаком, принадлежащим истцу, и обозначением, использованным ответчиком для индивидуализации своих товаров, а также однородность товаров (услуг), в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и товаров (услуг), вводимых в гражданский оборот ответчиком.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила), установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

Согласно пункту 43 Правил № 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

Пунктом 44 Правил №482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. 

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил №482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращаются истцы, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства. 

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений. 

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом. 

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится. 

В соответствии с пунктом 7 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденных Приказом Роспатента от 24.07.2018 № 128 (далее - Руководство) оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения. В силу пункта 7.1.1 Руководства при анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Степень однородности товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, подлежит учету наряду со степенью сходства самих обозначений, при определении вероятности их смешения в гражданском обороте.

Суд также принимает во внимание правовую позицию, изложенную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № ВАС-2050/13, согласно которой добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Данная правовая позиция применима в случаях, когда к сильному элементу товарного знака добавляется иной (слабый) элемент с целью создания видимости различий в общем зрительном впечатлении, которое они производят.

Применительно к спорной правовой ситуации, при визуальном сравнении представленных истцами упаковок продукции ответчика, с нанесенными на них обозначениями, содержащимися в товарных знаках, принадлежащих истцам, судом установлено их визуальное сходство: графическое, фонетическое, смысловое изображение идентичны. Сходство охраняемых товарных знаков и нанесенных на упаковку обозначений позволяют ассоциировать сравниваемые объекты один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения. 

Товарные знаки истцов «Барбарис» №137558, «Барбарис» №116, «Школьные» № 156618, Мишка косолапый» № 78644, «Мишка косолапый» № 160, товарный знак с изображением девочки в красном платочке по свидетельству № 375587, «Маки» по свидетельству № 164784 и обозначения, нанесенные на этикеты кондитерских изделий, предлагаемых к продаже и реализуемых истцом, а именно, карамель «Со вкусом барбариса», конфеты «Школьные», конфеты «Мишутка», конфеты «Сказки детства», конфеты «Маки Алатау», являются сходными до степени смешения и могут вызвать смешение в глазах потребителя. 

Товарный знак «Барбарис» по свидетельству № 137558, общеизвестный товарный знак «Барбарис» № 116 и этикет карамели «Со вкусом Барбариса» АО «РАХАТ». Обозначение карамели «Со вкусом барбариса» производства АО «РАХАТ» сходно до степени смешения с принадлежащим ОАО «РОТ ФРОНТ» словесным товарным знаком «БАРБАРИС» по свидетельству №137558 и общеизвестным товарным знаком «БАРБАРИС» № 116 поскольку данная упаковка конфет включает словесное обозначение «Барбариса», которое фонетически, графически и семантически сходно до степени смешения с товарным знаком «БАРБАРИС» (сходство близкое к тождеству), занимая при этом доминирующее положение в упаковке (в силу пространственного положения элемента «Барбарис» в упаковке (в центральной части) и размера шрифта относительно остальных словесных элементов (выполнен наиболее крупным шрифтом из всех словесных элементов на упаковке).

Вероятность смешения товарного знака «БАРБАРИС» по свидетельствам № 137558 и № 116, и упаковок карамели «Со вкусом БАРБАРИСА» дополнительно усиливается тем, что словесный товарный знак «БАРБАРИС» по свидетельству № 116 является общеизвестным, т.е. хорошо известен потребителям, в связи с чем, обнаружив в торговой точке карамель со сходным обозначением потребитель с высокой долей вероятности будет воспринимать данный товар с общеизвестным на протяжении многих лет словесным товарным знаком «БАРБАРИС» карамелью «БАРБАРИС» производства ОАО «РОТ ФРОНТ». 

Приведенные ниже изображения словесного товарного знака «Барбарис» по свидетельству №137558 и ОТЗ «Барбарис» по свидетельству №116 правообладателя ОАО «РОТ ФРОНТ» и этикетки карамели «Со вкусом барбариса» производства АО «ЛОТТЕ РАХАТ», предложение к продаже и реализацию которой осуществляет ИП ФИО3, наглядно демонстрируют сходство сравниваемых обозначений:

На основании изложенного коллегия соглашается с выводом суда о наличии сходства до степени смешения между словесным товарным знаком «БАРБАРИС» по свидетельству №137558 и общеизвестным товарным знаком «БАРБАРИС» №116 и этикетом карамели «Со вкусом Барбариса» производства АО «Рахат». 

Таким образом, довод ответчика об отсутствии сходства до степени смешения товарного знака истца «БАРБАРИС» по свидетельствам № 137558 и № 116 и обозначения на этикетке карамели «Со вкусом барбариса», поскольку в указанном названии содержится лишь указание на вкус карамели, правомерно судом отклонен. 

Товарный знак «Школьные» № 156618 и этикет конфет «Школьные» АО «БАЯН СУЛУ». 

Обозначение этикетки конфет «Школьные», производства АО «БАЯН СУЛУ», предложение к продаже и реализацию которых осуществляет ИП ФИО3, в целом сходно до степени смешения с принадлежащим ОАО «РОТ ФРОНТ» словесным товарным знаком «Школьные» по свидетельству №156618, поскольку данное обозначение товара включает в себя словесное обозначение «Школьные», которое фонетически, графически и семантически сходно до степени смешения с товарным знаком «Школьные», близкое к тождеству, занимая при этом доминирующее положение в обозначении (товаре) (в силу простоты запоминания и идентификации словесного элемента в сравнении с изобразительными элементами, а также в силу пространственного положения словесного элемента на этикете). 

В соответствии с пунктом 7.3. Руководства к обстоятельствам, которые могут усиливать вероятность смешения товарных знаков потребителем, и, следовательно, приводить к выводу о сходстве до степени смешения при оценке сходства товарных знаков, следует относить совпадение или близость товаров (услуг), в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, в группах однородных товаров. ИП ФИО3 использует обозначение в составе этикетки конфет, при этом ОАО «РОТ ФРОНТ» использует товарный знак по свидетельству №156618 также в отношении конфет. 

Таким образом, и истец, и ответчик используют сравниваемые обозначения в отношении тождественных товаров, что усиливает вероятность смешения.

О необходимости учитывать однородность продукции указано в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»: для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. 

Приведенные ниже изображения словесного товарного знака «Школьные» по свидетельству №156618 правообладателя ОАО «РОТ ФРОНТ» и этикетки конфет «Школьные» производства АО «БАЯН СУЛУ», предложение к продаже и реализацию которой осуществляет ИП ФИО3, наглядно демонстрируют сходство сравниваемых обозначений:

Таким образом, на основании проведенного анализа, можно констатировать наличие сходства, близкого к тождеству, у товарного знака «Школьные» по свидетельству №156618 и словесного обозначения «Школьные», используемого в этикете, по всем трем критериям определения сходства: звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) и, как следствие, наличие у них сходства до степени смешения.

Товарный знак Мишка косолапый» № 78644, «Мишка косолапый» №160 и этикет конфет «Мишутка» АО «ЛОТТЕ РАХАТ».

При сравнении товарного знака по свидетельству №78644, общеизвестного товарного знака по свидетельству № 160 и этикетки конфет «Мишутка» в том виде, в каком их непосредственно видит потребитель, становится очевидным, что: - основным индивидуализирующим элементом этикетки конфет «Мишутка» в силу пространственного расположения на лицевой стороне (занимает практически всю площадь лицевой стороны этикетки) является изображение трех мишек на деревьях и одного большого медведя на опушке в лесу; - основным элементом товарного знака №78644 и ОТЗ № 160 является изображение трех мишек на деревьях и одного большого медведя на опушке в лесу; - изображения в товарном знаке и в этикетке выполнены в едином рисованном стиле; - изображение в товарном знаке и этикетке выполнены одними и теми же цветами: белым, коричневым, желтым, зеленым, оранжевым, при этом совпадают цвет медведей, деревьев, опушки; - с учетом того, что на этикетке конфет ответчика, равно как и в товарном знаке №78644 и ОТЗ №160 изображены мишки в лесу можно констатировать семантическое тождество товарного знака истца и используемого ответчиком обозначения.

Таким образом, учитывая семантическое тождество, а также высокое графическое сходство основных индивидуализирующих элементов, суд также обосновано пришел к выводу о сходстве до степени смешения товарного знака №78644, ОТЗ № 160 и этикетки конфет «Мишутка», производства АО «ЛОТТЕ РАХАТ».

Товарный знак по свидетельству № 160 зарегистрирован как общеизвестный товарный знак, предназначенный для индивидуализации товаров изготовителя ПАО «Красный Октябрь». 

Товарный знак «Мишка косолапый», по свидетельству №160, приобрел различительную способность и воспринимается потребителями как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров изготовителя ПАО «Красный Октябрь», что еще больше усиливает сходство с обозначением, используемым на этикете карамели «со вкусом барбариса», производства АО «ЛОТТЕ РАХАТ», реализацию и предложение к продаже которых осуществляет ИП ФИО3 

Приведенные ниже изображения товарного знака «Мишка косолапый» по свидетельству №78644 и ОТЗ «Мишка косолапый» по свидетельству №160 правообладателя ПАО «Красный Октябрь» и этикетки конфет «Мишутка» производства АО «ЛОТТЕ РАХАТ», предложение к продаже и реализацию которой осуществляет ИП ФИО3, наглядно демонстрируют сходство сравниваемых обозначений:

Товарный знак с изображением девочки в красном платочке по свидетельству № 375587 и этикет конфет «Сказки детства» АО «РАХАТ».

При сравнении товарного знака по свидетельству №375587 и этикетки конфет «Сказки детства» в том виде, в каком их непосредственно видит потребитель становится очевидным, что: - основным индивидуализирующим элементом этикетки конфет «Сказки детства» в силу пространственного расположения на лицевой стороне (занимает практически всю площадь лицевой стороны этикетки) является изображение девочки в красной шапочке с корзинкой в руках, что отсылает к образу сказочного персонажа «Красная шапочка»; - основным и единственным элементом товарного знака №375587 является изображение девочки в красной шапочке с корзинкой в руках, что отсылает к образу сказочного персонажа «Красная шапочка»; - изображения в товарном знаке и в этикетке выполнены в едином рисованном стиле; - изображение в товарном знаке и этикетке выполнены одними и теми же цветами: белым, синим, красным, желтым, при этом совпадают цвет шапочки, цвет юбки, цвет рукавов, цвет волос; - оба персонажа изображены с букетами цветов: персонаж на товарном знаке №375587 с букетом цветов в руках, персонаж с этикетки «Сказки детства» - с букетом цветов в корзинке; - с учетом того, что на этикетке конфет ответчика, равно как и в товарном знаке №375587 изображен персонаж «Красная шапочка» можно констатировать семантическое тождество товарного знака истца и используемого ответчиком обозначения; - словесный элемент «Сказки детства» в совокупности с изображением девочки с корзинкой в красной шапочке дополнительно усиливает акцент на персонаже «Красная шапочка» в качестве основного индивидуализирующего элемента.

Таким образом, учитывая семантическое тождество, а также высокое графическое сходство основных индивидуализирующих элементов, также можно прийти к выводу о сходстве до степени смешения изобразительного товарного знака №375587 и этикетки конфет «Сказка детства», производства АО «Рахат». 

Сходство до степени смешения обозначения, используемого с изображением красной шапочки на белом фоне, нанесенное на этикетки конфет «Сказки детства», с изобразительным товарным знаком на котором изображена красная шапочка на белом фоне по свидетельству №375587 также подтверждается экспертным заключением от 21 августа 2019 года, выданным патентным поверенным №1012 ФИО6 

Приведенные ниже изображения изобразительного товарного знака по свидетельству №375587 правообладателя ПАО «Красный Октябрь» и этикетки конфет «СКАЗКИ ДЕТСТВА», предложение к продаже и реализацию которой осуществляет ИП ФИО3, наглядно демонстрируют сходство сравниваемых обозначений:

Товарный знак «Маки» по свидетельству № 164784 и этикет конфет «Маки Алатау» АО «ЛОТТЕ РАХАТ».

Индивидуализирующий словесный элемент этикетки представляет собой словесное обозначение «МАКИ Алатау». Словесный элемент выполнен в кириллице и расположен в центральной части этикетки под изобразительным элементом. Основной индивидуализирующий словесный элемент этикетки - «МАКИ Алатау», включает в себя «МАКИ», при этом данный словесный элемент выполнен более крупным шрифтом. 

При этом суд первой инстанции верно отметил, что названия географических объектов обладают слабой различительной способностью и, как следствие, являются слабыми элементами в составе обозначений, поскольку могут восприниматься как место производства. Данный вывод подтверждается практикой Палаты по патентным спорам и Суда по интеллектуальным правам (решение СИП от 25.02.2022 по делу № СИП-1042/2021). 

На восприятие обозначения влияет количество и последовательность слогов, звучание и интонация (подп. 7.1.2.1 (а) пункт 7.1. статьи  7 гл. 2, раздел IV Руководства). При произношении обозначения «МАКИ Алатау», например, в рекламе, основная фонетическая и логическая нагрузка падает на словесный элемент «МАКИ» как главное, определяемое слово. 

Принимая во внимание признаки определения фонетического сходства, предусмотренные подп. 1 пункта 42 Правил, в частности: характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое («МАКИ Алатау» - «МАКИ»), можно с уверенностью говорить о наличии звукового сходства у индивидуализирующего этикетку словесного элемента «МАКИ Алатау» и товарного знака «МАКИ». 

В соответствии с подп. 7.1.2.1 (б) пункта 7.1. статьи 7 гл. 2, раздела IV Руководства, написание слов буквами одного алфавита может усилить сходство обозначений с точки зрения графики. 

Принимая во внимание признаки определения графического сходства словесных обозначений, предусмотренные подп. 2 пункта 42 Правил, полное, в том числе визуальное, вхождение Товарного знака в состав словесного обозначения «МАКИ Алатау», а также основополагающую роль словесного элемента «МАКИ» в словосочетании «МАКИ Алатау», можно утверждать о наличии графического сходства у товарного знака «МАКИ» и словесного элемента «МАКИ Алатау», используемого в качестве индивидуализирующего элемента этикетки. 

Приведенные ниже изображения товарного знака «Маки» по свидетельству №164784 правообладателя ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и этикетки конфет «Маки Алатау» производства АО «ЛОТТЕ РАХАТ», предложение к продаже и реализацию которой осуществляет ИП ФИО3, наглядно демонстрируют сходство сравниваемых обозначений:

Учитывая изложенное, можно констатировать наличие сходства у товарного знака «МАКИ» по свидетельству №164784 и словесного обозначения «МАКИ Алатау», используемого в этикете, по всем трем критериям определения сходства: звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) и, как следствие, наличие у них сходства до степени смешения.

Факт предложения к продаже и реализации спорной кондитерской продукции ответчиком в ходе рассмотрения дела не оспаривался, в жалобе доводов также не приведено.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к верному выводу о доказанности факта реализации ответчиком товаров, исключительные права на которые принадлежат истцам.

Согласно абз.3 пункта 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

К лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, права на которые им не принадлежат, предъявляются повышенные требования, невыполнение которых рассматривается как виновное поведение. 

Соответственно, лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность по продаже товаров, в которых содержатся объекты интеллектуальной собственности, - с тем, чтобы удостовериться в отсутствии нарушения прав третьих лиц на эти объекты - должно получить необходимую информацию от своих контрагентов об отсутствии нарушения исключительных прав; обратное свидетельствует о неразумности его поведения.

Конституционный суд РФ в Постановлении от 13.12.2016 № 28-П указал на то, что лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность по продаже товаров, в которых содержатся объекты интеллектуальной собственности, - с тем, чтобы удостовериться в отсутствии нарушения прав третьих лиц на эти объекты - должно получить необходимую информацию от своих контрагентов.

Соответственно, ответчик мог самостоятельно предпринять меры по проверке сведений о товарных знаках. 

Материалами дела установлено, что ОАО «РОТ ФРОНТ», ПАО «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» не давали своего согласия ответчику на использование принадлежащих им товарных знаков. Каких-либо лицензионных договоров с ответчиком на использование указанных товарных знаков ОАО «РОТ ФРОНТ», ПАО «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» не заключали. Следовательно, ответчик незаконно использует товарные знаки истцов.

Согласно пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, пунктов 60, 68 постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019 каждый товарный знак представляет собой охраняемый результат интеллектуальной деятельности и за каждое нарушение исключительных прав на каждый товарный знак правообладатель вправе требовать компенсации. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. 

При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 60 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, требование о взыскании компенсации носит имущественный характер. Нарушение прав на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации является самостоятельным основанием применения мер защиты интеллектуальных прав (статьи 1225, 1227, 1252 ГК РФ). 

Следовательно, каждый товарный знак рассматривается как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности.

Абзацем третьим пункта 3 статьи 1250 ГК РФ определено, что, если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Ответственность за незаконное использование товарного знака установлена в пункте 4 статьи 1515 ГК РФ, согласно которому правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В силу положений пунктов 60, 61 постановления № 10 требование о взыскании компенсации носит имущественный характер. Нарушение прав на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации является самостоятельным основанием применения мер защиты интеллектуальных прав (статьи 1225, 1227, 1252 ГК РФ).

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Истцами при обращении в суд с настоящим исковым заявлением был избран вид компенсации за нарушение его исключительных авторских прав, предусмотренный подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. Истцы оценили размер компенсации за нарушение исключительных прав в общем размере 1 900 000 рублей.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права (статья 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 

В пунктах 8, 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 (ред. от 07.02.2017) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что для признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер. Требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях. Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий. Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, например, отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей. Должник обязан принять все разумные меры для уменьшения ущерба, причиненного кредитору обстоятельством непреодолимой силы, в том числе уведомить кредитора о возникновении такого обстоятельства, а в случае неисполнения этой обязанности - возместить кредитору причиненные этим убытки (пункт 3 статьи 307, пункт 1 статьи 393 ГК РФ). 

Таким образом, отсутствие вины доказывается ответчиком, который не представил в материалы дела доказательств наличия чрезвычайного и непредотвратимого при данных условиях обстоятельства, освобождающего его от ответственности.

Также ответчик не представил доказательств того, что нарушение не носит грубый характер, что ответчик предпринимал попытки проверки реализуемого товара на предмет нарушения исключительных прав третьих лиц. 

Конституционный суд РФ в Постановлении указал на то, что лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность по продаже товаров, в которых содержатся объекты интеллектуальной собственности, – с тем, чтобы удостовериться в отсутствии нарушения прав третьих лиц на эти объекты – должно получить необходимую информацию от своих контрагентов. 

Предприниматель, являясь субъектом предпринимательской деятельности, при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась при данных обстоятельствах, мог и должен был осуществлять проверку закупаемой им продукции на предмет незаконного использования интеллектуальной собственности, и принимать меры по недопущению к реализации контрафактной продукции. 

Кроме того, ответчиком не было представлено надлежащих доказательств того, что размер компенсации многократно превышает размер причиненных убытков, не представлено доказательств того, что нарушение не носит грубый характер, ответчик предпринимал попытки проверки партии товара на предмет нарушения исключительных прав третьих лиц, что делает невозможным применение положений Постановления Конституционного суда РФ № 28-П от 13.12.2016.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении от 13.12.2016 № 28-П, суд, при определенных условиях, может снизить размер компенсации ниже низшего предела, установленного статьей 1301 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика, и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Поэтому следует учитывать, что в соответствии с приведенными правовыми позициями снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев. При этом обязанность доказывания обстоятельств, соответствующих этим критериям, возлагается именно на ответчика.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 8 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон. Статьей 9 АПК РФ определено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Таким образом, при установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 1 статьи 1301 ГК РФ, снижение размера компенсации возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления от 13.12.2016 № 28-П), и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика, подтвержденным соответствующими доказательствами.

Данная правовая позиция сформулирована в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации № 305-ЭС16-13233 от 21.04.2017, № 308-ЭС17-3085 от 12.07.2017, № 308-ЭС17-2988 от 12.07.2017, № 308-ЭС17-3088 от 12.07.2017, № 308-ЭС17-4299 от 12.07.2017, № 305-ЭС17-16920 от 18.01.2018 и № 305-ЭС18-14243 от 13.11.2018.

Ответчик таких доказательств в материалы дела не представляет.

Компенсация за нарушение исключительных прав имеет несколько функций: восстановительную, пресекательную, штрафную. 

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 13.12.2016 № 28-П, определении от 20.12.2016 № 2668-О отметил, что правовое регулирование, позволяющее взыскивать в пользу лица, чье исключительное право на объект интеллектуальной собственности было нарушено, компенсацию в размере, который может и превышать размер фактически причиненных ему убытков, не является мерой, несовместимой с основными началами гражданского законодательства; введение федеральным законодателем штрафной по своей природе ответственности в этой сфере учитывает объективные трудности в оценке причиненных правообладателю убытков и необходимость - в контексте правовой политики государства по охране интеллектуальной собственности - общей превенции соответствующих правонарушений в целях реализации предписаний статьи 44 (часть 1) Конституции Российской Федерации и выполнения Российской Федерацией принятых на себя международных обязательств. 

Верховный Суд РФ в определении от 26.02.2020 по делу № 305-ЭС19-26346 указал: «Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 4.2 Постановления от 13.12.2016 № 28-П разъяснил, что взыскание предусмотренной подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсации за нарушение интеллектуальных прав, будучи штрафной санкцией, преследующей в том числе публичные цели пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности».

Определяя размер компенсации за нарушение исключительных прав истцов на товарные знаки в общей сумме 1 900 000 рублей, истцы сослались на то, что ответчик отклонил предложение истцов о мирном урегулировании спора, множественный характер нарушения, о чем свидетельствуют пять фактов выявленных нарушений исключительных прав трех правообладателей, неоднократность нарушения ИП ФИО3 исключительных прав. 

Определяя размер компенсации за нарушение исключительных прав истцов на товарные знаки, судом учтены следующие обстоятельства. 

Факты нарушения исключительного права на товарные знаки выявлены не самостоятельно ответчиком, а истцами. Множественный характер нарушения, о чем свидетельствуют сразу несколько фактов выявленных нарушений исключительных прав трех правообладателей. Действия ответчика ведут к снижению доверия потребителей к оригинальным кондитерским изделиям под названиями «Барбарис», «Школьные», «Мишка косолапый», «Красная шапочка», «Маки» производимых ОАО «РОТ ФРОНТ», ПАО «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и их лицензиатами. Ответчик не предпринял мер, чтобы убедиться в том, что используемые обозначения не являются зарегистрированными товарными знаками и их использование не нарушит законных прав других лиц. Соответствующая информация не является конфиденциальной, она содержится в реестрах Роспатента, публикуется в Официальном Бюллетене Роспатента и доступна каждому. 

Таким образом, коллегия суда соглашается, что в нарушение со стороны ответчика было допущено намеренно, он осознавал незаконность своих действий, а также возможность привлечения к предусмотренной законом ответственности за незаконное использование товарных знаков. 

ИП ФИО3 осуществляет свою деятельность как минимум с 2004 года. Основным видом деятельности является торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах (в соответствии с информацией с сайта ФНС). 

Следовательно, являясь профессиональным участником гражданских правоотношений, осуществляющим реализацию кондитерских изделий, ранее привлекаемая к ответственности за аналогичное нарушение, ответчик обязана была удостовериться, что, осуществляя реализацию продукции под определенными наименованиями, не нарушает исключительных прав третьих лиц. 

Кроме того, однократность совершения нарушения подразумевает, что противоправное деяние, в том числе в сфере нарушения интеллектуальных прав, было совершенно лицом впервые независимо от конкретных обстоятельств нарушения и лица, чье право было нарушено такими действиями. 

Вместе с тем, согласно сведениям, содержащимся на сайте «Картотека арбитражных дел» ответчик ранее привлекался к ответственности за нарушение исключительных прав, ввиду чего нарушение ответчика характеризуется как грубое, совершенное умышлено, так он уже был предупрежден о незаконности торговли контрафактными товарами и был ознакомлен с требованиями уничтожить всю продукцию такого рода. 

Данный факт свидетельствует, что финансовые санкции, которые ранее были применены к ответчику, не оказывают на него должного воздействия, не принимаются им во внимание и не направлены на достижение устранения нарушений прав правообладателей.

Учитывая характер допущенного правонарушения и исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, принимая во внимание то, что ответчик допустил нарушение исключительных прав, действия по заключению лицензионного договора ответчиком не предприняты, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что размер заявленной истцом к взысканию компенсации является разумным и справедливым.

Ответчик заявляет, что суд первой инстанции взыскал компенсацию за каждый товарный знак по делу № А45-1629/2023, однако, данный довод подлежит отклонению по следующим основаниям.

В рассматриваемом случае, ОАО «РОТ ФРОНТ» просило взыскать 500 000 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака «Барбарис» по свидетельству №137558 и Общеизвестного товарного знака «Барбарис» по свидетельству № 116 при предложении к продаже и введение в гражданский оборот контрафактной продукции – карамель «со вкусом барбариса». ПАО «Красный Октябрь» просило взыскать 500 000 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака «Мишка косолапый» по свидетельству №78644 и Общеизвестного товарного знака «Мишка косолапый» по свидетельству № 160 при предложении к продаже и введение в гражданский оборот контрафактной продукции – конфеты «мишутка». Размер компенсации в 500 000 рублей обоснован общеизвестностью товарных знаков № 116 и № 160 (является одним из критериев определения размера компенсации). Истцы не указывали в исковом заявлении требования о выплате компенсации и отдельно за ТЗ «Барбарис» по свидетельству №137558 и отдельно за ОТЗ «Барбарис» №116; а также отдельно за использование товарного знака «Мишка косолапый» по свидетельству №78644 и Общеизвестного товарного знака «Мишка косолапый» по свидетельству №160. По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Подлежит отклонению довод ответчика, что суд первой инстанции, при вынесении решения по делу не оценил довод о единстве намерений при реализации кондитерских изделий ИП ФИО3

Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения. Положения абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации. Каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок.                     

В материалах дела содержатся следующие доказательства о пяти фактах выявленных нарушений исключительных прав трех правообладателей (подтверждающих срок и количество закупок спорной продукции), по данному делу: - ссылки из веб-архива https://web.archive.org/ с информацией о предложении к продаже продукции на сайте Ответчика, расположенного по адресу: https://rakhat-nsk.ru/ конфет «Школьные» - в январе 2021 г.; конфет «Мишутка» - в июле 2021 г.; конфет «Со вкусом барбариса» - в сентябре 2019 г.; конфет «Маки Алатау» - в октябре 2020 г. (по всем позициям срок использования товарных знаков истцов – более 1 года); - чеки и этикетки закупленной спорной продукции (19.04.2022; 17.05.2022; 04.07.2023 г.).                                                                               

В нарушение статьи 65 АПК РФ от ответчика, на которого возложено бремя доказывания единства намерений при совершении нескольких сделок, не поступило никаких относимых и допустимых доказательств в подтверждение указанных им обстоятельств.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В соответствии с ч. 1 ст. 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Частью 2 статьи 9 АПК РФ установлено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

В рассматриваемом случае, ответчик, не представил доказательств тяжелого материального положения.                                                                                                                                    

Ссылки ответчика на сниженный уровень дохода в связи со сложившейся в мире и стране ситуации, которая привела к значительному росту валют, не относятся к рассматриваемому делу, в связи с отсутствием каких-либо доказательств снижения уровня дохода ответчика.

Кроме того, суд апелляционной инстанции учитывает, что компенсация является штрафной мерой ответственности и преследует, помимо прочих целей, цель общей превенции совершения правонарушений, что не выполняется в случае необоснованного снижения компенсации со стороны суда.

С учетом изложенного, оснований для отмены решения суда первой инстанции, установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, у суда апелляционной инстанции не имеется.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины в апелляционной инстанции, согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подпункту 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием оснований для удовлетворения апелляционной жалобы относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1  статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 09.10.2023 по делу № А45-1629/2023 оставить без изменения, а апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО3 – без удовлетворения. 

             Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

    Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, направляется лицам, участвующим в деле, согласно статье 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

   Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса "Картотека арбитражных дел" http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

ПредседательствующийТ.В. Павлюк 

Судьи О.О. Зайцева

 ФИО2