АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

15 октября 2020 года

Дело № А33-4702/2018

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 08 октября 2020 года.

В полном объёме решение изготовлено 15 октября 2020 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Исаковой И.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (ИНН 027810700736, ОГРНИП 311028012400084), г. Уфа

к обществу с ограниченной ответственностью "Торговая сеть Командор" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), Красноярский край, г. Красноярск 

с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора:

- общества с ограниченной ответственностью «Командор-Холдинг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) Красноярский край, г. Красноярск, 

- общества с ограниченной ответственностью «Стройпрестиж» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), Красноярский край, г. Красноярск,

- индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 450095, Республика Башкортостан, г. Уфа);

- индивидуального предпринимателя ФИО3 (452410, Республика Башкортостан, с. Иглино),

о признании незаконным использование товарного знака, о взыскании 20 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак,

при участии:

от истца: Ибатуллина А.В., личность удостоверена на основании паспорта (путем участия в онлайн-заседании),

от ответчика: ФИО4, представителя по доверенности от 02.06.2020, личность удостоверена на основании паспорта, ФИО5, представителя по доверенности от 25.08.2020, личность удостоверена на основании паспорта,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Батухтиной П.С., 

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Торговая сеть Командор» (далее – ответчик) о признании незаконным использование ответчиком товарного знака «Командор» при осуществлении своей деятельности, в том числе в фирменном наименовании, взыскании 600 000 руб. компенсации за неправомерное использование обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации №567820. 

Определением от 15.03.2018 исковое заявление принято к производству суда в порядке упрощенного производства.

Определением от 29.03.2018 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Определением от 10.05.2018 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: общество с ограниченной ответственностью «Командор-Холдинг», общество с ограниченной ответственностью «Стройпрестиж». 

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 09.10.2018, оставленным в силе постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 25.01.2019, иск удовлетворен частично, использование ответчиком коммерческого обозначения «Командор» в фирменном наименовании признано незаконным, в удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2019 решение от 09.10.2018 и постановление от 25.01.2019 по делу отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края. 

Определением от 13.05.2019 дело принято к производству суда на новое рассмотрение.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 10.09.2019, оставленным без изменения Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 16.12.2019, в  удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26.06.2020 решение от 10.09.2019 и постановление от 16.12.2019 по делу отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края. 

Определением от 17.07.2020 при новом рассмотрении дело передано судье Исаковой И.Н.

Определением от 22.07.2020 назначено предварительное судебное заседание на новом рассмотрении.

Определением от 13.08.2020 удовлетворено ходатайство истца об уточнении исковых требований, просит признать незаконным использование ответчиком коммерческого обозначения «Командор» в отношении деятельности по продаже товаров, в том числе фирменного наименования, взыскать компенсацию за незаконное использование за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) по свидетельству Российской Федерации №567820 в сумме 20 000 000 руб.

Определением от 19.08.2020 в удовлетворении заявления ФИО6 о вступлении в дело №А33-4702/2018  в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, отказано.

Третьи лица, не явившиеся в судебное заседание, извещены надлежащим образом о времени и месте разбирательства. Сведения о дате и месте слушания размещены на сайте Арбитражного суда Красноярского края. Судебное заседание проводится в отсутствие третьих лиц.

29.09.2020 в материалы дела от истца (через систему «Мой Арбитр» 28.09.2020) поступили письменные пояснения, которые судом приобщены к материалам дела.

Ответчик в материалы дела представил дополнительные пояснения, устно пояснил, что ответчик в спорный период получал выручку не только от деятельности, связанной с реализацией товаров, но и от других видов деятельности, в том числе от сдачи помещений в магазинах в субаренду, поставки вторсырья и др. Кроме того, ответчик пояснил, что ООО «Торговая сеть «Командор» в настоящее время осуществляет деятельность по реализации товаров не только в магазинах, на вывесках которых используется обозначение «Командор», но и в магазинах с вывеской «Хороший», «Батон», «У дома», «Аллея».

Ответчик в материалы дела представлены копии договоров субаренды нежилого помещения от 01.01.2017 №01/89, субаренды части нежилого помещения от 01.12.2016 №01/06, субаренды нежилого помещения от 01.04.2017 №01/04, субаренды от 18.02.2019 №01/197, субаренды от 01.02.2019 №02/119.

Истец устно пояснил, что им заявлено требование о взыскании компенсации за 2017 год, просит отказать в приобщении указанных документов.

Суд отклонил ходатайство ответчика о приобщении к материалам дела копий договоров субаренды от 18.02.2019 №01/97, субаренды от 01.02.2019 №02/19, поскольку указанные договоры заключены за пределами спорного периода, суд возвратил указанные копии договоров представителю ответчика.

Копии договоров субаренды нежилого помещения от 01.01.2017 №01/89, субаренды части нежилого помещения от 01.12.2016 №01/06, субаренды нежилого помещения от 01.04.2017 №01/04 судом приобщены к материалам дела.

На вопрос суда об исполнении истцом какого из установленных в законе способах, истец просит взыскать компенсацию, истец дополнительно уточнил что, просит взыскать компенсацию на основании пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в виде двукратной стоимости реализованных товаров. 

Ответчик устно пояснил, что в рамках перерыва готов представить сведения о выручке, полученной в  магазинах «Комендор» и отдельно по магазинам «Хороший», «Батон», «У дома», «Аллея».

Истец возражал против объявления перерыва, уточнил у ответчика, какая доля выручки приходится на реализацию товаров  в магазинах с вывеской «Командор». 

Ответчик устно пояснил, что примерно 5%. 

Истец заявил, что размер  заявленной им компенсации – 20 000 000 руб. меньше чем 5% от выручки, следовательно, истец соглашается с таким размером выручки и   просит суд рассмотреть дело по имеющимся доказательствам.

В судебном заседании, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв до 16 час. 00 мин. 08 октября 2020 года в целях представления дополнительных доказательств ответчиком, о чем вынесено протокольное определение. Лицам, участвующим в деле, сообщено, что после перерыва судебное заседание будет продолжено в зале судебного заседания №315 здания Арбитражного суда Красноярского края по адресу 

<

...>.

Сведения о перерыве в судебном заседании размещены на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет.

После перерыва судебное заседание продолжено с участием:

от истца: ФИО1, личность удостоверена на основании паспорта (путем участия в онлайн-заседании),

от ответчика: ФИО5, представителя по доверенности от 25.08.2020, личность удостоверена на основании паспорта.

Ответчик представил в материалы дела в письменном виде дополнительные пояснения, дополнительные доказательства: договор купли-продажи недвижимого имущества от 04.08.1998, копию страницы газеты «Комок» №30 от 01.08.2000 года, которые приобщены к материалам дела.

Ответчик устно пояснил, что ООО «ДМ-Трейдинг», входящее в группу компаний «Командор», начало использовать коммерческое обозначение «Командор», ранее 05.11.2001, с которой установлен приоритет принадлежащего истцу товарного знака «Командор» по свидетельству  №567820.

Ответчик сообщил, что для целей получения информации об использовании ООО «ДМ-Трейдинг» коммерческого обозначения «Командор» в предпринимательской деятельности в адрес указанной организации был направлен адвокатский запрос от 07.10.2020 №132, по состоянию на 08.10.2020 ответ на адвокатский запрос не получен.

Ответчиком заявлено ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика, ООО «ДМ-Трейдинг».

Истец возражал против привлечения к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика, ООО «ДМ-Трейдинг».

Согласно статье 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. 

Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, суд полагает, что судебный акт по настоящему делу не может повлиять на права и обязанности ООО «ДМ-Трейдинг», в связи с чем суд отклонил ходатайство ответчика о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика, ООО «ДМ-Трейдинг».

06.10.2020 через систему  «Мой Арбитр» от истца поступили письменные пояснения, с приложением распечатки с сайта ответчика  в сети «Интернет», фотографии кассового чека с магазина «Хороший», фотографии кассового чека с магазина «Аллея», фотографии информационного стенда в магазине «Хороший», фотографии информационного стенда в магазине «Аллея», копии лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции от 25.09.2020 №24РПА0002230 магазина «Хороший», копии лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции от 25.09.2020 №24РПА0002230 магазина «Аллея», копии книги отзывов и предложений магазина «Хороший», копии книги отзывов и предложений магазина «Аллея». 

Истец заявил ходатайство не приобщать доказательства, приложенные к письменным пояснениям, поступившим в суд 06.10.2020.

Судом удовлетворено ходатайство истца, распечатка с сайта ответчика  в сети «Интернет», фотография кассового чека с магазина «Хороший», фотография кассового чека с магазина «Аллея», фотография информационного стенда в магазине «Хороший», фотография информационного стенда в магазине «Аллея», копия лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции от 25.09.2020 №24РПА0002230 магазина «Хороший», копия лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции от 25.09.2020 №24РПА0002230 магазина «Аллея», копия книги отзывов и предложений магазина «Хороший», копия книги отзывов и предложений магазина «Аллея» судом не приобщаются к материалам дела. 

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

На основании зарегистрированного в установленном порядке договора об отчуждении исключительного права от 08.12.2016 № РД0212303 истец является правообладателем товарного знака «Командор» по свидетельству Российской Федерации №567820, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) 28.04.2003 с приоритетом от 05.11.2001 в отношении услуг 41-го класса «организация досуга; организация развлечений; организация лотерей; организация конкурсов, выставок, симпозиумов» и 42-го класса «реализация товаров; обеспечение пищевыми продуктами и напитками; базы, магазины; кафе; рестораны; программирование; создание новых видов товаров; использование запатентованных объектов интеллектуальной собственности; юридические услуги» МКТУ.

Согласно свидетельству на товарный знак, товарный знак №567820 приобретен истцом у ФИО7 по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированному 08.12.2016 (дата публикации извещения 25.12.2016). 

На основании договора, зарегистрированного Роспатентом 15.12.2017 за № РД0239497, истец предоставил индивидуальному предпринимателю ФИО3 право использования названного товарного знака на условиях неисключительной лицензии для индивидуализации магазина «Командор», расположенного по адресу: 

<

...>.

Из искового заявления следует, что ответчик использует обозначение «Командор» при реализации товаров, в том числе  в фирменном наименовании, на вывесках магазинов, в названии 73 магазинов, в названии торговой сети на сайте в сети «Интернет», в доменном имени сайта  принадлежащего ООО «Торговая сеть Командор»  товарного знака «Командор» без заключения лицензионного договора на использование товарного знака, тогда как, используемое обозначение, по мнению истца, является сходным до степени смешения с товарным знаком истца. 

Как установлено судом ООО «ТС Командор» зарегистрировано в качестве юридического лица 18.12.1991, первоначально имело наименование ООО «Элита – 98», которое было изменено на основании протокола общего собрания участников от 10.04.2017. В качестве места его нахождения указан адрес: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1, стр. 51/1. Основным видом экономической деятельности ответчика является торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах, а дополнительными – производство мяса и пищевых субпродуктов в охлажденном виде и замороженном виде, производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде и другие.

В материалы дела ответчиком представлено заключение специалиста-лингвиста — ФИО8, кандидата филологических наук, доцента кафедры русского языка и речевой коммуникации Института филологии и языковой коммуникации ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», в котором были даны ответы на вопросы ответчика: Какие слова в русском языке относятся к индивидуальным, уникальным?; Является ли слово «командор» индивидуальным, уникальным, то есть оригинальным, неповторяющимся?; Является ли слово «командор» общепринятым наименованием или термином, характерным для какой-либо сферы деятельности? 

Обобщая ответы на поставленные вопросы, автор заключения указывает, что многозначное слово «командор» является нарицательным наименованием и употребляется преимущественно в терминологии военно-морского дела как обозначения военно-морского звания (флотского чина). На территории Красноярского края слово является общеизвестным ввиду захоронения командора ФИО9 в 1807 г. в г. Красноярске и установки памятника, сайта, многочисленных книжных изданий, популяризирующих его деятельность и историю романтической любви к нему Консепсии де Аргуэльо. О том, что слово «командор» относится к терминам военно-морского дела, свидетельствует 70 контекстов в русском национальном корпусе, где оно используется самостоятельно и в составе наименования капитан-командор, а также представленность данного значения в поисковой системе Яндекс, ориентированной на актуальное современное словоупотребление.

Истцом ответчику 29.12.2017 направлено досудебное предложение об урегулировании спора. В ответе на предложение, ответчик указал, что товарный знак им используется на законных основаниях. 

Истец, ссылаясь на то, что ответчик использует сходное до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком обозначение для индивидуализации (в качестве названия) при реализации товаров, в том числе  в фирменном наименовании, на вывесках магазинов, в названии 73 магазинов, в названии торговой сети на сайте в сети «Интернет», в доменном имени сайта  принадлежащего ООО «Торговая сеть Командор». Наряду с этим истец указал, что обозначение «Командор» используется ответчиком при реализации товаров, в том числе  в фирменном наименовании, на вывесках магазинов, в названии магазинов, в названии торговой сети на сайте в сети «Интернет», в доменном имени сайта  принадлежащего ООО «Торговая сеть Командор», обратился в Арбитражный суд Красноярского края с настоящим иском. 

В подтверждение указанного довода истец в материалы дела представил фотографию магазина «Командор», расположенного по адресу: 

<

...> и фотографию магазина «Командор», расположенного по адресу: 

<

...>. 

Кроме того, истцом в материалы дела предоставлена видеосъемка, на котором зафиксирована покупка товара в магазине с вывеской «Командор» по адресу: 

<

...>.

В материалы дела представлен протокол осмотра доказательств от 16.04.2018, составленный ФИО10, нотариусом  г. Уфа Республики Башкортостан, согласно которого произведен осмотра доказательства в виде интернет-сайта по адресу: http://www.sm-komandor.ru/company/now. с сохранением и приложением к протоколу страниц сайта. При исследовании указанных страниц установлено, что на страницах сайта ответчика используется в верхней части обозначение «Командор».

На представленной ответчиком копии страницы газеты «Комок» №30 от 01.08.2000 года размещено рекламное объявление: магазин «Командор», ул. П.Железняка, д.50, с указанием режима работы.

В подтверждение довода об использовании ответчиком обозначения «Командор», истцом в материалы дела представлены кассовые чеки  от 18.07.2018, от 21.07.2018, от 22.07.2018, от 23.07.2018, от 24.07.2018, от 25.07.2018, от 26.07.2018, с указанием наименования организации, которая осуществляет реализацию товаров - ООО Торговая сеть «Командор».

Истцом также представлены кассовые чеки от 26.07.2018 с указанием наименования Универсам «Командор», кассовые чеки от 18.07.2018, от 21.07.2018, от 22.07.2018, от 23.07.2018, от 24.07.2018, от 25.07.2018, от 26.07.2018, с указанием наименования ООО Торговая сеть «Командор».

В материалах дела имеется печатная продукция ООО Торговая сеть «Командор» в качестве рекламы продуктов, реализуемых в магазинах сети ООО Торговая сеть «Командор», на обложке в верхней части и на страницах в левом (и в правом) верхних углах расположено обозначение «Командор». 

На основании договоров субаренды нежилого помещения от 01.01.2017 №01/89, субаренды части нежилого помещения от 01.12.2016 №01/06, субаренды нежилого помещения от 01.04.2017 №01/04 ответчиком предоставлена часть помещений в магазинах, расположенных по адресам: 

<

...>, 

<

...> Краснодарская, 8,  ООО «Дешевая аптека», ИП ФИО11, ИП ФИО12 14 м2, 202, 23 кв.м, 194,7 кв.м соответственно.  

 Из бухгалтерской отчетности ответчика за 2017 года следует, что ответчик получил выручку (доход) 19 565 760  тыс. руб.

Ответчик ООО «ТС Командор» не согласен с заявленными исковыми требованиями в полном объеме, считает их незаконными и необоснованными.

Возражая против удовлетворения иска, ответчик ссылался на то, что в фирменном наименовании, для обозначения магазинов своей компании, на вывесках магазинов, в названии торговой сети на сайте в сети «Интернет», в доменном имени сайта  принадлежащего ООО «Торговая сеть Командор»  использует товарный знак «Командор» по свидетельству Российской Федерации №309427, правообладателем которого является общество «Стройпрестиж», зарегистрированный 27.06.2006 с приоритетом от 31.12.2004 в отношении товаров и услуг 28, 29, 35, 37, 39, 43-го классов МКТУ. 

В обоснование правомерности своих действий ответчик представил в материалы дела лицензионный договор о предоставлении права на использование товарного знака от 01.01.2016 № КХ-СПр/Ком-1-16, заключенный между ООО «Стройпрестиж» и ООО «Командор-Холдинг», а также сублицензионный договор о предоставлении права на использование товарного знака от 01.01.2016 № КХ-Э/Ком-2-16, заключенный между обществом «Командор-Холдинг» и ответчиком.

Товарный знак по свидетельству  №309427 зарегистрирован в отношении следующих товаров и услуг:

28 - игры автоматические без использования телевизионных приемников; игры настольные; игры; кегли; кегли [игра]; круги для рулетки вращающиеся; пистолеты пневматические [игрушки]; ракетки; столы бильярдные; столы бильярдные с автоматами для предварительной оплаты; столы для настольного тенниса; столы для настольного футбола; тренажеры спортивные; устройства для электронных игр [за исключением устройств с обязательным использованием телевизионных приемников]; устройства и оборудование для боулинга; фишки для игр; шары бильярдные; шары для игр; шахматы; шашки;

29 - арахис обработанный; белки пищевые; белок яичный; грибы консервированные; желток яичный; миндаль толченный; орехи обработанные; травы пряно-вкусовые консервированные; яйца улитки; яйца;

35 - продажа аукционная; продвижение вышеуказанных товаров 28 и 29 классов [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка вышеуказанных товаров 28 и 29 классов и услуги предприятиям]; управление гостиничными делами;

37 - информация по вопросам ремонта; мытье автомобилей; мытью окон; мытье транспортных средств; прокат строительной техники; прокат строительных транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт транспортных средств;

39 - информация по вопросам хранения товаров на складах; переноска грузов; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; снабжение питьевой водой; услуги автостоянок; хранение товаров на складах;

43 - гостиницы; мотели; пансионаты; прокат мебели, столового белья и посуды; услуги кемпингов.

12.04.2019 зарегистрирован переход прав на товарный знак по свидетельству №309427 от ООО «Стройпрестиж» к ООО «ТС Командор», что подтверждается представленными в материалы дела изменения к свидетельству.

Кроме того, ответчик ссылается на то, что входит в группу компаний «Командор» использует товарный знак по свидетельству №309427 с 1994 года, что подтверждается открытыми источниками, в подтверждение чего в материалы дела 28.08.2018 представлены распечатки страниц с сайта ответчика, протокол №1 общего собрания участников ООО «Дуплет» от 26.01.2011, заявку на проведение промоакции в универсаме «Командор» от 08.09.2011, две заявки на участие в газете «Командор» 2008 года, заявку на участие в информационной листовке «Командор» 2007 года, заявки на участие в газете «Командор» 2006 года, заявки на участие в газете «Командор» 2007 года. 

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как закреплено в пункте 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 ГК РФ).

Таким образом, использование для индивидуализации товаров и услуг обозначения, тождественного или сходного с ним до степени смешения товарному знаку иного лица, в том числе на вывеске, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Товарный знак, фирменное наименование и коммерческое обозначение являются самостоятельными средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Как разъяснено в пункте 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Как следует из материалов дела, истец обратился в суд с иском в защиту исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №567820, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) 28.04.2003 с приоритетом от 05.11.2001 в отношении услуг 41-го класса «организация досуга; организация развлечений; организация лотерей; организация конкурсов, выставок, симпозиумов» и 42-го класса «реализация товаров; обеспечение пищевыми продуктами и напитками; базы, магазины; кафе; рестораны; программирование; создание новых видов товаров; использование запатентованных объектов интеллектуальной собственности; юридические услуги» МКТУ.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Истец ссылается на то, что обозначение «Командор» используется ответчиком при реализации товаров, в том числе  в фирменном наименовании, на вывесках магазинов, в названии магазинов, в названии торговой сети на сайте в сети «Интернет», в доменном имени сайта  принадлежащего ООО «Торговая сеть Командор», а, следовательно, нарушает его права на принадлежащий ему товарный знак. 

Довод ответчика о том, что при реализации товаров, в том числе  в фирменном наименовании, на вывесках магазинов, в названии магазинов, в названии торговой сети на сайте в сети «Интернет», в доменном имени сайта  принадлежащего ООО «Торговая сеть Командор»,  использует принадлежащее ему права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 309427, является необоснованным в силу следующего.

В силу п.2 ст. 1481 ГК РФ свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно п.2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2018 по делу №СИП-334/2018 правовая охрана товарного знака по свидетельству №309427 досрочно прекращена в отношении части услуг 35 класса МКТУ «продажа аукционная; продвижение вышеуказанных товаров 28 и 29 классов (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка вышеуказанных товаров 28 и 29 классов и услуги предприятиям)». Данный товарный знак действует в отношении следующих товаров и услуг: 

28  - игры автоматические без использования телевизионных приемников; игры настольные; игры; кегли; кегли [игра]; круги для рулетки вращающиеся; пистолеты пневматические [игрушки]; ракетки; столы бильярдные; столы бильярдные с автоматами для предварительной оплаты; столы для настольного тенниса; столы для настольного футбола; тренажеры спортивные; устройства для электронных игр [за исключением устройств с обязательньм использованием телевизионных приемников]; устройства и оборудование для боулинга; фишки для игр; шары бильярдные; шары для игр; шахматы; шашки;

29 - арахис обработанный; белки пищевые; белок яичный; грибы консервированные; желток яичный; миндаль толченный; орехи обработанные; травы

пряно-вкусовые консервированные; яйца улитки; яйца;

35 - управление гостиничными делами;

37 - информация по вопросам ремонта; мытье автомобилей; мытью окон; мытье транспортных средств; прокат строительной техники; прокат строительных транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт транспортных средств;

39 - информация по вопросам хранения товаров на складах; переноска грузов; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; снабжение питьевой водой; услуги автостоянок; хранение товаров на складах;

43 - гостиницы; мотели; пансионаты; прокат мебели, столового белья и посуды; услуги кемпингов.

Таким образом, наличие у ответчика исключительного права на данный товарный знак позволяет ему использовать это обозначение для индивидуализации перечисленных выше товаров 28, 29 классов МКТУ, а также для индивидуализации перечисленных услуг 35, 37, 39, 43 классов МКТУ, в то время как ответчик не вправе использовать этот товарный знак в отношении деятельности, связанной с продажей (реализацией) товаров.

Право на товарный знак по свидетельству № 309427 перешло к ответчику от ООО «Стройпрестиж» 12.04.2019, таким образом, в спорный период (2017 год) ответчик права на товарный знак по свидетельству № 309427 не обладал. Именно с этой даты ответчик имел право использования этого товарного знака в отношении товаров (услуг), в отношении которых этот товарный знак зарегистрирован.

Кроме того, ни в фирменном наименовании, ни в доменном имени ООО «Торговая сеть Командор» не может быть использовано обозначение, охраняемое комбинированным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 309427, в том виде, в котором ему предоставлена правовая охрана. Исключительное право на товарный знак действует лишь в отношении товаров (услуг), указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).   

Частью 2 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знаков принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знаков, от сходства противопоставляемых знаков, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (далее - Правила №482), методологическими подходами, изложенными в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 №128 (далее - Руководство №128).

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил №482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил №482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил №482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 162 постановления от 23.04.2019 №10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. 

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, экспертиза по таким вопросам не проводится. 

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия. 

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. 

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства. 

Из материалов дела следует, что товарный знак «Командор» №567820 зарегистрирован 28.04.2003, приоритет от 05.11.2001. Изобразительная часть товарного знака представляет собой словесный элемент, выполненный заглавными буквами русского алфавита, в графической манере на основе стандартного шрифта Times New Roman, представляющей постепенное дугообразное увеличение размера изображения товарного знака по краям от начала слова к середине и постепенное уменьшение размера изображения от середины слова к окончанию.

Используемое ответчиком обозначение «Командор» выполнено оригинальным шрифтом, что в том числе выражено в отсутствии части нижнего элемента буквы «А».

       Согласно пункту 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле.

Следовательно, преюдиция - это установление судом конкретных фактов, которые закрепляются в мотивировочной части судебного акта и не подлежат повторному судебному установлению при последующем разбирательстве иного спора между теми же лицами.

Преюдициальность предусматривает не только отсутствие необходимости повторно доказывать установленные в судебном акте факты, но и запрет на их опровержение.

        В силу статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установленные Судом по интеллектуальным правам  по делу № СИП-1059/2019 обстоятельства имеют преюдициальное значение для настоящего дела. Так, Судом по интеллектуальным правам  установлена высокую степень сходства принадлежащего ИП ФИО1 товарного знака по свидетельству  №567820 с  используемым ООО «Торговая сеть Командор» обозначением в фирменном наименовании. Сходство до степени смешения указанных обозначений носит очевидный характер. 

Полное вхождение единственного словесного элемента одного обозначения в другое обозначение, содержащее тождественный элемент, само по себе исключает вывод об отсутствии какого-либо сходства сравниваемых обозначений. 

В пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю). 

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Из приведенных норм следует, что исключительное право на зарегистрированный товарный знак принадлежит его правообладателю и действует на всей территории Российской Федерации вне зависимости от использования этого товарного знака в границах той или иной географической территории или административного образования. По общему правилу другие лица могут использовать такой товарный знак только с согласия его правообладателя также на всей территории Российской Федерации без каких-либо ограничений. Использование товарного знака другими лицами без согласия правообладателя является нарушением соответствующих исключительных прав. В защите зарегистрированного товарного знака не может быть отказано до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным. 

Доказательств, опровергающих действительность правовой охраны защищаемого товарного знака истца, в материалы дела не представлено.

Как следует из положений статей 1250, 1252, 1484, 1515 ГК РФ независимо от обстоятельств использования либо неиспользования правообладателем товарного знака доказанность того, что истец и есть этот правообладатель, а ответчик использует без его согласия данное средство индивидуализации, является достаточным основанием для удовлетворения требований о запрете ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с этим товарным знаком, и для взыскания компенсации. Также суд отмечает, что, являясь правообладателем товарного знака, истец имеет право на предъявление требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (пункт 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ), и о взыскании компенсации (пункт 4 статьи 1515 ГК РФ).

Суд считает необоснованным довод ответчика о том, что истцом спорный товарный знак не используется. Указанный довод отклонен судом на основании следующего.

Гражданский кодекс Российской Федерации выделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору либо другим лицом под контролем правообладателя. При этом по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя − это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора. По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 Кодекса), договор простого товарищества (глава 55 Кодекса), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 39 Кодекса), предварительный договор (статья 429 Кодекса), в том числе лицензионный, и др.

Как установлено судом, спорный товарный знак используется истцом путем предоставления права его использования лицензиатом — индивидуальным предпринимателем ФИО3 на основании прошедшего государственную регистрацию лицензионного договора. Факт предоставления названного права  безвозмездно не опровергает установленные судом обстоятельства его использования в соответствии с действующим законодательством.

Подобный способ реализации принадлежащего истцу исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) не является злоупотреблением права в смысле статьи 10 ГК РФ, а является естественным поведением лица в гражданском обороте. Доказательств наличия в действиях истца намерения причинить вред иным участникам гражданско-правовых отношений в материалы дела не представлено.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 177 постановления № 10, исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на лице, заявляющего о наличии у него права на такое обозначение.

Таким образом, для признания за лицом исключительного права на коммерческое обозначение необходимо устанавливать, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории. При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

Между тем, само по себе заявление ответчика о принадлежности ему исключительного права на коммерческое обозначение об этом не свидетельствует.

В судебном заседании, состоявшемся 13.08.2020, ответчик в судебном заседании заявил ходатайство о приобщении к материалам дела флэш-карты с видеозаписью открытия К-1 в 1999 году, копии двух дисконтных карт магазина «Командор» 1999 года. Ответчик устно пояснил, что представленные оказательства подтверждают приоритет начала использования словесного обозначения «Командор» с 1999 года. Истец возражал против рассмотрения ходатайства ответчика в настоящем судебном заседании, поскольку заблаговременно не были направлены для обозрения истцом.

Суд отклонил ходатайство о приобщении к материалам дела двух дисконтных карт магазина «Командор», поскольку на указанных картах отсутствуют сведения о дате изготовления указанных карт, суд возвратил указанные доказательства ответчику. Суд в судебном заседании обозрел видеозапись с флэш-карты, предоставленной ответчиком. С учетом того, что логотип магазина указан на видеозаписи иной, не являющийся товарным знаком, используемым ответчиком по лицензионному договору, заключенному с «Стройпрестиж», а также при отсутствии доказательств принадлежности ответчику магазина, открытие которого зафиксировано на видеозаписи, суд отклонил ходатайство ответчика о приобщении к материалам дела флэш-карты с видеозаписью открытия магазина, суд в судебном заседании возвратил флэш-карту ответчику

Довод ответчика о том, что ООО «ДМ-Трейдинг», входящее в группу компаний «Командор», начало использовать коммерческое обозначение «Командор», ранее 05.11.2001, с которой установлен приоритет принадлежащего истцу товарного знака «Командор» по свидетельству  №567820, в подтверждение чего представил в материалы дела договор купли-продажи недвижимого имущества от 04.08.1998, копию страницы газеты «Комок» №30 от 01.08.2000 года, отклоняются судом, поскольку факт использования коммерческого обозначения «Командор» иным юридическим лицом - ООО «ДМ-Трейдинг» для настоящего дела существенного значения не имеет.

Кроме того, ответчик ссылается на то, что входит в группу компаний «Командор» использует товарный знак по свидетельству №309427 с 1994 года, что подтверждается открытыми источниками, в подтверждение чего в материалы дела 28.08.2018 представлены распечатки страниц с сайта ответчика, протокол №1 общего собрания участников ООО «Дуплет» от 26.01.2011, заявку на проведение промоакции в универсаме «Командор» от 08.09.2011, две заявки на участие в газете «Командор» 2008 года, заявку на участие в информационной листовке «Командор» 2007 года, заявки на участие в газете «Командор» 2006 года, заявки на участие в газете «Командор» 2007 года. На указанных заявках проставлена печать с реквизитами ООО «Дуплет».

Оценив указанные доказательства, суд пришел к выводу о том, указанные доказательства относятся к деятельности  ООО «Дуплет»  и не имеют отношения к деятельности ответчика.

Согласно информации, размещенной на сайте ФНС России, ООО «Дуплет» (ОГРН 

<

***>) 10.10.2011 реорганизовано путем присоединения, правопреемником является ООО «Галион», которое ликвидировано 11.03.2012. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

С учетом положений статьи 1477 ГК РФ подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ позволяет правообладателю взыскивать не только компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак, но и, в аналогичных случаях, позволяет правообладателю взыскивать компенсацию в двукратном размере стоимости оказанных услуг или выполнения работы, если при оказании таких услуг или выполнении таких работ незаконно использовался товарный знак.

Истец, избрав вид компенсации в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, и представив свой расчет компенсации, не лишен при этом возможности добровольно снизить заявленный размер компенсации. В настоящем деле истец самостоятельно снизил размер компенсации до 20 000 000 руб.

Заявленный  размер компенсации предъявлен истцом с учётом показаний прибыли ответчика за  2017 год, размер которой ответчик не оспаривает.

Согласно ходатайству истца об уточнении исковых требований, поступившему в суд 07.08.2020, из бухгалтерской отчетности ответчика за 2015, 2016, 2017 годы следует, что ответчик получил выручку (доход) соответственно 9 406 815 тыс. руб., 11 144 684 тыс. руб., 19 565 760 тыс. руб., итого за три года 40 117 259 тыс. руб., следовательно, по мнению истца, он вправе требовать вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере 80 234 518 тыс. руб. в результате добровольного снижения размера компенсации истец просит взыскать с ответчика 20 000 000 руб. компенсации. Вместе с тем истец, уточняя исковые требования, истец просит взыскать компенсацию за период с 01.01.2017 по 31.12.2017. 

Ответчиком в судебном заседании  заявлен довод о том, что ООО «Торговая сеть «Командор» в настоящее время осуществляет свою деятельность по реализации товаров  не только в магазинах с вывеской  «Командор», но и в магазинах с вывеской «Хороший», «Батон», «У дома», «Аллея». Ответчик устно пояснил, что в рамках перерыва готов представить сведения о размере выручки по магазинам с вывеской  «Командор», и по магазинам с вывеской «Хороший», «Батон», «У дома», «Аллея».

Судом в судебном заседании 02.10.2020 был объявлен перерыв для предоставления ответчику возможности представить доказательства в обоснование заявленного довода.

После перерыва в судебном заседании 08.08.2020 ответчик указанные пояснения не представил, пояснив, что для предоставления такой информации необходимо больше времени.

С учетом того, что настоящее дело рассматривается с 2018 года, сведения о наличии у ответчика  магазинов с вывеской «Хороший», «Батон», «У дома», «Аллея» ему было известно в течение всего времени рассмотрения дела, указанные доводы были заявлены ответчиком только в судебном заседании, состоявшемся 02.10.2020, ответчик фактически предпринимает действия к затягиванию рассмотрения дела. 

Согласно положениям, предусмотренным частью 2 статьи 9, частями 3 и 4 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга и обязаны раскрыть доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, заблаговременно, до начала судебного разбирательства, учитывая при этом, что они несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими соответствующих процессуальных действий.

В соответствии с частью 1 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, имеют право, в том числе, знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного разбирательства.

Одной из задач судопроизводства в силу пункта 5 статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является формирование уважительного отношения к закону и суду.

Стороны, наделенные равными процессуальными правами и обязанностями, установленными статьей 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, должны добросовестно ими пользоваться.

Таким образом, права участников процесса неразрывно связаны с их процессуальными обязанностями, поэтому в случае, нереализации участником процесса предоставленных ему законом прав, последний несет риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с несовершением определенных действий.

Вместе с тем судом учтено, что  ответчик пояснил что доля выручки, приходящаяся на реализацию товаров  в магазинах с вывеской «Командор», составляет  примерно 5%, истец заявил, что размер  заявленной им компенсации – 20 000 000 руб. меньше чем 5% от выручки, следовательно, истец соглашается с таким размером выручки.

Как следует из содержания пунктом 3.1 и 4.3 Постановления Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда», размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, т.е. применительно к нарушению прав на конкретные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации - в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости (абзац второй пункта 3 статьи 1252). Этот размер должен быть судом обоснован, на что указано в абзаце четвертом пункта 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Поскольку компенсация, по смыслу взаимосвязанных положений статей 1250, 1252 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, имеет штрафной характер, принципиальное значение приобретает норма абзаца второго пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса о критериях, которыми должны руководствоваться суды при определении размера компенсации: он определяется в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Термин «характер нарушения» обычно понимается как относящийся к тяжести содеянного, причем, как правило, принимаются во внимание обстоятельства, характеризующие последствия нарушения, поведение причинителя вреда и наличие его вины. Вместе с тем, если иное не установлено данным Кодексом, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 его статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное при осуществлении нарушителем предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если тот не докажет, что нарушение произошло вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (абзац третий пункта 3 статьи 1250).

Оценив представленные доказательства, учитывая установленный факт нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак №567820, добровольное снижение истцом размера взыскиваемой компенсации, а также безвозмездность передачи истцом на основании договора, зарегистрированного Роспатентом 15.12.2017 за № РД0239497, индивидуальному предпринимателю ФИО3 права использования названного товарного знака на условиях неисключительной лицензии для индивидуализации магазина «Командор», расположенного по адресу: 

<

...>, учитывая сведения, размещенные в Картотеке арбитражных дел информации по делам, истцом по которым является ИП ФИО1, по которым истцом заявлен размер компенсации 50 000 руб. либо 600 000 руб., первоначально заявленную по настоящему делу сумму компенсации – 50 000 руб., суд считает сумму компенсации в размере 600 000 руб. соразмерной и справедливой штрафной мерой, позволяющей восстановить нарушенное право истца.

На основании изложенного, учитывая установленный судом факт использования ответчиком товарного знака, в защиту которого предъявлен настоящий иск, в отношении услуг, для которых он зарегистрирован либо однородным им, суд полагает правомерными доводы истца о наличии оснований для удовлетворения его требований.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина подлежит отнесению на ответчика. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Истцом при подаче иска была уплачена государственная пошлина в размере 8 000 руб., что подтверждается платежным поручением от 22.02.2018 №30.

Согласно пункту 48 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав от 23.09.2015 при взыскании компенсации за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности судебные расходы на оплату государственной пошлины относятся на истца пропорционально размеру необоснованно заявленной им компенсации.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Признать незаконным использование обществом с ограниченной ответственностью «Торговая сеть Командор» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) словесного обозначения «Командор» при реализации товаров, в том числе  в фирменном наименовании, на вывесках магазинов, в названии магазинов, в названии торговой сети на сайте в сети «Интернет», в доменном имени сайта  принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «Торговая сеть Командор»,  принадлежащего индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 311028012400084) товарного знака «Командор» по свидетельству Российской Федерации №567820, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности  28.04.2003. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торговая сеть Командор» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 311028012400084) 600 000 руб. компенсации, а также 9 690 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с   индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 311028012400084) в доход федерального бюджета 111 310 руб. государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

И.Н. Исакова