АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Орел                                                                                                              Дело №А48-300/2023

«11» июля 2023 года

Арбитражный суд Орловской области в составе  судьи  Агаркова К.Н., рассмотрев дело в порядке упрощенного производства по исковому заявлению

Gymworld, Inc. (3, 4F, 210, Dosan-daero, Gangam-gu, Seoul 06047, Republic of Korea, номер компании 110111-0902927, почтовый адрес: а/я 28, Московский проспект, 10, 

<

...>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (Орловская область, Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Зеленая, д. 37А, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарный знак, зарегистрированный под №646079, в сумме 25000 руб., о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства – дизайн упаковки конструктора «Magformers Basic 30 Set», в сумме 25000 руб., расходов на приобретение товара в сумме 1927 руб., почтовых расходов в сумме 157,80 руб.   

установил:

Gymworld, Inc. (далее также - истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее также – ИП ФИО1, ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарный знак, зарегистрированный под №646079, в сумме 25000 руб., о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства – дизайн упаковки конструктора «Magformers Basic 30 Set», в сумме 25000 руб., расходов на приобретение товара в сумме 1927 руб., почтовых расходов в сумме 157,80 руб.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, истцу принадлежат исключительные права на товарный знак, внесенный записью в реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под номером 646079, дата регистрации: 26.02.2018, дата истечения срока действия исключительного права: 19.01.2027, классы МКТУ: 28. Внесение записи о товарном знаке в реестр подтверждается соответствующим свидетельством.

 

Также истцу принадлежат исключительные авторские права на произведение изобразительного искусства - дизайн упаковки конструктора «Magformers Basic 30 Set (Магформерс Базовый набор 30)». Право на дизайн подтверждается свидетельством об авторстве дизайна, с переводом, заверенным нотариусом, с проставленным апостилем.

08.09.2022 в магазине «Никитка», расположенном на 2 этаже ТЦ «Модус» по адресу: 

<

...>, ответчик реализовал контрафактный товар, относящийся к 28 классу МКТУ. При продаже контрафактного товара ответчик оформил и предоставил кассовый чек. Факт реализации товара зафиксирован видеозаписью.

Истец и/или третьи лица с согласия истца не вводили в гражданский оборот товар, проданный ответчиком. То есть истец не давал согласия на использование объектов интеллектуальной собственности.

В абз. 1 п. 75 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 10) разъясняется, что согласно п. 4 ст. 1252 ГК в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными.

Исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже) товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак (абз. 3 п. 156 постановления № 10).

В соответствии со ст. 1515 ГК нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями (абз. 7 п. 75 постановления № 10 и п. 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума ВАС от 13.12.2007 № 122).

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (абз. 2 п. 162 постановления № 10).

К объектам авторских прав относятся произведения изобразительного искусства (п. 1 ст. 1259 ГК) и производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения (пп. 1 п. 2 ст.1259 ГК).

Переработка произведения предполагает создание нового (производного) произведения на основе уже существующего (абз. 4 п. 87 постановления № 10).

Право на переработку произведения является одним из способов использования результата интеллектуальной деятельности и как таковое принадлежит правообладателю (абз. 5 п. 87 постановления № 10).

Подход, применяемый при сопоставлении товарных знаков при определении наличия смешения, допустим и при сопоставлении произведения изобразительного искусства (дизайна) с объемным товаром (упаковкой товара).

Таким образом, реализованный ответчиком товар является производным произведением, созданным путем переработки.

В соответствии с пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК правообладатель вправе требовать от нарушителя своих прав выплаты компенсации в размере от 10000 до 5000000 руб. за каждый факт нарушения.

В соответствии с пп. 1 ст. 1301 ГК в случаях нарушения исключительного права на произведение правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере от 10000 до 5000000 руб. за каждый факт нарушения.

Претензию истца от 01.11.2022 ответчик оставил без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив представленные по делу доказательства, арбитражный суд находит исковое требование истца подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Ответчик полагает, что нарушение исключительных прав истца на товарный знак № 646079 не произошло, поскольку ответчик приобрел спорный товар у ООО «ТК Наша игрушка» (договор поставки № 3735 от 07.09.2017 и счет-фактура № ТК073995 от 12.12.2018), при этом в удовлетворении исковых требований компании Gymworld, Inc. к ООО «ТК Наша игрушка» в рамках дела №А40-218058/2021 отказано.

Однако суд учитывает следующее.

В соответствии со ст. 1515 ГК нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Согласно п. 162 постановления № 10 обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения товарного знака и спорных обозначений определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями (п. 75 постановления № 10 и п. 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума ВАС от 13.12.2007 № 122).

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы (абз. 1 п. 7.1.2 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом ФИПС от 20.01.2020 № 12 (далее - Руководство),  и абз. 1 п. 44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила)).

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и комбинированными обозначениями, включающими словесные элементы. Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, объемными обозначениями, комбинированными обозначениями, включающими изобразительные или объемные элементы. (абз 1 п. 42 и абз 1 п. 43 Правил, абз 1 п. 7.1.2 Руководства).

Согласно абз. 6 п. 7.1.1 Руководства и абз. 2 п. 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов, например, в комбинированном обозначении (абз. 7 п. 7.1.1 Руководства).

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения (абз. 11 пп. 7 п. 5.2 Руководства).

Товарный знак № 646079 является комбинированным обозначением, включающим в себя словесный и изобразительный элементы.

Спорный товар представляет собой детские игрушки, а именно магнитные конструкторы, состоящие из геометрических элементов, соединяющихся между собой посредством встроенных магнитов. Обозначение "MAGFORMERS" представляет собой выдуманное слово, выполненное с использованием прописных букв латинского алфавита.

Само же словосочетание "MAGIC Magnetic" отсылает к свойству товара, а именно магнитному механизму конструктора, в переводе с английского языка словосочетание означает "магический магнит".

Словесное обозначение "MAGFORMERS", включает в себя часть "MAG", косвенно отсылающую к магнитной функции конструктора, а также слово "FORM", в переводе с английского языка означающее "формировать, создавать".

Словосочетание "MAGIC Magnetic", включает в себя слово "MAGNETIC", что в переводе с английского языка означает "магнитный", что прямо указывает на магнитную функцию конструктора.

Суд также принял во внимание, что обозначение "MAGIC Magnetic" является устойчивым словосочетанием, которое имеет собственное смысловое значение и подлежит сравнению с ранее зарегистрированным товарным знаком другого лица.

Поскольку товарный знак являющийся словесным обозначением "MAGFORMERS" зарегистрирован для товаров и услуг 28 класса МКТУ (магнитные игрушки, игрушки), обозначение "MAGIC MAGNETIC", указывающее на свойство и вид товара, а именно на то, что конструктор является магнитным, может вести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя.

Общая внешняя форма обозначений совпадает и производит схожее зрительное впечатление, несмотря на незначительные отличия. Совокупность и стилистика элементов, расположенных на обозначении на спорном товаре копирует совокупность элементов и их стилистику, содержащихся на товарном знаке правообладателя. Имеются как элементы, копирующие зарегистрированный товарный знак, так и элементы которые отличаются или вообще отсутствуют на товарном знаке.

Товарный знак в виде словесного обозначения "MAGFORMERS" имеет сходство шрифта и графического написания с надписью "MAGIC MAGNETIC" (наличие белой обводки вокруг каждой буквы словесного обозначения, выполнение прописными буквами латинского алфавита, выполненными стандартным шрифтом).

Совокупность данных признаков указывает на сходство обозначений и вызывает у потребителя ассоциации с товаром, обозначенным товарным знаком "MAGFORMERS".

При этом, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. Суд учитывает, что словосочетание "Intelligent Magnetic Construction Set For Brain Development" в комбинированном обозначении "MAGIC Magnetic" полностью копирует неохраняемый элемент товарного знака.

Таким образом, представленные изображения имеют сходное концептуальное и аналогичное дизайнерское решение, имеют аналогичную семантическую составляющую. Кроме этого, судом установлено сходство в графическом исполнении спорных обозначений, по общему описанию (форме), семантическому сходству, а также сходство ввезенного товара, как по визуальному восприятию, так и по функциональному назначению, конструктивным особенностям, материалу из которого изготовлен товар (по его цветовому решению), целевой аудитории, для которой такая продукция предназначена, что способно вызвать у потребителя ассоциативное восприятие такой продукции с конкретным товарным знаком ("MAGFORMERS") указанного правообладателя.

Суд приходит к выводу о том, что в целом товар воспринимается исключительно как сходный до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком. При этом имеющиеся отличия в обозначении (например, цветовое исполнение) не свидетельствуют о том, что товар не сходен до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком.

Таким образом, материалами дела подтверждается, что ответчиком допущено незаконное использование товарного знака, правообладателем которого является истец.

Не принимается судом довод ответчика о том, что реализованный товар не нарушает авторские права истца на дизайн упаковки «Magformers Basic 30 Set (Магформерс Базовый набор 30)», в связи со следующим.

Согласно абз. 7 п. 1 ст. 1259 ГК РФ дизайн является самостоятельным объектом авторского права и относится к категории произведений изобразительного искусства.

К объектам авторских прав относятся произведения изобразительного искусства (п. 1 ст. 1259 ГК) и производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения (пп. 1 п. 2 ст.1259 ГК).

Переработка произведения предполагает создание нового (производного) произведения на основе уже существующего (абз. 4 п. 87 постановления № 10).

Право на переработку произведения является одним из способов использования результата интеллектуальной деятельности и как таковое принадлежит правообладателю (абз. 5 п. 87 постановления № 10).

В силу специфики такого объекта, как дизайн упаковки, авторские права распространяются в том числе на каждую из сторон упаковки в отдельности (части произведения), так как узнаваемой может быть, в том числе, лишь одна из сторон упаковки.

Ответчик нарушает права истца как на дизайн в целом, так и на его отдельные части, поскольку графические элементы расположены в одинаковых частях упаковки и сходны по звуковому, графическому, цветовому и смысловому значения.

Таким образом, реализованный ответчиком товар содержит нанесенное на его упаковку изображение, являющееся переработкой дизайна истца.

Согласно абз. 4 п. 62 постановления № 10 при определении размера компенсации суд учитывает характер допущенного нарушения, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно).

Привлечение ответчика к ответственности за аналогичные нарушения, указывает на его осведомленность о нарушении исключительных прав истца и систематичность их нарушения (определения Верховного суда Российской Федерации от 14.09.2021 № 303-ЭС21-9375 и от 17.05.2019 № 305-ЭС18-25888), что исключает возможность снижения размера компенсации ниже низшего предела, установленного законом (постановления Суда по интеллектуальным правам от 07.07.2022 по делу № А28-16066/2020, от 13.05.2021 по делу № А71-10361/2020 и от 20.05.2020 по делу № А73-13804/2019). При этом неоднократность правонарушений не должна оцениваться исходя из нарушения прав одного и того же правообладателя (постановления Суда по интеллектуальным правам от 08.11.2022 по делу № А26-9814/2021, от 09.06.2022 по делу № А14-11698/2021, от 28.12.2021 по делу №А06-9684/2020, от 13.01.2021 по делу № А05-3229/2020).

Истец требует 25000 руб. за каждый факт нарушения. Учитывая количество объектов интеллектуальных прав, в отношении которых нарушено право истца, общий размер компенсации составляет 50000 руб. (25000 х 2).

Ответчик, являясь профессиональным участником рынка, должен был быть осведомлен о большом проценте контрафактной продукции на рынке детских игрушек и о противозаконности торговли такой продукцией. Ответчик имел возможность определить, является ли реализуемая продукция контрафактной. Ответчик, реализуя контрафактный товар, наносит экономический ущерб деятельности истца в виде неполучения платежей за право пользования интеллектуальной собственностью. Также создается ошибочное впечатление о связи истца и ответчика, что вводит потребителя в заблуждение относительно адресата претензий к продукции ненадлежащего качества.

С учетом изложенного суд считает, что исковые требования истца подлежат удовлетворению.

Почтовые расходы истца в размере 157,80 руб. и расходы на приобретение товара в размере 1927 руб. подлежит взысканию с ответчика в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При подаче иска истец уплатил 2000 руб. государственной пошлины, которая подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного и руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (Орловская область, Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Зеленая, д. 37А, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Gymworld, Inc. (3, 4F, 210, Dosan-daero, Gangam-gu, Seoul 06047, Republic of Korea, номер компании 110111-0902927, почтовый адрес: а/я 28, Московский проспект, 10, 

<

...>) 25000 руб. компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарный знак, зарегистрированный под №646079; 25000 руб. компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства – дизайн упаковки конструктора «Magformers Basic 30 Set»; 1927 руб. расходов на приобретение товара; 157,80 руб. почтовых расходов; 2000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной  пошлины.

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.

 

Судья                                                                                                                    Агарков К.Н.