ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А21-165/2023

02 июня 2024 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена  20 мая 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме  02 июня 2024 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Титовой М.Г.,

судей  Згурской М.Л., Третьяковой Н.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём Сизовым А.К.,

при участии в судебном заседании представителя ООО «Подо-Профи» - ФИО1 (доверенность от 18.03.2024, онлайн), представителей ИП ФИО2- ФИО3 (доверенность от 14.10.2023, онлайн), ФИО4 (доверенность от 14.10.2023, онлайн),

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-7996/2024) индивидуального предпринимателя ФИО2 на решение Арбитражного суда  Калининградской области от 24.01.2024 по делу №А21-165/2023, принятое по иску общества с ограниченной ответственностью «Подо-Профи» к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Подо – Профи» (далее – истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик, предприниматель) о запрете использования обозначений, тождественных и/или сходных до степени смешения с товарными знаками правообладателя под №№ 542385, 655267, 733827 любым из способов, а также о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки №№ 542385, 655267, 733827 в размере 500 000 руб.

Решением от 24.01.2024 арбитражный суд взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки №№ 542385, 655267, 733827 в размере 250 000 руб., расходы по уплате государственной пошлине в сумме 7 500 руб., запретил ИП ФИО2 использовать обозначения тождественные и/или сходные до степени смешения с товарными знаками ООО «ПОДО – ПРОФИ» №№ 542385, 655267, 733827 любым способом. 

В апелляционной жалобе ответчик, ссылаясь на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, неправильное применение норм материального права, просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в иске в полном объеме. 

В отзыве на апелляционную жалобу истец просит оставить обжалуемое решение без изменения.

Информация о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы опубликована на Интернет-сайте «Картотека арбитражных дел». 

В судебном заседании представители ответчика поддержали доводы апелляционной жалобы, а представитель истца против ее удовлетворения возражал.

Законность и обоснованность решения суда проверена в апелляционном порядке. 

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем исключительных прав на следующие товарные знаки:

- комбинированный товарный знак по свидетельству N 542385, приоритет от 15.10.2013; зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 18.05.2015 в отношении товаров 03 и услуг 35 и 44 классов МКТУ, в том числе: 35 - продажа розничная или оптовая гигиенических препаратов; продвижение товаров для третьих лиц; 44 - маникюр; массаж; парикмахерские; салоны красоты; советы по вопросам здоровья; услуги саун; услуги соляриев; 

- комбинированный товарный знак по свидетельству N 655267, приоритет от 08.08.2017; зарегистрирован в Госреестре 08.05.2018 в отношении товаров 03 и услуг 35, 44 классов МКТУ, в том числе для услуг 35 - продажа розничная или оптовая гигиенических препаратов; продвижение товаров для третьих лиц; 44 - маникюр; массаж; парикмахерские; салоны красоты; советы по вопросам здоровья; услуги саун; услуги соляриев;

- комбинированный товарный знак по свидетельству N733827, приоритет от 18.03.2019, зарегистрирован в Госреестре 07.11.2019 в отношении товаров 03 класса и услуг 35, 41 классов МКТУ, в том числе для услуг 35 - презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа розничная или оптовая гигиенических препаратов; продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; реклама интерактивная в компьютерной сети; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; сбор информации в компьютерных базах данных; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; ведение автоматизированных баз данных; исследования маркетинговые; исследования конъюнктурные; реклама; макетирование рекламы; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; публикация рекламных текстов; изучение рынка; распространение образцов; обновление рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; демонстрация товаров; распространение рекламных материалов; реклама наружная; 41 - академии [обучение]; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов невиртуальных; организация и проведение семинаров; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; тьюторинг; услуги образовательновоспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; 44 - услуги в области гигиены и косметики для людей; маникюр; массаж; парикмахерские; услуги педикюра; салоны красоты; советы по вопросам здоровья; услуги саун; услуги соляриев. 

Истцом выявлено, что на страницах сайта в сети «Интернет» с доменным именем https://podolog39.ru/, владельцем которого является Предприниматель, и релевантному поисковому запросу «Подопедикюр в Калининграде | Подоцентр» используется обозначение, содержащее словесный элемент «ПОДОЦЕНТР», сходный с указанными выше товарными знаками Общества для индивидуализации однородных услуг 35, 41 и 44 классов МКТУ. 

Используемое ответчиком комбинированное обозначение содержит словесный элемент «ПОДОЦЕНТР» и изобразительный элемент - стилизованное графическое изображение стоп ног и пальчиков, с указанием цвета или цветового сочетания: черный, белый, голубой, фуксия. Словесный элемент «ПОДОЦЕНТР» выполнен на кириллице, заглавными буквами черного цвета путем словосочетаний слов «ПОДО» и «ЦЕНТР». 

Слово «ПОДО» - представляет собой транслитерацию с латинского слова «podo», которое является самостоятельной лексической единицей и способно вызывать достаточные и необходимые ассоциации для запоминания его потребителями. Слово «ЦЕНТР» служит описательным элементом, так как является общепринятым термином - согласно пп. 2 п. 1 ст. 1483 ГК РФ. 

Истец указывает на то, что он не давал ответчику разрешения на использование обозначения, сходного до степени смешивания с товарными знаками, зарегистрированными на имя истца в отношении однородных услуг 35, 41 и 44 классов МКТУ, что, по его мнению, свидетельствует о нарушении ответчиком исключительных прав в отношении указанных однородных услуг 35, 41, 44 классов МКТУ на товарные знаки Общества. 

Товарный знак с приоритетом от 18.10.2019 зарегистрирован в Госреестре 26.05.2020 за № 758528 в отношении услуг 35, 41, 44 классов МКТУ на имя предпринимателя.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) поступило возражение Общества о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 758528 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 и пунктом 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Решением Роспатента от 20.09.2022 товарный знак, зарегистрированный ранее под № 758528 в отношении однородных услуг 35, 41, 44, признан сходным до степени смешения с товарными знаками Общества, в связи с чем правовая охрана данного товарного знака в части однородных услуг, ранее зарегистрированного за ответчиком, Роспатентом прекращена. 

Истец указывает, что после принятия Роспатентом решения от 20.09.2022 ответчик намеренно продолжил использование данного обозначения, зная о том, что такие действия являются нарушением исключительных прав на товарные знаки Общества.

Претензией от 07.11.2022 истец потребовал от ответчика выплатить компенсацию и незамедлительно прекратить использование обозначений, тождественных и/или сходных до степени смешения с товарными знаками Общества под №№ 542385, 655267, 733827. 

Поскольку ответчик требования, изложенные в претензии, не исполнил, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Частично удовлетворяя иск, суд первой инстанции обоснованно исходил из следующего. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу положений пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарные знаки установлен судом первой инстанции на основании оценки представленных в материалы дела доказательств.

Основные правовые подходы, касающиеся методологии установления сходства сравниваемых товарных знаков (и спорных с ними обозначений), сформулированы на основе практики применения Гражданского кодекса РФ, Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных товарных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее по тексту - Правила № 482), и разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее по тексту - Постановление №10). 

Суд также может принимать во внимание методологические подходы, изложенные в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденном Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 №12 (далее по тексту- Руководство).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 162 Постановления №10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (услуг) для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров (услуг) устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара (услуги) представления об их принадлежности одному производителю.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров (услуг) не требуется.

При наличии соответствующих доказательств, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, суд оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров (услуг); длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров (услуг), иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований, изложенных в пунктах 42 - 44 Правил № 482.

В соответствии с пунктом 45 Правил № 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1)  звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2)  графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3)  смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Апелляционный суд соглашается с судом первой инстанции, в том, что слово «ПОДО» в словесном элементе «ПОДОЦЕНТР» и словесные элементы «podo»/«подо» в комбинированных обозначениях, зарегистрированных товарных знаках по свидетельствам №№ 5422385, 655267, 733827 имеют фонетическое сходство, и можно сделать вывод, что имеет место наличие совпадающих звуков в сравниваемых словах «ПОДО» и словесных элементов «podo»/«подо»/«ПОДО» в звучании, близость звуков, составляющих обозначение, расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположение, число слогов, близость состава гласных, близость состава согласных. 

Кроме того, семантическое сходство слов «ПОДОЦЕНТР», «podo»/«подо»/«ПОДО» подкрепляется фонетическим схожим графическим написанием, что создает ассоциативное сходство обозначений. 

В отношении графического сходства знаков суд отметил, что обозначение, а также товарные знаки Истца содержат тождественный изобразительный элемент в виде стилизованных пальчиков ног, который выполнен в одной цветовой гамме – сине-зелено-голубой, что сближает сравниваемые обозначения визуально.

Указанное позволяет ассоциировать спорное обозначение с товарными знаками истца в целом с учетом фонетического тождества частей «ПОДО/PODO», тождества изобразительных элементов и графического сходства частей «ПОДО», выполненных буквами одного алфавита. 

Пунктом 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. 

Таким образом, обозначение, используемое ответчиком, является сходным до степени смешения с товарными знаками истца. 

Кроме того, вступившим в законную силу решением Роспатента от 20.09.2022 установлено, что оспариваемый товарный знак ответчика сходен до степени смешения с элементом фирменного наименования истца (Подо-Профи), и деятельность, осуществляемая истцом под фирменным наименованием, однородна части услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак ответчика. 

Таким образом, решением Роспатента от 20.09.2022 правовая охрана товарного знака прекращена, что подтверждает наличие установленного судом первой инстанции сходства до степени смешения обозначений и вероятность введения потребителей в заблуждение. 

Довод ответчика о том, что слово «ПОДО» является сокращением от слова «ПОДОЛОГИЯ», а, следовательно, не соответствует положениям п. 1 ст. 1483 ГК РФ, верно отклонен судом первой инстанции. 

В заключении коллегии Федеральной службы по интеллектуальной собственности к Решению, принятому по результатам рассмотрения возражения против регистрации товарного знака, вынесенном на заседании от 20.07.2022, в том числе сделаны следующие выводы (стр. 24-25 Заключения, приложение 2): «Что касается довода о том, что под словесным элементом «ПОДО» понимается в переводе с греческого языка - «стопа», в связи с чем данный словесный элемент подразумевает лечение заболеваний стоп и эстетического восстановления ногтевых пластин, то указанный довод не является обоснованным, поскольку правообладателем не приведены словарные источники информации, в которых отражен данный факт.

Вместе с тем, согласно Толковому словарю ФИО5 «подо» - это предлог, то же, что «под». Употребляется в сочетаниях: «подо всеми, подо мной» и т.д. (см. электронный словарь: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/). По сведениям с различных сайтов сети Интернет слово «Стопа» по-гречески звучит как «Podus», см., например, https://rosilak.ru/blog/mediczinskij-pedikyur-chto-nuzhnoznat-nailmasteru; https://g2f.ru/stati/podologiya-chto-eto-za-nauka/, при этом средний российский потребитель вряд ли знаком с греческим языком. Таким образом, при восприятии словесных элементов «подо/podo» требуются дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, что не позволяет отнести данные элементы к описательным характеристикам услуг по лечению заболеваний стоп.».

Истец представил ряд источников толкования и значения слова «ПОДО» (Толковый словарь русского языка, Толковый словарь ФИО6, Словарь синонимов, Малый академический словарь, медицинский словарь) и ни один из них не указывает на термин «ПОДОЛОГИЯ».

Ответчик доводы истца не опроверг, обоснования того, что словесный элемент «ПОДО» образует именно слово «ПОДОЛОГИЯ» не представил.

Таким образом, при восприятии словесных элементов «подо/podo» требуются дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, что не позволяет отнести данные элементы к описательным характеристикам услуг по лечению заболеваний стоп, что свидетельствует о том, что словесный элемент «ПОДО» является оригинальным и может быть зарегистрирован в качестве товарного знака.

Ответчик настаивает, что он действовал добросовестно и им незамедлительно были предприняты меры по прекращению использования товарного знака, в том виде, в каком он был зарегистрирован. 

Вместе с тем решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, принятое по результатам рассмотрения возражения, поступившего 13.01.2022, вступило в силу 20.09.2022, с указанной даты ответчик имел возможность ознакомиться с полным текстом решения.

Истец представил сведения сервиса Carbon Dating The Web, согласно которым публикация в сети Интернет сайта под доменным именем https://stopa39.ru была осуществлена 2022-12-07 в 09:26:12, то есть после публикации Решения Роспатента. 

Довод ответчика о том, что на него не может быть возложена ответственность за действия третьих лиц, разместивших информацию на сторонних сайтах, отклоняется апелляционным судом в связи со следующим.

Пункт 3 статьи 1515 ГК РФ накладывает на лицо, нарушающее исключительно право на товарный знак правообладателя обязательство удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» реклама - это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. ФИО7 из способов распространения информации, признается ее распространение посредством рекламной системы. 

Согласно пункту 3 Закона о рекламе, рекламная система - информационная система и (или) программа для электронных вычислительных машин, которые предназначены и используются для организации распространения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламы посредством принадлежащих третьим лицам информационных ресурсов (сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин). 

Таким образом, законодатель накладывает на нарушителя обязательство удалить информацию о неправомерно используемом товарном знаке, в том числе с ресурсов, принадлежащих третьим лицам. 

Информация о том, что ответчик использует обозначение «ПОДОЦЕНТР» как обозначение, индивидуализирующее предоставляемые им услуги присутствует в сети Интернет посредством действий, осуществленных самим ответчиком, то есть по его воле. 

Следовательно, бремя удаления такой информации, в том числе взаимодействия с информационными посредниками для того, чтобы такая информация была удалена со сторонних ресурсов, лежит на ответчике и не может быть возложена на правообладателя или на третьих лиц. 

Автоматизированная система «ВЕБДЖАСТИС», являющаяся программным комплексом по фиксации информации в сети Интернет, зарегистрирована Роспатентом в реестре программ для ЭВМ № 2018666835. В патентной документации (реферат программы), на общедоступном сайте АС «ВЕБДЖАСТИС» https://www.screenshot.legal/, а также в каждом создаваемом системой протоколе фиксации имеется в достаточной степени подробное описание процедуры фиксации доказательств, а также процедуры проверки достоверности созданного протокола.

Автоматическая фиксация информации в сети Интернет с использованием АС «ВЕБДЖАСТИС» позволяет получить стабильно повторяющиеся результаты в виде изображений (снимков) заданных интернет-страниц, обеспечивая тем самым объективное закрепление доказательств с возможностью проверки результатов любым заинтересованным лицом и судом.

Так истец в материалы дела представил протоколы автоматизированной фиксации информации в интернете по состоянию на 27.10.2022 № 1666881251775, на 05.06.2023№ 1685967691006 (Протокол № 1), на 06.07.2023 № 1688654218083 (Протокол № 2), подтверждающие, что Предприниматель продолжает осуществлять рекламу своих услуг с использованием обозначения «ПОДОЦЕНТР» на сайтах: 

• Яндекс.Услуги https://uslugi.yandex.ru/profile/Podocentr-954833 (стр. 18 Протокола №1); 

• Yell.ru https://www.yell.ru/kaliningrad/com/podocentr_13264036/ (стр. 22 Протокола №1); 

• Новый Калининград https://www.newkaliningrad.ru/catalog/23887446- podotsentr.html (стр. 24 Протокола №1); 

• Cosmetologii.ru https://cosmetologii.ru/kaliningrad/company/podotsentr-kalin/ (стр. 26 Протокола №1). 

06.07.2023 истцом был проведен дополнительный анализ на предмет использования ответчиком обозначения «ПОДОЦЕНТР» в сети Интернет. 

Согласно протоколу осмотра информации в сети Интернет под №1688654218083 было установлено, что ответчик использует спорное обозначение в контекстной рекламе, т.е. в рекламных объявлениях в поисковых системах и сайтах-партнёрах поисковиков (стр. 19-20 Протокола). 

Одной из особенностей контекстной рекламы является то, что при ее настройке необходимо вручную указывать релевантные ключевые фразы, в данном случае такой фразой является «Подоцентр Калининград». Это означает, что данное ключевое слово было использовано намеренно, а не подобранно системой автоматически. 

Таким образом, ответчик по настоящее время предпринимает осознанные действия по использованию и продвижению обозначения сходного до степени смешения с товарными знаками истца в отношении услуг педикюра, в том числе подологического педикюра, салонов красоты, медицинских центров и других, однородных с ними услуг. 

Кроме того, истцом были выявлены следующие интернет ресурсы, на которых, по состоянию на 06.07.2023 ответчиком используется обозначение «ПОДОЦЕНТР»: 

• M-MAP https://m-map.ru/_kaliningrad/podocentr-larisy-bogoslavskoy/ (стр. 21 Протокола №2); 

• Gdefirmi.ru https://gdefirmi.ru/kaliningrad/podocentr-858633 (стр. 22 Протокола №2); 

• АйЛе.ру https://koenig.ayle.ru/v-kaliningrade/633698-podotsentrlarisybogoslavskoy/ (стр. 25 Протокола №2); 

• Где Больница https://kaliningrad.gdebolnica.ru/podocenter (стр. 26 Протокола №2); 

• SpravkaRegion https://spravka-region.ru/kaliningrad-city/open-905/Podozentr58 (стр. 29 Протокола №2); 

• OFILD https://ofild.ru/kaliningrad/biz/podoczentr (стр. 30 Протокола №2).

Фактически ответчиком меры по удалению информации о спорном обозначении были предприняты с сентября 2023 года, после того как истец представил в суд доказательства о продолжении использования ответчиком спорного обозначения, что не может свидетельствовать о добросовестном поведении ответчика.

В своем дополнении к отзыву на исковое заявление, ответчик по существу не оспаривал того факта, что в сети Интернет на сайтах Yell.ru, Gdefirmi.ru, spravka-region.ru, ofild.ru на момент рассмотрения дела размещена информация профайла с названием «Подоцентр», в данном отзыве предприниматель указала, что направила в адрес службы поддержки данных интернет-сайтов заявления с просьбой об удалении такой информации. 

Следовательно, доказательств объективной невозможности удаления такой информации в материалы дела предпринимателем не представлено. 

Признание недействительным товарного знака под № 758528 только в части заявленного перечня МКТУ не освобождает ответчика от обязанности прекратить нарушение исключительных прав на товарные знаки истца вследствии использования обозначения «ПОДОЦЕНТР» для индивидуализации услуг подопедикюра и других услуг, связанных с деятельностью салонов красоты и медицинских центров.

С учетом изложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки №№ 542385, 655267, 733827.

Истцом при обращении в суд с настоящим иском был избран вид компенсации за незаконное использование товарных знаков в размере 500 000 руб., исходя из двукратного размера паушального взноса.  

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждается соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 62 Постановления № 10, истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Таким образом, при взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего произведения.

В обоснование размера требования истец представил в материалы дела предлагаемую к продаже франшизу на ведение деятельности с использованием принадлежащего ему обозначения «PODO». Размер паушального взноса согласно п. 2.1.1. представленного Истцом Соглашения об использовании товарного обозначения от 27.11.20215 составляет 250 000 руб. при подписании данного Соглашения.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации (пункт 59 Постановления № 10).

Как разъяснено в пункте 62 Постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 61 Постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252 указанного Кодекса).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Согласно абзацу шестому пункта 61 Постановления № 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимости контрафактных товаров, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Ответчик, выражая несогласие с размером компенсации, сведений об иной стоимости, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование схожего обозначения, не представил. 

Определение окончательного размера компенсации, подлежащей выплате в пользу истца, является прерогативой суда, который исходит из фактических обстоятельств дела и представленных доказательств, оцениваемых по своему внутреннему убеждению.

В исследуемом случае суд первой инстанции учел доводы ответчика о несоразмерности размера компенсации и снизил её до 250 000 руб. 

Оценка разумности и справедливости компенсации помимо зависимости этой оценки от представленных в обоснование и опровержение доказательств также носит в определенной мере и субъективный - зависящий от усмотрения (внутреннего убеждения - часть 1 статьи 71 АПК РФ) каждого конкретного судьи - характер (то есть критерий разумности расходов во многом носит оценочный характер), в связи с чем пересмотр выводов суда первой инстанции в этой части возможен только в исключительных случаях, а именно - при предоставлении сторонами безусловных доказательств свидетельствующих о том, что оценка судом (его внутреннее убеждение) имеющихся в деле документов полностью противоречит их содержанию в результате их неправильной трактовки судом, недостоверности этих документов, их несоответствия императивным правовым нормам и т.д., что в данном случае места не имеет, ответчик не представил доказательств, позволяющих сделать вывод о наличии со стороны суда первой инстанции каких-либо фундаментальных ошибок применительно к оценке заявленной компенсации.

Оснований для переоценки указанного вывода у суда апелляционной инстанции не имеется.

Апелляционная инстанция считает, что размер компенсации судом обоснован с учетом разъяснений, указанных в абзаце четвертом пункта 62 Постановления № 10. Формального подхода суда к определению размера компенсации в данном случае не усматривается. Определенный судом размер компенсации соответствует принципам разумности и соразмерности.

Кроме того, истцом заявлено требование о запрете ответчику использовать обозначения, тождественные и/или сходные до степени смешения с товарными знаками ООО «ПОДО – ПРОФИ» под №№ 542385, 655267, 733827.

Как разъяснено в пункте 57 Постановления № 10, в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения. Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия. Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет») также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Ответчик не представил доказательств того, что нарушение прав истца прекращено, с учетом наличия на сторонних сайтах информации профайла с названием «Подоцентр» и имеющихся в материалах дела доказательств обращений ответчика в службу поддержки сайтов об аннулировании такой информации и отсутствия доказательств невозможности удаления информации по запросам предпринимателя, в связи с чем, суд обоснованно признал требование истца о запрете ответчику использовать спорные обозначения подлежащим удовлетворению.

Доводы апелляционной жалобы направлены на переоценку выводов суда первой инстанции, поскольку, не опровергая выводов суда, они сводятся исключительно к несогласию с оценкой установленных обстоятельств по делу, что не может рассматриваться в качестве основания для отмены судебного акта.

Несогласие заявителя с выводами суда, иная оценка им фактических обстоятельств дела и иное толкование положений закона, не означают допущенной судом при рассмотрении дела ошибки и не подтверждают нарушений судом норм права, в связи с чем оснований для отмены обжалуемого решения не имеется. 

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда  Калининградской области  от 24.01.2024 по делу №А21-165/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

 

М.Г. Титова

 

Судьи

 

М.Л. Згурская 

 

                       Н.О. Третьякова