/

 

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

№ 17АП-11670/2017-ГК

г. Пермь

21 сентября 2017 года

Дело № А50-30674/2016

 

Резолютивная часть постановления объявлена 14 сентября 2017 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 21 сентября 2017 года.

 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:председательствующего Балдина Р.А.,

судей  Григорьевой Н.П., Дружининой Л.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Петровой Н.Ю.,

при участии:

от истца - ООО "Ди ви ай девелопмент": Малкин А.В., представитель по  доверенности от 01.08.2017;

от ответчика - ООО "МБ-Девелопмент": Леханова З.В., представитель по  доверенности от 10.07.2017;

от третьего лица - ООО "Ди ви ай холдинг": Попова Е.В., представитель по  доверенности от 01.08.2017; 

от АО "Альфа-банк": Скворцов Е.В., представитель по  доверенности от 10.08.2015 № 5/3539Д; Быков М.О., представитель по  доверенности от 29.09.2016 № 5/4218Д.

лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы 

ответчика, ООО "МБ-Девелопмент" (ОГРН 1085902005672, ИНН 5902214289),

АО "Альфа-банк" (ОГРН 1027700067328, ИНН 7728168971), поданную в порядке п. 24 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35,

на решение Арбитражного суда Пермского края 

от 23 июня 2017 года  по делу № А50-30674/2016,

принятое судьей Ушаковой Э.А.,

по иску ООО "Ди ви ай девелопмент" (ОГРН 1077762537698, ИНН 7722629922)

к ООО "МБ-девелопмент" (ОГРН 1085902005672, ИНН 5902214289),

третье лицо: ООО "Ди ви ай холдинг" (ОГРН 1147746979951, ИНН 7707842734),

о взыскании задолженности по лицензионному договору,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Ди Ви Ай Девелопмент» (далее - ООО "Ди ви ай девелопмент", истец) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «МБ-Девелопмент» (далее - ООО "МБ-девелопмент", ответчик) о взыскании задолженности в сумме 7 000 000 руб. по лицензионному договору от 07.06.2013 № 5-ТЗ/2012/Х-МБ о предоставлении права на использование товарного знака за период 01.04.2016 г. – 31.10.2016 г. (с учетом принятого судом в порядке ст. 49 АПК РФ уточнения исковых требований).

Определением суда от 06.02.2017 к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований привлечено общество с ограниченной ответственностью «Ди Ви Ай Холдинг» (далее - ООО "Ди ви ай холдинг").

Решением Арбитражного суда Пермского края от 23.06.2017 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Ответчик с решением суда первой инстанции не согласился, направил  апелляционную жалобу, в которой просит решение отменить, принять новый судебный акт.

АО "Альфа-банк" ссылаясь на то, что является конкурсным кредитором ООО «МБ-Девелопмент», также обжаловал решение суда порядке п. 24 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35.

Доводы обеих апелляционных жалоб сводятся к тому, что согласно п.п. 7.1.-7.2. Договора № 3 КП-ТЗ/2016/Х-Дев от 01.04.2016 об отчуждении исключительного права на товарный знак, договор вступил в силу, а права перешли к истцу с момента регистрации перехода права на товарный знак в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Между тем регистрация договора произошла не ранее ноября 2016. Поскольку ООО «Ди Ви Ай Девелопмент» стал правообладателем товарного знака «ЭКО» только с 01.12.2016, требование о взыскании задолженности за период с 01.04.2016 по 31.10.2016 в пользу ООО «Ди Ви Ай Девелопмент» неправомерно.

Апеллянты также полагают, что спорный лицензионный договор, является недействительным (ничтожным) по основаниям гл. 111.1 Закона о банкротстве, а также по основаниям ст. 10 ГК РФ - в связи с наличием в действиях сторон и третьего лица признаков злоупотребления правом. В частности указывают, что обе сделки (лицензионный договор и договор об отчуждении исключительного права) были заключены между заинтересованными (аффилированными) лицами. По мнению апеллянтов, заключение сделки было осуществлено со злоупотреблением правом и с единственной недобросовестной целью - первоочередное получение денежных средств контролирующими лицами несостоятельного должника (ООО «МБ-Девелопмент) в составе текущих платежей в ущерб кредиторам.

Истец представил письменные объяснения по апелляционным жалобам, доводы жалоб находит несостоятельными, просит решение суда оставить без изменения.

Третье лицо также представило отзыв на апелляционные жалобы, решение суда первой инстанции считает законным и обоснованным, в удовлетворении апелляционных жалоб просит отказать.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал, просил решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу удовлетворить, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов (выписок из Контур Фокус), приложенных к апелляционной жалобе. 

Также представителем ответчика заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу, мотивированное тем, что в рамках дела о банкротстве ООО «МБ-Девелопмент» находится заявление конкурсного управляющего о признании лицензионного договора №5-ТЗ/2012/Х-МБ недействительным по основаниям, предусмотренным п.2 ст.61.2 Закона о банкротстве, ст. 10 ГК РФ. Определением суда от 12.09.2017 судебное заседание отложено до 25.09.2017. Предметом настоящего спора является взыскание задолженности по лицензионному договору в сумме 7 000 000 руб., полагает, что признание недействительным лицензионного договора №5-ТЗ/2012/Х-МБ влечет отказ в удовлетворении требований о взыскании задолженности по нему. Рассмотрение вопроса обоснованности взыскания долга в сумме 7 000 000 руб. с ООО «МБ-Девелопмент» в пользу ООО «Ди Ви АЙ Девелопмент» невозможно в отсутствие судебной оценки доводов конкурсного управляющего о его недействительности. Обстоятельства, установленные в рамках обособленного спора по заявлению конкурсного управляющего о признании недействительным лицензионного договора №ТЗ/2012/Х-МБ в деле о банкротстве № А50-21795/2015, имеют преюдициальное значение для настоящего спора.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представители АО "Альфа-банк" доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержали, просили решение суда первой инстанции отменить, апелляционные жалобы удовлетворить, против удовлетворения ходатайств истца о приобщении дополнительных документов и приостановлении производства по делу не возражали.

Представитель  истца против доводов апелляционных жалоб возражал по основаниям, приведенным в отзыве, находит решение суда первой инстанции законным и обоснованным, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств (копий приложения и изменения к свидетельству на товарный знак № 489210). Возражает против приостановления производства по делу.

Представитель  третьего лица против доводов апелляционных жалоб возражал по основаниям, приведенным в отзыве, считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным. Возражал против приостановления производства по делу.

Судом ходатайства истца и ответчика о приобщении к материалам дела дополнительных документов рассмотрены в порядке ст. 159 АПК РФ и удовлетворены на основании ч. 2 ст. 268 АПК РФ.

Протокольным определением суда апелляционной инстанции отказано в удовлетворении ходатайства ответчика о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу судебного акта по заявлению конкурсного управляющего о признании лицензионного договора №5-ТЗ/2012/Х-МБ недействительным в рамках дела № А50-21795/2017, поскольку суд апелляционной инстанции не установил обстоятельств, препятствующих рассмотрению настоящего дела до разрешения обособленного спора по делу №А50-16161/2017.

Исходя из п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ обязательным основанием для приостановления производства по делу является невозможность его рассмотрения до принятия решения по другому делу и вступления его в законную силу. 

Невозможность рассмотрения спора обусловлена тем, что существенные для дела обстоятельства подлежат установлению при разрешении другого дела в арбитражном суде и, если производство по делу не будет приостановлено, разрешение дела может привести к принятию незаконного судебного решения, неправильным выводам суда или к вынесению противоречащих судебных актов. Данная норма направлена на устранение конкуренции между судебными актами по делам с пересекающимся предметом доказывания.

Приведенные ответчиком обстоятельства (оспаривание действительности лицензионного договора №5-ТЗ/2012/Х-МБ) не являются основанием для обязательного приостановления производства по делу по смыслу пункта 1 части 1 статьи 143 АПК РФ.

Законность и обоснованность судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, между ЗАО «Ди Ви Ай Холдинг» (лицензиар) и ООО МБ-Девелопмент» (лицензиат) заключен лицензионный договор 07.06.2013 № 5-ТЗ/2012/Х-МБ о предоставлении права на использование на территории РФ товарного знака: «ЭКО», Свидетельство        № 489210, зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности 07.06.2013, для использования его в отношении всех товаров (услуг) классов, приведенных в Свидетельстве (Приложение № 1) (п. 1.1, 1.2 договора).

Пунктом 2.1.4 установлена обязанность лицензиата с 01.01.2016 ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за оплачиваемым, выплачивать лицензиару вознаграждение за использование товарного знака, указанного в п. 1.1 договора, в размере 1 000 000 руб., в т.ч. НДС.

Согласно п. 6.1 договора, настоящий договор заключен на срок действия Свидетельства № 489210 от 07.06.2013 о регистрации товарного знака «ЭКО», т.е. до 11.03.2022.

В связи с реорганизацией ЗАО «Ди Ви Ай Холдинг» в форме преобразования на основании решения акционера № 11 от 02.06.2014 в ООО «Ди Ви Ай Холдинг», сторонами внесены изменения в п. 8 договора в части наименования лицензиара и его реквизитов (дополнительное соглашение к договору от 28.08.2014 - л.д. 21).

ООО «Ди Ви Ай Холдинг» передало исключительные права на товарный знак «ЭКО» по свидетельству № 489210 от 07.06.2013 ООО «Ди Ви Ай Девелопмент» на основании договора № 3КП-ТЗ/2016/Х-Дев об отчуждении исключительного права па товарный знак от 01.04.2016 (л.д. 47).

Как указал истец, лицензиар обязательства, установленные в договоре, исполнил надлежащим образом, что подтверждается подписанными актами за период с апреля 2016 г. по октябрь 2016 г. (л.д. 25-27, 50-52).

В связи с неисполнением лицензиатом обязанности по выплате вознаграждения за использование товарного знака за указанный период, задолженность последнего перед лицензиаром составила 7 000 000 руб.

Поскольку в добровольном порядке ответчиком данная обязанность не исполнена, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя иск, суд первой инстанции счел доказанным факт использования ответчиком товарного знака «ЭКО», приняв во внимание подписанные акты, а также акт сверки взаимных расчетов. В отсутствие доказательств оплаты долга в полном объеме суд взыскал задолженность в заявленном размере. 

Исследовав материалы дела, доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции считает, что решение суда подлежит отмене в связи со следующим.

В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю). Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора. Переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

Согласно п. 4 ст. 1234 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (пункт 2 статьи 1232), исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации.

Пунктом 2 ст. 1232 ГК РФ установлено, что в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что ООО «Ди Ви Ай Девелопмент» стал правообладателем товарного знака «ЭКО» по договору №ЗКП-ТЗ/2016/Х-Дев об отчуждении исключительного права на товарный знак от 01.04.2016, заключенному с ООО «Ди Ви Ай Холдинг».

Как уже было отмечено отчуждение исключительного права на товарный знак, а равно переход исключительного права от правообладателя к приобретателю подлежат государственной регистрации (ст. 1232, 1234 ГК РФ).

Кроме того, в соответствии с п.п. 2.2, 2.5, 7.1, 7.2 договора от 01.04.2016 прежний правообладатель (ООО «Ди Ви Ай Холдинг») обязан прекратить любое использование Товарного знака с момента получения уведомления о регистрации Договора в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Приобретатель вправе предоставлять право пользования Товарным знаком третьим лицам только с момента регистрации настоящего Договора в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Настоящий договор вступает в силу с момента регистрации перехода исключительного права на товарный знак в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. С момента регистрации к Приобретателю переходит исключительное право на товарный знак.    

Таким образом, в соответствии с положениями закона, а также условиями договора право на товарный знак перешло к ООО «Ди Ви Ай Девелопмент» только с момента государственной регистрации.   

Из содержания изменения к свидетельству на товарный знак № 489210 следует, что регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак от 01.04.2016 произведена 01.12.2016, запись в государственный реестр внесена 01.12.2016.

Истцом указанные обстоятельства не оспариваются.

Поскольку переход исключительных прав на товарный знак «ЭКО» от ООО «Ди Ви Ай Холдинг» к ООО «Ди Ви Ай Девелопмент» произошел только в 01.12.2016, именно с этой даты истец стал правообладателем товарного знака «ЭКО», требование о взыскании задолженности за период с 01.04.2016 по 31.10.2016, то есть за период когда исключительное право не принадлежало истцу, является не правомерным.

Кроме того, судом учтены следующие обстоятельства.

В обоснование иска и размера требований истцом положены условия лицензионного договора от 07.06.2013 № 5-ТЗ/2012/Х-МБ о предоставлении права на использование товарного знака. Указанный договор заключен между ЗАО «Ди Ви Ай Холдинг» и ООО МБ-Девелопмент», сам истец стороной указанного договора не является.

Между истцом по настоящему делу (ООО «Ди Ви Ай Девелопмент») и ответчиком (ООО МБ-Девелопмент») договорные отношения, в том числе о предоставлении прав на использование товарного знака, отсутствуют. Иное из материалов дела не следует.

Доказательств того, что истцу перешли все права по договору от 07.06.2013 № 5-ТЗ/2012/Х-МБ, в том числе право требования задолженности за предоставление права на использование товарного знака, в материалы дела не представлено (ст. 65 АПК РФ). Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак от 01.04.2016 таких условий не содержит.

При таких обстоятельствах истец не вправе требовать от ответчика уплаты задолженности по договору от 07.06.2013 № 5-ТЗ/2012/Х-МБ и ссылаться на его условия, в том числе о стоимости вознаграждения.

Таким образом, оснований для удовлетворения иска не имеется, апелляционные жалобы подлежат удовлетворению, а решение суда первой инстанции отмене.

В соответствии со ст.110 АПК РФ государственная пошлина по иску относится на истца.

Расходы ответчика и АО "Альфа-банк" по уплате государственной пошлины за подачу апелляционных жалоб подлежат возмещению за счет истца.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 176, 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Пермского края от 23 июня 2017 года по делу №А50-30674/2016 отменить.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с ООО "Ди Ви Ай Девелопмент" (ОГРН 1077762537698, ИНН 7722629922) в доход федерального бюджета 20 000 руб. 00 коп. государственной пошлины по иску.

 Взыскать с ООО "Ди Ви Ай Девелопмент" (ОГРН 1077762537698, ИНН 7722629922) в пользу ООО "МБ-Девелопмент" (ОГРН 1085902005672, ИНН 5902214289) 3 000 рублей во возмещение расходов по оплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы.

Взыскать с ООО "Ди Ви Ай Девелопмент" (ОГРН 1077762537698, ИНН 7722629922) в пользу АО "Альфа-банк" (ОГРН 1027700067328, ИНН 7728168971) 3 000 рублей во возмещение расходов по оплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Пермского края.

 

Председательствующий

 

Р.А. Балдин

 

Судьи 

 

Н.П. Григорьева 

 

Л.В. Дружинина