Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-3333/24-51-28

город Москва

18 июля 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 09 июля 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 18 июля 2024 года

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи О. В. Козленковой, единолично,

при ведении протокола судебного заседания секретарем В. А. Кундузовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОСМЕТИКПРОФ» (ОГРН 

<

***>)

о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 688196, взыскании компенсации в размере 1 500 000 руб.,

третье лицо – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВАЙТ32 ДИСТРИБЬЮШН» (ОГРН 

<

***>),

 

при участии:

от истца – ФИО2, по дов. № 06/10 от 26 октября 2023 года;

от ответчика – ФИО3, по дов. № б/н от 26 февраля 2024 года;

от третьего лица - ФИО2, по дов. № 01-03 от 11 марта 2024 года; 

 

У С Т А Н О В И Л:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, с учетом принятого в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) изменения основания исковых требований, ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОСМЕТИКПРОФ» (далее – ответчик) о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 688196, взыскании компенсации в размере 1 500 000 руб.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВАЙТ32 ДИСТРИБЬЮШН».

Ответчик против удовлетворения заявленных требований возражает по доводам, изложенным в письменном отзыве.

Истец заявил письменное ходатайство об отказе от неимущественного требования об обязании изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные этикетки и упаковки товаров.

В соответствии с частью 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Поскольку отказ от иска не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, он принимается судом, производство по делу в указанной части подлежит прекращению.

В соответствии с абзацем 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при отказе истца от иска до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на комбинированный товарный знак  по свидетельству РФ № 688196, дата государственной регистрации: 14.12.2018, в отношении товаров 03, 08, 21 и услуг 35, 41, 44 классов МКТУ.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В обоснование заявленных требований истец указал, что ответчик на маркетплейсе Озон предлагал к продаже товар с обозначением «infinity REBEL», сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 688196, исключительные права на которые принадлежат истцу.

В подтверждение данных обстоятельств истец приложил к иску скриншоты от 20 октября 2023 года, кассовый чек № 2368 от 20 октября 2023 года на сумму 12 226 руб.

В соответствии с пунктом 55 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10) при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети «Интернет». Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ). Факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара, а также заслушивания свидетельских показаний (статья 493 ГК РФ), но и на основании иных доказательств, например аудио- или видеозаписи.

Из представленного истцом кассового чека следует, что продавцом товара «Машинка для стрижки INFINITI (аккумуляторная) модель INF018, серый» являлся ответчик («ИНН продавца: 9721101354 КОСМЕТИКПРОФ, ООО»).

Факт предложения к продаже и реализации спорного товара ответчиком не оспаривается.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающие представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ссылки на то, что сам ответчик не является производителем спорного товара, спорные обозначения на товар не наносил, не свидетельствуют об отсутствии оснований для применения мер гражданско-правовой ответственности: реализация товара с незаконным использованием соответствующего обозначения является самостоятельным нарушением исключительного права.

Ответчиком заявлен довод о том, что истец и лицензиат истца (третье лицо) не осуществляют самостоятельную реализацию спорных изделий (машинки для стрижки).

Суд отмечает, что неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом (абзац четвертый пункта 154 постановления № 10).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В пункте 162 постановления № 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с Руководством по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденным приказом директора ФИПС от 20 января 2020 года № 12 (далее – Руководство), вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения. В зависимости от конкретных обстоятельств каждый из факторов или их совокупность могут оказать влияние на вывод о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков (обозначений). Например, степень визуального сходства может иметь больший вес в связи с товарами, которые изучаются визуально, в то время как степень фонетического сходства может быть более значимой применительно к товарам и услугам, обычно заказываемым устно. В случае если обозначения выполнены в оригинальной графической манере, сходство будет ослаблено. При этом необходимо учитывать, что выполнение словесного обозначения в оригинальной графической манере может привести к утрате этим обозначением словесного характера, в связи с чем его экспертиза должна проводиться с учетом требований, предъявляемых к изобразительным обозначениям.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями ст. ст. 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 года № 482 (далее - Правила № 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении № 10.

В соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

В соответствии с пунктом 44 Правил № 482 комбинированные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В подтверждение сходства до степени смешения спорного обозначения REBEL и товарного знака истца последний приложил к иску заключение специалиста № 57-ПАЭ/2023 от 22 декабря 2023 года.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе», заключение эксперта по результатам проведения судебной экспертизы, назначенной при рассмотрении иного судебного дела, а равно заключение эксперта, полученное по результатам проведения внесудебной экспертизы, не могут признаваться экспертными заключениями по рассматриваемому делу.

Такое заключение может быть признано судом иным документом, допускаемым в качестве доказательства в соответствии со статьей 89 АПК РФ.

В тексте искового заявления истцом приведена таблица оценки критериев сходства:

Критерии 

Словесный элемент товарного знака № 688196

Словесный элемент представленного для исследования обозначений: 

Звуковое сходство

Словесный элемент 

«REBEL» [?rebl] состоит из 1 слова, 5 букв.

Читается как «Ребл» 

Словесный элемент 

«REBEL» [?rebl] состоит из 1 слова, 5 букв.

Читается как «Ребл»

Графическое сходство 

Словесный элемент 

«REBEL» состоит из 1 слова, 5 букв.

Читается как «Ребл» 

Словесный элемент 

«REBEL» состоит из 1 слова, 5 букв.

Читается как «Ребел»

Смысловой критерий

REBEL транскрипция [?rebl] - существительное, в переводе с Английского языка: бунтарь, мятежник, повстанец, бунтовщик.

REBEL транскрипция [?rebl] – существительное, в переводе с Английского языка: бунтарь, мятежник, повстанец, бунтовщик.

В заключении указано, что, как видно из приведенного анализа, у сравниваемых словесных элементов присутствует полное сходство по звуковому и смысловому критерию.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Исследуемая продукция «infinity REBEL», реализуемая ответчиком является продукцией, которую можно отнести к товарам 08 класса МКТУ, а именно товары:

- машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования.

Указанные выше товары присутствуют в перечне товаров 08 класса МКТУ зарегистрированного товарного знака № 688196.

Таким образом, сходные до степени смешения доминирующие словесные элементы в сравниваемых обозначениях, одинаковая композиция обозначений, общее зрительное впечатление, будут создавать одинаковое зрительное впечатление в отношении сравниваемых обозначений и ассоциироваться у потребителя с одним и тем же изготовителем.

Суд, оценив представленное в материалы экспертное исследование, полученное в порядке проведения внесудебной экспертизы, по правилам статьи 71 АПК РФ, не усматривает оснований для признания его ненадлежащим или недопустимым доказательством по делу.

Таким образом, представленное истцом заключение подлежит оценке в качестве письменного доказательства по делу наряду с иными имеющимися доказательствами.

Согласно выраженной в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» правовой позиции, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как разъяснено в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015), вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе общего восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров и услуг. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как установлено судом, товарный знак истца является комбинированным, состоит из графического элемента, представляющего собой белый круг на черном фоне, в котором размещена часть латинской буквы «R» с чертой. Словесный элемент выполнен заглавными буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом, в белом цвете.

Спорное обозначение выполнено заглавными буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом, в сером цвете.

Суд считает, что спорные обозначения являются сходными до степени смешения за счет полного фонетического вхождения обозначения «REBEL» в товарный знак истца.

Незначительные графические отличия не влияют на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Напротив, исполнение словесного элемента буквами одного алфавита усиливает установленное фонетическое сходство. Сходство обусловлено тождеством входящих в обозначение словесных элементов, которые акцентируют на себе внимание в первую очередь.

Оценка по семантическому критерию не проводится, поскольку спорное обозначение является фантазийным (в переводе с английского языка – мятежник) по отношению к товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

Продукция является однородной с категориями товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак - машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования (товары 08 класса МКТУ).

Довод ответчика о том, что спорный товар предназначался не для личного пользования, а для профессионального, в связи с чем продукцию нельзя признать однородной, суд признает необоснованным, поскольку личное пользование может осуществляться и профессиональным пользователем, например барбером.

Суд на основании критериев, перечисленных в Правилах № 482, признает сходными до степени смешения спорные обозначения с товарным знаком истца, поскольку данные обозначения способны вызвать у потребителя ассоциации о принадлежности данного товара истцу.

Истец просит суд запретить ответчику запретить ответчику использование обозначения REBEL, нанесенное на упаковку (этикетку) продукции infinity REBEL, сходного до степени смешения с товарным знаком № 688196, правообладателем которого является истец, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 14 декабря 2018 года.

В соответствии с пунктом 57 постановления № 10 в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения. Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия. Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет») также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

В ходе судебного разбирательства истец подтвердил, что в настоящее время предложение к продаже ответчиком спорного товара на маркетплейсе Озон отсутствует. Соответственно, нарушение не является длящимся.

Поскольку правонарушение не является длящимся, доказательств того, что обозначение используется ответчиком и в настоящее время не представлено, требование истца о запрете использования обозначения носит абстрактный, не имеющий связи с конкретным правонарушением характер, в связи с чем не подлежит удовлетворению.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 1 500 000 руб. на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 АПК РФ изменения основания иска).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В силу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В силу пункта 59 постановления № 10 в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

В соответствии с пунктом 61 постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников. Организации по управлению правами в качестве одного из доказательств вправе привести ссылки на утвержденные ими ставки и тарифы в обоснование расчета взыскиваемой компенсации. Названные доказательства оцениваются судом по правилам об оценке доказательств и не имеют преимущества перед другими доказательствами. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

В подтверждение заявленных требований истец представил заключенный им 01 октября 2020 года с третьим лицом по настоящему делу лицензионный договор № 01-10/2020-П (т. 3 л.д. 58-61), согласно условиям которого (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01 января 2022 года), плата за неисключительное право использования товарного знака составляет 6 600 000 руб. Срок действия договора- до истечения срока действия товарного знака, до 26 декабря 2027 года. Размер ежемесячного платежа с 01 октября 2020 года определен истцом как 550 000 руб. Срок использования ответчиком спорного обозначения определен истцом как период с 27 сентября 2023 года (дата создания карточки товара на маркетплейсе Озон) по 03 января 2024 года (дата получения ответчиком претензии, РПО № 19102886014763).

В ходатайстве об изменении оснований иска истцом приведен следующий расчет компенсации: 550 000 руб. (ежемесячная стоимость) * 3 месяца = 1 650 000 руб. * 2 = 3 300 000 руб. С учетом принципов разумности и справедливости, указанная сумма снижена истцом самостоятельно до 1 500 000 руб.

В тексте возражений на отзыв истец указал, что ответчиком спорные товары реализовывались и в период разрешения спора, однако ходатайств об изменении расчета компенсации истец не заявил.

Из приложенных к ходатайству о частичном отказе от иска доказательств (сведения из аналитической системы sellmonitor) следует, что по состоянию на 27 сентября 2023 года на складе было 3 товара, по состоянию на 30 мая 2024 года – 2 товара, одна продажа, в настоящее время карточка товара в архиве.

В соответствии с пунктом 62 постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Ответчик заявил довод о том, что истец и третье лицо по настоящему делу являются аффилированными лицами, поскольку единственным участником и генеральным директором третьего лица является сам истец.

В соответствии со статьей 53.2 ГК РФ в случаях, если ГК РФ или другой закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связанности (аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений определяется в соответствии с законом. Аффилированность свидетельствует о единстве интересов, целей принятия и реализации отдельных решений.

Суд пришел к выводу о том, что доводы об аффилированности лиц, подписавших лицензионный договор, не опровергают сам факт определения цены права пользования спорным товарным знаком.

Так, в делах о взыскании компенсации аффилированность может учитываться (при наличии соответствующих доводов и доказательств, их обосновывающих) как обстоятельство, влияющее на стоимость права, указанную в лицензионном договоре. Вместе с тем в случае если правообладателем представлены доказательства исполнения лицензионного договора, то при отсутствии доказанности ответчиком иного размера стоимости права использования, наличие отношений связанности не должно иметь значения для определения этой стоимости. Тем более наличие аффилированности между сторонами лицензионного договора не является основанием для признания указанного договора недопустимым доказательством и для отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации.

Факт оплаты по лицензионному договору подтвержден приложенными к расчету компенсации от 19.02.2024 платежными поручениями.

Ответчик, оспаривая сумму лицензионного вознаграждения, указанную в лицензионном договоре и дополнительном соглашении № 1 к лицензионному договору, ссылается только лишь на факт связанности лицензиара - истца и лицензиата - третьего лица, не приводя никаких доказательств обоснования иной платы лицензионного вознаграждения за правомерное использование товарного знака № 688196.

Только лишь факт того, что истец является учредителем (участником) ООО «Вайт32 Дистрибьюшн», с которым у ИП ФИО1 с 2020 года (то есть, не менее чем за 4 года до возникновения настоящего спора) заключен лицензионный договор и дополнительное соглашение № 1 к лицензионному договору, не является основанием для непринятия суммы ежемесячного лицензионного вознаграждения к расчету размера компенсации за нарушение исключительного права.

Необходимо учитывать, что государственная регистрация предоставления права использования товарного знака REBEL была произведена еще в 2020 году, то есть, задолго до возникновения настоящего спора о нарушении исключительного права, в связи с чем, ссылка на завышение лицензионного вознаграждения не может являться состоятельной.

Аналогичным образом не может быть принят во внимание довод о том, что размер лицензионного вознаграждения намеренно искусственным образом завышен без учета объективных факторов, определяющих стоимость использования товарного знака на основании простой (неисключительной) лицензии. Со стороны истца и третьего лица, помимо лицензионного договора, дополнительного соглашения № 1 к лицензионному договору, платежных документов, подтверждающих своевременную и полную оплату лицензионных платежей за предоставленное право использования товарного знака, были также представлены документы, свидетельствующие о высоких экономических показателях реализации товаров с использованием товарного знака «REBEL», а также свидетельствующие об экономическом обосновании установления размера лицензионного вознаграждения в указанном размере, в частности:

- карточка счета 90.01.1 за 2023 год ООО «Вайт32 Дистрибьюшн», из которой следует, что обороты за период и сальдо на конец составляют 109 925 034 руб. 38 коп.;

-таблица реализации товаров за 2023 год ООО «Вайт32 Дистрибьюшн» на торговой интернет-площадке OZON, из которой следует, что доходы от реализации составляют 118 423 829 руб. 01 коп.;

- таблица реализации товаров за 2023 год ООО «Вайт32 Дистрибьюшн» на торговой интернет-площадке Wildberries, из которой следует, что доходы от реализации составляют 14 324 498 руб.;

- таблица реализации товаров за 2023 год ООО «Вайт32 Дистрибьюшн» на торговой интернет-площадке Ламода, из которой следует, что доходы от реализации составляют 10 938 544 руб.;

- таблица реализации товаров за 2023 год ООО «Вайт32 Дистрибьюшн» на торговой интернет-площадке Лэтуаль, из которой следует, что доходы от реализации составляют 210 972 руб.;

- таблица реализации товаров за 2023 год ООО «Вайт32 Дистрибьюшн» на торговой интернет-площадке Яндекс-маркет, из которой следует, что доходы от реализации составляют 4 796 917 руб.;

- таблица реализации товаров за 2023 год ООО «Вайт32 Дистрибьюшн» на торговой интернет-площадке Сбермегамаркет, из которой следует, что доходы от реализации составляют 1 170 903 руб.

Таким образом, довод ответчика о непринятии размера лицензионного вознаграждения, установленного лицензионным договором и дополнительным соглашением № 1 к лицензионному договору, подлежит отклонению, поскольку опровергается фактическими обстоятельствами дела и имеющимися в материалах дела документами по реализации товаров, маркируемых товарным знаком «REBEL».

Суд исходит также из того, что лицензионный договор недействительным не признан, о его фальсификации лицами, участвующими в деле, не заявлялось. Указанный договор зарегистрирован в Роспатенте в установленном законом порядке.

Поскольку доказательства заключения иных лицензионных договоров истцом в материалы дела не представлено, а суд не вправе изменять выбранный истцом порядок определения компенсации за использование товарного знака, суд считает возможным использовать положения указанного лицензионного договора для расчета размера компенсации в порядке подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

Однако таких доказательств ответчиком не представлено.

При этом суд признает обоснованными доводы ответчика о том, что необходимо учитывать перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам).

В определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 № 310-ЭС20-9768 по делу № А48-7579/2019 отмечена необходимость соотнесения условий лицензионного договора, которым истец обосновывает расчет компенсации, и обстоятельств допущенного ответчиком нарушения, в том числе в части перечня товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам).

При определении цены, взимаемой при сравнимых обстоятельствах за правомерное использование спорного товарного знака, необходимо также учитывать виды товаров в рамках одного класса МКТУ, поскольку это может оказывать влияние на размер уплачиваемого лицензиатом правообладателю вознаграждения, однако это не означает, что размер вознаграждения по лицензионному договору должен быть арифметически поделен на количество наименований товаров, указанных в лицензионном договоре.

При этом, согласно ГОСТ Р 51303-2013, под видом товаров понимается совокупность товаров определенной группы, объединенных общим названием и назначением (например, плащи и куртки, принадлежащие к группе верхней одежды). В соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 группа товаров: совокупность товаров определенного класса, обладающих сходными потребительскими свойствами и показателями, а также общим назначением (например, верхняя одежда, белье, обувь, молочные продукты).

Заключение лицензионного договора на использование товарного знака в отношении нескольких наименований товаров, входящих в один класс МКТУ, является обычной хозяйственной практикой. Например, если товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 8-го класса МКТУ: бритвы электрические и неэлектрические; иглы для татуировок; лезвия бритвенные; машинки для стрижки бороды; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования; машинки для стрижки животных [ручные инструменты], то разумно предположить, что по лицензионному договору будет предоставлено право использования в отношении всей группы указанных товаров (вид товаров: инструменты ручные электрические и неэлектрические для личного ухода). Соответственно, вознаграждение по такому лицензионному договору будет охватывать всю эту группу товаров.

В такой ситуации, если ответчик будет использовать товарный знак при продаже лишь одного товара, например машинки для стрижки волос, то стоимостью, которая обычно взимается при сравнимых обстоятельствах, будет вознаграждение по лицензионному договору за всю указанную группу товаров, и исходя из этой стоимости будет рассчитываться компенсация.

Если ответчик использовал обозначение лишь в отношении одного товара и заявил обоснованный довод о том, что по лицензионному договору предоставлено право использования товарного знака в отношении товаров, которые не относятся к одному виду, суд может определить иной размер стоимости права использования для целей расчета компенсации с учетом того, что размер вознаграждения по такому договору не является стоимостью права использования, взимаемой при сравнимых обстоятельствах.

Например, когда право использования по лицензионному договору предоставлено в отношении разнородных товаров 8-го класса МКТУ, а ответчик использует товарный знак для одного товара, например для машинки для стрижки волос, стоимость права использования, которая взимается при сравнимых обстоятельствах за использование товарного знака в отношении машинки для стрижки волос, вероятно, будет ниже вознаграждения по такому договору. Соответственно, для расчета компенсаций может быть взято за основу не все вознаграждение по такому лицензионному договору, а лишь его часть.

Как правило, готовые изделия классифицируются в соответствии с их функцией или назначением (общие замечания к МКТУ). В связи с этим видится разумным исходить из того, что вознаграждение за использование товаров из одного класса МКТУ - это стоимость права использования, взимаемая при сравнимых обстоятельствах за использование любого товара из этого класса, если ответчиком не доказано, что товары не относятся к одному виду.

Таким образом, если по лицензионному договору предоставлено право использования в отношении товаров одного класса МКТУ, то вознаграждение по такому договору, по общему правилу, составляет стоимость права использования, взимаемую при использовании любого товара из этого класса, если ответчиком не доказано, что товары по этому лицензионному договору относятся к разным видам, поэтому для целей расчета компенсации вознаграждение должно быть снижено.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2024 по делу № А12-20833/2023.

При этом бремя доказывания отнесения товаров одного класса МКТУ к разной видовой группе лежит на ответчике (аналогичная правовая позиция изложена в Постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 16.08.2023 по делу № А23-6631/2022, от 11.04.2024 по делу № А12-20833/2023).

Вместе с тем ответчиком доказательств отнесения товаров одного класса МКТУ к разной видовой группе не представлено.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 № 12505/11 сформулирована правовая позиция, согласно которой, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно, со ссылкой на конкретные документы, указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.

В данном случае лицензионный договор заключен без разделения на классы МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (шесть классов).

Соответственно, размер компенсации должен быть определен следующим образом: 550 000 руб. (ежемесячный платеж) / 6 классов, в отношении которых зарегистрирован товарный знак х способы использования (2 класса (товары 08 класса - машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования; услуги 35 класса - продажа оптовая и розничная вышеуказанных товаров 03, 08, 21 классов)) х 3 месяца использования = 550 000 руб. х 2 (двукратная стоимость) = 1 100 000 руб.

При таких обстоятельствах, с учетом невозможности снижения размера компенсации, рассчитанной по правилу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, оснований для определения судом иного размера компенсации не имеется.

На основании изложенного, суд признает заявленные истцом имущественные требования подлежащими удовлетворению на указанную сумму.

Расходы истца по уплате государственной пошлины за рассмотрение имущественного требования в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных требований, исходя из определенной судом двукратной стоимости права использования товарного знака в размере 1 100 000 руб.

Расходы истца по уплате государственной пошлины за рассмотрение неимущественного требования в размере 6 000 руб. в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на истца.

В соответствии с абзацем 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при отказе истца от иска до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

Поскольку истец отказался от одного из неимущественных требований, за рассмотрение которого была уплачена государственная пошлина в размере 6 000 руб., ему подлежит возврату из дохода федерального бюджета Российской Федерации 70 % от указанной суммы, то есть 4 200 руб.

Руководствуясь ст. ст. 106, 110, 123, 156, 167 - 170, 176 АПК РФ, 

 

Р Е Ш И Л:

Принять в порядке ст. 49 АПК РФ отказ от неимущественного требования об обязании изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные этикетки и упаковки товаров. Производство по делу в указанной части прекратить.

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОСМЕТИКПРОФ» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 688196 в размере 1 100 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 20 533 руб. 33 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО1 из дохода федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 4 200 руб., уплаченную по платежному поручению № 122 от 26 декабря 2023 года.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:                                                                                   О. В. Козленкова