Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-113533/2020

28 июня 2021 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  17 июня 2021 года. Полный текст решения изготовлен  28 июня 2021 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Нефедовой А.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Юниконт СПб", ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 192174, Санкт-Петербург, улица Кибальчича, 26 лит. Е

ответчики: 

               1)  общество с ограниченной ответственностью "Оллрэди", ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 192102, 

<

...> лит. А, оф. 2050

               2) общество с ограниченной ответственностью "АДВ-сервис", 196084, Санкт-Петербург, улица Цветочная,  дом 16, литер П,  помещение 4, 6

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "НПК Морсвязьавтоматика" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 192174, Санкт – Петербург, улица Кибальчича, 26 лит. Е)

- об обязании ответчика опубликовать на стартовой (посадочной) странице сайта www.allready.ru судебный акт по делу с указанием правообладателя товарного знака "Unimach" по свидетельству № 424969 в течение 10-ти рабочих дней с даты вступления судебного акта в законную силу

- о взыскании 3 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 424969 ("Unimach"), 

- о взыскании судебной неустойки, предусмотренной статьей 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере 10 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда ответчиком (в части неимущественных требований), а также 44 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины

при участии

согласно  протоколу  судебного заседания от 17.06.2021

установил:

Истец  -  общество с ограниченной ответственностью "Юниконт СПб" (далее – ООО "Юниконт СПб"), обратился в  Арбитражный суд города Санкт-Петербурга  и  Ленинградской области с иском к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "Оллрэди"  (далее – ООО "Оллрэди")  со  следующими требованиями:

- об обязании ответчика опубликовать на стартовой (посадочной) странице сайта www.allready.ru судебный акт по делу с указанием правообладателя товарного знака "Unimach" по свидетельству № 424969 в течение 10-ти рабочих дней с даты вступления судебного акта в законную силу

- о взыскании 3 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 424969 ("Unimach"), 

- о взыскании судебной неустойки, предусмотренной статьей 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере 10 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда ответчиком (в части неимущественных требований), а также 44 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Определением Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.12.2020 исковое заявление принято к производству,  к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "НПК Морсвязьавтоматика"  (далее – ООО "НПК Морсвязьавтоматика"), назначено предварительное  заседание  на 11.03.2021 в  16 час. 20 мин., от ООО "Яндекс" (119021, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>) истребованы в порядке части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  (далее  - АПК  РФ) сведения о лице (лицах), управляющем (управлявших) рекламными компаниями в системе Яндекс.Директ, в которых находились объявления "Лазерные и фрезерные станки с ЧПУ/ALL-ready.ru": "Лазерные станки по металлу BODOR - официальный дилер", вероятный номер последней рекламной компании 48040561, информация о периоде оказания, стоимости рекламных услуг по ключевому запросу "UNIMACH" в рамках упомянутых рекламных компаний, критерии и все иные сведения о рекламных компаниях, полные сведения и контактную информацию о лице (лицах), осуществлявших ведение и оплату данных рекламных компаний, в которых размещены рекламные объявления, условием показа которых был поисковый запрос с ключевым словом "UNIМАСН", договоры на оказание услуг ведения рекламы и документы по оплате услуг ООО "Яндекс" в рамках рекламных компаний. Этим же определением суда от  ООО "Регистратор доменных имен Рег.ру" (125252, 

<

...>, этаж 2 комната 4, ОГРН: 

<

***>) истребованы в порядке части 4 статьи 66АПК РФ сведения о владельце и администраторе домена ALL-READY.RU.

ООО "Яндекс"  и ООО "Регистратор доменных имен Рег.ру" представили испрашиваемые судом сведения.

Ответчик  - ООО "Оллрэди"  представил в электронном виде отзыв, в  удовлетворении иска просил отказать.  

Третье лицо  - ООО "НПК Морсвязьавтоматика"  представило письменный  отзыв с приложением документов, обосновывающих позицию третьего лица, поддержало  требования истца.

Истец   заявил ходатайство о  привлечении к участию в настоящем деле в качестве соответчика - общество с ограниченной ответственностью "АДВ-сервис", 196084, Санкт-Петербург, улица Цветочная,  дом 16, литер П,  помещение 4, 6 (далее – ООО "АДВ-сервис"), об истребовании от  ООО "АДВ-сервис" сведений о лице (лицах), управляющем (управлявших) рекламными компаниями в системе Яндекс.Директ, в которых находились объявления "Лазерные и фрезерные станки с ЧПУ/ALL-ready.ru": "Лазерные станки по металлу BODOR - официальный дилер", вероятный номер последней рекламной компании 48040561, информация о периоде оказания, стоимости рекламных услуг по ключевому запросу "UNIMACH" в рамках упомянутых рекламных компаний, критерии и все иные сведения о рекламных компаниях, полные сведения и контактную информацию о лице (лицах), осуществлявших ведение и оплату данных рекламных компаний, в которых размещены рекламные объявления, условием показа которых был поисковый запрос с ключевым словом "UNIМАСН", договоры на оказание услуг ведения рекламы и документы по оплате услуг ООО "АДВ-сервис"  в рамках рекламных компаний.

Кроме того, истец просил истребовать в  порядке ч. 4 ст. 66 АПК РФ от общества с  ограниченной ответственностью  "Бегет", 195112, Санкт-Петербург,  площадь Карла Фаберже, дом  8Б, офис 726А; почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, а/я 209 (далее – ООО "Бегет") сведения о владельце сайта  www.allready.ru  и от акционерного общества "Региональный  Сетевой Информационный Центр" , 123308, 

<

...>, этаж 4,  помещение 1, комната 40 (далее  - ООО "Региональный  Сетевой Информационный Центр")  сведения об администраторе домена ALL-READY.RU.

От  ответчика возражений  относительно заявленных истцом ходатайств не последовало.

Суд, исходя  из основания и предмета иска, с учетом положений ст.ст. 46, 66 АПК РФ усмотрел наличие правовых  оснований для удовлетворения  ходатайств истца, привлечения ООО "АДВ-сервис" в  качестве соответчика, оказании содействия истцу в получении  от данного  ответчика в  порядке части 2 статьи 66 АПК РФ  дополнительных доказательств,  а также в истребовании  от ООО "Бегет" и ООО "Региональный  Сетевой Информационный Центр" сведений о владельце сайта  www.allready.ru и сведений об администраторе домена ALL-READY.RU соответственно.

Определением Арбитражного суда города Санкт – Петербурга и Ленинградской области от 11.03.2021 рассмотрение дела в предварительном заседании отложено на 22.04.2021 в 09 час. 10 мин.; в порядке ст. 46 АПК РФ в качестве соответчика привлечено ООО "АДВ-сервис".

Кроме того, указанным определением суд в порядке ч. 4 ст. 66 АПК РФ обязал ООО "Бегет" представить сведения о владельце сайта  www.allready.ru.

ООО "Бегет" в электронном виде представило суду сведения о том, что владельцем аккаунта,  на котором размещен домен www.allready.ru,  является ФИО2.

ООО "НПК Морсвязьавтоматика" в заседание, назначенное на 22.04.2021, не явилось, в электронном виде направило дополнительные документы, проект судебного акта (решения).

Стороны  представили проект решения,  ООО "АДВ-сервис" отзыв, в удовлетворении иска к  нему просило отказать.

Определением Арбитражного суда города Санкт – Петербурга и Ленинградской области от 22.04.2021 по настоящему делу назначено судебное разбирательство на 17.06.2021 в 10 час. 00 мин.

В настоящем заседании стороны поддержали заявленные требования/возражения.

Как следует из материалов дела и установлено суда , ООО "Юниконт СПБ" является правообладателем товарного знака "UNIMACH", зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности по свидетельству № 424969, приоритет товарного знака установлен с 04.02.2009. 

Согласно сайту Федерального института промышленной собственности https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet, представленного в материалы дела Свидетельства на товарный знак № 424969 защищаемое средство индивидуализации зарегистрировано в отношении следующих товаров 07 класса по Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) - держатели для режущих инструментов машин, станков; корпуса машин, машины гибочные; машины для штамповки; машины правильные; машины резальные; машины формовочные; механизмы зубчатые; механизмы подающие (детали машин); направляющие машин, станков; прессы штамповочные (для горячей штамповки); приводы (трансмиссии) для машин; резаки (детали машин); станины машин; станки; станки металлообрабатывающие; станки фрезерные; суппорты станков (детали машин); устройства для управления машинами или двигателями. 

Из материалов дела следует, что использование товарного знака по свидетельству № 424969 осуществляется аффилированным с правообладателем ООО "НПК Морсвязьавтоматика" для индивидуализации собственной станкоинструментальной продукции. 

Согласно п. 2 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), по смыслу которого, использованием товарного знака признается его использование другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, наличие между правообладателем и использующим товарный знак лицом корпоративных отношений предоставляет возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом.  

По данным из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) 100 процентами долей уставного капитала истца обладают физические лица: ФИО3, ФИО4 

Данным лицам принадлежат 100% долей уставного капитала третьего лица, использующего товарный знак "UNIMACH" по свидетельству № 424969. 

При указанных обстоятельствах, товарный знак используется под контролем правообладателя, аффилированным с ним лицом, что является надлежащим использованием средства индивидуализации.

Истец получил сведения о нарушении исключительных прав на товарный знак "UNIMACH" по свидетельству № 424969. 

При вводе словесного элемента товарного знака "UNIMACH" в поисковой системе Яндекс появлялось рекламное объявление "Лазерные и фрезерные станки с ЧПУ/ALL-ready.ru". При обращении к данному рекламному объявлению осуществлялся переход на сайт www.all-ready.ru. 

На указанном сайте осуществляется предложение неограниченному кругу лиц по продаже лазерных станков. Таким образом, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" без разрешения правообладателя использовался словесный элемент защищаемого товарного знака в качестве ключевого слова при размещении рекламы на поисковом сервисе Яндекс. 

Рекламируемые и предлагаемые к продаже товары на сайте www.all-ready.ru являются однородными к товарам, в отношении которых зарегистрирован, используется товарный знак "UNIMACH" по свидетельству № 424969. 

Для фиксации нарушения исключительного права, на основании разъяснений абз. 2 п. 55 Постановления Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее – Постановление № 10) истец произвел фотографирование сайта www.all-ready.ru, распечатки с сайта представил в материалы дела. 

Осмотрами сайта www.all-ready.ru за период времени с 23.04.2020 по 10.05.2020 фиксируются реквизиты продавца и фактического рекламодателя – ООО "Оллрэди" (ответчика - 1). Принадлежность ему данного сайта последним не оспаривается. 

Адрес последнего, указанный на осмотренном сайте, соответствует данным ЕГРЮЛ. 

Сайт www.all-ready.ru также содержит контактные данные ответчика-1, технические характеристики и цены лазерных станков по металлу. Осмотры сайта подтверждают возможность интерактивного заказа станков или подачи заявок прямо на указанном информационном ресурсе.

С целью обеспечения доказательств в соответствии со ст. 102 Основ законодательства РФ о нотариате нотариусом осмотрены информационные ресурсы в сети Интернет. Результат осмотра фиксируется протоколом осмотра доказательств от 30.04.2020 на бланке 78 АБ 8291975 (далее – протокол от 30.04.2020). 

Протокол содержит описание последовательности осмотра информационных ресурсов. На станице с адресом "yandex.ru" вводится "unimach", далее нажимается кнопка поиска. 

Визуализация действий, результат поискового запроса фиксируются в протоколе. При заданном в поиске "UNIMACH" появляется реклама сайта www.all-ready.ru. В протоколе отмечается рекламный характер объявления. Ссылка на сайт www.all-ready.ru сопровождается значком "реклама".

На осмотренном информационном ресурсе представлены лазерные станки, с указанием цен, и информацией о возможность поставки в различные регионы Российской Федерации. Сайт www.all-ready.ru обеспечивает возможность on-line заказа продукции, содержит контрактные адреса, электронную почту, телефоны Ответчика -  1. 

Адрес одной из осмотренных нотариусом электронных страниц содержит параметры "utm_term=Unimach", что отражено в протоколе  от 30.04.2020.

Наличие дополнительного параметра "utm_term=unimach" свидетельствует о том, что показ объявления и последующий переход с рекламного объявления "Лазерные и фрезерные станки с ЧПУ/ALL-ready.ru" на сайт www.all-ready.ru осуществлен вследствие ввода поискового запроса "unimach", тождественного словесному элементу защищаемого средства индивидуализации. Переход на сайт ответчика 1 по служебному дополнительному параметру "…utm_term=unimach" подтверждается распечатками с указанного выше информационного ресурса, представленными истцом.

В подтверждение указания ключевого слова "UNIMACH" в настройках спорной рекламной кампании вручную истец представил экспертное заключение № 1 от 7 сентября 2020 года (далее – экспертное заключение) по вопросам настроек рекламной компании в сети Интернет, выполненное ООО "СмартДек", а также переписку со службой клиентской поддержки ООО "Яндекс", зафиксированную протоколом осмотра доказательств от 22.07.2020 на бланке 78 АБ 8691055 (далее – протокол от 22.07.2020). 

На стр. 4 приложения № 1 к протоколу от 22.07.2020 размещен направленный в службу клиентской поддержки Яндекс вопрос: "Если я посмотрю на ссылку после перехода на посадочную страницу и там будет "Utm_term=ключевое слово" и не будет "utm_content= тип показа.ключевое слово" – это значит что моя реклама показана по выбранному вручную ключевому слову, а не автотаргетингом, верно?". На стр. 3 приложения № 1 к протоколу от 22.07.2020 имеется ответ отдела клиентского сервиса, направленный с адреса client-service@yandex-team.ru согласно которому "…если вместо (keyword) будет показана ключевая фраза, а вместо (match_type) (match_keyword) не будет типа показа и фразы, значит, это был переход по ключевой фразе. Одновременно и по ключевой фразе и по автотаргетингу показ идти не может". Из ответа следует, что ключевое слово "Unimach" указано в настройках спорной рекламной компании вручную, а не в результате работы алгоритма автотаргетирования.

На основании подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе по своему выбору потребовать от нарушителя выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей. 

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13, для признания сходства товарных знаков достаточно самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. 

Учитывая то, что станки производства UNIMACH® и станки ответчика-1 вводятся в гражданский оборот на едином товарном рынке России, существует вероятность смешения источника происхождения товара вследствие возникновения у потребителя впечатления об аффилированности правообладателя либо лица, законно использующего товарный знак и лица, допустившего нарушение исключительного права. 

Ответчику-1 направлена претензия с требованиями выплаты компенсации по п.п. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ за нарушение исключительного права. Дополнительно истец потребовал от ответчика-1 опубликовать сведения о правообладателе товарного знака UNIMACH по свидетельству № 424969 на сайте www.all-ready.ru.

С предъявленными к нему требованиями ответчик-1 не согласился, нарушение исключительного права не признал. После получения претензии по электронной почте спорный контент был удален.

В  обоснование правовой позиции ответчик-1 указал, что результаты поиска формируются полностью автоматически и поисковая система Яндекс самостоятельно проиндексировала слова, которые использовались в рекламных компаниях и на сайтах указанных рекламодателей, вместе с общедоступной информацией, в том числе словосочетаниями, используемыми обеими компаниями при описании своих товаров в сети интернет ("лазерные станки", "фрезерные станки"). 

Ответчик- 1 пояснил, что использование чужого товарного знака в качестве ключевого слова в настройках рекламной кампании в сети Интернет не является нарушением исключительного права на товарный знак. 

Также ответчик-1 обратил  внимание  на непродолжительный период и периодический характер отображения рекламного объявления, что, по его мнению, подтверждает ситуативность и независимость от воли ответчика-1 такого отображения.  

Ответчик-1, возражая против удовлетворения исковых требований, указал, что UTM метки не обладают индивидуализирующей способностью по отношению к каким-либо товарам, услугам или лицам. 

На стр. 6 экспертного заключения, представленного истцом, указывается, что "в рассматриваемом случае возможна ситуация, при которой рекламодатель выбрал условием показа своего рекламного объявления запросы пользователей по слову unimach, о чем свидетельствуют параметр "&utm_term=Unimach". Данное предположение было дополнено единственным аргументом о названии рекламной кампании "Конкуренты.Поиск", из чего делается вывод о доказанности факта ручной настройки рекламной компании. 

Ответчик-1 считает экспертное заключение противоречащим действующему законодательству,  неотносимым к делу и выполненным ненадлежащими лицами. 

Следовательно, доводы истца об умышленном использовании словесного элемента unimach со ссылкой на переписку с клиентской службой ООО "Яндекс" и экспертное заключение, по мнению ответчика-1, являются несостоятельным. 

Также ответчик-1 считает размер заявленной истцом компенсации необоснованным, а несение расходов на продвижение товарного знака UNIMACH неподтвержденным ввиду того, что сами по себе представленные истцом договоры ООО "НПК Морсвязьавтоматика" поставки оборудования и договоры на оказание выставочных услуг, а также платёжные поручения к ним не подтверждают реализацию истцом или иным участником дела товаров с использованием его товарного знака, так как не содержат сведений о маркировке отчуждаемых товаров товарным знаком UNIMACH. 

Кроме того, ООО "НПК Морсвязьавтоматика" является правообладателем 19 товарных знаков, в связи с чем, установить, были ли направлены отраженные расходы на продвижение именно товарного знака UNIMACH, не представляется возможным.

В порядке ч. 4 ст. 66 АПК РФ суд истребовал от ООО "Яндекс" полные сведения о лице (лицах), управляющем (управлявших) рекламными компаниями в системе Яндекс.Директ, в которых находились объявления "Лазерные и фрезерные станки с ЧПУ/ALL-ready.ru": "Лазерные станки по металлу BODOR - официальный дилер", вероятный номер последней рекламной кампании 48040561, информацию о периоде оказания, стоимости рекламных услуг по ключевому запросу "UNIMACH" в рамках упомянутых рекламных кампаний, критерии и все иные сведения о рекламных кампаниях, полные сведения и контактную информацию о лице (лицах), осуществлявших ведение и оплату данных рекламных кампаний, в которых размещены рекламные объявления, условием показа которых был поисковый запрос с ключевым словом "UNIМАСН", договоры на оказание услуг ведения рекламы и документы по оплате услуг ООО "Яндекс" в рамках рекламных компаний. 

Согласно сведениям ООО "Яндекс", изложенными в письме № 772641 от 02.02.2021, спорная реклама размещена на основании договора на оказание услуг № 74008/17 от 20.10.2017. 

Данный договор заключен с ООО "АДВ-Сервис". Также указанным ответом подтверждается использование рекламодателем ключевой фразы "Unimach". После ознакомления с поступившим ответом, по ходатайству истца, ООО "АДВ-сервис"  привлечено в качестве ответчика-2.

Из письменных пояснений ООО "АДВ-сервис" следует, что ответственность за содержание рекламы несет ее заказчик – ООО "ОллРэди". 

Между ответчиком-1 и ответчиком-2 заключен договор на оказание услуг в Интернете с № 2018/08/29-271761-adv. 

Договор и платежные поручения на оплату услуг рекламы, подтверждающие наличие правоотношений между ООО "АДВ-сервис" и ООО "ОллРэди", приобщены в материалы дела.

Ответчик-2 оказывает услуги в сети Интернет по предоставлению возможности с использованием сервиса eLama размещать Интернет-рекламу через Интернет-площадки (рекламораспространителя) на Интернет-ресурсах. 

В рассматриваемом случае, в  функции ответчика-2 входит  исключительно технический характер, и он не может являться лицом, ответственным за противоправные действия, совершаемые его клиентами при использовании сервиса.

ООО "АДВ-сервис" не определяет объект рекламирования и (или) содержание рекламы, не участвует в формировании рекламной кампании, ее настройке, написании, согласовании и модерации, а, значит, не является рекламодателем, рекламопроизводителем и (или) рекламораспространителем, а также не является ответственным лицом за действия, связанные с использованием ключевого слова UNIMACH. Основная задача и цель Сервиса eLama регулировать не рекламный продукт, а ценообразование рекламной кампании в соответствии с бюджетом рекламодателя.

Согласно п. 2. ст. 1253.1 ГК РФ ответчик 2 является информационным посредником, осуществляющим передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети и не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате этой передачи, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) он не является инициатором этой передачи и не определяет получателя указанного материала;

2) он не изменяет указанный материал при оказании услуг связи, за исключением изменений, осуществляемых для обеспечения технологического процесса передачи материала;

3) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицом, инициировавшим передачу материала, содержащего соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, является неправомерным.

 

Оценив доводы сторон в совокупности с материалами дела, суд пришел к следующим выводам. 

Выбор ключевых слов для поисков и адресации находится в сфере ответственности рекламодателя. Под ключевым словом в данном случае понимается конкретное слово, которое адресует потребителя на рекламное объявление. Составление текста рекламного объявления и выбор конкретных ключевых слов осуществляется лицом, в интересах которого проводится рекламная кампания с использованием системы. Условия и конкретные параметры рекламной кампании определяются совместно заказчиком и лицом, проводившим рекламную кампанию. 

Доказывание факта незаконного использования нарушителем обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя, является обязанностью правообладателя. В настоящем случае обязанностью истца явилось доказывание того, что именно ответчиками совершены действия, направленные на использование спорного обозначения в качестве ключевого слова в рекламной кампании по продвижению сайта www.all-ready.ru.

Из ответа ООО "Яндекс", а также пояснений ответчика-2 следует, что ответчик-1 самостоятельно осуществлял подготовку и редактирование рекламной компании и самостоятельно несет ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации, в том числе по охране товарных знаков, которым предоставлена правовая охрана. 

Изучив содержание представленной ответчиком-2 оферты, акцептованной ответчиком-1, суд пришел к выводу о том, что ответчик-2 не определял, не вносил изменения в рекламные материалы, не имел разумных оснований не доверять заверениям ответчика-1 об обстоятельствах, предоставленных в порядке ст. 431.2 ГК РФ. 

Таким образом, исковые требования к ООО "АДВ-сервис" удовлетворению не подлежат в силу разъяснений абз. 3 п. 73 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление № 10).

Довод ответчика-1 о том, что использование словесного обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с чужим товарным знаком или иным средством индивидуализации, не является нарушением исключительного права, суд отклоняет как неоснованный на законе.

Законом и иными нормативно-правовыми актами не установлено определения ключевого слова в настойках рекламной кампании, а также условий размещения рекламных объявлений, допускающих использование в них ключевых слов, тождественных или сходных до степени смешения с чужим товарным знаком. 

Указание чужого товарного знака в качестве ключевых слов для показа собственного рекламного объявления является использованием товарного знака, так как является способом адресации, преследует цель привлечения покупателей, которые в поиске задают планируемую к приобретению конкретную продукцию. 

В данном случае такой продукцией является продукция UNIMACH®. Намеренное использование товарного знака в качестве ключевого слова предопределяет показ рекламного объявления нарушителя, создает условия для последующего перехода на сайт нарушителя, на котором размещены, предлагаются к продаже товары, однородные к товарам, для индивидуализации которых законно используется защищаемый товарный знак. 

Размещение без разрешения правообладателя товарного знака в качестве ключевого слова влияет на работу поисковых систем. Сайт нарушителя с таким метатегом в поисковой выдаче чаще всего располагается рядом с официальным сайтом производителя товаров. 

Ответчик-1, используя "UNIMACH" в качестве ключевого слова, сознательно влиял на работу поисковых систем, предоставляя пользователям доступ к информации об однородных товарах, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца. 

Указание в качестве ключевого слова чужого товарного знака предполагает и предопределяет показ собственного рекламного объявления. Использование чужого средства индивидуализации в настройках рекламной кампании по продвижению собственного сайта, на котором рекламируются товары, однородные к товарам, для которых зарегистрирован товарный знак, подпадает под понятие использование права на товарный знак по ст. 1484 ГК РФ и, соответственно, приводит к нарушению исключительных прав истца. 

Каких-либо исключений, предусматривающих устранение ответственности нарушителя исключительного права при размещении рекламы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" законом не установлено. Кроме того, что защита исключительных прав является обязанностью Российской Федерации в силу действия международных договоров. 

Ввод "Unimach" в поисковую строку явно указывает на намерение пользователя ознакомиться с товарами производства UNIMACH®, широко известного на территории Российской Федерации. При отсутствии согласия правообладателя разумных правовых оснований использовать обозначение "Unimach" в рекламной компании не имелось. 

Суд пришел к выводу, что размещение в качестве ключевого слова товарного знака "UNIMACH" в рекламной компании с названием "Конкуренты_Поиск" носило недобросовестный характер. 

Указанный вывод основан на том, что в силу п. 1 ст. 1483 ГК РФ обозначение "UNIMACH" не является общеупотребимым, обладает различительной способностью, не характеризует товары, для индивидуализации которых зарегистрирован защищаемый товарный знак. 

Включение в собственную рекламную компанию ключевого слова "unimach" выражает явное намерение рекламодателя настроить рекламную компанию с использованием чужого средства индивидуализации для получения финансовой выгоды, основанной на использовании известности и узнаваемости товарного знака "UNIMACH" по свидетельству № 424969. 

Допущенное ответчиком-1 нарушение имеет целью привлечение внимания к товарам ответчика-1 за счет чужого узнаваемого средства индивидуализации, способно вызвать смешение источника происхождения товаров, а также создать у потребителей впечатление аффилированности правообладателя или производителя, использующего защищаемый товарный знак под контролем правообладателя, с ответчиком-1.

Совокупностью согласующихся друг с другом доказательств подтверждается, что показ рекламного объявления "Лазерные и фрезерные станки с ЧПУ/ALL-ready.ru" осуществлялся именно по причине выбора "Unimach" в качестве ключевого слова спорной рекламной кампании конечной целью такой настройки рекламной компании являлась переадресация пользователей на сайт ответчика-1.

Ссылка ответчика-1 на отсутствие смешения товаров, для индивидуализации которых законно используется товарный знак "UNIMACH", с товарами ответчика-1 по причине повышенной внимательности покупателей станков подлежит отклонению. 

В числе перечисленных в п. 162 Постановления № 10 обстоятельств, по которым суд также оценивает вероятность смешения, указаны фактическое использование товарного знака, длительность и объем такого использования, известность и степени узнаваемости товарного знака.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

На основе имеющихся в материалах дела доказательств, суд признал обоснованными доводы истца о длительном и активном использовании защищаемого товарного знака, его высокой степени известности российскому потребителю и российским организациям, профессионально осуществляющим деятельность в сфере обработки металла.

Судом учтена высокая степень однородности товаров, для индивидуализации которых законно используется товарный знак "UNIMACH" по свидетельству Российской Федерации № 424969 и товаров ответчика-1.

Спор связан с нарушением исключительных прав на зарегистрированный товарный знак, следовательно, при его рассмотрении подлежат применению положения § 2 главы 76 ГК РФ, а также главы 69 ГК РФ (общие положения). 

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающие исключительным правом на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать его по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием. Другие лица не могут использовать средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

В соответствии с п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. В качестве товарных знаков регистрируются словесные, изобразительные и иные обозначения. 

По ст. 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. 

На основании ст. 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в случаях, предусмотренных международными договорами, заключенными Российской Федерацией. 

В силу п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак осуществляется для индивидуализации товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован путем размещения товарного знака на товарах, этикетках, упаковках товаров, предлагаемых к продаже либо иным образом вводимых в оборот на территории Российской Федерации, ввозимых в Российскую Федерацию. Товарный знак может быть использован в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). 

В соответствии со ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными законом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. 

По смыслу ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб. 

Ответчик-1 в отсутствие согласия правообладателя товарного знака "UNIMACH" по свидетельству № 424969, незаконно использовал обозначение "unimach", тождественное со словесным элементом товарного знака "UNIMACH" по свидетельству № 424969. 

Тождество подтверждается тем, что показ спорного рекламного объявления осуществлялся после ввода "unimach" в поисковую строку Яндекс. 

В абз. 5 п. 162 Постановления № 10 указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров в настоящем деле не требуется. Таким образом, установление сходства сравниваемых обозначений относится к вопросам факта, подлежит установлению судом. 

Согласно п. 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 

В силу п. 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В соответствии с подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей. Обоснование суммы взыскиваемой компенсации по подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, предоставляет правообладатель.

Как разъяснено в абз. 2  п. 59 Постановления N 10 компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Как следует из разъяснений, изложенных в п. 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абз. 2 п. 3 ст. 1252 ГК РФ). 

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации. 

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

Истец в обоснование размера компенсации заявленной к взысканию с ответчиков ссылается на длительное и активное использование защищаемого товарного знака, его высокую степень известности российскому потребителю и российским организациям, профессионально осуществляющим деятельность в сфере обработки металла, а также на размер затрат произведенных с целью продвижению сайта unimach.ru и товарного знака "UNIMACH".

Положениями п. 3 ст. 1252 ГК РФ предусмотрено право суда, исходя из конкретных обстоятельств дела, снизить общий размер компенсации подлежащей взысканию, но не ниже пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения. 

Суд, оценив представленные в материалы дела доказательства и приняв во внимание факт удаления контента и прекращение ответчиком-1 использования ключевого слова unimach, длительность  периода нарушения  (около  полугода),  пришел к выводу о необходимости снижения заявленной суммы компенсации до 1  000 000 руб. 

Вместе с этим, требование истца об обязании ответчика-1 опубликовать на сайте www.all-ready.ru решение суда с указанием действительного правообладателя товарного знака "UNIMACH" по свидетельству № 424969 удовлетворению не подлежит, как не соответствующие положениям ст. 1252 ГК РФ.

Оставив без удовлетворения неимущественное требование истца, подлежит отклонению требование о взыскании неустойки на основании п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, начисляемой при неисполнении обязанной стороной обязательства.

При указанных обстоятельствах, требования истца правомерны в части и обосновываются ст. ст. 1225, 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, в связи с чем, подлежат удовлетворению в части взыскания с ООО "Оллрэди" в пользу ООО "Юниконт СПБ" 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "UNIMACH" по свидетельству № 424969. В остальной части иска надлежит отказать. 

В удовлетворении исковых требований к ООО "АДВ-сервис" также надлежит отказать.

Частью 1 ст. 110 АПК РФ установлено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ государственная пошлина относится на ответчика-1  пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

Арбитражный суд решил:

 

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Оллрэди" в  пользу общества с ограниченной ответственностью "Юниконт СПб" 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "Unimach" по свидетельству № 424969, а также 12 667 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении требований истца о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Оллрэди" компенсации, расходов по уплате государственной пошлины  в оставшемся размере, а также  в обязании ответчика опубликовать на стартовой (посадочной) странице сайта www.allready.ru судебный акт по делу с указанием правообладателя товарного знака "Unimach" по свидетельству № 424969 в течение 10-ти рабочих дней с даты вступления судебного акта в законную силу, взыскании судебной неустойки, предусмотренной статьей 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере 10 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда, отказать.

В  удовлетворении исковых требований к обществу с ограниченной ответственностью "АДВ-сервис"  отказать в  полном объеме.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

 

Судья                                                                                Нефедова А.В.