ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-118303/2023

13 июня 2024 года

г. Санкт-Петербург

Постановление изготовлено в полном объеме  13 июня 2024 года

 

Судья Тринадцатого арбитражного апелляционного суда  Третьякова Н.О.

 

рассмотрев без вызова сторон апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-10352/2024)  ООО «Нева-Хим» на решение  Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.03.2024 по делу № А56-118303/2023 (судья Киселева А.О.), принятое

по иску акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой»

к обществу с ограниченной ответственностью «Нева-Хим»

о взыскании

рассмотренному в порядке упрощенного производства 

 

установил:

Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой», адрес: 127410, 

<

...>, ОГРН: 

<

***> (далее – истец, АО «НИКИМИТ-Атомстрой») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Нева-Хим», адрес: 194354, 

<

...>, литера А, кв. 17, ОГРН: 

<

***> (далее – ответчик, ООО «Нева-Хим») о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «Эпофениплен» в размере 500 000 руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере 13 000 руб.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства.

Решением суда от 15.02.2024 в виде резолютивной части исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Мотивированное решение изготовлено судом 11.03.2024.

В апелляционной жалобе ответчик, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, нарушение норм материального и процессуального права, просит решение суд отменить, принять по делу новый судебный акт. По мнению подателя жалобы, в действиях ответчика не усматривается нарушений исключительных прав, поскольку эмаль «Эпофениплен» законно введена в гражданский оборот и, следовательно, исключительное право на товарный знак «Эпофениплен» исчерпано; требования истца противоречат статье 1487 ГК РФ и удовлетворению не подлежат. Кроме того, податель жалобы указывает, что сумма компенсации существенно завышена и не соответствует требованиям разумности и обоснованности.

Законность и обоснованность решения суда проверена в апелляционном порядке в соответствии с частью 1 статьи 272.1 АПК РФ без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам.

Как следует из материалов дела, АО «НИКИМТ-Атомстрой» является правообладателем товарного знака «Эпофениплен», зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности по свидетельству №439290, приоритет товарного знака установлен с 16.06.2011. 

Данное средство индивидуализации зарегистрировано в отношении следующих товаров 511 класса по Международной классификации товаров и/или услуг:

01 - вещества химические для изготовления красок.

02 - краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества.

35 - реклама.

40 - обработка материала.

06.04.2022 в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет истцом было установлено, что ООО «Нева-Хим» неправомерно использует товарный знак путем предложения к продаже на своей странице в сети Интернет по адресу: http://nevahim.ru/khimostojkiebenzomaslostojkie/item/430-ep-5285 продукции: эмаль ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН, содержащее указание на словесное обозначение товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в отсутствие каких-либо правовых оснований для использования товарного знака для индивидуализации предлагаемого к продаже товара.

По мнению истца, в данном случае предложение к продаже было выражено в размещении ответчиком информации о возможности приобретения эмали ЭП-5285, сопровождаемое словом «Эпофениплен», сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Таким образом, сам факт использования ответчиком товарного знака в предложении товара к продаже без согласия правообладателя, свидетельствует о нарушении последним исключительных прав истца на товарный знак.

Как указывает истец, товарный знак использовался ответчиком для индивидуализации предлагаемой к продаже эмали ЭП-5285, действия ответчика свидетельствуют о том, что цель размещения спорного обозначения в предложении к продаже заключалась в привлечении внимания потребителей к указанному товару, то есть для его индивидуализации и введения в гражданский оборот.

Кроме того, на странице ответчика в сети Интернет по адресу: http://nevahim.ru/zavod-alkidnykh-isudovykh-lkm-neva указано следующее: «Санкт-Петербургский лакокрасочный завод является современным производством по изготовлению лакокрасочных материалов различного назначения и применения. НЕВА-ХИМ ЗАВОД СУДОВЫХ ЛКМ производит и реализует оптом и в розницу специальные лакокрасочные материалы, огнезащитные составы и краски, растворители, отвердители, пигменты, герметики и многие другие материалы для строительства и ремонта, ЛКМ для покраски машин, судов, оборудования и многого другого. Лакокрасочная продукция в полном объеме представлена в каталоге на нашем сайте».

19.04.2022 истцом в адрес ответчика была направлена претензия от 14.04.2022 с требованиями прекратить незаконное использование товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН», изъять из оборота и уничтожить контрафактный товар, этикетки, упаковку товара, на которых размещен незаконно используемый товарный знак, а также в течение 30 дней с даты направления претензии выплатить АО «НИКИМТ-Атомстрой» компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 руб.

Оставление ответчиком претензии без удовлетворения, послужило основанием для обращения АО «НИКИМТ-Атомстрой» в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, признав требования истца обоснованными и документально подтвержденными по праву и размеру, удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Апелляционная инстанция, рассмотрев материалы дела и оценив доводы апелляционной жалобы, не находит оснований для ее удовлетворения.

В силу статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания.

На основании пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Из распечатки страницы http://nevahim.ru/khimostojkiebenzomaslostojkie/item/430-ep-5285 очевидно усматривается, что на данной странице присутствует наименование «Эпофениплен», сходное до степени смешения со словесным обозначением товарного знака.

Довод подателя жалобы о том, что размещение товарного знака истца носило информационный характер, отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку доказательства наличия поручения или согласия истца на информирование покупателей о своей продукции в материалы дела не предоставлены.

   Какие-либо доказательства, подтверждающие передачу ответчику исключительных прав на использование вышеуказанного товарного знака, в материалах дела отсутствуют.

   Основной функцией рекламы является повышение дохода от реализации продукта либо услуги.

   Согласно пп. 4 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено правообладателем для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, в объявлениях, на вывесках и в рекламе. Использование товарного знака в рекламном объявлении без получения согласия на это от правообладателя является одной из форм нарушений интеллектуальных прав.

   В данном случае, суд апелляционной инстанции считает, что информация, содержащая указание на товарный знак, принадлежащий истцу, размещена ответчиком  для привлечения внимания к продукции, производимой последним.

Кроме того, в предложении к продаже на странице ответчика не содержатся сведения о надлежащих производителях товара, что свидетельствует об отсутствии добросовестного информирования потребителей и введении их в заблуждение в отношении предлагаемого ответчиком товара. Предложение товара к продаже невозможно без информирования потребителя о производителе товара (данный вывод следует из положений пункта 5 «Обзора практики суда по интеллектуальным правам по вопросам использования товарного знака для целей, не связанных с индивидуализацией товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей» (утвержден постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2022 N СП21/24)).

В данном случае товарный знак использовался ответчиком для индивидуализации предлагаемой к продаже эмали ЭП-5285, поскольку действия ответчика свидетельствуют о том, что цель размещения спорного обозначения в предложении к продаже заключалась в привлечении внимания потребителей к указанному товару, то есть для его индивидуализации и введения в гражданский оборот.

Как следует из выписки из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ответчика является производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик (20.30).

Таким образом, ответчик позиционирует себя как производителя лакокрасочных материалов.

Как указал Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 31.10.2018 N С01-797/2018 по делу N А32-38811/2017, противоправным является не просто упоминание товарного знака истца в материалах, размещенных на сайте ответчика, но такое упоминание, которое нацелено на создание у потенциального потребителя ложного представления о приобретении товара, в данном конкретном случае, произведенного именно истцом.

Доводы ООО «Нева-Хим» о том, что спорная продукция уже была введена в гражданский оборот, подлежат отклонению.

Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Определяющим для применения принципа исчерпания исключительных прав является факт ввода товаров, маркированных товарным знаком, в гражданский оборот непосредственно правообладателем либо с его согласия.

На ответчике лежит обязанность предоставления доказательств легальности ввода в гражданский оборот спорного товара.

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ООО «Нева-Хим» не представлено доказательств того, что на момент времени, когда истцом обнаружено на сайте ответчика предложение к продаже спорного товара, он реализовывал партию товара, которая законно введена в гражданский оборот и что ответчик осуществил закупку у правообладателя и осуществляет реализацию данной продукции.

Довод подателя жалобы о том, что антимонопольный орган не выявил в действиях ответчика нарушения антимонопольного законодательства, отклоняется судом апелляционной инстанции ввиду следующего.

Так, в письме Санкт-Петербургского УФАС России № 33108-ЭП/23 от 15.12.2023 указано, что достаточных доказательств, указывающих на наличие нарушения антимонопольного законодательства заявителем не представлено.

Апелляционный суд отмечает, что именно по данному основанию антимонопольным органом было отказано в возбуждении дела об административном правонарушении.

Ввиду указанного письмо Санкт-Петербургского УФАС России № 33108-ЭП/23 от 15.12.2023 не является доказательством, подтверждающим отсутствие в действиях ответчика нарушения исключительных прав истца на товарный знак истца.

С учетом установленных по делу обстоятельств суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу  о нарушении ответчиком исключительных прав истца на спорный товарный знак.

Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав истца в размере 500 000 руб.

По смыслу положений статей 1252, 1515 ГК РФ  размер компенсации определяется за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 Постановления N 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии с нормами пункта 3 статьи 1252 и пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего объекта интеллектуальных прав тем способом, который использовал нарушитель.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

При оценке соразмерности компенсации необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Апелляционный суд соглашается с выводом суда первой инстанции в том, что заявленный размер компенсации является соразмерным и обоснованным, доказательств обратного в порядке положений статьи 65 АПК РФ ответчиком не представлено. Доказательств наличия обстоятельств непреодолимой силы, сделавших невозможным соблюдение исключительных прав истца, ответчиком в материалы дела не представлено. Оснований для снижения размера компенсации суд с учетом заявления ответчика не усматривает.

Таким образом, апелляционная  инстанция считает, что при вынесении решения судом в соответствии со статьей 71 АПК РФ оценены все представленные сторонами доказательства в их совокупности и взаимосвязи, выводы, изложенные в решении суда, соответствуют установленным по делу обстоятельствам.

   Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом на основе полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, нормы материального и процессуального права не нарушены, а жалоба ответчика носит формальный характер, у апелляционного суда отсутствуют основания для отмены принятого по делу судебного акта.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 11.03.2024 по делу №  А56-118303/2023  оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Судья

 

Н.О. Третьякова